商標性使用的判定

李春芳 李 淇

商標性使用的判定

李春芳 李 淇

商標性使用是商標侵權認定的基礎。判斷一行為是否屬于商標性使用，應結合案件的具體情況，綜合考慮被使用商標的獨創性程度、被使用商標的知名度、被訴侵權人使用商標標識的方式和其主觀意圖，在此基礎上判定被訴侵權人的行為是否屬于商標性使用行為。

商標使用 商標性使用 商標侵權 判定

我國《商標法》第三次修改新增了“商標使用”的條款，從這一舉措可以看出“商標使用”這一概念日益受到理論界和實務界的重視。但是新《商標法》并沒有明確何為“商標性使用”，“商標使用”與“商標性使用”的關系是什么，“商標性使用”在侵權判定中處于什么地位。本文將對上述問題進行分析闡述。

一、商標使用與商標性使用

關于商標的使用，有三個專業名詞值得我們關注，分別是“商標使用”、“商標性使用”和“商業使用”，其中“商標使用”與“商標性使用”混用的情況比較普遍，但二者是有區別的。

（一）各國法律關于“商標使用”的規定

關于商標使用，各國在其立法中都有明確規定，一般而言，主要有兩種立法形式：一種是直接羅列商標使用情形以界定何種行為屬于商標使用；另一種是羅列情形與概括性界定相結合解釋何為商標使用。

以第一種方式進行界定的有美國《蘭哈姆法》和日本《商標法》。美國《蘭哈姆法》在第1127條首先將商標在“商業中使用”定義為“一個商標在通常的貿易過程中的真誠的而非僅為保留該商標權利為目的之使用”。a文學：《商標使用與商標保護研究》，法律出版社2008年9月第1版，第17頁。針對商品商標和服務商標，《蘭哈姆法》分別規定了其使用方式：1.對于商品商標而言，（1）商標可以以各種方式使用于商品、商品容器、與此有關的展示以及作為附屬的標簽上，如果商品的本質使得以上的使用難以實現，那么與商品或商品銷售有關的文件中的使用也可以；（2）商品進行了商業銷售或運輸。2.對于服務商標而言，商標應被用于或展示于銷售中或為服務所進行的廣告中，而且這些服務應是商業性的。bLanham Act§45（15 U.S.C.§1127）.日本《商標法》第2條第3項對商標使用進行了界定，其將商標使用分為三種類型：（1）將標章附加于商品或商品包裝之行為；（2）將附加標章之商品或商品之包裝，售讓或交付或為售讓或交付而展示或輸入行為；（3）有關商品之廣告、價目表或交易文書上附加標章而展示或散布之行為。c曾陳明汝：《商標法原理》，中國人民大學出版社2003年版，第139～140頁。

以第二種方式進行界定的有我國大陸新修訂的《商標法》、臺灣地區“商標法”和加拿大《商標法》。我國大陸新《商標法》第48條規定：“本法所稱商標的使用，是指將商標用于商品、商品包裝或者容器以及商品交易文書上，或者將商標用于廣告宣傳、展覽以及其他商業活動中，用于識別商品來源的行為”。臺灣地區“商標法”第5條規定：“商標之使用，是指為營銷之目的，而有下列情形之一，并足以使相關公眾認識其為商標：（1）將商標用于商品或其包裝容器；（2）持有、陳列、販賣、輸出或輸入前款之商品；（3）將商標用于與提供服務有關之物品；（4）將商標用于與商品或服務有關之商業文書或廣告。前款各項情形，以數字影音、電子媒體、網絡或其他媒介物方式為之者，亦同。d馮曉青、楊利華主編：《中國商標法研究與立法實踐——附百年商標法律規范》，中國政法大學出版社2013年第1版，第431頁。加拿大《商標法》第4條規定：“如果在通常商業活動中轉讓商品財產權或占有時，商標標記在商品本身之上或者商品流通的包裝之上，或者商標以其他任何方式和商品相聯系，使受讓人在轉讓時注意到商標和商品之間的聯系，則商標視為使用于商品之上。”e何懷文：《“商標性使用”的法律效力》，載《浙江大學學報（人文社會科學版）》2013年第11期。

（二）商標使用的含義

美國關于商標使用的規定，強調的是要把商標實際用于商業中，中國大陸、臺灣地區和加拿大的規定則指出了商標使用的核心目的，即能使相關消費者區分不同商品或服務的提供者。本文認為，可以從中國大陸、臺灣地區和加拿大的立法中歸納出商標使用的構成要件，即第一是要將標識使用于商業活動中，第二是該標識是作為商標來使用的，即該標識能表明商品或者服務的來源，并且通過使用可以讓相關公眾區分商品或者服務的來源。

（三）商標性使用的含義

關于商標性使用，法律沒有明確界定其含義，相關論文也沒有很確切地區分“商標使用”與“商標性使用”的不同。本文認為，商標性使用就是在自己產品、包裝、廣告宣傳中使用他人商標，但是使用者使用他人商標并不是想以該商標來標明自己產品或服務的來源，相反，使用者會在自己產品上標明自己注冊的商標。

根據商標性使用行為具有法律效果上的不確定性，可以將商標性使用行為分為兩種。一種是正當的商標性使用行為，即使用者只是以一種正當、合理的目的使用他人注冊商標來描述自己產品的特性，該使用行為不會被認定為商標侵權行為。另一種是處于灰色地帶的商標性使用行為，即使用者使用他人商標進行廣告宣傳等行為，其目的是為了搭便車，借他人商標商譽宣傳自己產品，提升自己產品知名度。如果該行為導致消費者混淆，損害了商標權人權益，則會被法院認定為商標侵權行為。

（四）商標使用與商標性使用的區別

商標使用行為與商標性使用行為的區別主要體現在以下兩點：

1.使用他人商標的方式不一樣

在商標使用行為中，被訴侵權人是將權利人的商標當做商標來使用；而在商標性使用行為中，被訴侵權人并沒有把權利人的商標當做商標使用，而是將其用于包裝或者廣告宣傳，并且被訴侵權人在其產品（或服務）中標注了自己的商標。

2.認定是否構成侵權的方式不一樣

針對商標使用行為，由于使用者直接使用他人商標以表明自己產品的來源，只要該使用行為導致了相關消費者的混淆，則會被直接認定為構成商標侵權行為。對于商標性使用行為，在判定其是否構成侵權時則比較復雜。首先需要判斷該使用行為屬于一種正當性的使用行為；若不屬于，再判斷該使用行為是否導致了相關公眾的混淆；若導致混淆，才能認定該行為構成商標侵權行為。

二、商標性使用在侵權判定中的地位

從以上關于“商標使用”與“商標性使用”的關系可以看出，如果行為人的使用行為是“商標使用”行為，若造成相關公眾混淆，被訴侵權人當然應當承擔侵權責任。但現實中，被訴侵權人使用商標權人商標的行為通常屬于商標性使用行為，被訴侵權人常常會以其行為并非商標使用行為為由進行抗辯。此時，法官在判斷被訴侵權人的行為是否構成商標侵權時，一般都會先判斷行為人的使用行為是否構成商標性使用，繼而再判斷其使用行為是否會導致相關公眾的混淆。因此，可以說，商標性使用行為是認定商標侵權行為的基礎。下面將舉例兩個案例，從正反兩方面對此進行論述。

在康恩貝公司訴富萊欣公司等一案f參見南寧富萊欣生物科技有限公司等與浙江康恩貝制藥股份有限公司侵犯注冊商標專用權糾紛上訴案，（2010）一中民終字第14232號。中，就被告在其產品上使用“乾列康”三字的行為，法院認為雖然被告在其產品上標注了自己的商標——中文商標“惠普生”和英文商標“HPSON”，但是其有意淡化自有商標，而突出使用“乾列康”三字。根據相關部門登記文件，涉案產品的標準名稱為“前必案膠囊”，因此被告答辯稱“乾列康（前必安）”是產品的商品名稱，被告的使用行為屬于正當使用不成立。法院據此認定被告使用“乾列康”三字的行為構成商標性使用行為。在判定被告的行為屬于商標性使用行為后，法院再進而認定被告的行為會導致相關公眾混淆，因此判定被告侵犯了原告的商標專用權。

在星河灣公司等訴宏興公司一案g參見雷艷珍、王宇飛：《涉及樓盤名稱的侵犯商標權分析》，載《人民司法》2012年第14期。案件編號：一審：（2011）一中民五初字第8號，二審：（2012）津高民三終字第0002號。中，就被告將“星河灣”三字作為樓盤名稱使用這一行為，法院認為被告是根據政府地名辦公室下發的標準地名證書，而將其開發的“清水家園”二期項目命名為“星河灣花苑”，其使用“星河灣”三字是為了標明地名，并不是將其作為指示商品來源的商標使用，因此不屬于商標性使用行為，不會造成相關公眾的混淆。法院據此判定被告的使用行為不侵犯原告的商標專用權。

從上述兩則案例可以看出，法院對于這類案件都是先判斷被告的行為是否構成商標性使用行為；若構成，再判斷被告使用該標識的行為是否會導致相關公眾產生混淆；若導致混淆，則可判定被告的使用行為侵犯了原告的商標專用權。因此，商標性使用行為是認定商標侵權行為的基礎。

三、認定構成商標性使用行為應考慮的因素

對他人商標的使用應該有一條界線，越過了該界線可能會被認定為侵犯他人商標權，反之則屬于一種正當性的使用。那么判斷一個使用行為到底屬不屬于灰色地帶的商標性使用，本文認為應該考慮以下幾個因素：

（一）被使用的商標的獨創性程度

黃暉博士認為，被告對一個標記的使用是否有正當理由在很大程度上取決于原告商標的獨創程度，原告商標獨創性越強，被告使用的理由就不成立。h黃暉：《馳名商標和著名商標的法律保護——從識別到表彰》，法律出版社2001年第1版，第167頁。本文認同黃暉博士的觀點，即若原告商標的獨創程度越高，被告構成商標性使用的可能性越大，反之，若獨創程度越低，被告不構成商標性使用的可能性越大。在周志堅訴廈門山國飲藝茶葉有限公司一案i參見周志堅與廈門山國飲藝茶葉有限公司侵害商標專用權糾紛上訴案，（2012）閩民終字第498號。中，法官認為，“巖韻”一詞可以用以表明武夷巖茶的特有品質和自然屬性，將其作為茶葉商標不具有顯著性，該商標依法本不應獲準注冊，即使其獲準注冊，保護范圍也有別于一般的商標，即商標權人不能禁止他人的正當使用行為。本案中被告只是在產品包裝上用小字標注“巖韻清香型”以表明茶葉的香型，其并沒有將其作為商標使用，不會造成相關公眾的混淆。從這一案例可以看出，被使用商標的獨創性程度是判斷是否屬于商標性使用的因素之一。

（二）被使用的商標的知名度

被使用商標的知名度可以間接判斷被訴侵權人使用他人商標是否具有“傍名牌”意圖，即若被使用商標的知名度很高，被訴侵權人構成商標性使用的可能性越大。在卡地亞國際有限公司訴佛山市山水區銘坤陶瓷有限公司、佛山市金絲玉瑪裝飾材料有限公司、章云樹一案j參見卡地亞國際有限公司訴佛山市山水區銘坤陶瓷有限公司等侵害商標權及不正當競爭糾紛案，案號：一審：上海市第一中級人民法院（2010）滬一中民五（知）初字第123號；二審：上海市高級人民法院（2011）滬高民三（知）終字第93號。中，法官認為原告的“Cartier”、“卡地亞”商標在中國境內屬于相關公眾廣為知曉的商標，在被控侵權行為發生時屬于馳名商標。被告在宣傳手冊、網站上介紹了“卡地亞”品牌，稱“卡地亞，世界珠寶界中最優秀的代表，被譽為‘皇帝的珠寶商、珠寶商的皇帝’”，接著又宣傳自己的金絲玉瑪卡地亞系列產品，稱“以頂級珠寶的品位、高貴、堅貞、永恒作為設計靈魂，全力打造K金磚的KING”。被告將原告“卡地亞”品牌與其“卡地亞”系列產品相提并論的宣傳方式，屬于借助他人商譽宣傳自己產品以提升產品知名度的行為，構成了商標性使用行為，損害了馳名商標權利人的利益。從這一案例可以看出，被使用商標的知名度與判斷被訴侵權人的行為是否屬于商標性使用行為具有一定的關聯度，在認定被訴侵權人的使用行為是否屬于商標性使用行為時，應考慮被使用商標的知名度。

（三）被告使用商標的方式

判斷一行為是否構成商標性使用行為的關鍵是看這一行為是否發揮了商標的基本功能——識別商品或服務的來源，在判斷過程中，應該著重分析被訴侵權人使用商標標識的方式。

美國學者Thomas R. Lee的團隊將描述性詞匯“wonderful”以不同的方式使用在巧克力椰子餅干的包裝上，受訪者在判斷“wonderful”字樣的不同使用方式是否構成商標有不同的看法。k劉媛：《論商標顯著性的動態特征——以認知心理學為視角》，載《知識產權》2014年第2期。使用方式見下圖：

“wonderful”的不同使用方式圖l

對于左上角使用方式，有80%的受訪者認為該詞標示了商品來源，右上角有70%，左下角僅有33.3%，右下角僅有26.7%。mm 同注釋 k 。雖然使用了同樣的詞匯，但是不同的使用方式出現了截然不同的結果，這表明，標識的不同使用方式會影響其是否發揮了識別功能。

同理，在浙江藍野酒業有限公司（以下文簡稱藍野公司）訴上海百事可樂飲料有限公司（以下簡稱百事可樂公司）等侵犯商標權一案n參見浙江藍野酒業有限公司與杭州聯華華商集團有限公司等商標侵權糾紛上訴案，（2007）浙民三終字第74號。中，也可以看出使用方式與是否構成商標性使用行為之間的聯系。在該案中，法官認為，百事可樂公司不僅將“藍色風暴”字樣顯著標注在宣傳海報、貨架等廣告載體上，還在其生產的可樂產品的容器包裝上直接標注“藍色風暴”字樣，百事可樂公司的上述行為，使得消費者一看到“藍色風暴”標識自然聯想到了百事可樂公司的產品，其區別商品來源的功能已經得到充分彰顯，屬于商標性使用行為。

因此，若被訴侵權人將他人商標廣泛地使用于廣告宣傳、明顯地標注在產品上，即使該產品上標注有其自己的商標，但其使用行為已經使得他人商標標識發揮了識別作用，消費者產生了混淆，這時就可以判斷被訴侵權人的行為屬于商標性使用行為。

（四）使用者的主觀意圖

制止商標性使用行為的目的之一是防止他人“傍名牌”，損害權利人的權益，因此在判斷一行為是否構成商標性使用行為時，應考慮使用者的主觀意圖，即其是否具有“搭便車”、“傍名牌”的故意。在上述卡地亞一案中，馬劍鋒法官認為，從被控侵權標識的使用方式以及相關宣傳用語來看，被告明顯具有“傍名牌”的故意。對于這種非法利用他人商標知名度獲取不正當利益的行為，應當予以嚴厲打擊，以維護權利人的合法權益，維持正常的市場經濟秩序。o奚曉明主編、孔祥俊副主編：《中國知識產權指導案例評注（第四輯）》，中國法制出版社2013年第1版，第224～225頁。對于這一因素，應結合被使用商標的知名度綜合考慮。

對于上述四個因素，不能孤立地考慮一個或其中幾個因素，而是應該綜合全面地考慮：若一個商標獨創性高、知名度高、被告重點突出地使用了該商標且具有“傍名牌”的主觀故意，那么其使用行為肯定構成商標性使用；若一個商標屬于描述性商標，被告對其使用只是為了描述自己產品，使消費者獲取更多的信息，并沒有突出顯著地使用該商標，那么這種使用行為屬于合理使用。通常情況下，被告的使用行為可能介于這兩種使用行為之間，這時就需要法官根據案件的具體情況，綜合分析上述因素，判斷其使用行為是否構成商標性使用。

四、未來完善《商標法》的建議

我國《商標法》第三次修改規定了何為商標使用行為，但是并沒有進一步提出商標性使用行為的含義，其與商標使用行為的區別。對此，本文認為，在未來的立法活動中，應完善商標性使用行為的規定。

（一）明確區分商標性使用行為和商標使用行為

《商標法》第48條規定了何為商標使用，第59條第1、2款規定了何為正當的商標性使用行為，但是對于處于這兩者之間灰色地帶的商標性使用行為，《商標法》并沒有進行規定。在現實生活中，越來越多的侵權者并不會直接簡單地在自己商品上標注一個與知名商標類似的商標以混淆消費者，而是把他人商標作為自己產品的系列名稱，或者用他人商標來描述自己產品（以表明產品品質或款式），使得消費者誤以為侵權者的產品與商標權人具有某種聯系。因此，筆者認為在以后《商標法》的修改活動中，應在第7章（注冊商標專用權的保護）中以單獨條款規定何為商標性使用行為，以區別商標使用行為。條款可表述如下：本法所稱商標性使用行為，是指產品上已經標注了自己的商標，但是將他人注冊商標標識用于商品包裝或者容器上，或者用于表示產品名稱，或者用于廣告宣傳中的行為。在具體認定時，應考慮以下因素：（1）被使用商標的獨創性程度；（2）被使用商標的知名度；（3）使用方式；（4）使用者的主觀意圖。

（二）若商標性使用行為造成相關消費者混淆，損害商標權人利益，則單獨構成一種商標侵權行為

《商標法》第57條第1、2項規定并不能完全規制商標性使用行為。例如，對于那些利用知名商標進行廣告宣傳的行為（如卡地亞公司訴銘坤公司案）其并沒有把該知名商標當做商標使用，且該使用行為可能并不會導致相關公眾的混淆，對于這些行為，法院只能以第57條的兜底性條款進行規制，但這可能會導致不同法院對相似的案件會有完全不同的判決。筆者認為，針對商標性使用行為，可以在《商標法》第57條中增加一項，即未經商標注冊人的許可，實施商標性使用行為，導致混淆，損害商標權人利益的，屬于侵犯注冊商標專用權行為。

結 語

商標性使用是商標法中一個很重要的概念，特別是在商標侵權判定中，本次商標法修改雖然規定了商標使用行為，但是并沒有進一步規定商標性使用行為。從本文搜集的案例可以看出，法官判斷某一商標標識的使用行為是否構成商標性使用行為，并沒有一個確切的標準。此外，商標性使用行為屬于何種商標侵權行為，不同法院也有不同認識，有的法院認為可以適用第57條第1、2款進行規制，也有法院認為應適用最后一款兜底性條款進行規制。因此，應在以后《商標法》修改中，明確何為商標性使用行為，單獨將導致混淆、損害商標權人的商標性使用行為規定為一種商標侵權行為。

When judging whether an act is a trademark infringement, the first thing to be considered is that whether the defendant use the sign as a trademark. In a case, the ingenuity of the trademark, the reputation of the trademark and the way and intention of the defendant to use the trademark are the basic factors should be considered comprehensively to judge whether the defendant is using the sign as a trademark.

rademark use; use as a trademark; trademark infringement; determination

李春芳，華南理工大學法學院知識產權學院副教授、碩士生導師李淇，華南理工大學法學院知識產權學院2013級碩士研究生