處于產業鏈不同環節的企業該如何看待337調查

印慶余

一個復雜的產業鏈中，不同環節受337調查的影響各異。以智能手機為例，芯片公司生產芯片，軟件公司編寫應用軟件，然后手機廠商將所有部件組裝成一個終端產品，自己或者由另一方出口到美國。手機進入美國之后，銷售商或者服務商（如AT&T、Verizon等）銷售給用戶，用戶可能會在使用過程中下載更多的應用軟件。你的公司位于產業鏈的哪個環節？面臨什么樣的337調查風險？

下游企業：ITC無權對非被告公司下達禁令，但被告客戶仍受影響

2008年美國聯邦巡回上訴的Kyocera的判決，很大程度上改變了ITC（美國國際貿易委員會）頒發有限排除令的條件，影響了后來許多原告的訴訟策略。

在Kyocera一案中，Broadcom（博通）提起了針對Qualcomm（高通）的337調查，并成功向ITC證明了高通進口的芯片侵犯其專利權利。據此，ITC頒發了有限排除令，排除高通被判侵權的芯片以及所有含有侵權芯片的下游產品。這在當時并不奇怪，因為ITC下達有限排除令時常會包含下游產品，哪怕下游廠商并沒有被列為調查案的被告。這樣的做法對目標是上下游產業鏈的原告來說非常省心省力。如果專利是針對芯片里的某個功能，只要告了芯片生產商，就可以將芯片連同終端設備一網打盡。

很多人曾經以為，ITC的排除令只需要對物的管轄權。但是上訴法院在Kyocera的判決顛覆了這一看法。從Kyocera之后，下游的廠商如果沒有被列為被告，ITC是無權下達針對下游廠商或其產品的有限排除令的。

這樣一來，原告就陷入一個兩難境地。如果想獲得針對下游企業的排除令，就必須將其列為被告，或者申請普遍排除令。如果下游市場百花齊放，列出所有企業會使得案件變得非常復雜，有時候甚至完全不可能，并且訴訟成本很高。申請普遍排除令因為條件苛刻又難上加難。

所以有時候我們會看到這樣一個狀況：一個337調查案件，只針對上游零部件生產商，盡管經過海關的只是下游產品。根據Kyocera一案，下游企業貌似高枕無憂。其實不然。你的產品必須不斷出貨，雖然原告沒有告你，你一定會惴惴不安：如果繼續使用被告的零部件，我會不會成為下一個被告？

這恰恰是某些原告故意采取的一個策略，而且常常奏效。面臨被訴的風險，你不得不考慮其它選擇。原告可能是另一個芯片廠商，希望你采用它的產品。或者它就是你的直接競爭對手，希望徹底打亂你的商業計劃。

對一個下游廠商而言，如果專利技術屬于芯片領域，你沒有很多控制能力，因為你不知道其他的芯片產品是不是也有侵權風險，你也不可能自己設計一個新的方案避開專利。你能做的就是在進入美國市場之前做好調研，盡量避免知識產權風險較大的供應商，或者在購買合同里要求一個比較強有力的保障條款。

上游企業：產品沒有進口，禁令沒有意義

零部件廠商一朝醒來，發現被ITC調查了。肯定是下游廠商行為所致，因為你生產的部件從來不會自己跑到美國去，你也沒有雇傭誰將你的部件運到美國去。

你面臨一個選擇：應訴？還是隨它去？

從法律上講，ITC對零部件廠商下達有限排除令的可能性不大。法律條款明白講了，有限排除令必須是針對被判定違反337條款的那個“人”（包括企業）所進口的產品（“imported by any person violating the provision of this section”）。Kyocera一案判決也特別強調了這一點。即便ITC下達一個針對零部件廠商的排除令，這樣的排除令也沒有太多實際意義，因為海關并不會看到從這個廠商運過來的違禁產品，因而也無法排除。

但是，相信絕大部分上游企業肯定不會就此草率決定不應訴，因為這樣做等于是棄客戶于不顧。上游企業通常在銷售合同里給下游客戶提供了補償保證，如果原告另案再告下游客戶，屆時還是逃不過一筆可觀的訴訟費。而且下游客戶被卷入案件后常常會“棄暗投明”，選擇競爭對手的產品，徹底避開傷腦筋的訴訟。

即便下游暫時沒有被告，上游企業不應訴也很容易引起客戶誤解為專利侵權確實存在而理虧。沒有哪個客戶愿意自己的生意被籠罩在可能被訴的陰影下，上游企業的后續銷售會受很大影響，商業上的損失或者聲譽上的損失可能無法彌補。

當然，如果美國市場只占營業額的很小一部分，花費幾百萬美元打一場337訴訟可能不是一個很好的選擇。但是如果美國市場很重要，為客戶，也為自己，積極應訴幾乎是不二的選擇。

2012年圣誕節前夕，美國Nuance（紐昂絲）公司向國際貿易委員會（ITC）提起337調查申請，指控上海觸寶科技技術有限公司的軟件鍵盤輸入產品侵犯其五項專利，要求ITC頒發有限排除令。同案被告還有美國的一個觸寶從未聽說過的零售商Personal Communications Devices， LLC （PCD）。PCD銷售的手機含有觸寶的產品。ITC于2013年一月立案調查，案號864。

觸寶自己并沒有向美國直接輸入產品。觸寶的軟件鍵盤輸入產品可以通過兩種渠道到達用戶。一條途徑是通過手機制造商如中興，華為，宏達等預安裝觸寶產品在手機上銷售給用戶。二是通過觸寶的網站和Google Play網站向終端用戶提供下載。

這就意味著，即便ITC下達一個針對觸寶產品的有限排除令，這樣的排除令也不會有什么效力，因為觸寶產品不會獨立從海關進口產品。下游客戶雖然可能進口含觸寶產品的手機，但是案件中的被告并沒有觸寶的下游客戶。根據Kyocera一案的判決，ITC無權向非調查對象下達有限排除令。

但是觸寶仍然選擇了積極正面地應訴，通過將近十個月，跨越中國和美國兩個戰場的努力，一步步迫使紐昂絲放棄其專利侵權訴求，最后不得不在開庭前夕和解撤案。觸寶積極應訴的策略既保護了客戶的利益，也保護了自己在美國市場的長期利益。

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