合法的商標使用行為的認定

周波 / 北京市高級人民法院

合法的商標使用行為的認定

周波 / 北京市高級人民法院

商標使用行為是在商業活動中為表示商品或服務來源、使相關公眾區分同種商品或服務的不同提供者的行為。雖然其他法律可能在其規范范圍內對相關行為的主體資格加以限制，但并不因此而必然排除商標使用行為的認定。以他人名義進行的商標使用行為效果歸于該他人，商標使用行為也不以商品或者服務完成實際交易為要件。

案情介紹

原告（被上訴人）：蘇富比拍賣行

被告（上訴人）：國家工商行政管理總局商標評審委員會（簡稱商標評審委員會）

原審第三人（上訴人）：四川蘇富比拍賣有限公司（簡稱四川蘇富比公司）

2004年1月14 日，四川蘇富比公司向中華人民共和國國家工商行政管理總局商標局（簡稱商標局）提出第3887284號“蘇富比”商標（簡稱被異議商標，見圖1）的注冊申請，指定使用在第35類“廣告傳播、電視商業廣告、廣告代理、廣告策劃、公共關系、組織商業廣告性的貿易交易會、飯店商業管理、投標標價、拍賣、藝術家演出的商業管理”等服務上。經審查，商標局對被異議商標予以初步審定并公告。

圖1 ：被異議商標

1993年9月30 日，蘇富比拍賣行向商標局提出第776055號“SOTHEBY’S”商標（簡稱引證商標，見圖2）的注冊申請，并于1995年1月21日獲準注冊，核定使用在第35類“拍賣業”服務上，專用權期限至2005年1月20日，后經續展，專用權期限至2015年1月20日。

圖2 ：引證商標

在法定異議期內，蘇富比拍賣行向商標局提出異議。2010年4月10日，商標局作出（2010）商標異字第07129號《“蘇富比”商標異議裁定書》（簡稱第7129號裁定），裁定：被異議商標予以核準注冊。

蘇富比拍賣行不服第7129號裁定，于2010年5月10日向商標評審委員會提出復審申請，請求依據《中華人民共和國商標法》（簡稱《商標法》）第二十八條、第十三條、第三十一條、第十條第一款第（八）項的規定，依法不予核準被異議商標的注冊。

2011年12月31 日，商標評審委員會作出商評字〔2011〕第36315號《關于第3887284號“蘇富比”商標異議復審裁定書》（簡稱第36315號裁定）。該裁定認為：被異議商標與引證商標在文字構成、呼叫等方面區別較大?！杜＝蛴⒚牢幕o典》、《牛津當代百科大辭典》，將蘇富比拍賣行“SOTHEBY’S”翻譯為“索思比拍賣行”，而非“蘇富比”。蘇富比拍賣行提供的國內報道中也將蘇富比拍賣行注解為“索思比”、“索斯比”等。因此，蘇富比拍賣行提供的證據不能證明在被異議商標申請日前，蘇富比拍賣行的“SOTHEBY’S”與“蘇富比”已經成立唯一對應的關系。且鑒于被異議商標經四川蘇富比公司大量使用，已經具有一定的知名度，與四川蘇富比公司之間建立緊密聯系。故雙方商標即使共存于“拍賣”等類似服務上，亦不會導致相關公眾對服務來源產生混淆、誤認。被異議商標指定使用的除“拍賣”以外的服務與引證商標指定使用的服務不屬于類似服務。故被異議商標的注冊未違反《商標法》第二十八條的規定。

蘇富比拍賣行在英國登記的字號為“SOTHEBY’S”，與被異議商標未構成近似。蘇富比拍賣行所稱的香港蘇富比有限公司登記“蘇富比”字號的時間為2008年3月14日，晚于被異議商標申請日，不構成在先權利。且蘇富比拍賣行亦未能證明該公司為其香港子公司。蘇富比拍賣行所稱其在被異議商標申請日前代表處等亦無證據支持，且其經營范圍也不包括拍賣等服務。故不能認定在被異議商標前，蘇富比拍賣行已在拍賣行業使用“蘇富比”字號并具有一定影響。故被異議商標的注冊未違反《商標法》第三十一條關于商標注冊不得侵犯他人在先權利的規定。

依據《中華人民共和國文物保護法》（簡稱《文物保護法》）第五十五條的規定，蘇富比拍賣行不能成為合法的拍賣主體，難以在中國合法、有效的在拍賣服務上使用“SOTHEBY’S”、“蘇富比”等商標。在蘇富比拍賣行相關宣傳、報道中，“SOTHEBY’S”往往被稱為“索思比”，多數證據顯示的時間在被異議商標申請日后。蘇富比拍賣行提交的證據不能證明其商標在被異議商標申請日之前在“拍賣業”服務上具有知名度，且鑒于被異議商標與“SOTHEBY’S”之未構成近似商標，不能認定四川蘇富比公司具有復制、摹仿的故意。蘇富比拍賣行提交的判決書等與本案沒有必然聯系。綜上，不能認定被異議商標的注冊申請違反《商標法》第十三條、第三十一條關于不得以不正當手段搶注他人已經使用并有一定影響的商標的規定。

綜上，商標評審委員會依據《商標法》第三十三條、第三十四條的規定，裁定：被異議商標予以核準注冊。

蘇富比拍賣行不服第36315號裁定，提起訴訟。

法官提示

北京市第一中級人民法院經審理認為：中國相關法律雖對外國拍賣公司在中國境內進行的拍賣活動有所限制，但其僅限制文物拍賣活動，并未禁止外國拍賣公司從事其他商品的拍賣活動，而由查明事實可知，蘇富比拍賣行及其關聯公司使用“蘇富比”商標并未進行文物拍賣活動，其并未違反《中華人民共和國拍賣法》（簡稱《拍賣法》）、《文物保護法》的禁止性規定，據此，其因使用“蘇富比”而形成的知名度當然受到法律保護。此外，“索斯比”、“索思比”和“蘇富比”均是“SOTHEBY’S”的音譯。部分國內媒體在報道蘇富比拍賣行及其相關拍賣活動或者拍品時，使用了“索斯比”或者“索思比”的稱謂，只能證明部分國內媒體將“SOTHEBY’S”譯為“索斯比”或者“索思比”，并不能因此得出蘇富比拍賣行沒有將“蘇富比”作為商標持續實際使用的結論。

蘇富比拍賣行自1988年以來在中國大陸多次舉行的藝術品義賣、慈善性拍賣、預展、廣告宣傳等活動，已經使中國大陸相關公眾了解其在拍賣市場中的地位。北京市文物局市場處亦出具說明認為：“英國蘇富比拍賣行為世界最具規模和影響力的著名拍賣企業……多年來蘇富比在中國每年均舉行非拍賣性的巡展，與中國大陸收藏界及藝術品收藏方面均有密切關系”。中國國際經濟貿易仲裁委員會域名爭議解決中心的裁定更進一步指出，“蘇富比”在中國有一定的知名度。綜合相關事實，“蘇富比”已構成蘇富比拍賣行的未注冊馳名商標。在被異議商標與蘇富比拍賣行“蘇富比”商標基本相同的情況下，被異議商標的使用在“拍賣”服務上易使相關公眾產生混淆誤認。被異議商標指定使用的除“拍賣”以外的其他服務，在服務的內容及性質等方面與“拍賣”服務雖有所差別，但考慮到上述服務具有一定的關聯程度，并結合考慮蘇富比拍賣行“蘇富比”商標的知名度、被異議商標與該商標的近似程度以及四川蘇富比公司的主觀惡意，應當認定上述服務與“拍賣”服務構成類似服務。因此，被異議商標在全部服務上的申請注冊均違反了《商標法》第十三條第一款的規定。

鑒于“蘇富比”已被認定為蘇富比拍賣行在先使用的未注冊馳名商標，故其當然亦屬于蘇富比拍賣行在“拍賣”服務上在先使用并有一定影響的商標。故基于相同理由，應當認定被異議商標在全部指定使用服務上的注冊均違反了《商標法》第三十一條的規定。

蘇富比拍賣行在實際拍賣服務中多將其未注冊的“蘇富比”商標與已注冊的引證商標同時使用，考慮到“蘇富比”商標所具有的很高知名度，應認定這一實際使用行為足以使相關公眾在其心目中形成“蘇富比”商標與“SOTHEBY’S”的對應關系，在此情況下，被異議商標的申請注冊易使相關公眾產生與引證商標的混淆誤認，故被異議商標與引證商標構成近似商標，被異議商標在全部服務上的申請注冊違反了《商標法》第二十八條的規定。

蘇富比拍賣行并無證據證明被異議商標的申請注冊存在損害公共利益及公共秩序的情形，故其關于被異議商標的申請注冊違反了《商標法》第十條第一款第（八）項的主張不能成立。

綜上，北京市第一中級人民法院依照《中華人民共和國行政訴訟法》第五十四條第（二）項之規定，判決：一、撤銷第36315號裁定；二、商標評審委員會重新作出裁定。

商標評審委員會和四川蘇富比公司不服一審判決，均提起上訴。

北京市高級人民法院經審理，補充查明以下事實：蘇富比拍賣行在商標評審期間向商標評審委員會提交了45份證據，其中包括最高人民法院作出的（2010）民申字第1179號民事裁定書和（2010）民申字第1182號民事裁定書復印件。在上述裁定中，最高人民法院認定了以下事實：

1984年6月6 日，“SOTHEBY PARKE BERNET（HONG KONG） LIMITED”經由香港公司注冊處登記將其名稱更改為“SOTHEBY’S HONG KONG LIMITED”；2008年3月14日，又經由香港公司注冊處登記將其名稱更改為“香港·富比有限公司”、“SOTHEBY’S HONG KONG LIMITED”。蘇富比香港有限公司、香港蘇富比有限公司均指該公司。

SOTHEBY’S HONG KONG LIMITED于1994年5月17日在上海設立香港蘇富比有限公司上海代表處，登記申請表中派駐機構名稱中使用了“蘇富比香港有限公司”，登記證上顯示派出企業名稱為“蘇富比有限公司”。

蘇富比拍賣行出具證明稱：蘇富比香港有限公司（香港蘇富比）是美國蘇富比的子公司，與蘇富比拍賣行是關聯公司，二者同屬美國蘇富比，蘇富比拍賣行授權香港蘇富比在中國大陸和香港使用商標和字號“蘇富比”、“SOTHEBY’S”。

香港蘇富比有限公司（SOTHEBY’S HONG KONG LIMITED）出具聲明稱：自成立開始，香港蘇富比有限公司就負責蘇富比集團在中國大陸和香港的業務。從1985年至1997年，經多次內部股權重組后，香港蘇富比有限公司成為美國蘇富比拍賣行的一家子公司，也因此成為英國蘇富比拍賣行的關聯公司。香港蘇富比有限公司一直在英國蘇富比拍賣行的控制和管理之下從事商業活動，并經英國蘇富比拍賣行的授權使用“蘇富比（SOTHEBY’S）”商標和字號。這種控制和管理沒有因內部股權的變動而終止或改變。

“索斯比”、“索思比”和“蘇富比”均是“SOTHEBY’S”的音譯。一個英文名稱有若干個中文音譯實屬正常。部分國內媒體在報道蘇富比拍賣行及其相關拍賣活動或者拍品時，使用了“索斯比”或者“索思比”的稱謂，只能證明部分國內媒體將“SOTHEBY’S”譯為“索斯比”或者“索思比”，并不能因此得出“蘇富比”不是蘇富比拍賣行的字號的結論。

北京市高級人民法院二審認為，一審判決關于《商標法》第十條第一款第（八）項、第二十八條、第三十一條的認定正確；而在適用《商標法》第三十一條即能夠對未注冊商標予以保護的情況下，已無進一步適用《商標法》第十三條第一款對其予以特別保護的必要，不符合馳名商標按需認定的基本原則，因此對一審判決有關《商標法》第十三條的認定予以糾正。綜上，北京市高級人民法院二審判決：駁回上訴，維持原判。

法律分析

對于商標使用行為的認定，一般是在《商標法》的框架下加以討論的，認為《商標法》意義下的商標使用，除了必須是自主使用【1】外，還必須是指真實、公開、合法的使用【2】。而關于合法使用，最高人民法院的觀點發生過變化。在“康王”商標案中，最高人民法院認為判斷商標使用行為是否合法的依據不限于《商標法》及其配套法規，未按國家規定標注化妝品生產許可證和衛生許可證的行為，不構成合法的商標使用行為。1. 參見最高人民法院（2007）行監字第184-1號駁回再審申請通知書。但是，在此后的“卡斯特”商標案中，最高人民法院選擇了不同的處理方法，認為只要在商業活動中公開真實的使用了注冊商標，且注冊商標使用行為本身沒有違反商標法律規定，則注冊商標權利人已經盡到法律規定的使用義務，不宜認定注冊商標違反了《商標法》第四十四條第（四）項的規定。2. 參見最高人民法院（2010）知行字第55號行政裁定書。顯然，本案的處理與最高人民法院在“卡斯特”商標案中選擇的處理方法是一致的。那么，在相關裁判已經闡述的理由之外，應當如何認定合法的商標使用行為呢？或者說，商標使用行為的認定應當如何與其他部門法律規范進行協調呢？本案的裁判對上述問題的認定起到了一定的說明作用。

一、以他人名義進行的商標使用行為效果歸于該他人

注冊商標的使用并不局限于商標注冊人自己的使用，也包括獲得商標注冊人許可的其他主體的使用。如果是以他人的名義進行商標使用，則相關使用行為的效果應當歸于該他人。

2001年的《商標法》雖然在第四十條中規定了注冊商標許可使用行為，但并未對商標注冊人自己的使用行為與被許可使用人的商標使用行為做區分，而2013年修改的《商標法》第四十三條規定：“商標注冊人可以通過簽訂商標使用許可合同，許可他人使用其注冊商標。許可人應當監督被許可人使用其注冊商標的商品質量。被許可人應當保證使用該注冊商標的商品質量。經許可使用他人注冊商標的，必須在使用該注冊商標的商品上標明被許可人的名稱和商品產地。許可他人使用其注冊商標的，許可人應當將其商標使用許可報商標局備案，由商標局公告。商標使用許可未經備案不得對抗善意第三人?！奔闯艘蟊辉S可使用人標注自己的名稱和商品產地以及未經備案不得對抗善意第三人外，修改前后的《商標法》并未對商標注冊人自己的商標使用行為同被許可使用人的商標使用行為作出區分。而法諺有云：“法律不區分時，我們也不應區分（Ubi lex non distinguit, nec nos distinguere debemus）。”【3】因此，在《商標法》在未區分商標注冊人自己的商標使用行為與被許可使用人的商標使用行為的情況下，其所產生的效果應當是完全一樣的。即使從《商標法》框架以外看，《合同法》第四百零四條規定：“受托人處理委托事務取得的財產，應當轉交給委托人?！鄙虡藱囡@然是一種財產權利，因被許可人或受托人使用商標行為而產生的財產利益，當然歸于委托人所有。

實踐中經常出現問題的，在于能否認定存在商標使用的許可或者委托行為，而這完全是一個事實行為。本案中，法院在相關證據的基礎上查明，“香港蘇富比有限公司一直在英國蘇富比拍賣行的控制和管理之下從事商業活動，并經英國蘇富比拍賣行的授權使用‘蘇富比（SOTHEBY’S）’商標和字號。這種控制和管理沒有因內部股權的變動而終止或改變?！币虼?，香港蘇富比有限公司及其上海代表處的相關商標使用行為的效果當然歸于蘇富比拍賣行所有。

當然，商標被許可人的商標使用必須是在商業流通領域發揮了商標區分商品或服務來源識別作用的使用。只有發揮了商品或服務來源識別作用的標志的使用，才能被認定為是商標法意義上的商標使用行為。如果僅僅是單純地許可他人使用自己的商標或轉讓商標權，而許可人和被許可人或者轉讓人和受讓人都沒有對商標進行實際的使用，那么，這種行為也不能被認定為商標意義上的使用。對于這個問題，法院早已有明確的界定：“這些行為僅是許可人或轉讓人與被許可人或受讓人之間的行為，不具有面向消費者昭示商標的標識功能，因此商標權人對涉案商標的許可他人使用以及其后的轉讓行為均不屬于商標的使用?！?. 參見北京市高級人民法院（2006）高行終字第78號行政判決書。也就是說，商標法意義上的商標使用，必須是面向社會公眾的使用行為，必須與具體的商品或服務相結合，起到區分商品或服務的來源的作用。商標，應當是市場經濟中商品或服務貿易中的媒介，而絕不應是交易的對象本身，只有這樣的商標標志的使用行為，才是商標法意義上的商標使用行為，否則，它只能是財產法領域中的一種財產而已?！?】

二、商標使用不以商品或者服務實際交易完成為要件

法律體系是一個大的框架，《商標法》及其配套法規只是整個法律體系的一部分。每一個部門法都有其相對獨立的調整對象，因此，在《商標法》的框架下討論是否構成商標使用行為，也應當以《商標法》的具體語境為前提，而不應將其他部門法摻入其中。這也是最高人民法院在“卡斯特”商標案中所強調的。

以本案為例，雖然《拍賣法》第十條規定：“拍賣人是指依照本法和《中華人民共和國公司法》設立的從事拍賣活動的企業法人?！薄杜馁u管理辦法》第三條規定：“本辦法所稱拍賣企業，是指依法在中國境內設立的從事經營性拍賣活動的有限責任公司或者股份有限公司。”《文物保護法》第五十五條規定：“文物行政部門的工作人員不得舉辦或者參與舉辦文物商店或者經營文物拍賣的拍賣企業。文物收藏單位不得舉辦或者參與舉辦文物商店或者經營文物拍賣的拍賣企業。禁止設立中外合資、中外合作和外商獨資的文物商店或者經營文物拍賣的拍賣企業。除經批準的文物商店、經營文物拍賣的拍賣企業外，其他單位或者個人不得從事文物的商業經營活動?！奔础渡虡朔ā分獾钠渌煞ㄒ帉ε馁u人的主體資格作出規定，并對文物拍賣活動作出限制，但《商標法》意義上的商標使用行為是在商業活動中為表示商品或服務來源、使相關公眾區分同種商品或服務的不同提供者的行為。蘇富比拍賣行雖然因為《拍賣法》、《文物保護法》等法律法規的限制未在中國大陸地區實際從事商業性拍賣活動，但是在案證據證明，蘇富比拍賣行通過義賣、慈善性拍賣、預展、廣告宣傳等活動，已經能夠使相關公眾知曉其為拍賣服務的提供者。

“商標權保護的法律界限和疑難復雜問題的解決，往往需要追及商標權的性質，從法律性質上獲得根本性解決?！薄?】123實際上，“商標最基本的作用是標示出處?！薄?】從整個生產鏈條上看，商標的使用行為，“是指將商標用于商品、商品包裝或者容器以及商品交易文書上，或者將商標用于廣告宣傳、展覽以及其他商業活動中，用于識別商品來源的行為?！?. 參見2002年《商標法實施條例》第三十六條、2013年《商標法》第四十八條。2013年《商標法》第八條規定，“任何能夠將自然人、法人或者其他組織的商品與他人的商品區別開的可視性標志，包括文字、圖形、字母、數字、三維標志、顏色組合和聲音等，以及上述要素的組合，均可以作為商標申請注冊。”《與貿易有關的知識產權協定》（TRIPS）第 15 條也規定，任何能夠將一企業的商品或者服務與其他企業的商品或者服務區分開來的標志或標志的組合，均應能夠構成商標。歐盟《協調會員國商標法部長會議第一號指令》（89/104/ EEC）第二條也規定，所有可用書面形式表示的標志，尤其是包括人名的字詞、圖形、字母、數字、商品及其包裝的外形，只要能將一企業的商品或者服務同其他企業的商品或者服務區分開，均可構成商標。

其他部門法律規范禁止特定主體實施相關行為，并不意味著該特定主體就確定無疑地不能實施商標使用行為。包括在交易文書上的商標使用、廣告宣傳中的商標使用、實際交易行為之前的商品或服務展覽行為等等，均可以構成《商標法》意義上的商標使用行為。質言之，商標使用不以商品或者服務實際交易完成為要件。只要有商標的實際使用環節發生在中國大陸地區且中國大陸地區的相關公眾已經能夠通過該商標標志區分商品或服務的來源，則即使該實際交易行為發生在境外，也應當認定構成在中國大陸地區的商標使用行為。

【1】孔祥俊. 商標法適用的基本問題【M】. 北京: 中國法制出版社, 2012:123.

【2】胡剛. 商標法意義上的使用：“公開、真實、合法”——近期司法判例解讀【J】. 中國專利與商標, 2012(3).

【3】張明楷. 刑法格言的展開【M】. 北京: 北京大學出版社, 2013:203.

【4】周波. 商標使用應發揮商品來源識別作用【J】. 中華商標, 2013(1).

【5】黃暉. 商標法【M】. 北京: 法律出版社, 2004:2.