積極應對337 企業大膽的“往外走”

著經濟發展不斷地全球

隨化，我國有越來越多的企業將發展目標鎖定并

開始進軍國際市場。企業專利申請量數字的不斷攀升更是給了眾多企業走出去的勇氣。然而以美國為代表的 337訴訟又讓很多企業損失慘重。因此，僅僅持有大量的專利對企業而言是遠遠不夠的。企業在走向海外的過程中，要面臨的知識產權的風險、摩擦甚至是壁壘等方面的問題是紛繁復雜的。

北京市知識產權局副局長周硯給出了一組數據，在2012年已經結束的337調查案件中，中國企業的敗訴率達到60%，遠高于世界26%的平均值。

針對企業面臨的如此嚴峻問題，北京市知識產權局協同北京康信知識產權代理有限責任公司（以下簡稱“康信公司”）四位資深的律師和專利代理人于近期為超過百家的企業做了一場名為企業“走出去”海外知識產權戰略應用專題培訓。該專題培訓從企業海外知識產權戰略與風險的控制策略，海外專利申請，海外預警和337應對實務等不同的角度進行解讀，讓企業對專利風險的識別，專利風險的分析和評估，以及如何制訂應對方案等涉及海外知識產權全過程管理的框架有一個系統的了解，并且能夠從中學到一些使用的技巧和策略。

337調查并不可怕

知識產權是有地域性的，企業在海外市場應該對不同的市場有相應的策略。美國作為全球最大的貿易市場，它是很多企業主要的出口地，而337調查是美國對于本國涉及知識產權的一種保護手段。康信公司的陳鈞律師對337調查的概念、流程，337調查的特點等，結合實際的案例為企業詳細講解337調查的應對策略。

以尤尼林公司的案件為例，尤尼林公司本身是荷蘭的公司，在美國成立了相關實體公司，因此以美國公司的身份來提337調查作為原告，被告是深圳的燕加隆公司，還有其他的一些地板企業，比如圣象等大型木地板企業均作為被告。

糾紛源于尤尼林的一個鎖扣結構的專利。2005年，尤尼林訴了32家企業，有17家中國的企業，要求相關企業的木地板產品禁止進入美國市場。2006年7月，I TC裁決燕加隆利用自行發明設計的鎖扣技術生產的地板產品不構成侵權，其他16家都交了許可費，但是所交許可費并不相同。據陳鈞介紹，開始的幾家大的企業許可費比較低一些，而一些小企業，許可費就相對較高。

此案件總體上看是以美國尤尼林勝訴，唯獨燕加隆這家企業，積極應對，通過相應的侵權分析堅信自己并不侵權，當然最關鍵的還是擁有自己的專利技術，產品完全不落入美國的專利，所以被認定不構成專利侵權。

可見，企業應對337調查，首先應以策略優先，才會事半功倍，只有了解分析整個337調查的流程，對于策略的理解，才會有相應完善的應對手段。企業于境外拓展業務，必須有知識產權保駕護航。知識產權要先于產品出去，從根本上保護企業的權益。

其次境外產品上市之前，一定要熟悉當地的法律環境，并進行相應的商標權、專利權的檢索。企業一旦被訴，一方面要權衡利弊，分析應對的思路。另一方面要積極應訴抗辯，抗辯的主要手段包括無效抗辯，不侵權抗辯等。對于企業來說，337調查并不可怕，完全是可以積極應訴的。相應成功的案例都是例證。

最后，商戰訴訟交涉之中，要了解對手的意圖，許可費很多都是分等級的，比如第一個簽可能會好一些，費用較為合理，但是后面會越來越高。企業也可根據情況以無效對方國內的專利，或者在中國本土提起專利訴訟等手段，為談判贏得一定的籌碼，最后也可以達到某種程度的和解來解決這場爭端。

應對337調查，政府、行業協會也是重要的協助。比如木地板的行業協會使很多企業進行聯合，一起來和對方談判也是一種策略。

省錢省力的海外知識產權預警

應對337調查是被動應對風險的方式。康信公司合伙人李慧說，在海外風險發生時，知識產權的律師費用是非常昂貴的，一個337調查，律師的費用基本是在三百萬元至一千萬元之間，而且除了可見的損失外，無形的損失可能是致命的。相對于在風險發生之后被動應對的措施來說，預警是一種主動的、成本最低、效果最好的手段。

所謂預警是基于對產品或技術的調研，針對產品的目標生產國或銷售國，在技術形成的階段或產品上市或出口前通過對于知識產權信息的收集、分析，針對可能的風險提前進行警示并進行預防。

預警是一種事先預防的措施和手段，是應對海外知識產權風險的一個最佳的途徑，由于預警的工作是做在了前面，因此通過海外知識產權預警為企業爭取到了修改技術方案的時機，通過改變技術方案，來規避可能遇到的風險。同時通過事先對于產品或技術相關專利的調研，企業可以知曉該項產品或技術的整體專利布局狀況，可以獲得一些布局的機會，通過事先的布局為自己贏得相應的專利儲備，以在之后發生風險的時候獲得談判的籌碼和資本。同時通過海外預警的工作，可以尋找到一些商業合作的時機，比如說可以尋找到一些替代方案的渠道來替代企業可能有風險的產品或技術。當然通過預警的工作幫企業提前贏得提起宣告無效及類似于此的其它應對策略的時機。

一個完整的海外知識產權預警的項目包括以下四個階段：計劃和準備階段，檢索實施階段，分析階段和應對階段。

在計劃和準備階段，通過預警交流溝通來確定此次預警的標的以及目標，并且針對目標進行相應的法律調研。在檢索實施階段，通過制訂檢索策略獲得和產品相關的數據庫，在分析階段進一步篩選和產品技術相關可能的障礙專利，進行相應的障礙專利的侵權分析以及基于產品相關的整體數據的專利布局分析和競爭對手分析。應對階段針對上述侵權分析和專利布局以及競爭對手分析的結果，采取相應的風險應對策略，包括專利布局、規避設計、無效等等。

李慧強調：預警項目是針對某項產品或者技術展開的，隨著產品和技術的升級換代，對預警項目最好也以持續的動態的方式展開，這樣會通過預警項目對產品和技術的風險有一個動態的把控。所以預警項目從開展的方式來說，最好是持續的進行、動態更新。

技術層面的專利海外保護申請策略

康信公司顧問陳蕊結合多年的實踐經驗，依據實際案例和在座的企業愉快地分享了專利申請進入美國撰寫和審查意見答復等方面的策略。

企業尋求專利海外保護，主要的考慮因素是時間、費用還有效果。時間方面不言而喻，即首次申請時間、進入海外的時間以及希望保護的期限長短。由于專利申請所屬技術領域或涉及的技術本身特性的限制，可能有一些技術更新換代的周期很短，如IT領域可能就兩三年的淘汰周期，所以技術本身特性是重要的考慮因素。有些企業由于已經明確潛在的侵權，而手中的籌碼還不足，希望能夠盡快拿到更多的的授權專利以增加談判桌上的籌碼。

金錢的考慮是指進入哪些國家，國家數量的多寡，結合不同國家的官方費用和代理費用收費水平各異所做的不同考慮。選擇國家、地區或者專利合作條約（P CT）等不同路徑需求海外保護，路徑的取舍也關系到總體費用。

效果，即尋求專利海外申請保護最終需要達到的目的。有些企業本身并不制造產品，僅是一家技術型的公司，每年技術研發投入沉重，這種情況下企業可以通過銷售、轉讓、或者許可技術，實現從大量研發投入到巨額知識產權交易收入的成功運作。還有一些企業，在中國尤其典型，申請專利主要目的就是為了尋求財政資助或技術資金來源。在效果方面的不同考慮也決定了不同的申請策略。

最實用的海外風險控制攻略

康信公司資深專利代理人韓建偉曾經在國內眾多的知名軟件企業中任職，后來轉行做了專利代理人，他講授的東西更多的從企業角度考慮問題，更加符合企業的實際需要。

韓建偉講到，作為一個做實體的企業最恐怖的對手是只有專利而沒有產品的對手。例如，在美國有很多依靠專利來進行運營的公司，其并不生產產品，而僅僅依靠專利來收取費用。以通信領域為例，在美國就有只做專利而不做產品的公司，這種公司在向我國企業發起訴訟之后，由于其并沒有實際產品，被訴企業也無法使用自己擁有的專利來起訴該公司，即此時被訴企業擁有的專利其實沒有用武之地。因此，我國的企業在走出去的時候，要首先進行檢索，通過檢索來確定自己的對手，確定自己的侵權風險，這在一定程度上比申請專利更為重要。

常在河邊走，哪有不濕鞋？中國的企業要走出去，多多少少多會遇到障礙，這時候要保持冷靜，積極應對。根據實際情況選擇與對手進行談判、更新自己的產品以屏蔽對手專利或者積極應訴，只有這樣才能在海外市場占有一席之地，不然就只能放棄市場。正如韓建偉所說，中國人的智慧是無窮的，國外的一些市場策略和手段中國的企業同樣可以靈活運用甚至可以做的更好，只不過需要企業用心研究國外的游戲規則及早適應并都能大膽的走向海外。