國際貿易中的商標權風險及防范

寧紅玲

我國企業的知識產權保護意識普遍薄弱，在國際貿易中更是如此。出口企業自主知識產權擁有量少，技術含量低。在經濟全球化時代，知識產權與國際貿易之間的聯系日益密切，知識產權的廣泛運用已成為國際貿易發展的核心競爭力，知識產權的有效保護也已成為國際貿易發展的強大推動力。本文僅就定牌加工及貨物出口貿易中的商標權風險及防范進行粗略闡述，以拋磚引玉。

定牌加工中的商標權侵權問題

案例1：2004年10月22日，阿聯酋客商STANLEY TRADING L.L.C.（史丹利貿易有限公司，下簡稱“史丹利公司”）委托佛山市泓信貿易有限公司（下簡稱“泓信公司”，生產單位為佛山市高寶照明電器廠有限公司）生產加工機動車用鹵鎢燈近14.6萬只，貨值約30余萬人民幣。該客商出示了注冊國為阿聯酋、注冊號碼為45875、并經阿聯酋外交部官員簽名蓋章證實，以及經中華人民共和國駐迪拜總領事館認證的商標證兩張，該商標證說明“HENKEL”商標的持有人為史丹利公司。經審查，泓信公司確信委托生產加工的客商具有“HENKEL”商標許可使用的資質，同時史丹利公司也提供了在我國多次委托其他國內企業加工生產同樣產品的證明文件。2004年12月20日，泓信公司向廣州海關履行這批車用鹵鎢燈的報關手續時，廣州海關發現該批貨物標有“HENKEL”標識，涉嫌侵犯深圳市恩同實業有限公司（下稱恩同公司）已經在同類產品注冊并在海關總署進行知識產權海關保護備案的商標專用權。廣州海關立即與恩同公司取得聯系，恩同公司確認這些貨物并未經該公司授權生產，而且也從產品本體和包裝上指出了仿冒關系。兩天后，恩同公司向廣州海關提交了采取知識產權保護措施申請書，請求扣留侵權嫌疑貨物。因此廣州海關認定泓信公司的貨品侵權，并于2005年3月30日對該批貨物進行沒收并處罰款人民幣2萬的行政處罰。泓信公司不服廣州海關的處罰，向廣州市中級人民法院提起了行政訴訟，該案經過兩審終審，最終泓信公司以敗訴告終。

商標專用權具有地域性，“HENKEL”商標即使已被史丹利公司在阿聯酋合法注冊，該公司因注冊享有的法律權利也僅在阿聯酋國內有效，并不必然延伸到中國。在國內，恩同公司是“HENKEL”商標DE合法注冊人，享有商標專用權，受到國內有關法律法規的保護，在中國境內相同商品上使用“HENKEL”商標，應當獲得恩同公司或其授權人的許可，否則即是侵權。

根據我國《商標法》第52條規定，未經商標注冊人許可，在同一種商品或者類似商品上使用與注冊商標相同或相近商標的，即屬于侵犯注冊商標專用權。我國《關于對外貿易中商標管理的規定》指出，對外貿易經營者在從事進出口活動中，對他人指定或者提供使用的商標，應當要求對方出具真實有效的商標專用權證明文件被許可使用該商標且未超出許可范圍的證明文件，并予以核查，該商標不得與已在我國相同或者類似的商品上注冊的商標相同或近似。《中華人民共和國知識產權海關保護條例》規定，國家禁止侵犯知識產權的貨物進出口，海關發現進出口貨物有侵犯備案知識產權嫌疑，可以依知識產權權利人申請對涉嫌侵權貨物進行扣留調查。

所以建議OEM企業，為避免牽扯商標侵權糾紛，再與國外委托方簽訂加工合同前，應做好如下審查工作：一是嚴格審查其是否為合法的商標權利所有人，如果不是，是否有授權書，授權書是否真實，是否超出授權范圍；二是委托方在產品最終到達地是否擁有商標權；三是授權加工的品牌與其獲準注冊的品牌是否完全一致；四是在海關總署的網站上查一下商標備案信息，確定該外商已經在國內注冊了同款商標，或者該商標在國內沒有被注冊；五是在簽訂合同時加入擔保條款，約定知識產權責任由委托方承擔。

案例2：2008年7月，英國某公司向紹興某公司下訂單，要求紹興公司制作一批帶有該英國公司商標的筆記本，英國公司已經支付了30%的預付款，并出具了相關表明該公司擁有該商標的權利證書。2008年10月，該批貨物做好后，一共分四次發運，第一批貨已經到達英國某港口，第二批和第三批在海運途中。第四批在紹興公司的倉庫，正準備運出。2008年11月第一批貨物運到英國某港口后，英國公司付款贖單提貨后表示，第一批筆記本的顏色有問題，要求紹興公司將其余三批貨物打對折。紹興公司表示不能接受，最后運回中國。但由于該批筆記本上有該英國公司的商標，該英國公司對該商標享有專用權，轉賣并不可行。對筆記本上的商標做了相應處理后，低價銷售（該筆記本2.3英鎊每本賣給英國公司，在國內市場僅以4.5元價格銷售），損失巨大。

可見，作為OEM企業，一是要對該知識產權進行檢索，看是否與中國或者目標銷售國的在先權利有沖突。此時，如能拿到國外買家的權利保證文件，將有助于將來在出現知識產權權利糾紛時，保護己方利益；二是在確定國外買家的權利后，對合同中的貨款支付方式、質量條款、違約責任、糾紛解決方式條款要特別注意做出有利于己方的約定。因為產品打上了他人的商標，萬一國外買家一旦以各種借口不要這些貨物，國內制造商也不能輕易將該貨物轉賣給他人，或將貨物在國內銷售。相對于普通的國際貿易，這種涉及使用國外買家知識產權的貿易中，國內制造商的權利就更容易受到限制或者損害，因此國內制造商就應該通過盡可能多收預付款、約定嚴格的違約責任和有利于己方的質量條款和糾紛解決方式等方法來保護自身利益。

自有貨物出口的商標權問題

案例3：2006年7月，當王致和集團擬在30多個國家進行商標注冊時，卻發現“王致和”商標在德國已被一家名為“歐凱”的公司（德國歐凱公司，Okai Import Export GmbH，以下簡稱歐凱公司）搶注。歐凱公司于2005年11月21日注冊申請，并在2006年3月24日起開始公示，王致和公司在彼時已過了三個月的異議期。2007年初，王致和向慕尼黑地方法院起訴，要求法院判定歐凱公司無償歸還商標、予以賠償，并對其進行處罰。一審階段，雙方爭議的焦點主要集中在：第一，王致和主張對方是惡意搶注，而歐凱強調是合法注冊；第二，王致和主張對“王致和”商標擁有著作權，歐凱則提出其標識是通用的“中國古代士兵頭像”；第三，“王致和”提出，對方違反德國的反不正當競爭法，歐凱則辯稱其注冊“王致和”商標是對自己的保護。慕尼黑地方法院對此案做出判決：依法撤銷歐凱公司搶注的王致和商標，禁止歐凱公司在德國擅自使用王致和商標。二審判決維持一審判決結果。目前，王致和公司已經在全球34個國家和地區抓緊注冊，以避免商標再次在國外被搶注。

從此案可以看出，我國企業整體上對商標的海外保護意識薄弱。2008年，國外企業通過《馬德里協定》到中國申請注冊的商標就有1.7萬件，連續四年居世界第一；而同年中國企業到海外申請商標注冊為2059件，歷年累計總數也只有8600多件。國內有15%的知名商標在國外被搶注，每年商標國外搶注案件超過100余起。商標被搶注后，自己的產品再進入當地時會被視為侵權，企業進入相關市場將受到阻斷，奪回商標也比較費時費力，重新塑造品牌代價更大。企業商標被搶注的情況多發生于國內企業在國外的產品經銷商和代銷商之間。國外的產品經銷商和代銷商之所以要搶注，就是看到了國內企業商品在當地的市場，同時也為了將來能借此通過高價轉讓商標“大賺一筆”。要防止國外的產品經銷商和代銷商惡意搶注商標，可在合作協議里對商標權進行保護，約定對方不能搶注自己的商標，或是約定有對方代為注冊商標，但商標權歸自己所有。 當然這只是一種有限的消極防范。最根本、最有效的方法還是及時在產品出口國注冊商標。

另根據《聯合國國際貨物銷售合同公約》第42條規定，對于買賣合同中明確約定貨物將在第三國轉售或使用的情況，賣方不僅要注意貨物在買方所在國的商標權問題，還要注意貨物在第三國的商標權問題。

[本文作者為北京盈科（昆明）律師事務所律師，擅長涉外法律服務，包括外商投資，國際貿易及其融資與金融產品，精通中英文合同（尤其是各種貿易合同）的起草與翻譯]endprint