實驗使用例外制度的反思與完善—兼評《專利法》第69條第4項

王淑君

實驗使用例外制度的反思與完善—兼評《專利法》第69條第4項

王淑君

實驗使用例外制度作為一種公共利益考量，既可以防止專利權抑制后續研究與發展，又可以實現更徹底、更有效的專利信息披露，具有重要意義。雖然早在1984年我國專利法即已確立該項制度，但規定過于抽象與嚴格，不利于充分發揮該制度的價值優勢。通過對國際條約及歐美國家相關規定的利弊分析，并結合我國實際情況，建議我國直接用“與發明主題相關”限定科學研究和實驗，并將《TRIPS協定》第30條作為實驗使用例外適用的兜底性條款。

實驗使用例外 后續研究 專利披露 實驗對象

實驗是科學之父，是科學進步與技術創新的先決條件。科學與其他文化領域相區別的一點，正是其累積性發展特性。①［美］R·K·默頓著：《科學社會學》，商務印書館2003年版，第228頁。“理性實驗這一控制經驗的可靠手段，是科學工作的偉大工具之一。沒有它，今日的經驗科學便是不可能的。實驗已然成了研究本身的一項原則。”②［德］韋伯著：《學術與政治：韋伯的兩篇演說》，三聯書店出版社2005年版，第31-32頁。為此，世界上大多數國家都引入了專利實驗使用例外制度。③如美國《專利法》第271條第5款第1項；德國《專利法》第11條第2款；法國《發明專利法》第30條第1款、2款；英國《專利法》第60條第5款第b項；日本《專利法》第69條第1款；我國《專利法》第69條第4項等。從立法模式上看，大陸法系國家一般采“法定實驗使用例外”單一模式，即以法定形式將實驗使用例外納入專利法中；而英美法系國家一般采“普通法實驗使用例外+制定法監管批準實驗使用例外”的混合模式，即存在判例法與制定法兩種實驗使用例外制度體系。④“制定法監管批準實驗使用例外”又稱為“Bolar例外”，是專門針對醫藥產業提出的侵權例外制度。我國《專利法》第69條第5項對此單獨進行了規定。實驗使用例外制度有利于促進科技進步與后續創新。雖然兩大法系國家基本上都承認實驗使用例外的制度價值，但在具體的法律適用上存在很大差異。有鑒于此，本文試圖從域外國家法律比較中權衡利弊，并在此基礎上，對我國專利法提出完善建議。

一、實驗使用例外制度的源起及其價值

（一）實驗使用例外制度的源起

“實驗使用例外”制度肇始于美國1813年發生的“惠特莫爾訴卡特”案，是法官造法的產物。在該案中，原告對一種制造撲克牌的機器享有專利權。被告卡特未經原告許可，制造了該專利產品，制造目的在于驗證該機器是否真正具備其所描述的功能及效用。原告認為被告的行為侵害其專利權，于是成訟。該案審理法官斯托尼認為，從專利法的設立意旨來看，僅僅出于哲學實驗或探知機器是否具備其所描述功效之目的而制造專利機器的行為人并不應當受到法律制裁。⑤Whittemore v. Cutter 29 F. Cas. 1120, 1121 (C.C.D. Mass. 1813).然而，斯托尼法官在該案中并沒有對被控侵權者的終極使用目的進行進一步論證。在隨后的“賽維訴基爾特”案中，斯托尼法官再次適用實驗使用例外原則，并對使用目的加以界定：“如果被控侵權人制造專利產品并非單純出于哲學實驗或驗證機器是否具備其所描述功效之目的，而是出于一種營利意愿，試圖剝奪專利權人的合理收益，則構成專利侵權。”⑥Sawin v. Guild 21 F. Cas. 554, 555 (C.C.D. Mass. 1813).按照現在的一般理解，當時的“哲學實驗”，就是指通常意義上的科學研究與實驗。由此可知，在美國，營利動機或商業性使用成為判斷未經授權的實驗使用行為是否構成侵權的關鍵，若對發明專利進行實驗的唯一目的在于滿足哲學品味、好奇心或僅僅是出于娛樂目的，則不構成對專利權的侵犯。⑦Poppenhusen v. Falke, 19 F. Cas. 1049, 1049 (C.C.S.D.N.Y. 1861).此后，斯托尼法官所確立的實驗使用例外原則獲得了普遍認可。⑧Janice M. Mueller, The Evanescent Experimental Use Exemption from United States Patent Infringement Liability: Implications for University and Nonprofit Research and Development, 56 Baylor L. Rev. 930(2004).

與美國類似，歐洲國家專利法中的實驗使用例外原則最早也是基于法院對排他性權利所作出的司法解釋。然而，與美國不同的是，這些司法解釋隨后全部都納入到了本國制定法中。⑨Henrik Holzapfel and Joshua D. Sarnoff, A Cross-Atlantic Dialog on Experimental Use and Research Tools, 48 The Intellectual Property Law Review 151(2008).依據《歐洲專利公約》（European Patent Convention，簡稱EPC）第64條第1款、第3款規定，對歐洲專利的任何侵權及侵權例外規定應按照各國專利法處理。隨后，為消除地域性專利保護對歐共體內部自由競爭的影響，進一步統一成員國的專利制度，歐共體成員于1975年簽署了《共同體專利公約》（Community Patent Convention，簡稱CPC）。CPC與EPC相互配合，構成歐洲各國專利制度的重要依據。1989年CPC修訂本第27條對共同體專利權的效力進行了限制。依據公約規定，共同體專利權效力不得延及：（1）私人或非商業目的行為；（2）與專利發明主題相關的實驗目的行為。公約之所以作出如此規定，是因為私人或非商業目的使用行為不會對專利權人的經濟利益造成顯著影響，而科學實驗本身即使出于商業目的而使用，也不會對專利權人經濟利益造成顯著影響，因此排除在專利權效力的范圍之外。該觀點與美國斯托尼法官最初排除科學實驗侵權責任的初衷相吻合。但是，歐洲的實驗使用例外范圍較美國更為寬泛，并沒有局限于美國“非商業性使用”實驗。歐洲實驗使用例外制度并不區分實驗行為是否具有商業動機或者是否由商業性實體完成。雖然囿于未達到法定數目的成員國批準，CPC一直未獲生效，但是，CPC對成員國國內專利法的影響不容小覷，成員國對本國專利權效力的限制基本上都遵循了CPC第27條的規定。⑩Henrik Holzapfel and Joshua D. Sarnoff, A Cross-Atlantic Dialog on Experimental Use and Research Tools, 48 The Intellectual Property Law Review 152, 153(2008).

（二）實驗使用例外制度的價值

專利制度作為國家創新體系的重要組成部分，其正當性在于激勵發明與激勵披露，平衡原始創新與后續創新之間的關系。專利制度通過為社會強加一些短期成本，賦予發明人一定期限的排他性壟斷權，以激勵初始投資和發明創造。發明創意作為一種非排他性的公共產品，其生產活動不同于其他商業性活動，因為對新創意的投資，不像對資本設備或能源材料的投資，競爭對手以非常低的成本就可以盜用其創意。因此，有必要授予發明人一種私權，以激勵發明創造。①Rebecca S. Eisenberg, Patents and the Progress of Science: Exclusive Rights and Experimental Use, 56 U. Chi. L. Rev. 1017, 1989.而作為一種交換條件或對價，專利權人必須向公眾披露發明信息。披露制度旨在保護公共利益，加速專利技術改進及后續創新步伐，防止他人對專利發明進行重復性研究浪費社會資源。

實驗使用例外制度作為一種公共利益考量，既可以防止專利權抑制后續研究與發展，又可以實現更徹底、更有效的專利技術披露。一方面，單純提高專利權保護強度并不必然能夠促進社會整體福利。專利權作為一項排他性壟斷權，雖然可以保護專利權人回籠研發投資的能力，激勵發明創造，但同時也使得以他人發明為基礎進行研究變得愈發困難，對后續創新產生負激勵效應。②［英］J·D·貝爾納著：《科學的社會功能》，陳體芳譯，商務印書館1995年版，第219頁。在某些情況下，專利權人可能不愿意以合理條件許可潛在競爭對手進行實驗性使用，用以防止競爭對手發展改進技術或替代技術后搶奪其市場份額。而實驗適用例外制度可以繞過這種情況，防止反競爭性拒絕許可行為的發生。另一方面，實驗使用行為是專利披露制度的應有之義。依據披露原則的要求，公開的專利信息必須能夠使相關領域中的普通技術人員理解該專利技術。由此可知，披露制度的預期目標即允許競爭者在專利有效期內可以不經專利權人許可而“使用”披露信息。如果直到專利有效期過后才允許對專利技術進行相關實驗行為，披露制度將喪失其設立的最初意義。③Integra Lifesciences I, Ltd. v. Merck KGaA, 331 F.3d 860, 862-63 (Fed. Cir. 2003), vacated, 125 S. Ct. 2372 (2005).此外，當前專利權人對發明信息的披露并不充分，往往進行最低限度的公開，披露的預期效果難以充分實現，而將實驗使用行為納入侵權例外的范疇恰可以彌補這種不足。一般來說，后續創新行為所需信息量往往超過披露內容，在這種情況下，為了獲得更多有關專利技術的新信息，需要對專利發明進行相關實驗。可以說，實驗使用行為是對專利技術更徹底、更有效的披露。這種更深層次的披露方式，在促進后續創新的同時，又不會對發明創造產生太大影響。因為專利權人從專利商業化中所獲得的利益已經遠遠超過了其回籠投資的必要成本，沒有必要再單獨對這種內隱在披露制度中的實驗使用行為進行額外補償。④Katherine J. Strandburg, What Does The Public Get? Experimental Use and The Patent Bargain, 2004 Wis. L. Rev. 119, 2004.

二、實驗使用例外的適用標準：兩種模式的較量

當前，各國對實驗使用例外制度的適用標準主要存在兩種模式：第一種模式是以美國為代表的商業性使用與非商業性使用區分模式；第二種模式是以歐洲國家為代表的實驗對象與實驗工具區分模式。

（一）商業性使用與非商業性使用的區分模式

自斯托尼法官在19世紀初期創造了實驗使用例外原則后，在此后的整個19世紀美國很少有著述或案例對這種初見端倪的實驗使用例外制度加以深入分析。最有影響的，當屬1890年羅賓遜在其論著中對實驗使用例外制度進行的解釋，他認為，“除非影響了專利權人的金錢利益，否則不構成侵權。通常，未經專利權人授權對專利產品進行銷售，往往損害這種金錢利益。然而，對發明加以制造或使用，還可能用以其他不產生金錢利益的目的。因此，當制造或使用發明專利進行實驗時，無論是為了滿足科學品味、好奇心或出于娛樂目的，專利權人的金錢利益均未受到損害。但是，如果實驗產品被銷售，或者專利使用目的在于促進實驗者自身的其他業務，這些制造或使用行為均侵犯專利權。”⑤William C. Robinson, The Law of Patents for Useful Inventions 898 (1890).依據羅賓遜的觀點，出于實驗目的制造和使用發明，但不進行后續的商業性銷售，不會剝奪專利權人的合法商業利益，因此不構成侵權。羅賓遜只關注專利權人金錢利益的觀點，對后來的美國司法實踐產生了重要影響，并逐漸發展成為當前美國檢測實驗使用例外制度商業性使用與非商業性使用的區分模式。

在隨后的發展歷程中，美國聯邦巡回法院一直將商業性使用與非商業性使用二分法奉為圭皋。而且，美國法院對實驗使用例外制度適用范圍界定得愈發狹隘，不斷對“商業性使用”的含義進行擴張解釋，不僅商業性實體，甚至非營利性機構如大學都可能排除在“實驗使用例外”之外。典型案例為2002年的“杜克”案。在“杜克”案中，聯邦巡回法院首次解決了對非營利性研究機構是否適用實驗使用例外原則的問題。依據傳統商業性使用/非商業性使用二分法原理，這些非營利性研究機構似乎最有可能享受實驗使用例外原則所帶來的實惠。然而，在該案中，盡管杜克大學的研究工作具有非商業性，法院仍認定其構成專利侵權。法院對“商業性使用”進行了擴張解釋，認為杜克大學的實驗使用行為本質上仍應界定為一種商業經營活動：“根據以往的裁判先例，任何具有商業特性的使用方式都不能免于侵權責任。同樣，被控侵權者的任何行為，無論是否具有商業含義，只要與其合法經營的業務相關聯，就需要承擔侵權責任。杜克大學作為一個研究型學術機構，其所從事的研究項目無疑將進一步促進該機構的合法經營目標，如提高該機構的學術地位、引誘豐厚的研究經費或吸引更多的學生和老師。簡而言之，無論特定的機構或實體是否致力于商業利益，只要事實上促進了被控侵權者的合法經營活動，且并非單純出于娛樂、滿足好奇心或嚴格意義上的哲學探究目的，被控侵權行為就不滿足狹義的、嚴格的實驗使用例外抗辯。此外，使用者營利性或非營利性的身份對于侵權認定不具有決定意義。”①Madey v.Duke Universtity.307 F.3d 1351 (Fed. Cir. 2002).

“杜克”案的裁決結果引起了很多研究機構包括大學的恐慌，使很多研究型大學也成為了潛在的侵權者。法院在適用實驗例外原則時，排除一切商業性使用目的，甚至將學術機構的合法經營活動包括教育教學、啟迪師生的活動也納入了“商業性目的”范疇。這種極端的擴張解釋有違人們對科研機構非營利性的一般認知，甚至已經影響到了實驗使用例外制度的生死存亡，違背了該制度設立的初衷。不僅如此，商業性與非商業性使用的區分模式從本質上說具有不穩定性，因為對專利權人金錢利益的影響并不總是能夠從侵權者的商業動機上捕獲。為此，法院才詭辯地將“商業性使用”擴張至被控侵權者的“合法經營業務”上，即使侵權者不具有“營利目的”，但是似乎仍對專利權人的金錢利益產生實質影響。而且，傳統科學研究涇渭分明的時代已經遠去，當下非商業性基礎研究與商業性應用研究的界限已日益模糊，尤其是生物技術領域。因此，商業性與非商業性使用的區分模式很難成為實驗使用例外的正當性檢測標準。

（二）實驗對象與實驗工具的區分模式

CPC在公約備忘錄中明確區分了“以專利技術為實驗對象”以及“以專利技術為實驗工具”兩種情形。“以專利技術為實驗對象”旨在更好地理解或獲得專利技術方案本身的已知及未知信息，其作為披露制度的一種有效實現形式，對原專利的商業化影響是間接的，主要是促進具有潛在競爭力的后續創新，提高公共福利。與之相對，“以專利技術為實驗工具”并不是為了獲得與發明主題本身相關的信息，而是將專利技術作為達到其他預期目的的工具或手段。“以專利技術為實驗工具”對原專利產品的商業化具有直接影響，是一種搭便車行為，因此，多數情況下不能免于侵權責任。②值得一提的是，比利時在2005年《專利法》修正案中擴大實驗使用例外范疇，將“以專利技術為實驗對象”及“以專利技術為實驗工具”兩種實驗使用行為均納入到了侵權例外中。依據歐洲國家實驗使用例外規定，“以專利技術為實驗對象”需滿足兩個條件：一是專利使用行為出于實驗目的；二是實驗所得信息與發明主題相關。在歐洲，只要實驗使用為主要目的，且旨在獲得與發明主題相關的信息，無論是否具有最終的商業應用性，均屬于實驗使用例外范疇。

英國上訴法院在“孟山都訴斯特福化學公司”案中，首次界定了CPC第27條b項及本國《專利法》第60條第5款第b項③英國《專利法》第60條第5款第b項規定與CPC第27條b項內容相同，專利權的效力不及于與發明主題相關的實驗目的行為。中關于“實驗目的”的含義。狄龍法官認為，“‘實驗目的’具有通常意義，是指為探索一些未知事項或檢測一些假設性命題甚至為查明在特定條件下已確定起作用的事物在其他不同條件下是否同樣起作用的行為，即實驗行為旨在獲知與發明專利有關的任何新知識。若只是為了向第三方當事人證明產品能夠正常運作，或者為了滿足第三方當事人包括客戶或監管機構收集信息的需要，并不能界定為實驗目的。”①Monsanto v. Stauffer Chemical Co. [1985] R.P.C. at 537-42.由此可知，若使用專利技術只是為了收集與之相關的商業信息，而不是去發現與發明主題本身相關的新信息，則不是出于實驗目的。同時，狄龍法官認為，對于具有混合目的的實驗行為，實驗目的必須具有主導地位。其他歐洲國家法院基本上都遵循了英國上訴法院對“孟山都案”的解釋路徑。

一般來說，“與發明主題相關”的實驗行為，②英國專利法院法官奧爾德斯在“埃文斯”案中曾認為，“與專利發明主題相關”是指與專利發明主題具有真實的且直接的關聯。然而，法院對“真實且直接關聯”檢測方法并沒有提供一個概念性基礎，也沒有提供一個便于執行的區分標準，可操作性不強。參見Smith Kline & French Labs. Ltd. v. Evans Med. Ltd., (1989) 1 F.S.R. 513 (U.K.), 1988 WL 623784.包括但不限于測試發明的有效性、確定發明的專利權范圍、尋求改進技術或發展替代技術等。這些使用行為既不會對專利權造成顯著損害，同時又可以提高公共福利。具體而言：第一，允許實驗者檢測專利技術的有效性，有助于恢復公平競爭秩序。競爭者為了排除專利權人的競爭優勢，具有驗證專利有效性的商業動機。同時，因為競爭者在特定領域技術經驗富足，因此允許他們證明專利的有效性更為有利。而競爭者為了證明他人專利的無效性，有必要對專利技術進行相關實驗以獲取專利無效程序中所需的數據，進而驗證專利是否符合可專利性條件。一方面，專利權人依據無效專利獲得發明市場的排他性壟斷權顯然是不合理的。另一方面，這種旨在證明專利有效性的實驗使用行為，不太可能對專利財產權造成損害。當然，如果專利經實驗評估后被認定為無效，更無所謂其“財產權”是否受到損害，因為專利權的賦予本身就是錯誤的。第二，科學技術本身與權利描述之間存在內在不匹配的情形。很多時候，很難用確切言語描述一種物理現象。因此，專利權利要求解釋固有的這種局限性，也需要對專利技術本身進行相關實驗后，才能充分理解并實施該發明。③Julie E. Cohen & Mark A. Lemley, Patent Scope and Innovation in the Software Industry, 89 Cal. L. Rev. 1, 18-19 (2001).第三，在專利有效期內，允許改進專利技術或發展替代技術，有利于促進科技進步。即使實驗發現的新信息具有獨立的可專利性，是一種改進技術或替代技術，對專利權人商業利益的影響也不太明顯。具體來說，如果改進技術從屬于原專利，則專利權人可以在后實驗階段對該改進技術的非實驗性使用收取商業租金，換句話說，改進技術的商業化依賴原專利權人的許可，改進技術會增加原專利價值；如果改進技術成功避開了原專利，是一種替代技術，縱使會造成一定的私人利益損失，也應該讓步于公共利益。因為替代技術的存在，會導致終端產品市場價格的降低，為廣大消費者帶來實惠。“專利制度鼓勵競爭者避開專利技術進行設計或創新，以創造新的發明。了解競爭對手產品信息，進而設計出新型的、質量更高而價格又更低廉的功能替代品，由此產生的競爭效果可以惠及廣大消費者。專利制度其中一個益處就是鼓勵避開競爭對手的專利產品，即所謂的‘負激勵效果’，以確保創新成果源源不斷地流入市場。”④Westvaco Corp. v. International Paper Co., 991 F.2d 735, 745 (Fed.Cir.1993).

歐洲國家實驗對象與實驗工具的區分模式具有一定的科學性和合理性，可以實現專利權人私人利益與社會公共利益的有效平衡，在鼓勵原始創新的同時，又不會抑制后續創新的步伐，實現整個社會的技術進步。實驗對象與實驗工具的區分模式獲得了越來越多國家的認可，甚至美國國內很多學者也傾向于采納該種模式。

三、實驗使用例外的適用范圍：排除研究工具專利適用的理由

研究工具專利是一種涵蓋所有可用以發現有用產品的基礎技術專利，⑤周慧菁、曲三強：《研究工具專利的前景探析——兼評專利權實驗例外制度》，載《知識產權》2011年第6期，第10頁。諸如細胞系、基因序列、試劑、動物模型、生長因子、軟件、測定方法及實驗室有關機器設備如顯微鏡或激光等均屬于研究工具發明。⑥因為研究工具發明更多位于基礎研究領域，因此學者們對應否授予研究工具發明專利的問題存在過一番爭論。反對論者最大的擔憂在于，研究工具專利會阻礙技術進步與后續創新，造成以犧牲社會利益為代價換取專利權人私人利益的最大化。贊成論者認為，為激勵研究工具發明的創造，授予專利權具有必要性。發揮研究工具發明對科技進步與后續創新的推動力量，關鍵并不在于是否授予其專利權，而在于如何促進研究工具發明的有效利用。參見Janice M. Mueller, No "Dilettante Affair": Rethinking the Experimental Use Exception to Patent Infringement for Biomedical Research Tools, 76 Wash. L. Rev. 15 (2001).對于這些發明而言，其唯一或主要市場就在于供相關人員進行科學研究和實驗，那么是否仍可以適用“實驗使用例外”制度排除使用者的侵權責任？對此問題，CPC及美國均未作出明確規定。

一般來說，普通發明對后續創新的主要貢獻在于其發明創意。當普通發明獲得專利權后，發明人對其發明的商業化開發活動受到保護，而專利披露制度允許后續創新者利用發明創意研發改進或替代技術。與之不同，研究工具發明對技術進步的貢獻通常依賴的是發明的實施方案即研究工具本身。當研究工具發明獲得專利后，專利權人的排他性收益主要源于對研究工具發明本身的控制。①Katherine J. Strandburg, What Does The Public Get? Experimental Use and The Patent Bargain, 2004 Wis. L. Rev. 123, 2004.

《TRIPS協定》第30條規定，“各成員可以對專利賦予的排他權規定有限的例外，但是，這些例外不得與專利的正常使用相沖突，且在顧及第三方合法利益的同時，也不得不合理地損害專利權人的合理權益。”依據此條規定，實驗使用例外包括三個條件：（1）有限的例外；（2）例外不得與專利的正常利用發生不合理沖突；（3）例外不得不合理損害第三方當事人合法利益。②梁志文：《專利權例外的國際標準—TRIPS協議第30條及其適用》，載《電子知識產權》2007年第1期，第27頁。其中，“專利的正常利用”應該理解為一切影響專利權人排他性市場利益的競爭形式，但應排除那些并非專利正常實施產生的經濟利益。當發明專利的唯一或主要功能就是作為研究工具使用，不存在其他應用市場供專利權人回收投資成本時，若將研究工具專利納入實驗使用例外范疇，會剝奪這種發明專利的全部財產價值，有違研究工具專利授予的初衷。換言之，既然已經授予了研究工具發明以專利權，再通過侵權例外制度排除其全部或主要排他性財產利益，顯然不合常理。此外，對于研究工具專利而言，使用研究工具專利是“用發明”進行實驗，而不是“對發明”進行實驗。雖然這種未經授權、使用研究工具發明的行為可能會產生重大的公共利益，尤其當專利持有人不愿意提供該發明或不愿意以合理條件提供時更為明顯，但是適用侵權例外會顯著降低對研究工具發明的事前激勵。因此，當專利技術的主要用途就是作為研究工具使用，即該專利技術的核心市場就是供相關人員進行實驗或研究時，這種研究工具專利不應適用實驗例外制度。

四、我國《專利法》第69條第4項之不足及其完善建議

我國《專利法》第69條第4項規定，專為科學研究和實驗而使用有關專利的，不視為侵犯專利權的行為。此規定符合國際社會的立法精神，有利于我國促進科技進步與后續創新，具有進步意義。但是，在內容表述上過于抽象，缺乏明確的指導性。實際上，我國自1984年《專利法》頒布時即引入了此項內容，1992年、2000年及2008年三次修改均未對此條內容進行任何修改，而且在司法解釋及實施細則中也未對此條作出進一步解釋。這為法院在司法實踐中恰當運用該制度帶來法律適用上的困難。值得一提的是，2013年9月，北京市高級人民法院出臺了《專利侵權判定指南》（以下簡稱《判定指南》），其中第123條對實驗使用例外提供了進一步指導意見：“‘專為科學研究和實驗’是指專門針對專利技術方案本身進行的科學研究和實驗。應當區別對專利技術方案本身進行科學研究、實驗和在科學研究、實驗中使用專利技術方案。”③參見京高法發［2013］301號。毋庸置疑，北京市高級人民法院的規定明確了實驗使用例外制度的適用方向，但是仍存在不妥之處，需要進一步加以完善。綜合來看，當前我國實驗使用例外制度存在的問題如下：

第一，“專為”科學研究和實驗，限定過于嚴格，否定一切具有商業目的實驗使用行為的制度適用性，不利于充分發揮制度的價值優勢。從字面理解，“專為”是指科學研究和實驗是使用有關專利的唯一目的。例如，我國有學者認為，實驗例外規定應僅限于非商業性使用行為。若有關研究和實驗活動直接涉及工業性或商業性應用，則不適用例外規定。④馮曉青著：《知識產權法》，中國政法大學出版社2010年版，第274頁。然而，從現實情況來看，純粹的、沒有任何商業應用目的的科學探究和實驗已經很少存在，即使是非營利性的學術研究機構，如大學，其參與商業化的活動也日益頻繁，特別是隨著商業贊助及產學研合作的影響，學術研究更多呈現商業應用性，高校及其教學科研人員正逐步走向“學術資本主義”的新生環境中。①［美］希拉·斯特勞、拉里·萊斯利著：《學術資本主義》，北京大學出版社2008年版，第9頁。囿于此限，司法實踐中被控侵權人提出實驗使用例外抗辯的并不多見，即使提出，抗辯成功的機會也非常渺茫。這樣，很難實現實驗使用例外制度的目標預期。

第二，對科學研究與實驗的適用范圍界定不明。在我國建立專利制度之初，有觀點認為，“專為科學研究和實驗而使用有關專利”的侵權免責條款，可以延伸適用至任何科學研究和實驗中的任何使用行為。②尹新天著：《中國專利法詳解》，知識產權出版社2012年版，第816頁。這種觀點顯然是不正確的。雖然《判定指南》中采納了歐洲國家“實驗對象與實驗工具”的區分模式，將侵權例外的范圍限定在“對專利技術方案本身”進行的研究實驗行為，但是真正對其作出科學判斷并非易事。只籠統規定“其目的是研究、驗證、改進他人專利技術”，并不能充分發揮法律的指引性作用，還需要對允許的行為類型進行細致劃分。此外，該范圍限定方式忽略了這樣一個事實：即使只是“對專利技術方案本身”進行研究實驗，仍有可能會對專利權人利益造成顯著損害，因此，還需要在所列具體類型之上設立一個兜底原則作為界定實驗使用例外制度的一般標準。

第三，《判定指南》將第三方當事人向研究實驗者的專利提供行為納入“使用有關專利”的范疇存在不妥。依據《判定指南》的規定，“使用有關專利的行為”包括該研究實驗者自行制造、使用、進口有關專利產品或使用專利方法的行為，也包括他人為該研究試驗者制造、進口有關專利產品的行為。從本質上說，專利權效力例外制度旨在免除特定主體如私人、非商業性使用者或實驗者的侵權責任，而不是鼓勵開拓這種非侵權性使用的市場，因此，沒有理由將商業性競爭者也納入到免責體系中。③Henrik Holzapfel and Joshua D. Sarnoff, A Cross-Atlantic Dialog on Experimental Use and Research Tools, 48 The Intellectual Property Law Review 195(2008).CPC第26條第1款、第3款對專利發明的間接使用進行了限制，規制第三方當事人在實驗使用預備階段的參與：共同體專利也應該賦予專利所有人防止任何第三方當事人在未經其同意的情況下，在締約國領域范圍內，向無權利用發明專利的其他任何人，提供或許諾提供與發明的特殊成分相關并用以實現該發明效果的手段或工具，尤其當第三方當事人明知或應知這些手段或工具適合并旨在實現發明專利效果時。其中，實驗者不屬于有權利用發明專利的當事人。與之類似，德國《專利法》第10條第1款、第3款及英國《專利法》第60條第2款、第6款均規定了間接使用禁止條款。④具體法條可參見《十二國專利法》翻譯組譯：《十二國專利法》，清華大學出版社2013年版，第129、575-576頁。此規定的立法目的在于，不應該允許第三方當事人在專利有效期內以專利權人利益為代價，向實驗者提供發明而贏利。

針對我國實驗使用例外制度存在的上述問題，提出以下建議：第一，刪除“專為”一詞，只要科學研究和實驗是使用專利例外的主要目的即可；第二，將“對專利技術方案本身進行科學研究實驗”的內容直接納入我國專利法中，同時為與其他國家相協調，統一規定為“與發明主題相關的科學研究和實驗”；第三，對“與發明主題相關的”的實驗使用行為進行非排他性的細化，以增強法律的確定性與指導性，同時將《TRIPS協定》第30條標準作為實驗例外適用的兜底原則；第四，明確“使用有關專利”的行為不包括第三方當事人的提供行為。

綜上，可以將我國《專利法》第69條第4項修改為：出于科學研究和實驗目的做出的、與發明主題相關的專利使用行為，只要不與專利的正常利用相沖突，造成專利權人合理利益的不當損害，不構成專利侵權。

As a consideration of public interest， experimental use exception principle is of great importance，which can both prevent patent rights inhibiting subsequent research and realize a more effective patent disclosure，Although we have already established this principle as early as the fi rst patent law in 1984， the provision is too abstract and rigorous， which is not conductive to give full play to its advantages and values. By analyzing the pros and cons of international treaty and the relevant provisions of USA and Europe， and based on our situation，it is necessary for us to introduce “relating to the subject matter of the invention” to the patent law served as a limited threshold of scientif i c research and experiments， and treat Article 30 of the TRIPS as s fallback standard of whether or not applying to experimental use principle.

experimental use exception； subsequent research； patent disclosure； experiment subject

王淑君，西南政法大學民商法學院博士研究生

本文系西南政法大學校級項目“知識產權劫持研究”（項目編號：2014XZQN-20）、重慶市社科規劃博士項目“知識產權蟑螂問題研究”（項目編號：2014BS046）的研究成果。