發(fā)明初審階段中敏感問題的審查標準研究

曲 燕 朱 驥

發(fā)明初審階段中敏感問題的審查標準研究

曲 燕 朱 驥

為保障專利申請文件的出版公布質(zhì)量，針對發(fā)明初審階段中遇到的妨害公共利益或侵犯他人合法權益等不宜公布的敏感信息等問題，深入解讀相關法條及法條背后的立法目的、不同法條之間的關系與差異，梳理法條的適用規(guī)則，提出符合立法目的的審查策略；為貫徹法律精神，增強立法的有效性以真正實現(xiàn)依法行政，提出相關法規(guī)修改及出版公布方式的建議。

發(fā)明初審 公布質(zhì)量 敏感問題 審查標準 立法目的 修法建議

國家知識產(chǎn)權戰(zhàn)略實施以來，我國專利申請量保持持續(xù)快速增長態(tài)勢。然而在申請量快速增長的背后，隨著時代的發(fā)展也出現(xiàn)一些問題，比如在專利申請文件的撰寫內(nèi)容中涉及一些敏感問題，具體體現(xiàn)在：1.違反法律、行政法規(guī)或國家規(guī)定禁止的、可能妨害公共利益或違反公共道德的內(nèi)容，如擾亂公共秩序、影響國家形象、妨害人身健康及安全的內(nèi)容等；2.涉嫌侵犯他人合法權益，如肖像權、名譽權及隱私權等。這些問題雖然體現(xiàn)的是少數(shù)和局部現(xiàn)象，但若在社會上公布，會使公眾對相關專利的合法性產(chǎn)生質(zhì)疑，影響專利的嚴肅性和權威性，削弱專利制度的公信力，并可能造成不良的社會影響。因此，專利申請文件出版公布的審核責任重大。

發(fā)明專利申請的初步審查（以下簡稱發(fā)明初審或初審）是發(fā)明專利申請受理之后、公布之前的一個必要程序。①國家知識產(chǎn)權局：《專利審查指南2010》，知識產(chǎn)權出版社2010年版，第一部分第一章第1節(jié)，第11頁。在初審階段，有必要加強對敏感問題的篩查及處理，以提高申請文件出版公布質(zhì)量，為后一流程——實質(zhì)審查工作打下良好的審查基礎。

結合敏感案件中存在的焦點及難點問題，本文擬通過對相關法律條款的深入解讀，深入探討不同情形下實現(xiàn)立法本意的法律適用規(guī)則及修法建議，以完善相關法規(guī)，促進審查標準執(zhí)行一致。

一、問題的提出

（一）典型案例

1.申請涉及違反法律、妨害公共利益的技術方案的內(nèi)容

案例1涉及利用錢幣的性能對產(chǎn)品進行標識的方法，其中涉及將錢幣放在產(chǎn)品的包裝內(nèi)。在說明書附圖中記載有發(fā)明所使用的10元人民幣的圖像。

根據(jù)《銀行法》及《人民幣管理條例》的相關規(guī)定②《銀行法》第19條規(guī)定：禁止在宣傳品、出版物或者其他商品上非法使用人民幣圖樣。《人民幣管理條例》第25條規(guī)定：禁止非法買賣流通人民幣；該管理條例第26條規(guī)定：經(jīng)營流通人民幣，應當經(jīng)中國人民銀行批準。，案例1實質(zhì)上涉及一種非法買賣流通人民幣的行為，屬于人民幣的變相濫用，會擾亂正常的金融秩序，妨害公共利益。因此，案例1中涉及人民幣的技術方案違反相關法律、妨害公共利益。

2.申請涉及違反法律、妨害公共利益，但不屬于技術方案的內(nèi)容

案例2涉及一種掃描圖像的裝置及方法。在說明書具體實施方式中涉及用該裝置掃描國徽圖像，并在說明書附圖中展示了用該發(fā)明裝置和現(xiàn)有裝置分別掃描國徽的清晰度對比示意圖。相比于現(xiàn)有裝置的示意圖，用該裝置掃描的國徽圖像更為清晰。

國徽是國家權力的標志，代表國家的最高尊嚴，是公共利益中國家利益的體現(xiàn)。根據(jù)《國徽法》的相關規(guī)定③《國徽法》第7條規(guī)定：下列文書、出版物等應當印有國徽圖案：（一）全國人民代表大會常務委員會、中華人民共和國主席和國務院頒發(fā)的榮譽證書、任命書、外交文書；（二）中華人民共和國主席、全國人民代表大會常務委員會委員長、國務院總理、中央軍事委員會主席、最高人民法院院長和最高人民檢察院檢察長以職務名義對外使用的信封、信箋、請柬等；（三）全國人民代表大會常務委員會公報、國務院公報、最高人民法院公報和最高人民檢察院公報的封面；（四）國家出版的法律、法規(guī)正式版本的封面；第9條規(guī)定，在本法規(guī)定的范圍以外需要懸掛國徽或者使用國徽圖案的，由全國人民代表大會常務委員會辦公廳或者國務院辦公廳會同有關主管部門規(guī)定。，使用國徽圖案有嚴格的限制，需要遵守有關主管部門的規(guī)定。一般只有在政府頒發(fā)的證書、文書及公報中加印國徽，其他出版物中不能隨意加以使用。可見，該申請可能涉及影響國家利益的信息。然而，另一方面，在案例2中，國徽不是該發(fā)明裝置的組成結構，也不是該發(fā)明方法產(chǎn)生的效果，而僅僅是利用其圖像對比，幫助該領域技術人員更直觀、更形象地理解發(fā)明技術方案帶來的效果。

3.申請包含涉嫌侵犯他人合法權益，但不屬于技術方案的內(nèi)容

案例3涉及一種文字及圖片標引的方法。說明書附圖中展示如何實施該發(fā)明，其中一幅圖為使用該發(fā)明的方法標引的圖片，其來源于某網(wǎng)站的網(wǎng)頁截圖，其中含有詆毀某明星的文字描述及被歪曲的個人照片。根據(jù)《民法通則》第100條、第101條的規(guī)定，所述圖片涉嫌侵犯該明星的肖像權④《民法通則》第100 條規(guī)定：【肖像權】公民享有肖像權，未經(jīng)本人同意，不得以營利為目的使用公民的肖像。及名譽權⑤《民法通則》第101條規(guī)定：【名譽權】公民、法人享有名譽權，公民的人格尊嚴受法律保護，禁止用侮辱、誹謗等方式損害公民、法人的名譽。。不過，同樣的，所述圖片不是該發(fā)明方法的技術特征，而是實施該發(fā)明的載體，換言之，用來幫助理解如何實施該發(fā)明的方法。

（二）問題分析

案例1—3均包括不符合國家相關法律規(guī)定的附圖，但彼此之間還是有區(qū)別的。案例1屬于發(fā)明創(chuàng)造明顯違反相關法律、妨害公共利益的情形，而案例2和案例3雖然明顯妨害公共利益或者侵犯他人合法權益，但其附圖僅為了幫助理解發(fā)明，解釋發(fā)明創(chuàng)造如何實施。

在發(fā)明初審階段，明顯侵犯他人合法權益的內(nèi)容、明顯妨害公共利益的標識信息及其他不適宜公開的敏感信息大多出現(xiàn)在說明書，尤其是說明書附圖中。由于圖片比較醒目，能夠在最短時間內(nèi)展示技術效果，且獲取信息時費力較小，因此，在瀏覽專利申請文件時，公眾很容易最先注意到說明書附圖。此時，敏感信息最容易被關注，也容易造成不良影響。

然而，雖然這些敏感信息不適宜公布，但在很多案例情形下不屬于技術方案本身的內(nèi)容，也不屬于發(fā)明直接產(chǎn)生的結果，其僅是作為輔助信息，用來幫助理解發(fā)明的技術方案。那么，此類情形下是否屬于《專利法》第5條第1款規(guī)定的“違反法律、社會公德和妨害公共利益的發(fā)明創(chuàng)造”，目前爭議較大，相關法律依據(jù)并不明確。為維護專利審查工作的公信力，審查員有必要對專利申請文件中的敏感信息進行嚴格審查。因此，應加強對相關審查規(guī)則的法理研究，統(tǒng)一審查標準。

二、相關法規(guī)研究

（一）對《專利法》第5條及其《細則》第10條的解讀

根據(jù)《專利法》第5條第1款及專利審查指南（以下簡稱“指南”）第二部分第一章第3.1節(jié)的相關規(guī)定，《專利法》第5條第1款強調(diào)的是，發(fā)明創(chuàng)造本身或者發(fā)明創(chuàng)造的使用、制造不能違反法律、社會公德或者妨害公共利益。

根據(jù)《專利法實施細則》（以下簡稱《細則》）第10條的規(guī)定，專利法第5條所稱違反法律的發(fā)明創(chuàng)造，不包括僅其實施為法律所禁止的發(fā)明創(chuàng)造。

可見，《專利法》第5條中“違反法律”的立法本意是，排除 “發(fā)明創(chuàng)造的直接目的或其本質(zhì)上為我國法律明文禁止或者與我國法律相違背”的專利申請，其僅實施為法律所禁止的發(fā)明創(chuàng)造不包含在內(nèi)。也就是說，判斷一項發(fā)明創(chuàng)造是否違反法律、社會公德，或妨害公共利益，前提是以發(fā)明創(chuàng)造本身（包括發(fā)明目的、技術方案及技術效果）及直接帶來的結果出發(fā)。

（二）對《細則》第17條的解讀

由于不適宜公開的敏感信息大多出現(xiàn)在說明書尤其說明書附圖中。與說明書撰寫問題相關的法律條款僅涉及《細則》第17條第3款。但是該條款只規(guī)定說明書應當用詞規(guī)范、語句清楚。

對于規(guī)范，辭海的解釋是標準、范式；合乎標準的。對標準的解釋，為衡量事物的準則，引申為榜樣、規(guī)范⑥夏征農(nóng)、陳至立著：《辭海》，上海辭書出版社2010年第六版縮印本，第0123、0651頁。。規(guī)范，是人們從事某種活動時所形成并被長期的實踐證明是合理的以及必要的規(guī)則和標準，也可以理解為“約定俗成或明文規(guī)定的標準”。⑦張積玉：《編輯規(guī)范綜論》，載四川大學學報（哲學社會科學版）2003年第5期，第121頁。

按照指南的相關規(guī)定⑧《專利審查指南》第一部分第一章第7.7節(jié)“根據(jù)專利法實施細則第十七條的審查”中規(guī)定：在說明書中，不得使用與技術無關的詞句，也不得使用商業(yè)性宣傳用語以及貶低或者誹謗他人或者他人產(chǎn)品的詞句。此外，根據(jù)《專利審查指南》第一部分第一章第8節(jié)的規(guī)定：審查員可以改正明顯的文字錯誤和標點符號錯誤，刪除明顯多余的信息。，“說明書應當用詞規(guī)范”可以理解為以下三個方面：1. 技術規(guī)范：說明書應當包含技術內(nèi)容，不得使用與技術內(nèi)容無關的詞句；2. 法律規(guī)范：說明書的用詞應當符合法律法規(guī)的要求，不得使用貶低或者誹謗他人或者他人產(chǎn)品的詞句；3.語言規(guī)范：語言文字表述應當規(guī)范，符合語法和修辭規(guī)范，不應出現(xiàn)文字和標點符號等語言表述錯誤。

說明書的內(nèi)容是否清楚規(guī)范是發(fā)明初審的重要組成部分之一。從立法本意上講，《細則》中增加該條款的內(nèi)容，是為初審提供必要的法律依據(jù)，以保障公布的申請文件的質(zhì)量。⑨國家知識產(chǎn)權局條法司：《專利法實施細則第二次修改導讀》，知識產(chǎn)權出版社2001年版，第21頁。其中規(guī)定：是否符合《專利法》第26條第3款的規(guī)定屬于實質(zhì)審查的范圍，在對發(fā)明專利的初步審查過程中不能引用該款規(guī)定，這導致在初步審查過程中無法要求申請人改正說明書中存在的諸如不清楚之類的缺陷，不能有效地確保十八個月后公布的發(fā)明專利申請說明書的質(zhì)量。為了解決上述問題，在本條第三款中增加規(guī)定，“發(fā)明或者實用新型說明書應當用詞規(guī)范，語句清楚……”結合本條對專利法實施細則第44條的修改，不符合上述規(guī)定是初步審查過程中駁回發(fā)明專利申請的理由之一。

三、現(xiàn)階段法律適用標準

（一）對《細則》第17條作擴展理解

專利申請文件的公布、授權或無效宣告等重要信息是通過《專利公報》作為刊物媒介對公眾公開發(fā)表的。《專利公報》屬于國家知識產(chǎn)權局發(fā)行的全國范圍內(nèi)的公開出版物，社會影響力是非常大的，那么也應當滿足一般公開出版物的出版要求。

根據(jù)《憲法》第51條的規(guī)定，公民在行使自由和權利的時候，不得損害國家的、社會的、集體的利益以及其他公民的合法的自由和權利。

根據(jù)《出版管理條例》（2011年修訂國務院令第594號），出版活動應當將社會效益放在首位，其中第25條規(guī)定，任何出版物不得含有法律、行政法規(guī)和國家規(guī)定禁止的內(nèi)容。⑩《出版管理條例》（2011年修訂國務院令第594號）第25條規(guī)定：任何出版物不得含有以下內(nèi)容：（一）反對憲法確定的基本原則的；（二）危害國家統(tǒng)一、主權和領土完整的；（三）泄露國家秘密、危害國家安全或者損害國家榮譽和利益的；（四）煽動民族仇恨、民族歧視，破壞民族團結，或者侵害民族風俗、習慣的；（五）宣揚邪教、迷信的；（六）擾亂社會秩序，破壞社會穩(wěn)定的；（七）宣揚淫穢、賭博、暴力或者教唆犯罪的；（八）侮辱或者誹謗他人，侵害他人合法權益的；（九）危害社會公德或者民族優(yōu)秀文化傳統(tǒng)的；（十）有法律、行政法規(guī)和國家規(guī)定禁止的其他內(nèi)容的。

由此，擴展理解，為滿足出版公布的要求，對于《細則》第17條第3款規(guī)定的說明書“用詞規(guī)范”中的法律規(guī)范，其應當滿足《出版管理條例》第25條的規(guī)定，即用詞應當符合法律法規(guī)和政策文件的要求，比如申請文件中不應當記載有違反國家法律、社會公德或妨害公共利益的內(nèi)容；不應當存在侮辱或者誹謗他人、侵害他人合法權益等違反《民法通則》規(guī)定的民事權利的問題等。

（二）《專利法》第5條與《細則》第17條的適用規(guī)則

第一，當發(fā)明創(chuàng)造本身或者其使用、制造違反法律、社會公德或者妨害公共利益，適用《專利法》第5條。

根據(jù)如上對《專利法》第5條第1款的分析，判斷一項發(fā)明創(chuàng)造是否違反國家法律、社會公德，或妨害公共利益是從發(fā)明創(chuàng)造本身出發(fā)。由此，針對案例1，當說明書附圖中出現(xiàn)人民幣的圖樣，且發(fā)明創(chuàng)造本身涉及濫用人民幣時，由于其發(fā)明創(chuàng)造本身明顯違反相關法律，妨害公共利益，因此可以適用《專利法》第5條第1款。

第二，當申請涉及不屬于技術方案本身的敏感信息時，適用《細則》第17條。

在發(fā)明初審中，根據(jù)上述《出版管理條例》，為滿足出版公布的要求，說明書用詞“法律規(guī)范”的解釋應包括，為保證公布質(zhì)量，說明書中不應當含有法律、行政法規(guī)和國家規(guī)定禁止的內(nèi)容，如違反法律、社會公德和妨害公共利益的表述，不得含有侮辱或者誹謗他人、侵害他人合法權益的內(nèi)容等。

此外，根據(jù)指南第二部分第八章第5.2.1節(jié)的規(guī)定，原說明書和權利要求書記載的范圍包括原說明書和權利要求書文字記載的內(nèi)容和根據(jù)原說明書和權利要求書文字記載的內(nèi)容以及說明書附圖能直接地、毫無疑義地確定的內(nèi)容。由此可見，說明書附圖在某種意義上可以理解為說明書的一部分。

因此，針對如上案例2和案例3，當附圖僅是展示技術效果所用的載體或媒介，而不是技術方案的特征，但又涉及明顯違反法律、妨害公共利益或侵犯他人合法權益時，可以認為屬于國家相關規(guī)定所禁止的不適宜公布的附圖，屬于說明書內(nèi)容不規(guī)范的情形，可以適用《細則》第17條第3款，發(fā)出審查意見，要求申請人修改。

四、明確標準的法規(guī)修改建議

在實際審查中，審查員在指出涉及敏感的、不宜公布的附圖時，雖然可以引用《細則》第17條第3款，但該條款畢竟主要針對的是說明書文字內(nèi)容的規(guī)范性問題。事實上，專利法中與說明書附圖撰寫直接相關的條款是《細則》第18條第3款，但其僅規(guī)定，附圖中除必需的詞語外，不應當含有其他注釋。實際上在審查中，針對含敏感信息的附圖并沒有明確的、直接可依據(jù)的法條。因此，需要確定更為適合的法律依據(jù)。

（一）EPO相關規(guī)定

《歐洲專利公約》第53條第（a）項規(guī)定，對發(fā)明的公布和利用違反“公共秩序”或道德的，假如發(fā)明的利用并不僅僅因為某些締約國的法律或法規(guī)禁止使用，而被認為違反公共秩序或道德的話，不授予歐洲專利。該條款相當于我國《專利法》第5條第1款。

相應地，根據(jù)《歐洲專利公約實施細則》第48條第1款（a）項的規(guī)定，違反公共秩序和良好習俗的內(nèi)容和附圖為禁止申請的內(nèi)容。

根據(jù)《歐洲專利公約實施細則》第48條第1款（a）項的規(guī)定，受理部門（the Receiving Section）可以檢查說明書、權利要求書和附圖，以確保申請不包含如下述禁止的主題：煽動暴力或違反公共秩序、種族、宗教的或類似的歧視性宣傳、或犯罪行為和淫穢內(nèi)容的行為的語句。這些內(nèi)容在出版公布時可以被刪除。當然，公開的專利申請應當指明被刪除的文字或附圖的位置和數(shù)目，同時通知申請人被刪除的內(nèi)容。

可見，歐洲專利局的做法是，當在初審階段發(fā)現(xiàn)不適宜公開的內(nèi)容時，不是援引與專利法保護客體相關的《歐洲專利公約》第53條第（a）項的規(guī)定，而是根據(jù)《歐洲專利公約實施條例》第48條第1款（a）項的規(guī)定，在專利申請公布時將相關內(nèi)容刪除。這樣既可以防止這些內(nèi)容的公開，同時也可以將這種修改是否超范圍的判斷留待后續(xù)審查解決。

（二）法規(guī)修改建議

結合我國專利法及細則，以及專利審查指南相關規(guī)定，本文認為，有三種解決方案，一種是參照歐洲專利局的做法，修改《細則》相關規(guī)定；二是為了保持法律穩(wěn)定性，細化專利審查指南中的相關解釋；三是修改出版公布方式，保證前后審查的協(xié)調(diào)性。

1.《細則》修改建議

修改細則相關規(guī)定，可以進一步明確相關法律依據(jù)。修改方案可以包括以下兩種：

方案1：（1）將《細則》第17條第3款所述“發(fā)明或者實用新型說明書應當用詞規(guī)范……也不得使用商業(yè)性宣傳用語”修改為“發(fā)明或者實用新型說明書應當用詞規(guī)范……也不得使用商業(yè)性宣傳用語，以及不應當含有明顯妨害公共利益或侵犯他人合法權益的詞句”；（2）將《細則》第18條第3款所述“附圖中除必需的詞語外，不應當含有其他注釋”修改為“附圖中除必需的詞語外，不應當含有其他注釋，及明顯妨害公共利益或侵犯他人合法權益的附圖”。

方案2：在《細則》第16條與第17條之間增加1條內(nèi)容“專利申請不應當包含明顯妨害公共利益或侵犯他人合法權益的詞句或附圖”。

兩個方案相比，方案1修改相關條款，改動相對較小；方案2增加相關條款，改動相對簡明。此外，其中僅提到妨害公共利益，而未涉及違反法律或社會公德的緣由是為了使法條表述更為簡要。《中國專利法詳解》①尹新天著：《中國專利法詳解》，知識產(chǎn)權出版社2011年版，第48、52頁。認為制定所有法律的最終目的都在于維護公眾的正當權益，約束各種行為符合公眾普遍接受的社會公德。對違反法律、社會公德或者妨害公共利益的發(fā)明創(chuàng)造不授予專利權，其出發(fā)點是維護國家和人民的根本利益。可見，違反法律、社會公德或者妨害公共利益都可以歸結為妨害公共利益。

2.指南修改建議

修改指南的目的在于，對《細則》第17條第3款所述的“用詞規(guī)范”作進一步明確的解釋說明。比如，針對指南第一部分第一章第7.7節(jié)的內(nèi)容“在說明書中，不得使用與技術無關的詞句，也不得使用商業(yè)性宣傳用語以及貶低或者誹謗他人或者他人產(chǎn)品的詞句，但客觀地指出背景技術所存在的技術問題不應當認為是貶低行為”，將其修改為“在說明書（包括附圖）中，不得使用與技術無關的詞句如明顯妨害公共利益或侵犯他人合法權益的內(nèi)容，也不得使用商業(yè)性宣傳用語。其中，侵犯他人合法權益的內(nèi)容包括貶低或者誹謗他人或者他人產(chǎn)品的詞句或附圖，但客觀地指出背景技術所存在的技術問題不應當認為是貶低行為”。進一步地，可以對“他人合法權益”解釋為“他人肖像權、名譽權、隱私權等”。

由于說明書附圖在某種意義上也可以理解為說明書的一部分，說明書要求“用詞規(guī)范”，那么說明書附圖也應當引用規(guī)范，不應局限于其字面意思“詞語、詞句”，亦應包含同樣屬于說明書內(nèi)容的“圖片”，因此，在上述修改中將說明書附圖一并包含在說明書中，這樣的修改既符合法理，也比較簡單。

3.出版公布方式建議

當專利申請文件中涉及明顯妨害公共利益或侵犯他人合法權益的敏感信息與技術內(nèi)容緊密相連時，若審查員要求申請人刪除相關內(nèi)容，則不好把握修改是否超范圍，那么此時可以參照歐洲專利局的做法，審查員可以在審查系統(tǒng)內(nèi)保留一份原始申請文件，僅在專利申請公布時將相關敏感信息刪除，同時通知申請人被刪除的文字或附圖以及具體位置，這樣既可以防止這些內(nèi)容的公開造成不良社會影響，也可以將修改超范圍的判斷留待實審解決，以利于申請人的修改。

小 結

國家知識產(chǎn)權局對專利申請文件的初步審查是專利法賦予的法律責任。審查員有責任和義務對專利申請文件進行全面審慎的審查。為避免申請文件中存在的敏感問題造成不良社會影響，專利申請的初步審查階段應加強對敏感案件的排查力度，將明顯不符合《專利法》第5條第1款規(guī)定的專利申請攔截在初審階段，這樣既便于申請人提交符合專利法規(guī)定的新申請，也可以節(jié)省實審資源。如果發(fā)明目的或發(fā)明直接帶來的結果并無妨害公共利益的可能性，僅是申請文件記載有妨害公共利益或侵犯他人合法權益的敏感信息時，從立法本意的角度，現(xiàn)階段應當以內(nèi)容“不規(guī)范”為由提出審查意見，要求申請人修改，以盡快符合出版公布的要求，體現(xiàn)專利法鼓勵發(fā)明創(chuàng)造的宗旨。但要想從根本上解決問題，本文認為，應修改細則或指南相關規(guī)定，進一步明確審查依據(jù)，增強立法的有效性。

For the quality assurance of the publication of patent application documents， it is suggested examination strategies in preliminary examination on invention against sensitive information which should not be released due to the fact of infringement to public interest or legal rights of others. The strategies are based on depth interpretation of relevant articles and their legislative purpose， application rules and relations and difference between different articles. And it is advised on modification of relevant articles and way for publication to implement the spirit of the law， and enhance the effectiveness of legislation in order to truly achieve law-based administration.

preliminary examination on invention； quality assurance of publication； sensitive issues；examination criteria； legislative purpose； advise of law modif i cation

曲燕，國家知識產(chǎn)權局專利局專利審查協(xié)作北京中心初審部發(fā)明初審一室主任，副研究員

朱驥，國家知識產(chǎn)權局專利局專利審查協(xié)作北京中心初審部主任