美國規制濫用知識產權行為保全的經驗借鑒

劉 晶

美國規制濫用知識產權行為保全的經驗借鑒

劉 晶

我國知識產權行為保全的制度設計存在漏洞，比如實體審查標準過低、被申請人缺乏程序參與權、擔保數額僅限于填平直接損失，以及被申請人對錯誤保全缺乏救濟能力等，這些漏洞易滋生申請人的權利濫用現象。美國禁令適用的正當程序原則、衡平原則以及錯誤禁令的懲罰性賠償機制為我國規制知識產權權利濫用提供了有益借鑒。我國在知識產權行為保全的法律制度中應當增加利益衡平、正當程序原則以及懲罰性賠償機制來制約權利濫用。

知識產權 行為保全 權利濫用 法律規制

2012年8月31日，第十一屆全國人民代表大會常務委員會第二十八次會議在我國原《民事訴訟法》第九章增加了“行為保全”制度。根據新法第100條的規定，行為保全即指在民商事糾紛中，案件審結前或者訴訟開始前，為了避免當事人持續原有的侵權行為或者即將造成當事人的其他損害，人民法院責令有侵權之嫌的當事人做出一定的行為或者禁止其做出一定行為的保全措施。①在新《民事訴訟法》沒有提出行為保全這個概念之前，相同的制度已經在知識產權糾紛的解決中實踐若干年，該制度被稱為臨時禁令。我國2001年7月施行的《專利法》第61條、2001年10月施行的《著作權法》第49條以及2001年12月施行的《商標法》第57條均對臨時禁令做出內容幾乎完全相同的規定，該制度在《TRIPs協定》第50條被稱為臨時性措施。就知識產權案件而言，行為保全已經和財產保全、證據保全一起構成其獨特的訴前保全制度。但是，由于我國知識產權及相關立法關于這方面的規定還較為簡單和抽象，缺乏明確的適用標準、公正的程序運作和救濟機制②比如我國行為保全的審查標準就不明確，到底是申請人“勝訴的可能性”還是“表面上、形式上有侵權行為正在或者準備發生的證據”？實務運作中被告人無聽證權以及缺乏錯誤保全的懲罰性賠償機制。，導致申請人違法成本較低，實踐中一些投機者常借此進行知識產權敲詐，牟取非法利益。雖然這些投機者提出申請時需要提供擔保，但是這些擔保往往只限于彌補被申請人的直接損失，相當多被申請人的商品聲譽、商業信譽、商業秘密或者創新成果的無形貶值損失根本無法估量，甚至有的企業從此可能會失去發展空間，一蹶不振。

一、我國知識產權行為保全的法律漏洞

（一）實體審查條件不明，為權利濫用提供了可能

關于行為保全措施的實體審查條件，我國新《民事訴訟法》第100條規定，“因當事人的行為造成當事人其他損害。”該規定非常粗陋，在審判中根本無法操作。相較而言，我國專利法、商標法以及著作權法等相關法律對其表述較為詳細，將實體審查條件分解為“有證據證明他人正在實施或者即將實施侵犯知識產權的行為”以及“如不及時制止將會使申請人的合法權益受到難以彌補的損害”。前者即我國知識產權領域通常所說的“即發侵權”③吳漢東著：《知識產權法學》，北京大學出版社2002年版，第290頁。；后者強調的是侵權的情勢緊迫。但是，無論是“即發侵權”還是“難以彌補的損害”的標準，司法實踐無統一明確的認識，理論界也是各抒己見。比如前者的判斷標準到底是看主觀的侵權意圖④吳東燕：《主觀侵權：傳統侵權行為概念的新突破——自即發侵權現象角度德一種分析》，鄭州大學2007年碩士學位論文，第31頁。還是看客觀的準備行為⑤黃自強：《即發侵權若干問題的探討》，載《特區經濟》2008年第5期，第229頁。？甚至有學者從其英文解析Imminent Infringement獲得靈感，認為即發侵權的認定要求行為要有進入（in）他人的圈子（fringe），即只要有了侵入的事實即可確定；⑥鄭成思：《中國侵權法理論的誤區》，載《人民司法》2000年第10期，第15頁。后者所指的“難以彌補的損害” 除了包括直接的物質損失，是否還包括無形的財產損失？比如被申請人的商品聲譽下降、商業秘密公開等無形的財產損害等。另外，我國法律規定行為保全必須在48小時內作出，這么短的時間內要求法官對上述審查條件做出大致的判斷還是有相當大的難度的。鑒此，實踐中法官往往只能對行為保全的實體條件作形式上的審查，這種較低的審查標準一開始就為申請人濫用權利創造了機會。

（二）被申請人沒有參與權，在行為保全程序中處于劣勢

縱觀我國知識產權行為保全立法及司法解釋，行為保全的啟動都是由被侵權人單方申請及提供證據，必要時人民法院可以依職權啟動，面對所謂的“被侵權人”，被申請人往往束手無策，缺乏直接應對的機會。⑦目前，我國僅有最高人民法院2001年7月1日施行的《關于對訴前停止侵犯專利權行為適用法律問題的若干規定》第9條規定人民法院對于一些需要核對有關事實的案件，可以傳喚單方或者雙方當事人進行詢問，然后及時做出裁定。但是，這種詢問僅僅就是一種法官了解情況的問話而已，完全缺乏程序法所要求的當事人證據展示、平等質證的要素。保全程序應當賦予當事人雙方平等的參與機會和對等的防御手段，尤其是賦予被申請人聽證的機會。否則，則違背了正當程序的理念，為申請人打擊競爭對手創造條件，進而失去司法的公正性。

（三）擔保限于填平直接損失，申請人違法成本較低

根據我國知識產權行為保全的法律規定，申請人申請行為保全的，必須提供擔保。但是，我國法律對該擔保形式以及擔保數額均沒有明確的規定。實踐中，申請人提供的往往是財物擔保，擔保數額一般也僅限于填平直接物質損失，不包括商品聲譽、商業信譽等無形損失，然而這些無形損失卻往往是致命的。如此，申請人違法成本相對較低，易滋生惡意保全現象。

（四）針對錯誤的行為保全，被申請人缺乏救濟能力

根據我國知識產權和民事程序法，如果當事人對保全裁定不服，可以申請復議。實踐中，復議的裁斷者往往是之前作出裁定的法院的同一審判組織，因此，復議無法避免流于形式的嫌疑，實際效果也難以保證，況且復議的裁決期限也不明確。另外，被申請人如果對復議結果有異議，并不能到上一級法院提起上訴。雖然，如果申請人敗訴，被申請人可以另行起訴，要求申請人賠償損失，但是這往往又面臨著重新增加訴訟成本和耗費訴訟時間的問題，此外，被申請人舉證損失數額也非常困難，對其來說并不效益。

二、美國規制知識產權行為保全濫用的經驗

（一）科學規范的禁令銜接程序

美國的禁令分為臨時禁令（temporary injunction）、預先禁令（preliminary injunction）和永久禁令（permanent injunction），三種禁令的適用時間依次為訴訟前、訴訟中和判決后。在美國，各種禁令制度的操作程序非常完整和公正，環環相扣，以此來保障被申請人的利益，防止禁令濫用。具體運作如下：首先，臨時禁令要通知對方當事人。一般情況下，臨時禁令以口頭或者書面形式作出，并且要通知對方當事人。根據美國《聯邦民事訴訟規則》第65條第2款的規定，除非臨時禁令情況非常緊急，為了及時避免損害，來不及通知對方當事人或者申請人的律師能夠書面證明其確實作過通知對方的努力，否則一定要通知對方當事人。即使存在上述客觀理由確實不能通知，也要在禁令做出之后2日內通知對方當事人，否則對方當事人可請求法院變更或者撤銷禁令⑧白綠鉉、卞建林著：《美國聯邦民事訴訟規則證據規則》，中國法制出版社1999年版，第103頁。。其次，臨時禁令生效時間短，需要預先禁令的進一步聽證。由于臨時禁令只對申請人的單方證據進行審查，申請人只需要證明存在即時侵權造成不可挽回的損失的可能性即可，審查的起點較低，故而其效力僅有10日。10日之后，申請人必須向法院申請預先禁令。如果該當事人不申請，法院應撤銷臨時禁令。美國民事訴訟法設立預先禁令的目的就在于對臨時禁令做進一步的審查，以保證臨時禁令確實有必要并且公正。法院的預先禁令作出之前，必須通知對方當事人進行聽證程序。在聽證程序中，當事人雙方可以對禁令的適用進行充分辯論。再次，預先禁令的效力還有待于終局禁令的確認。終局禁令是在案件經過法庭調查和辯論，原被告雙方的權利義務關系被依法確定的情況下發布的，往往是生效判決的主要內容，對原告和被告營業和從業都有重大影響，甚至會觸及自由競爭的市場秩序，因此法院在考慮是否簽發終局禁令時更為慎重。終局禁令的長短應當限定在保護原告免受侵權損害和消除被告因侵權所得到的任何經濟優勢所必要的限度內。⑨彭學龍：《美國商業秘密法中的禁令救濟》，載《知識產權》2004年第4期，第58頁。第四，對于法院作出的臨時禁令、預先禁令和終局禁令的判決，當事人如果不服都可以通過上訴來獲得救濟。

（二）裁判時的利益衡平原則

在美國，由于臨時禁令僅僅是在判決確定前的提前介入機制，是在案件還未進行充分的法庭調查和質證的情況下作出的，將會對被申請人的行為造成極大的限制，進而可能會損害其未來的可得利益，故而美國賦予法官自由裁量權，由其根據案件的實際需要裁定。⑩參見齊樹潔主編：《英國民事司法改革》，北京大學出版社2004年版，第382頁。具體來說，法官在做出該決定時都會對原被告雙方的情況乃至公共利益進行綜合衡量。最早的判例見于在1904年的Madison v. Ducktown Sulphur，Copper & Iron Co一案。該案中，申請人申請關閉被申請人的工廠，理由是該工廠排出的煙給申請人的莊稼造成了每年1000萬美元的損失。法院則認為關閉該工廠將會對該地很重要的兩個礦產企業造成巨大損害進而造成小鎮人口減少，因此拒絕頒發禁令。①Madison v. Ducktown Sulphur，Copper & Iron Co，113 Tenn.331，83 S. W 658(1904).2001年的eBay Inc. v. MercExchange一案則更為廣泛地引發了美國知識產權界對于衡平標準的討論。②eBay Inc. v. MercExchange, L. L. C.，126 S. Ct. 1837 ( 2006).該案中，一審法院認定被告人構成侵權，但是認為不發布禁令，原告也不會遭受損失，只責令被告賠償已經足以實現對其的救濟。如果發布禁令，會引發原告、被告發生新的訴訟，產生新的經濟成本，并且會阻礙社會新科技成果合理的吸收和利用。原告此后上訴至聯邦巡回法院，二審法院推翻了一審法院的判決。③參見張玉瑞：《淺析專利侵權禁令的限制》（下），載《中國知識產權報》2010年2月26日第8版。但是，美國最高法院后來又撤銷了二審法院的判決，要求一審法院根據衡平法的原則重新審理。

（三）錯誤禁令的懲罰性賠償制度

禁令制度設立以來，美國司法部門充分肯定了設立錯誤禁令賠償制度的意義。美國第五巡回法院認為，就像是First-Citizens Bank & Trust Co. v. Camp案件中那樣，沒有損害賠償責任的預先禁令對無恥之徒具有強烈的吸引力。在這樣的環境下，由于無法防御的競爭，勝訴方必然會帶給另一方不可避免的沉重的訴訟成本。④First-Citizens Bank & Trust Co. v. Camp，432 F.2d 481（1973）.1937年的美國《賠償法案》第74條也規定：“除非要求賠償不公正，假如判決被推翻或者撤銷的話，一個人通過判決從別人身上獲利，被拿走財產的另一方當然要被賦予要求賠償的權利。”①See Restatement of Restitution Section(s) 74 (1937).況且，實際訴訟中擔保的財物往往不能充分彌補被申請人的損失，這是一個不爭的事實。特別是，當一項擔保由于申請人貧窮或者對抗政府部門違法行為而沒有實施時，或者僅擔保了一部分，這一部分少于實際造成的損害，受到錯誤懲罰的當事人一方一般無法實現自身的救濟。②Eugene J. Metzger and Michael E. Friedlander，Preliminary Injunction: Injury without Remedy，Business Lawyer (ABA), Vol. 29, Issue 3 (April 1974), pp. 919.于是，在實際的訴訟中，美國法院就出現了一些判處申請人賠償損失的案件。在Arkadelphia Milling Co. v. St. Louis S.W. Ry案件中，鐵路公司尋求預先禁令限制執行國家管理委員會的低利率政策。聯邦最高法院以賠償責任為依據，讓鐵路公司負責發貨人由于在禁令時期的高利率和隨后國家監督管理機構支持的低利率的整個差額的損失。法庭堅持認為：“在事情發生逆轉的情況下，限于錯誤判決或者命令執行的當事人有權恢復從他的對手手里失掉的東西。”③Arkadelphia Milling Co. v. St. Louis S.W. Ry，249 U.S. 134 (1919).類似地，在Mitchell v. Riegel Textile，Inc一案中，某些紡織廠獲得了預先禁令，以此對抗勞動部長的最低工資的決定，在訴訟懸而未決的情況下，付給了雇員較低的工資。哥倫比亞州的巡回上訴法庭，引用了不公正的斂財原則，認為紡織廠應該支付給雇員剩余的差額工資。④Mitchell v. Riegel Textile,Inc，259 F.2d 954 (D.C. Cir. 1958).

三、美國經驗的啟示

（一）在實體審查中引入利益衡平原則

我國知識產權行為保全的審查標準較低，如果借鑒美國經驗，賦予法官利益衡平的裁量權，將能夠制止申請人的濫施訴權的行為。具體來說，如果法官在作出保全裁定前，能夠對行為保全是否會給被告人、利害關系人以及公共利益帶來不成比例的損害進行考量，則行為保全裁定的作出一定能夠避免申請方的“保護陷阱”，實現司法公正，進而有利于整個社會的科技創新和資源合理利用。

（二）確保程序運作的公正性

透過美國的三重禁令銜接制度，可以看出，知識產權禁令在其國內幾乎不存在濫用的空間，這與其科學公正的程序設計不無關系。行為保權屬于程序法律規范，是由知識產權法所表達出來的一項訴訟救濟措施。⑤參見湯維建著：《民事訴訟法全面修改專題研究》，北京大學出版社2008年版，第293頁；肖建國：《論訴前停止侵權行為的法律性質——以訴前停止侵犯知識產權行為為中心的研究》，載《法商研究》2002年第4期，第7頁；劉晴輝：《正當程序視野下的訴前禁令制度》，載《清華法學》2008年第4期，第138頁。要減少我國濫用知識產權行為保全的現象發生，規范其運作程序是必不可少的一個環節。具體如下：1.設置聽證制度。在保全裁定作出之前，法院應當傳喚被申請人到庭，被申請人可以就保全問題與申請人進行充分的辯論和質證，并且提供己方的證據材料；2.完善復議制度。復議的法院最好是上級法院的知識產權審判庭，并且應當允許被申請人以書面或者口頭方式申辯并提交相關的證據資料，復議的時間不宜太長，7至10日較為合適；3.如果被申請人對復議決定不服，應當允許其向上一級法院提起上訴。當然，被申請人也可以不經復議程序而直接上訴。

（三）設立錯誤行為保全的懲罰性賠償制度

目前，我國社會上也存在著一些專門購買各種專利的公司，俗稱“專利訟棍”。在現代科學技術，特別是計算機領域，技術研發時可能會涉及到這些專利，被申請人一不小心就掉入對方的侵權陷阱，判處禁令往往會使其中止已經進行的研發工作，進而失去市場，損失巨大。因此，一些企業懼怕禁令而往往不得花費大量的時間和資金搜索權利邊界，增加社會創新成本。 如果像美國那樣在禁令救濟中引入責任規則，采用懲罰性賠償機制，則可以有效降低濫用知識產權的負面效應。被申請人可以向人民法院另行起訴請求賠償，也可以在申請人提起的侵權訴訟中請求賠償，法院可以合理地判令幾倍于正常擔保數額的罰金，唯有如此，才能增加申請人的權利濫用的機會成本。

The system design of intellectual property behavior preservation tends to breed right abuse in China， because there exists some legal loopholes such as low substance review criteria， lacking of defendants' participation right， inadequate amount of security which only can be compensated direct losses and lacking of relief ability of defendants facing improper preservation. American's practice provides us some reference such as the principle of due process and equitable principles in application of prohibition， punitive damages mechanism improper prohibition. In order to avoid abuse of behavior preservation in our intellectual property system， it is suggested to introduce the principle of interest equilibrium and due process and punitive damages mechanism.

IPR； behavior preservation； right abuse； legal regulation

劉晶，湖北大學政法與公共管理學院副教授，法學博士

本文系2012年國家社會科學基金青年項目《刑事程序法的功能研究》（編號12CFX044）的階段性成果。