期刊名稱作為未注冊商標的保護策略*

□文│劉明江

期刊名稱作為未注冊商標的保護策略*

□文│劉明江

期刊名稱具有商標的作用，在被他人搶先申請商標注冊時，可作為未注冊商標尋求商標法的保護，阻止他人的搶注行為。欲達此目的，期刊社要提供有針對性的證據證明，即期刊名稱具有商標的屬性，期刊名稱已經使用并有一定影響，搶注人采用不正當手段。

期刊名稱 未注冊商標 搶注

期刊名稱是聯系期刊與讀者的紐帶，具有商標的屬性，幫助讀者區分此期刊與彼期刊。有的期刊社具有較強的商標意識，將其出版的期刊的名稱申請商標注冊，擁有注冊商標專用權人的身份，可獲得商標法強有力的保護。然而，有的期刊社欠缺商標意識，未曾就其出版的期刊的名稱提出商標注冊申請，在遇到他人搶先將該期刊名稱申請商標注冊時，顯得手足無措，疲于應付。本文試圖闡釋期刊名稱作為未注冊商標的保護策略，為維權的期刊社提供借鑒。

一、洞悉商標法規定的保護條件

期刊名稱一頭連著期刊社，另一頭連著廣大讀者，在各種廣告宣傳活動中，期刊社往往把期刊名稱作為宣傳的重點，讀者也是憑借記憶中的期刊名稱檢索、訂閱中意的期刊。因此，期刊名稱一般具有商標的功能，指引讀者區分此期刊與彼期刊，未申請商標注冊的期刊名稱可被看作商標法上的未注冊商標。

商標法毫無疑問保護注冊商標，對于未注冊商標還是提供了一定程度的保護，只是保護力度遠不及注冊商標而已。不具有注冊商標身份的期刊名稱在滿足一定要求的情況下，可以作為未注冊商標獲得商標法的保護，借此阻止他人搶先申請商標注冊的企圖。

現行《商標法》第32條規定：“申請商標注冊不得損害他人現有的在先權利，也不得以不正當手段搶先注冊他人已經使用并有一定影響的商標。”此規定中的“不得以不正當手段搶先注冊他人已經使用并有一定影響的商標”就是不具有注冊商標身份的期刊名稱獲得商標法保護的法律依據。

此法律依據實際上涵蓋了期刊名稱獲得商標法保護的3個條件：期刊名稱具有商標的屬性，期刊名稱已經使用并有一定影響，搶注人采用不正當手段。因此，期刊社要拿出十分有力的證據，以期法院在上述3個方面做出有利于自己訴求的認定。

二、憑確鑿證據證明期刊名稱被搶注

鑒于作為未注冊商標的期刊名稱獲得商標法保護需要滿足一定條件，期刊社應當提出有針對性的證據加以證明，唯有如此方可大大提高勝訴幾率。

1.證明期刊名稱的商標屬性

對于期刊名稱商標屬性的證明，國務院新聞出版行政管理機關頒發的《期刊出版許可證》就是一件有力的證據。根據《期刊出版管理規定》第9條的規定，“有確定的、不與已有期刊重復的名稱”是創辦期刊、設立期刊出版單位應當具備的條件之一。經核準使用的期刊名稱具有唯一性，本來就具有區分此期刊與彼期刊的作用，因此天然地擁有商標的屬性。在這一點上，期刊社較易證明，法院往往也會做出有利于期刊社的認定。

“寵物世界”商標搶注的案件是一個較為典型的案例。2006年9月14日，自然人陳某向國家工商行政管理總局商標局（簡稱“商標局”）申請注冊“寵物世界Chongwushijie”商標（簡稱“爭議商標”），并于2009年12月28日獲準注冊，其核定使用商品為含有期刊的第16類商品。2010年9月20日，《寵物世界》雜志社針對爭議商標向國家工商行政管理總局商標評審委員會（簡稱“商評委”）提出商標爭議申請，請求商評委撤銷爭議商標在“期刊”商品上的注冊。2011年12月31日，商評委依據原《商標法》的相關規定，裁定爭議商標予以維持。《寵物世界》雜志社不服商評委裁定，將商評委起訴至北京市第一中級人法院（簡稱“北京一中院”）。2012年12月3日，北京一中院做出判決，撤銷商評委裁定，責令商評委重新做出裁定。

在這一案例中，《寵物世界》雜志社向商評委和北京一中院提交了《期刊出版許可證》復印件以及一些樣刊，商評委和北京一中院均認可了《寵物世界》刊名具有商標功能。

2.證明期刊名稱已經使用并有一定影響

對于期刊名稱作為商標已經使用并有一定影響的證明，把作為創刊號的那期期刊拿出來就足以證明期刊名稱使用的起始時間，出示每年度出版的樣刊可以證明期刊名稱持續使用的情況，不過要證明期刊名稱作為商標已有一定影響并非易事，但也不是無計可施。數據庫收錄證書、發行數量證明、期刊廣告宣傳材料、期刊獲獎證書等，都可以作為證據證明期刊在行業內的影響力，進而證明期刊名稱作為商標已經產生的影響。

在之后的行政訴訟中，除上述證據外，《寵物世界》雜志社還向北京一中院提交了如下證據：《寵物世界》雜志發行數據統計、通過北京報刊發行局銷售《寵物世界》雜志的進賬單、與他人簽訂的《廣告和發行代理合同》、《寵物世界》雜志部分樣刊、《寵物世界》雜志發布的廣告及客戶付款發票、《中國寵物大黃頁》中關于寵物媒體的介紹頁。基于這些證據，北京一中院認定，“寵物世界”系《寵物世界》雜志社在先使用并具有一定影響的商標。

3.證明搶注人采用了不正當手段

對于搶注人采用不正當手段的證明，則要視情況而定，重點是證明搶注人的主觀惡意。在“寵物世界”商標搶注的案件中，搶注人陳某述稱，其申請注冊爭議商標不具有主觀惡意，而《寵物世界》雜志社主張搶注人陳某系自然人，不能從事出版業務，在不具備出版資質的情況下在期刊商品上申請注冊商標構成商標法上所指的不正當手段。法院也認為，根據《出版管理條例》以及《期刊出版管理規定》的相關規定，我國公民個人不具備出版期刊的資質，遂據此認定陳某在不具備出版資質的情況下在期刊商品上搶注“寵物世界”商標系采用了不正當手段。

在司法實踐中，對于“不正當手段”的證明，并沒有一個固定不變的模式，要具體情況具體分析。期刊社也可著力證明在后的商標申請人明知或者應知在先存在的作為未注冊商標的期刊名稱，而且具有從該刊名商標聲譽中獲利的惡意，憑此就可以證明搶注人采用了不正當手段。例如，2003年12月8日，自然人孟某在第16類期刊、報紙、新聞刊物商品上向商標局申請注冊“商用汽車周刊commercial vehicle weekly”商標，《商用汽車》雜志社在法定異議期內提出商標異議申請。在商標異議以及行政訴訟中，《商用汽車》雜志社舉證證明，搶注人的配偶曾在該雜志社工作。商標局、商評委和受訴法院均據此認定，搶注人很顯然是在已經知曉《商用汽車》期刊的情況下申請商標注冊，不正當手段顯而易見。

三、注意商標法上的保護期限

根據我國商標法上的相關規定，期刊社可視情況采取適當方式防止其期刊名稱被他人搶先申請商標注冊，一種方式是通過異議程序阻止商標注冊，另一種方式是通過無效宣告程序使已注冊商標失效。

當遭遇他人搶注期刊名稱時，無論是提出異議申請，還是提出無效申請，都有一個期限上的要求，逾越相應的期限就不能再提出相應的申請了，這是期刊社在保護自己期刊名稱時不得不注意的。

根據現行《商標法》第33條的規定，對商標局初步審定公告的商標，期刊社向商標局提出異議申請的期限是“自公告之日起三個月內”。如果期刊社沒有在這個期限內提出異議申請，商標局就會做出準予注冊的決定，頒發商標注冊證。在這種情況下，作為一種補救措施，期刊社可依照現行《商標法》第45條的規定向國家工商行政管理總局商標評審委員會（簡稱“商評委”）提出申請，請求商評委宣告該注冊商標無效。

根據現行《商標法》第45條的規定，期刊社請求商評委宣告注冊商標無效的期限是“自商標注冊之日起五年內”。超過了這個期限，期刊社就不能再提無效宣告的請求了，再也沒有其他補救的機會了，只能容忍該注冊商標與其期刊名稱的共存。

四、建立完善的防搶注機制

“搶注刊名”現象的出現提示期刊社要增強商標意識。說起品牌意識，期刊社不會陌生，但品牌的最基本含義就是商標，缺乏商標意識的品牌意識注定是空洞無物的。毫無疑問，期刊社應當樹立商標意識，及時將自己的期刊名稱申請商標注冊，以期獲得商標法的充分保護。

然而，申請商標注冊是任意性的，而不是強制性的，期刊社可根據自身情況自主決定是否將其期刊名稱申請商標注冊。若沒有將期刊名稱申請商標注冊，期刊社應建立一套完善的防搶注機制。對于其期刊在行業內有著一定影響的期刊社來說，建立期刊名稱防搶注機制不可或缺。

期刊社應責成專人負責防搶注工作。該負責人應及時跟蹤商標局的商標注冊申請動態，當發現有人搶注期刊名稱時提請期刊社領導注意，并及時向商標局提出異議申請。關注《商標公告》是做好防搶注工作的有效方式之一。商標局在出版紙質《商標公告》的同時，也在中國商標網上發布《商標公告》。期刊社若能如此防范，便可保護好自己的期刊名稱。

（作者單位：河南牧業經濟學院）

[1]北京市第一中級人民法院（2012）一中知行初字第1115號行政判決書

[2]陳志興．期刊名稱作為未注冊商標獲得《商標法》保護的考量[J]．電子知識產權，2014，（2）

[3]李紅星．論期刊刊名的法律保護[J]．編輯學報，2011，23（5）

*本文系教育部人文社會科學研究項目“商標使用類型化研究”（11YJA820106）部分研究成果