對“變相生產制造外觀設計專利”規則的反思

文/孟斌/北京市第一中級人民法院 清華大學法學院

對“變相生產制造外觀設計專利”規則的反思

文/孟斌/北京市第一中級人民法院 清華大學法學院

司法實踐中，回收利用外觀設計產品再次商業使用的行為，被認定為變相生產制造行為，不適用權利用盡。這種例外做法，將專利保護延伸到產品流通領域，既阻礙了專利產品的再次流通，也會導致權利用盡體系的不統一。既打破了專利權人、消費者與市場利益的平衡，也警示我們，對個案突破保護必須保持足夠警惕，注重個案與規則體系的協調。

外觀設計；權利用盡；回收利用；變相生產制造

一、變相生產制造外觀設計專利行為釋義

變相生產制造外觀設計專利行為，是指以生產經營為目的，回收已經在市場上流通過的受外觀設計專利保護的產品，其行為性質當前一般認定為制造生產外觀設計專利產品，不適用權利用盡原則。這一觀點在司法實踐中被廣泛接受，成為了外觀設計權利用盡的一種例外規則。

變相生產制造外觀設計專利行為的觀點，最早出現于鞠愛軍訴武城古貝春案（下簡稱“古貝春案”）中1。古貝春案中，鞠愛軍是外觀設計專利權人，將外觀設計專利獨占許可給銀河酒業公司，古貝春酒廠通過回收酒瓶盛裝自己生產的古貝春酒。一審法院認為“回收與此種設計相同或近似的酒瓶并作為自己同類酒產品的包裝物是以生產經營為目的的生產銷售行為，已突破了專利產品合法購入者使用的內涵，而成為一種變相的生產制造外觀設計專利產品的行為”，即便進入流通領域酒瓶外觀設計權利亦不用盡，再次商業使用受外觀設計保護的酒瓶屬于侵權行為。

盡管古貝春案的結論在二審被推翻，二審法院認為鞠愛軍在將專利許可他人使用后，產品一經銷售鞠愛軍與被許可人均已獲得了收益，權利已經用盡。購買者再使用或銷售專利產品，不論二者是否相似，都不構成侵犯專利權2.參見（2000）魯經終字第339號判決書。。 但古貝春案提出具有創造性的“變相生產制造外觀設計專利”觀點，卻被我國司法實踐廣泛接受3.如（2010）豫法民三終字第85號判決書，（2010）川民終字第20號判決書，兩案分別為河南與四川高院作出的判決，均直接表述了“變相生產制造外觀設計專利”的觀點。。 在隨后發生的多起類似糾紛中，均直接使用了這一觀點。如著名的魯湖酒廠與四川省綿陽市豐谷酒業上訴案（下簡稱“魯湖酒廠案”）4.參見（2010）川民終字第20號判決書。與王屋山黑加倫飲料有限公司與河南維雪啤酒集團上訴案（下簡稱“黑加倫案”）5都吸收并堅持了該種觀點。

目前以生產經營為目的再次使用舊外觀專利產品的行為，被認定為“變相生產制造”行為不適用權利用盡，已經成為了司法實踐中主流的觀點。從我國多地判決來看，支持該觀點的理由主要有三種6.筆者所概括上述三種觀點普遍存在于該類案件判決中，具體論述可參見武貝春案、黑加倫案、魯湖酒廠三案的一、二審判決。：第一，思想與表達二分法。外觀設計是一種智力成果，具有無形性，瓶子所有權的轉移并不意味著外觀設計專利權的喪失。回收人盡管可以獲得了產品的所有權，但外觀設計專利權人仍然保留著抽象的專利權。第二，“完整商品論”7.參見（2010）川民終字第20號判決書，該案中提出了所謂的外觀設計專利與產品整體才能稱為完整商品的觀點。7。該觀點認為權利用盡所指的產品是完整商品，外觀設計與產品一起才能構成完整商品，外觀設計自身不是獨立的完整商品。以酒瓶與酒為例，酒瓶的目的是包裝酒，因此酒瓶只有與酒在一起才能發揮功能，才能構成完整商品，酒瓶連同酒一起轉售、使用的行為才符合權利用盡所稱的“商品”，單獨酒瓶權利并不用盡8.參見該案一審判決（1999）濟知初字第57號判決書，（2010）豫法民三終字第85號判決書，（2010）川民終字第20號判決書。。 第三，外觀設計產品的獨立美感。外觀設計具有獨立的美感，其功能是為了包裝商品，使商品外形美觀易于識別。而外觀設計產品被回收再利用于包裝其他產品，屬于利用了外觀設計的美感，形成自己商品外觀的特征優勢，這種行為已突破了專利產品合法購入使用的內涵。

二、變相生產制造外觀設計專利規則的成因與消極后果

（一）變相生產制造外觀專利規則的成因分析

變相生產制造外觀設計專利規則，主要涉及回收外觀設計專利產品的行為性質與法律后果。該規則的出現在外觀設計專利領域，與外觀設計專利自身的特點密切相關。其一，外觀設計與商品的相對獨立關系。外觀設計通常不具備產品的功能與實際用途，其主要的作用在于裝飾與美化產品，因而外觀設計通常附屬于特定的商品并與該商品作為整體一起銷售。但當商品被消費者使用后，外觀設計產品仍然可能單獨存在，此時它具有獨立的地位，并可以繼續在市場上流通。從物權的角度看，就是外觀設計與商品原本是兩個不同的物，但因為商業銷售的需要，而進行的組合。但進入市場流通后，相當一部分外觀設計產品自身又可以成為具有獨立權屬與獨立價值的物。

其二，外觀設計產品自身的美感與獨特價值。目前，外觀設計專利產品除了實用功能外，自身的美學價值也在不斷提升，使得它們自身具有了獨特的藝術價值與商業價值。更為重要的是，優秀的外觀設計一定程度上具備了商標的功能，通過市場培育與商業宣傳，商品可以與外觀設計之間形成對應與指向關系，使得外觀設計一定程度上能夠作為識別商品來源的一種標識。因此外觀設計產品客觀上可以成為單獨的物，并具有自身獨特的美感與價值，這是其能夠被回收再次流通的先決條件。

變相生產制造規則作為權利用盡例外，具有一定的消極后果，比如極易擴張到所有能夠與原產品分離、具有獨立存在價值的外觀設計專利產品中。

（二）變相生產制造外觀專利規則的消極后果分析

1、專利權過于壟斷并阻礙產品的流通

權利用盡旨在合理地限制專利權人的壟斷地位，降低交易成本，確保商品流通，避免專利權人過于壟斷反復獲利。就外觀設計專利而言，如果專利權人對進入流通領域的產品仍有控制力，這就意味著權利人從產品的每一次產品流通中都能夠獲利，這與權利用盡的制度目的背道而馳。從司法實踐發生的案件看，被判定侵權后，都會被判決禁止使用外觀設計產品，這就阻礙了外觀設計專利產品的市場流通。專利權人仍可以控制流通后的產品，意味著使用流通后的專利產品，依然需要獲得許可，需要向專利權人支付費用。同時，實踐中也很少有外觀設計專利權人自行回收外觀設計產品，如果再禁止他人回收使用無疑是一種巨大的浪費。因此，法律限制對外觀設計專利回收行為會極大阻礙產品的流通，過度擴張權利人的壟斷權。

2、權利用盡例外的擴張

外觀設計最常見的糾紛就是外觀設計產品與原有的商品分離后再次利用的行為，這種行為都具有商業目的，因此變相生產制造行為非常容易擴張。按照現行司法實踐的標準，所有的外觀設計專利一旦與產品分離都將無法再次利用，近年來的司法判例也都判定再次利用行為構成侵權。如實踐中發生的酒瓶與酒、飲料瓶與飲料、芯片與芯片容器等糾紛，結果如出一轍。此類案件法院在認定過程中基本都延續了相同或類似的邏輯推理過程，即首先從功能上認定外觀設計是為了包裝產品的，僅具有流通功能，只有與商品結合才能構成“完整商品”。其次，否定二次利用行為的流通性質，而認定一旦外觀設計與原商品脫離用于其它產品就形成了新的產品，這一行為就構成了“變相生產制造行為”，不適用權利用盡并構成侵權。這種理念支配下，變相生產制造行為作為權利用盡例外，極易擴張到所有的能夠與原產品分離、具有獨立存在價值的外觀設計專利產品中。權利用盡是對專利權的限制，是專利權人對專利產品流通控制權的喪失，在該類案件中不應拘泥于“回收”或“生產制造”等詞語的文意。

3、導致多專利產品權利用盡的不確定

外觀設計專利與特定商品一起銷售的行為，實質上與多專利產品銷售的情形相似。如果外觀設計因為自身的輔助性，且可與產品分離等原因不適用權利用盡，那么推而廣之對于多專利產品中具有輔助性、可分離或可重復使用的專利也應當不適用權利用盡。這一點無疑是非常具有爭議的，尤其是當外觀設計專利產品與多專利產品一同銷售時。如假定一個芯片產品包含兩個技術專利與一個外觀專利，其一個技術專利具有核心的功能，另一技術專利僅具有輔助功能。按照我國現行規則該產品銷售后外觀設計權利并不用盡，而處于輔助功能的技術專利權是否也用盡，還是部分專利權利用盡部分不用盡，就存在很大的疑問，但是可以肯定的是多專利產品部件的再利用行為可以類推適用“變相生產制造行為”規則。因而筆者認為現行司法實踐中關于外觀設計權利用盡的做法，可能導致多專利產品權利用盡的不確定性，并可能引致權利用盡體系的混亂。

三、變相生產制造外觀設計專利規則中的幾點錯誤

（一）對兩分法與權利用盡的誤讀

我國司法實踐中所論述的外觀設計具有抽象性，實體外觀設計專利產品的轉移并不會導致專利權的喪失，因而無法適用權利用盡，這一論述對知識產權兩分法與權利用盡制度之間的關系存在誤讀。外觀設計具有抽象性，外觀設計產品的轉移并不意味著專利權隨著轉移或消滅是正確的。因為實體物的所有權與專利權源自不同的法律體系，消費者盡管獲得了專利產品，但專利權仍歸專利權人所有。但如果據此推論認為銷售后的產品因有專利權，權利不用盡則屬錯誤。因為權利用盡本身就是對專利權的限制，而不是對專利權的否認，我國就將權利用盡規定為一種侵權抗辯事由，事實上正因為存在專利才會存在權利用盡的問題。權利用盡制度的本旨不是權利的消滅，而是專利權人對專利產品流通控制權的喪失，即專利權人不得依據個人的權利控制專利產品的后續流通。從權利用盡的構成要件看，其目的也僅是規制權利人將專利產品首次投放市場后的使用、銷售等行為，也正因此在美國權利用盡又被稱為“首次銷售原則”。因而權利用盡本身正是建立在專利權存在的前提下對其進行的限制，9.我國實踐中發生的多是瓶子外觀設計，事實上瓶子是普通的包裝，也可以是外觀設計專利，甚至可口可樂的瓶子還申請了商標，《建立工業品外觀設計國際分類的洛迦諾協定》也將瓶子獨立列為外觀設計的一類。我國司法實踐中認為二分法導致專利權不隨產品所有權轉移而轉移，并據此認為專利產品上存在的專利權受法律保護且不適用權利用盡，這無疑偏離了權利用盡的制度目的。

（二）“完整商品論”的對法律規范與生活常識的背離

“完整商品論”是不支持外觀設計的核心觀點之一，該觀點認為外觀設計產品僅具有包裝流通產品的功能，僅能與特定商品在一起才能構成權利用盡中的產品，分開就不是獨立的完整的商品。這一做法最大的缺陷在于否定了外觀設計的獨立性，而且沒有分清產品與外觀設計專利之間的關系。首先，根據我國《專利法》第二條第四項的規定,“外觀設計，是指對產品的形狀、圖案或者其結合以及色彩與形狀、圖案的結合所作出的富有美感并適于工業應用的新設計”。也就是說產品外觀設計本身就是產品的一部分，在首次銷售后就權利就已經用盡。外觀設計不同于產品包裝，而“完整商品論”則正是混淆了外觀設計與商品包裝、裝潢9。實踐中有些包裝是可以受到外觀設計保護的，常見的如古貝春案中的酒瓶既是包裝，也是外觀設計專利，但一旦包裝受到外觀設計的保護就應當適用專利法的規則。其次，從商品對價與一般理性人的標準看，消費者在購買商品時，實際上支付的是商品與外觀設計的對價，所以即便如“完整商品論”所言單獨外觀設計不是權利用盡意義上的商品，但消費者在實際消費時已經支付了對價，無論專利權人還是銷售者都已經實現了收益，不宜認定外觀設計專利產品權利不用盡。結合一般人生活經驗看，社會生活中消費者在購買時，必然將產品作為一個整體購買，而不會認識到購買了一個商品與一個外觀設計產品。“完整商品論”將一個商品強行區分，既否認了外觀設計產品的獨立性，也與生活實際不符。

（三）違背權利用盡的普遍性與法律解釋的一般規則

權利用盡是專利法的一項基本制度，效力具有普遍性。美國發生的著名的Quanta Computer, Inc.v.LG Electronics, Inc.案10.參見QuantaComputer,Inc.v.LGElectronics,Inc.,553U.S.617(2008)。就討論過權利用盡是否具有普遍性的問題。該案中主要涉及方法專利是否因其特殊性，不適用權利用盡的問題。但最終這種觀點還是被法院否定，該判決中闡述到，美國從來就沒有區分過方法專利與產品專利，相反方法專利因包含該專利的產品銷售而權利用盡是美國法院的一貫做法。因而權利用盡在專利領域效力具有普遍性，因個別專利的特殊性而做出特殊區分，沒有任何的依據。

回收利用外觀設計專利的法律解釋，筆者認為是一種預設了結果而進行的法律解釋，這一解釋看似合理的背后，實質上違背了法律解釋的基本原則。一方面這種解釋與文義解釋的要求不符，將回收利用行為解釋為生產制造行為，明顯超越了“生產制造”一詞的文意射程。根據《現代漢語詞典》生產是指“用工具創造各種生活資料和生產資料”，制造是“將原材料加工成可供使用的工具”，因而生產制造是將原材料加工成為工具的意思，而回收則是“從已用過的產品或廢品中對有用材料的收回”，二者在概念上明顯不存在等同或包含關系。另一方面這種解釋結果可能帶來法律上的矛盾。如果按照我國司法實踐中的解釋方法與邏輯推理方式，所有的回收專利產品再利用的行為都可以定義為“變相生產制造行為”，而不單單是回收外觀設計專利行為。同時如果延續這種推理與解釋，其他專利產品的權利用盡也面臨著法律適用的困境，尤其是對類似電腦等多專利產品部件進行回收再利用的行為，可能都會被認定為侵權。如此一來，權利用盡自身的適用，以及如何協調外觀設計與其他專利權利用盡之間的關系都會成為問題。

（四）對權利用盡構成要件的無視

權利用盡作為一項獨立的重要制度有其自身的構成要件，通常認為要適用權利用盡應當符合兩個條件，即：專利產品投放市場、投放市場行為得到專利權人的許可【1】。因而要認定權利是否用盡，都必須考慮是否符合權利用盡構成要件。而從我國的司法實踐來看在處理此類案件時，權利用盡構成要件這一核心問題毫無體現，“回收”、“生產制造”等詞語的文意反而成了爭議的關鍵。實踐中無論對外觀設計專利不屬于完整商品的解釋，還是將再利用行為擴張為制造行為的解釋，無疑都是牽強不具有足夠說服力的，究其原因就是對權利用盡構成要件的無視，給人一種先有結論后進行勉強論證的感覺。實際上司法實踐中也有案件從權利用盡構成角度進行論理，如黃麗嬋與李木吉專利侵權糾紛上訴案11.參見（2004）粵高法民三終字第173號判決書。，廣東高院就認為，權利用盡是專利權人許可的投放市場行為，而不包括黃麗嬋自行制造的行為，不屬于權利人許可的行為，因而不適用權利用盡，圓滿地解決了案件爭端，也維持了權利用盡規則適用體系的連貫性。

四、外觀設計專利產品售后保護方法分析

變相生產制造行為規則可能導致非常不利的后果，一方面它全盤否定了回收利用外觀設計的行為，阻礙商品流通；另一方面也會對權利用盡制度本身產生負面影響。然而就如何應對外觀設計回收再利用與外觀設計權利用盡的問題，筆者認為首先，要明確外觀設計作為專利領域的一項基本制度的普遍適用性，不能因為某種專利自身的特殊性或在市場、商品中的特殊地位而予以區別適用，這樣既會降低規則適用的穩定性與可預見性，也會引致權利用盡規則體系的不確定性。

其次，在對外觀設計的認識上應當區分外觀設計與產品包裝。產品包裝與外觀設計容易混淆，二者功能上也有相似之處，包裝僅具有包裝、流通、吸引消費者的功能，但是外觀設計是為了美化商品，消除商品上的丑陋感而進行的形狀、色彩與圖案的組合設計，它本質上是商品外表的設計，根據我國法律屬于商品的一部分。我們以蘋果生產的iPad為例，iPad的盒裝、圖案屬于包裝，而其經典的斜邊設計、輕薄外觀等因素則屬于外觀設計專利【2】。

最后，在判斷具體案件是否權利用盡時應從權利用盡的構成要件出發，從專利產品投放市場行為與投放行為是否得到了專利權人授權兩個層面分析，而不應當過度拘泥于個案的特殊性。權利用盡的本質就是維護專利權人與消費者之間利益的平衡，如果專利權人已經在許可或投放市場行為中獲得了經濟收益，應當避免其對流通領域的產品再次獲得控制權。

筆者認為司法實踐中之所以確認外觀設計脫離產品后權利不用盡，其本質目的是為了保護外觀設計，制止非法回收利用行為。但這種做法過猶不及，將合理的利用行為也一并禁止了。實際上對于善意的回收利用外觀設計專利的行為法律沒有規制的必要，這種行為本身不會損害專利權人的權利，也不會對社會造成消極影響，一定程度上是節約資源有利社會的行為。實際上外觀設計產品仍有以下可行的方法進行保護：

第一，明確表示外觀設計產品售后禁止他人再利用的，可以不適用權利用盡。權利人可以在外觀設計產品上明確寫明禁止他人回收利用，以阻止個人外觀設計產品被他人再次利用。專利權人明確關于售后禁止流通的意思表示可以導致權利不用盡，因為權利用盡的構成要件中要求產品流通必須是經過權利人的許可，也就是專利產品首次投放市場后的流通并不違背專利權人的意愿。如果專利權人明確表示禁止產品在某一領域流通或作出其他限制，后續的流通行為則會因為與專利權人的意愿相違背而禁止。實踐中該種售后限制盡管仍存在爭議，但如果售后限制未達到嚴重妨害自由競爭的程度，法律一般認可其效力12.該問題在美國亦有爭議，如Mallinckrodt,Inc.v.Medipart,Inc.案，一審法院認為權利用盡，售后限制無效，但上訴巡回法院認為只要不嚴重妨害競爭，可以允許。售后限制究竟是否合法在美國仍存在很大爭議，但并沒有絕對地禁止。。

第二，其他權利保護方式。筆者已經在上文提到，隨著商品經濟的發展與外觀設計功能的演變，外觀設計在很大程度上具備了商品識別的功能，同時外觀設計還可能在著作權、商標權領域得到保護。美國早在上個世紀五十年代就確立這一標準，對專利與版

對外觀設計的保護，可以引入混淆與誤認的標準，或尋求著作權、商標及不正當競爭方面的保護，認定為變相生產制造行為有“過度保護”之嫌。權提供立體的保護，如美國Mazer v.Stein案所述創作者將受版權保護的作品用于工業化時，作品并不喪失版權可保護性13.參見Mazerv.Stein,347U.S.201(1954)。。 如果外觀設計權利用盡，有人惡意地利用外觀設計“搭便車”，提高自己的市場認知度或試圖混淆商品，專利權人可以獲得著作權、商標或不正當競爭等方面的保護。因而外觀設計的保護，仍然有其他途徑選擇。以“變相生產制造外觀設計專利”規則，創設權利用盡例外禁止回收利用行為，盡管可以制止一些不當的再使用行為，但也會對合理的使用造成阻礙。

第三，判斷回收的外觀設計專利產品是否侵權，可以引入混淆與誤認的標準。侵權認定中，侵權標準具有控制閥的作用，掌控著侵權與否的平衡。如我們上文提及，外觀設計事實上具有部分商標功能，可以作為商品來源的標識，因而對于具備商標功能或者外觀設計極為顯著的產品，可以適度引入商標侵權的標準。如果以商業利用為目的回收舊的外觀設計專利，再次使用可能導致消費者對產品來源產生誤認與混淆的，可以予以禁止。而對于普通的外觀設計，再次使用不會導致消費者誤認，對消費者、專利權人權利均沒有侵害的，均可以允許再次流通。

五、余論

我國司法實踐中將回收外觀設計專利產品，認定為變相生產制造行為的做法缺陷明顯。它一定程度上反映了我國知識產權審判過程中的“過度保護”現象。個案審理中容易因過于關注特定案件表現出的特殊性而突破法律制度的普遍性，產生保護沖動。然而從外觀設計產品回收利用產生的系列糾紛與解決路徑選擇看，個案反映出的問題，必須在整個法律規范體系中進行思考，在解決問題路徑之間進行比較選擇，否則就可能損害整個制度的穩定性。

REFERENCE DOCUMENTATION

【1】任軍民.我國專利權權利用盡原則的理論體系【J】.法學研究, 2006(6):43.

【2】蘋果獲得iPad 2外觀設計專利【EB/OL】【2012-12-30】.http://tech.sina.com.cn/it/2012-10-24/13577734638.shtml.