德國東柏林工程公司訴中鐵A局專利侵權糾紛案引發的思考

摘要：施工企業按照技術標準的要求，采購和使用符合標準的產品，而該產品侵犯了他人的專利權，施工企業是否應該承擔侵權責任？技術標準和專利權之間發生沖突后如何處理？施工企業在此情況下如何維護自身權益？

關鍵詞：專利權；技術標準

一、案件摘要

2008年7月21日德國東柏林工程股份公司（簡稱：東柏林公司）向國家知識產權局申請用于高速鐵路聲屏障的發明專利，優先權日是2007年7月21日。2013年1月2日東柏林公司獲得國家知識產權局授權，該專利至今合法有效，受法律保護。

2008年中鐵A局中標京藏高速鐵路的土建施工任務，2010年京藏公司向上海申花公司（簡稱：上海申花）購買了聲風屏障，作為甲控材料，由A局安裝在京藏高鐵某工段。

2014年3月10日，東柏林公司向北京市二中院起訴，要求京藏公司、A局、上海申花公司賠償專利侵權損失共計1402萬元。2014年5月5日東柏林公司撤回對京藏高鐵公司和中鐵A局的起訴。

經A局調查得知：在京藏高速鐵路上使用的聲風屏障是在京藏高鐵公司的組織下，統一向上海申花公司購買的，買方為中鐵A局，賣方為上海申花公司，雙方通過京藏高速鐵路的招投標方式達成買賣合同，合同中約定，賣方上海申花公司出賣的必須是干凈的產品，不能侵犯他人知識產權，否則一切損失將由上海申花公司承擔。

本案涉訴產品是京藏高鐵公司通過招標確定的，而招標文件中對這種高速鐵路的聲屏障產品，要求符合《時速350KM客運專線鐵路橋梁插板式金屬聲屏障》（通環2009）8323A技術標準，該標準由鐵道部經濟規劃研究院于2009年2月14日發布。中鐵A局在施工中采購和安裝該聲屏障是根據此技術標準進行，沒有故意侵權的主觀惡意。

二、法律分析

（1）建筑施工企業在施工中，購買專利侵權產品應用于生產，是否應該承擔侵權責任？

在原告的起訴狀中，原告訴稱：中鐵A局購買專利侵權產品運用于施工生產當中，應當按照《專利法》第十一條的規定，發明和實用新型專利權被授予后，除本法另有規定的以外，任何單位或者個人未經專利權人許可，都不得實施其專利，即不得為生產經營目的制造、使用、許諾銷售、銷售、進口其專利產品，或者使用其專利方法以及使用、許諾銷售、銷售、進口依照該專利方法直接獲得的產品。

原告認為中鐵A局作為京藏高速鐵路的施工方，為完成高鐵的施工生產任務，購買并使用了上海申花公司的聲風屏障，而該產品侵犯了原告的發明專利，應該根據專利法11條的規定，承擔侵權責任。

對于專利侵權問題，我們應該做如下分析：

首先判斷A局購買和使用上海申花公司生產的聲屏障是否以生產經營為目的，答案是肯定的。也許有人將《專利法》第十一條中的生產經營目的理解為以銷售為目的，但是從客觀上說，中鐵A局的目的雖不用于銷售，但也是為了鐵路工程的修造，而修造的目的也是為了履行建設工程施工合同，因此，應當認定中鐵A局是以生產經營目的而采購和使用了該產品；

其次，對權利要求進行解釋，以明確專利保護的范圍，在本案中，原告東柏林公司通過100多頁的證據來證明其專利保護范圍。

再次，應該對比被控侵權方的產品是否落入專利權人主張的保護范圍。即證明上海申花公司生產的聲屏障落入東柏林公司專利保護范圍之內，由于本案在舉證期屆滿之前，原告東柏林公司就撤回了對中鐵A局的起訴，所以沒有看到上海申花公司提交的證據，也未參與質證環節。本案涉案產品是否侵犯東柏林公司的發明專利尚無定論。

最后，看被控侵權人是否有法定的抗辯或者免責事由？而《專利法》上的抗辯事由有62條、69條、70條的規定，即：現有技術抗辯、權利用盡、先用權抗辯、交通工具和科研目的例外、醫藥行政審批例外以及70條的善意免責例外。而在本案開庭前原告撤回了對中鐵A局的起訴，如果沒有撤回起訴，除了以現有技術抗辯外，善意免責也是中鐵A局的抗辯事由。

根據70條的善意免責條款第二項規定：為生產經營目的的使用或者銷售不知道是未經專利權人許可而售出的專利產品或者是依照專利方法直接獲得的產品，能證明其合法來源的，不承擔賠償責任。因此退一步來說，中鐵A局雖然以生產經營目的使用了侵權產品的，即構成專利侵權。因為該產品是在不知情的情況下，通過招投標途徑購買，能夠證明合法來源和行為人“善意”，因此不能由A局來承擔賠償責任，更不能由A局承擔連帶賠償責任。

因此本案又出現了一個問題，由于這批聲風屏障已經有一部分安裝在高速鐵路中，還有一部分存放在倉庫中，等待安裝。雖然中鐵A局不承擔專利侵權的賠償責任，對本案中的1402萬元，沒有賠償責任，但是專利侵權已經構成，雖然不承擔賠償責任，但是應當承擔停止侵權行為的法律責任，對于未安裝的聲風屏障不能繼續安裝，對于已經安裝的產品和將要安裝的產品應當支付合理的費用給原告。至于A局的損失，只能向上海申花公司追索。

（2）按照技術標準進行施工、生產的產品，落入產品專利權保護范圍之內，是否應該承擔責任？

技術標準有國際標準、國家標準、行業標準、地方標準、企業標準等多個層級，而且還分為強制性標準、指導性標準、任意性標準等效力層次。因此不能一概而論。最高院在2014年8月1日專利權司法解釋二的征求意見稿中，對此有了新的看法，此意見稿中的第二十七條認為：非強制性國家、行業或者地方標準明示所涉專利的信息，被訴侵權人以其實施該標準而無需專利權人許可為由主張不構成專利侵權的，人民法院一般不予支持。

此司法解釋尚在征求意見當中，不能直接應用到本案中，但是，由于聲風屏障的技術標準最高的效力也僅是部門規章，效力層級低于作為法律的專利法，同時也沒有取得相關的強制許可，因此，專利法中對侵權產品的責任，不能以按照技術標準進行施工而免責。因此如果本案中上海申花的產品被認定為侵犯東柏林公司專利權，則雖然A局是按照技術標準進行采購和使用該產品，但因產品落入專利產品的保護范圍，造成了專利侵權，在沒有得到專利權人的許可和相關行政主管部門的強制許可之前，按照技術標準施工和采購的侵犯他人專利權的產品，同樣構成侵權，也應該承擔相應的侵權責任。

三、類似案例

《工人日報》于2001年9月5日報道了題為《“硬”規范與專利權起沖突》的案例，即陳國亮訴昆明巖土工程公司專利侵權案。原告陳國亮稱，他的關于“固結山體滑動面，提高抗滑力的施工方法”于1999年5月12日被國家專利局授予專利，至今有效。但昆明巖土工程公司未經他許可，于2000年5月以來，采用這一專利方法，先后在玉溪——元江高速公路上兩個地段施工賺取經濟利益。為此，陳國亮將昆明巖土工程公司告上了法庭，要求被告賠償其經濟損失10萬元。

被告昆明巖土工程公司辯稱其嚴格按照國家的強制性技術規范施工的。原告的這項“專利技術”實際上是國家水利、水電管理部門頒布實施的一系列水利、水電工程施工強制規范的技術要求。這些規范是固結或防治坡體滑動設計、施工、監理、驗收的強制性標準或依據，被告依據國家規定的強制性技術規范施工，不應當承擔賠償責任。

原告陳國亮依法維護其發明權沒有錯誤，被告昆明巖土工程公司嚴格依照國家水利水電部門頒行的強制性規范設計施工也沒有錯誤，文章最后稱國家知識產權局已經召集專家復審此專利，但沒有最后的結論，也未成查詢到昆明中院的裁判結果。

這起案件的癥結在于陳國亮這項技術發明到底有沒有成為專利所必須具備的“新穎性、創造性”特征。也就是“固結山體滑動面，提高抗滑力的施工方法”是否是現有技術？如果是現有技術，就不應當授予專利，陳國亮的這項專利應當依據《專利法》第22條之規定，以該工法沒有“新穎性、創造性”為由予以撤銷，施工方昆明巖土工程公司不承擔侵權責任；如果不是現有技術，而是具備“新穎性、創造性”的專利，則標準化組織沒有履行信息披露義務，將他人專利列為國家強制標準，侵犯他人專利權，應承擔侵權責任，而作為建設方在施工合同中要求施工方按照該標準施工，施工方昆明巖土工程公司有理由依據法院判決向建設方追償。

四、企業管理層面的反思

（1）就本案而言，建議在買賣合同示范文本中，明確約定供貨方提供干凈的產品，若因該產品侵犯他人知識產權而造成的損失應由供貨方承擔。本案中，中鐵A局在聲風屏障的采購合同中，明確約定，若因該產品侵犯他人知識產權，供貨方上海申花公司承擔全部賠償責任。因此，股份公司出臺的《知識產權法律保護辦法》等4項制度應認真學習和貫徹，以維護企業利益。

（2）用法律武器保護企業知識產權。知識產權是一種權利，是一項無形資產，施工企業存在大量的知識產權，但如果不去維護，任由他人侵犯自身的知識產權，不僅不能獲得應有的收益，每年還需向國家繳納巨額年費。

（3）在施工企業在投標階段或者在合同履行中，發現建設方要求的技術標準與他人知識產權發生沖突，因及時通知建設方更換技術標準，或者要求該技術標準及時取得權利人的許可，否則施工方因依照技術標準施工而被控侵犯他人知識產權造成的損失，可以向建設方追償。