對我國涉及商業方法專利審查的建議

莊雨晴　吳詩雯

[摘 要]隨著商業經濟的不斷發展，商業方法的專利化已成為國際上的主流趨勢。而我國現行的專利法律法規對商業方法的審查存在一些問題，致使商業方法專利在我國不能得到良性的發展。本文針對商業方法專利審查中不同階段的不同問題，結合國外經驗提出了專利審查制度的改進建議以促進我國商業方法專利的發展。

[關鍵詞]商業方法專利；專利審查制度；政策建議

doi：10.3969/j.issn.1673 - 0194.2015.10.185

[中圖分類號]D971.2；D923.4 [文獻標識碼]A [文章編號]1673-0194（2015）10-0-02

在專利制度建立之初，各個國家幾乎無一例外地排除了對商業方法和計算機軟件的專利保護，并認為如果需要尋求保護的話，可以通過其他法律實現，如版權法、合同法、反不正當競爭法或商業秘密法等。然而，隨著現代市場經濟在全球范圍內的不斷發展，眾多商業機構、企業希望能夠將商業方法納入專利法保護的客體，從而獲得具有獨占性和一定壟斷性的專利權。目前為止，我國還未對商業方法專利的申請、授權條件作出具體的規定，而實踐中對商業方法專利申請的審查也缺乏明確的標準和程序。

1 我國商業方法專利審查中存在的問題

目前我國商業方法專利中最為突出的問題主要體現在初步審查中的專利客體適格性審查及實質性審查中的創造性審查中。

1.1 商業方法專利的客體適格性審查中的問題

關于商業方法作為專利權的客體的適格性存在不小的爭議。根據現行《專利法》第二條的規定，發明專利所保護的客體應該為一種“技術方案”。因此，一項商業方法要想申請為專利，首先應該為“技術方案”。而何為技術方案，根據《專利審查指南》2010版中的定義：“專利法第二條第三款所述的技術方案，是指對要解決的技術問題所采取的利用了自然規律的技術手段的集合?！辈浑y看出，技術方案強調的是利用技術手段來解決問題，而技術手段中應該有技術上特征的顯示。傳統上的商業方法的定義十分廣泛，且多是采用管理、組織上的一些手段以及規則，其強調的是操作的規范性以及程序性，因此很少有類似于工業生產方法中利用技術手段來解決問題的商業方法。更重要的是，“技術方案”要求的是利用自然規律的技術手段，獲得的是符合自然規律的技術效果。對此，有學者認為由于傳統的商業方法往往涉及一些管理制度、交易規則、時間調度、人員安排、計算、分類、檢索等，并未利用自然規律，因此“這一點構成了傳統的商業方法與專利之間的鴻溝”[1]。

進一步，《專利法》第二十五條第二款規定：“智力活動的規則和方法不授予專利權”。根據《專利審查指南》2010版中對該款的具體解釋不難歸納出：對于單純的智力活動規則和方法，采取的是絕對排除的態度。然而，對于既包括智力活動規則和方法，又包括技術特征的“復合型權利要求”，并不予以絕對排除，而需要根據具體情況進行個案的判斷。

鑒于上述情況，很多學者主張根據現代商業與電子計算機、信息網絡技術的發展趨勢，對商業方法采用狹義的定義以使其成為適格客體而符合授予專利的初步審查要求，即定義為借助計算機系統和網絡媒介實施的用于經營活動或處理財經信息的系統性技術方法，或者說是為處理或解決商業活動或事務而由人類智力創造的方法或規則[2]。張平亦認為互聯網的發展帶來了金融服務的互聯互通，有關電子商務上使用的商業方法通常都以計算機軟件的形式加以應用。筆者贊同采用商業方法的狹義定義，因為現今商業方法的發展趨勢是與互聯網緊密結合，而單純的商業規則并不能夠滿足“為解決技術問題，采用技術手段并獲得技術效果”的發明專利審查“三要素判斷法”，不在專利保護客體范圍內；電子商務軟件的專利申請，若嚴格符合“三要素判斷法”，應當成為專利的適格客體。而我國現行法律法規并未對這一問題加以明確和區分，造成了審查中缺乏規范性。

1.2 商業方法專利創造性的審查中的問題

當一項專利申請通過初步審查之后，便可依申請人申請或專利局依職權進入實質性審查階段。該階段中主要審查的是該專利申請的“三性”，即新穎性、創造性、實用性。而由于我國現在對新穎性的審查已經采用絕對新穎性標準，故對商業方法專利新穎性的判斷應該清晰明了，沒有太大爭議。但關于創造性的審查，是商業方法專利審查中的一大爭議點。

對商業方法專利的創造性審查，有學者認為根據立法的規定，商業方法在大多數情況下是不應當被授予專利的。也有學者認為，對于商業方法專利，我國并沒有法律上的阻礙[3]。根據《專利法》第二十二條的規定，“創造性，是指與現有技術相比，該發明具有突出的實質性特點和顯著的進步?！盵4]專利法中對創造性的規定非常模糊，缺乏具體的判斷標準。而在《專利審查指南》2010版中規定，“判斷要求保護的發明相對于現有技術是否顯而易見，通常可按照以下3個步驟進行：（1）確定最接近的現有技術；（2）確定發明的區別特征和發明實際解決的技術問題；（3）判斷要求保護的發明對本領域的技術人員來說是否顯而易見?！贬槍@樣的審查程序，有學者指出，這一標準基本采用了美國已經廢棄的遭受頗多斥責的“教導—啟示—動機”程序，極易導致不良專利[5]。我國現行的審查流程，強調解決技術問題，而根據審查指南中的步驟，會造成很多商業方法專利難以通過創造性的審查。再者，由于商業方法傳統上往往采用商業秘密的方式進行保護，隨著現代電子商務的興起，商業方法又多呈現出采用計算機軟件、電子操作系統等高科技信息化形式，所以對創造性中“現有技術”的檢索審查也顯得十分困難。我國現在并沒有建立類似于美國、日本及歐洲那樣的商業方法數據庫，因此對現有技術的檢索也是目前我國商業方法專利創造性審查面臨的一大挑戰。

2 美國在商業方法審查中的經驗

由于我國現行的專利審查制度中對創造性等實質性審查的流程過于保守，不利于對商業方法的審查判斷，所以很多學者將目光投向了專利制度較為成熟的美國，希望通過借鑒美國的審查標準改進我國現有的專利審查制度。

美國在1998年State Street一案中，由聯邦巡回上訴法院確立了“具體、實用、有形”的審查原則原則，這是世界上第一個專門針對商業方法專利的審查測試法。由于該方法強調商業方法產生實用、具體和有形的結果，就能成為可專利主題，并不需要考慮相關方法是否屬于傳統的技術領域。因此，商業方法獲得專利授權的最大障礙——技術問題得以排除。自美國確立“具體、實用、有形”的審查原則后，約10年間美國共授予1萬多件商業方法專利。然而這些專利中，雖然不乏當今電子商務或金融業的重要方法，但也不免魚目混珠，一些常識性的商業方法甚至生活常識也被授予專利，這引發了人們對商業方法專利的嘲笑和批評。美國對商業方法專利采取的激進政策在2007年的Bilski一案中得到了修正[6]。在此案中，聯邦巡回上訴法院放棄了其在1998年確立的“具體、實用、有形”標準，重新確立了“機器或轉換標準”，并把它作為判斷商業方法專利性的唯一標準。該測試法主要內容為，商業方法專利請求符合與特定機器或設備相連結或將特定物品轉變為不同狀態或事物，其中的條件之一，就可被授予專利。該測試法在實踐中取得了較好的效果，因此有學者主張我國在專利審查中應當引入該概念。也有學者認為，我國在審查標準上應采取謹慎的態度，應嚴格遵行“實用性、創造性、新穎性”的標準，不應偏廢[7]。同時，有學者指出，目前美國對商業方法專利審查正在從標準化，向傳統的審查方式回歸，呈現出與我國審查方式趨同的態勢，即先進行可專利主題的審查，再判定新穎性和創造性（非顯而易見性），并認為我國應該學習美國的經驗，放開商業方法專利[8]。

3 對我國商業方法專利審查制度的建議

隨著美國1998年確立商業方法可專利的原則之后，日本、歐盟等紛紛放開了商業方法專利的申請與授權，并正式制定了一系列的商業方法專利審查方法。世界知識產權組織（WIPO）也在2006年公布的國際專利分類表（IPC）中加入了G06Q的商業方法專利分類。這些舉措，使得關于商業方法的國際申請呈迅速增加的態勢。我國雖自花旗銀行商業方法專利授權后陸續授權了一些涉及商業方法的專利，在事實上默認了符合一定條件的商業方法可以申請專利。但目前為止，我國仍未正式確立商業方法專利這一分類，也未規定商業方法專利的審查標準和程序。與此同時，商業方法專利的申請也開始被遞交到專利局。通過國家知識產權局的專利檢索與服務系統，檢索到截止2015年3月17日，公開的商業方法中國專利申請已達97件，其中僅有19.3%為中國申請人。隨著我國經濟的不斷發展和改革開放的不斷深入，我們不應一味回避商業方法專利，而應確立商業方法專利的保護，并針對商業方法專利，修改與完善現行的專利審查制度。

3.1 在堅持現有審查制度的基礎上，明確專利客體適格性的審查標準

近年來，雖然商業方法專利申請也引起了企業的廣泛關注，但相對其它領域而言，商業方法專利的保護意識還十分淡漠。關于商業方法的專利申請量，國內所占的比重還很小，大部分申請人是外資企業。要清楚的認識到這種差距形成的主要因素是政策制度過度嚴苛，導致我國企業領導者更愿意模仿而不是創新商業營銷模式。明確商業方法專利客體適格性的審查標準將在一定程度上鼓勵領導者創新經營模式，占領市場經濟地位。因此，放開商業方法的專利化是審查制度改革路上必不可少的一步。

3.2 詳細解釋和劃分“技術方案”

涉及商業方法的專利申請一般可以分成兩類：一類是完全由人的安排實現的經營方法，也稱為純粹的或者單純的商業方法；另一類是隨著計算機或網絡等自動化手段實現的電子商務方法。對純粹的或者單純的商業方法來說，其單純的屬于“人類活動的智利成果”，并沒有采用任何技術手段，更沒有獲得任何技術效果，因而不在專利保護的客體范圍之內。對涉及電子商務專利申請的可專利性來說，借鑒美國關于商業方法的審查，把可申請專利的范圍限定于依附在特定機械或設施的程序上，即采用“機器或轉化標準”，這樣既能保護必要專利，又不至于無限擴大可專利客體，造成申請泛濫。

3.3 建立商業方法數據庫，培養專業審查人才

進入實質審查階段，對實用性的判定相對較易，而對新穎性和創造性這樣的非顯而易見性來說卻非易事，非顯而易見性的判定難點主要落在“在先技術”的范圍和同領域技術人員的水平的判斷上，缺乏在先技術資料成為商業方法專利審查的最大障礙。建立相關數據庫不僅方便了檢索程序，還在一定程度上保護了那些“流于民間的技術”。這些商業方法本身在現實生活中早已存在，以前無法利用專利申請保護，只能采取商業秘密的方式予以保護，有時甚至不加以任何保護，公開使用。這樣在客觀上降低了專利的審查標準，容易造成專利泛濫，對真正的發明人也是不公正的。另外，應培養具有管理學、法學及相關技術領域背景的復合型專利審查員，以適應商業方法專利審查的新要求和新挑戰。

主要參考文獻

[1]蔡杰赟.小議商業方法的專利客體適格性——從日本電通訴支付寶、財付通談起[J].電子知識產權，2012（11）：94-96.

[2]張平.論商業方法軟件專利保護的創造性標準——美、日、歐三方專利審查之比較[J].知識產權：雙月刊，2003（1）：25-29.

[3]劉景義.論商業方法、商業方法軟件及系統的可專利性[J].電子知識產權，2003（2）.

[4]蒲曉華.美日歐中商業方法專利化的比較[J].電子知識產權，2014（11）：84-87.

[5]李曉秋.析商業方法的可專利性[J].政法論壇，2011（2）：150-160.

[6]劉錫良.美國商業方法專利的十年擴張與輪回：從道富案到Bilski案的歷史考察[J].知識產權，2010（6）：89-100.

[7]陳健.商業方法可專利性判斷標準研究[J].暨南學報：哲學社會科學版，2013（1）：45-58.

[8]蒲曉華.美日歐中商業方法專利化的比較[J].電子知識產權，2014（11）：84-87.