迫在眉睫：統一新形勢下涉外OEM模式的法律適用

李京

摘 要：目前，我國經濟已進入新常態的發展趨勢，建立自貿區也成了我國各地適應新常態的主要著力點。根據自貿區法庭成立以來受理的案件來看，關于涉外OEM這一模式又出來了一些新的法律問題，主要在于涉外OEM成了被控侵權人的主要抗辯理由，而海關對出口貨物被查扣人的這一抗辯理由均不作出認定，所以當事人只能訴請法院裁判。導致這一問題產生的主要原因是我國目前相關法律制度的不明確，法律適用上的爭議使得對相關當事人的權利保護十分不利。因此，在經濟新常態下統一涉外OEM的法律適用是十分緊迫、亟待解決的重要問題，應通過立法明確否定涉外OEM經營模式下的商標侵權。

關鍵詞：定牌加工；商標侵權；混淆理論

1 涉外OEM經營模式綜述

1.涉外OEM經營模式概念

OEM，英文稱為Original Equipment Manufacture，俗稱為貼牌加工或者定牌加工，是指承攬人按照定作人的要求生產加工，并交付帶有定作人提供商標的商品，然后由定作人支付相應報酬的市場經營方式。同時，按照主體分類，OEM經營方式分為國內定牌加工和涉外定牌加工。所謂涉外定牌加工，就是提供商標的定作人是外國企業，在其本國內擁有注冊商標或者是許可使用的商標。在我國目前新常態的經濟趨勢下，隨著國際合作的加強，涉外定牌加工成為沿海地區的主要貿易業務，主要集中在江浙、廣東等地區。

2.涉外OEM經營模式的特點

在OEM經營模式下，定作人是品牌的擁有者，掌握所有的核心技術和新產品的開發等，還控制了銷售渠道，而承攬人只承擔簡單的加工任務。其本質就是生產過程的細化分工，因此具有投資少、風險小、收效快等特點。在這一模式下，加工企業充分利用自身的生產能力在市場當中占據一席之地，而定作企業在這其中節省了生產時間，為企業技術和產品開發提供了更多的資源。最具代表性的就是美國耐克公司，它利用定牌加工取得了巨大競爭優勢，雖然年銷售收入高達幾十億，但是卻沒有一家生產工廠，其本身只專注于產品研究和設計營銷計劃等。

3.涉外OEM經營模式的法律屬性

涉外定牌加工是一種國際分工合作的市場營銷手段，其法律屬性可以從其中的法律特征和法律關系兩個方面進行分析。

（1）涉外OEM經營模式的法律特征

根據OEM的定義和特點，其法律特征總結有以下幾個方面：

第一，主體上看，區別于國內定牌加工，定作方必須為境外企業或者個人，而加工方（承攬方）則為我國境內企業或者個人。

第二，商標所有權或使用權的歸屬方面，定作方享有絕對的權利，而加工方則只是承擔單純的貼附義務，不享有其他任何權利。

第三，關于商品的銷售市場，是由定作方來決定，并且不得在我國銷售，如果加工方在我國銷售則必須獲得定作人的授權。

（2）涉外OEM行為的法律關系分析

所謂法律關系，就是在法律調整下的社會關系的法律形式，具體表現在主體之間根據法律所形成的一種權利義務關系。它具備主體、客體和權利義務內容三要素。

在OEM經營方式中，主體為定作人和承攬人，雙方出于各自的目的獨立形成一種加工承攬合同關系。首先，在這個合同關系中，承攬人的權利是收取加工費用，義務是根據定作人的要求生產產品并貼附定作人提供的商標；而定作人在境外享有合法的商標權或商標使用權，其有向承攬人收取產品并對該產品進行銷售的權利，但是必須向承攬人支付相應的報酬。根據我國《產品質量法》和《產品標識標注規定》的有關規定，“受委托的企業為委托人加工產品，且不負責對外銷售的，在該產品上應當標注委托人的名稱和地址。”所以，在定牌加工中，產品上標注的是定作方的名稱、地址，而不標注承攬人的名稱、地址。其次，聯系雙方之間權利義務關系的客觀基礎是承攬人的加工行為，雙方權利義務的實現都是以承攬人的加工行為為紐帶、基礎進行的。

2 我國目前涉外OEM經營模式存在的法律爭議以及法律適用現狀

1.定牌加工的商標侵權認定爭議點

（1）加工產品上貼附的商標是否構成商標法中的“使用”行為

首先，否定定牌加工中商標侵權的學者認為，加工產品上貼附的商標并非是商標法中的“使用”行為。商標的使用必須是源于商標目的而使用，即商標的識別功能，而單純的貼牌行為并非具有這一特征，因此其并非是商標法上所稱的使用行為。然而，反對者的主張理由主要是《商標法》修改前第五十二條的規定，即未經許可使用、銷售、制造商標標識等并列為侵犯商標權的行為，因此商標貼附于其商品或者包裝上就構成商標的使用。

但是，從我國修改后的《商標法》第四十八條來看，立法者是支持前者學說的。在該條中明確規定，商標的使用是用于識別商品來源的行為。在涉外定牌加工中，由于產品全部出口而不在國內市場上流通，商標標識只是單純貼附在產品上，顯然不屬于商標使用，因為這種使用首先沒有體現公開性和商業性，并具有識別商品來源的功能，商標的本質功能以及我國立法規定。并且在國際上，各國關于“商標使用”也是一“銷售之目的”為實質要件。因此，將“使用行為”作為涉外定牌加工構成商標侵權認定的理由顯然是不成立的，不符合我國當前的立法以及國際慣常做法。

（2）混淆可能性是商標侵權的構成要件還是判斷“相似”的標準

對于該爭議點主要涉及到如何對《商標法》第57條前兩項的規定理解問題上。在第57條第2項中，明確將混淆作為判斷“相似”的標準，這就意味著如果所貼附產品上的商標只是與我國國內商標相似，或者在類似產品上使用相似或近似的商標，則不構成侵權。因為涉外定牌加工中的產品未進入我國流通領域，不存在相應的消費群體，不會造成相關公眾的混淆。

但是對于相同商品使用相同商標的行為該如何認定呢？學界內對此說法不一，爭執不下。將混淆可能性作為商標侵權構成要件的學者認為，該種情形下不構成商標侵權，因為沒有造成相關公眾的混淆。而反對者不以為然，他們認為混淆可能性只是判斷“相似”程度上的標準，并非是商標侵權的要件，只要相關領域的消費者在視覺上認為商標相同，不論貼有該商標的商品能否導致其發生誤認，就構成侵權。

其實參考國際上的通常做法，混淆可能性是作為商標侵權前提條件的。在TRIPS協議第16條第1項當中，明確將混淆可能性作為商標使用侵權的前提，在針對相同商品上使用相同商標這一情形下，推定存在混淆可能。TRIPS協議的這一規定是在綜合歐盟建議稿和美國建議稿上作出的，同時由于我國是加入TRIPS協議的成員國，所以在認定混淆可能性是否為商標侵權的要件這一爭議上應與協議保持一致，這樣才更符合我國利益。

（3）實際損害能否構成抗辯事由

否定涉外OEM中商標侵權的學者認為，委托加工的產品不在國內銷售，沒有進入國內市場，就不會對國內商標權人造成損害，根據民事

侵權行為構成理論，商標作為私權在這種情況下的侵權是不成立的。倘若盲目認定商標侵權則不利于公平合理開放的市場的建立，不符合我國當前加強國際交流合作的方針和政策。相反的觀點認為，我國法律規定在知識產權侵權歸責原則當中，不以實際損害發生為要件，法律另有規定的除外。并且，這樣還有利于倡導市場主體充分尊重他人權利和依法維護自身權益的意識。

（4）加工方是否具有審查義務

部分學者認為，加工方具有嚴格的審查義務，即有義務審查所要貼附的商標在國內不會構成商標侵權。如果加工方未盡到相應的審查和注意義務，則要承擔商標侵權責任。

與此相對的，反對者則認為加工方的主觀狀態并不影響商標侵權。首先，從2001年商標法刪除“明知”作為構成侵權要件可知，構成直接侵權并不以主觀過錯為要件，并且國際慣例也是從侵權的行為事實上進行認定而非涉及侵權人主觀上是否明知。其次，根據《商標法》第57條第1、3、4項可推知，商標法第57條第3項和第4項是關于間接侵權的規定。在定牌加工產品不再國內銷售，不會引起相關公眾的混淆，而不會構成侵權，因此在涉外定牌加工中，加工方實施間接侵權是沒法實現的。這也就是說，加工方的審查義務完全是沒必要的，因為并不會對侵權構成影響。

2.我國關于涉外OEM經營模式中商標侵權的法律適用現狀

2004年北京市高級人民法院《關于審理商標民事糾紛案件若十問題的解答》第13條規定：“對于受境外商標權人委托定牌加工且僅用于出口的商品，即使其商標與國內的注冊商標相同或者近似，該定牌加工行為也不構成商標侵權。”其理由是：“造成相關公眾的混淆、誤認是構成侵犯注冊商標專用權的前提。定牌加工是基于有權使用商標的人的明確委托，并且受委托定牌加工的商品不在中國境內銷售，不可能造成相關公眾的混淆、誤認”，所以不構成侵權。但該項規定引起很大爭議，于是2006年北京市高級人民法院重新印發的《關于審理商標民事糾紛案件若十問題的解答》刪除了該項規定，認為根據個案的具體情況、承攬人的主觀過錯等因素來綜合判定。隨后在2009年，最高人民法院頒發了司法指導意見，也規定應結合個案，根據加工方是否盡到必要的審查和注意義務等具體情況來認定加工方的侵權責任。其他地區的法院在審理涉外定牌商標案件時，大部分認為涉外定牌行為如果未經國內商標注冊人許可，應認定構成商標侵權。

在當前情況下，尤其是最新商標法修改后，大多數法院認為在涉外OEM中不構成商標侵權。例如上海中達公司訴玖麗得公司商標侵權一案，原告上海中達公司為該案中國注冊商標權利人，被告玖麗得公司與美國朱利達電子有限公司簽訂合同，約定由玖麗得公司制造并向美國朱利達公司出售涉案商標產品。該案一審二審均認為：商標的基木功能是區分商品或服務來源的識別功能，侵犯商標權其本質就是對商標識別功能的破壞，使得一般消費者對商品來源產生混淆、誤認。被告玖麗得公司接受委托加工產品并全部出口至美國，未在中國境內銷售，中國的相關公眾在國內不可能接觸到涉案產品，不會造成國內相關公眾的混淆和誤認。除此之外，在定牌加工關系中，加工方并沒有實質意義上的商標使用行為，所貼商標在國內不具備商品來源的識別功能。因此，法院判決被告的定牌加工行為不構成商標侵權。

但是也有一些地方法院認為涉外定牌加工中商標侵權是成立的。除此之外，海關執法也與多數法院的裁判形成沖突，這也是在當前經濟環境下相關訴訟爭議增多的原因所在。

3 如何統一我國涉外OEM經營模式的法律適用

1.統一關于涉外OEM商標侵權的裁判依據

（1）確定正確的商標保護范圍，否定涉外定牌加工中的商標侵權

首先，商標是區別經營者所提供的商品或服務的識別性標記，其本質功能是識別功能，但是涉外定牌加工中的貼附商標在國內不具備這一識別功能，因此單純用商標地域性來進行抗辯是違背商標的本質特征的。

其次，商標的地域性決定了其權利行使范圍和受保護范圍，但是在涉外定牌加工中的產品商標真正使用在境外，因此將國內商標權人的權利保護延及到這一方面，在實質意義上是擴大了商標的保護范圍，是違背商標的地域性特征的。

最后，所謂商品是用來交換的勞動產品，然而在國內承攬方加工的產品并未進入國內市場和國內流通領域，并不存在國內的市場交換關系，所以也不能認定為真正意義上的商品，其所附的標識對國內而言只是一種普通標記，而非商標，其商標意義只有當該產品進入到境外流通領域后才形成。商標的本質特征在于使用行為，倘若沒有市場的參與和這種市場上的使用行為，其只是一種普通標識，是無法形成商標的。

因此，在立法當中應該明確否定涉外定牌加工當中的商標侵權，使相關法律適用具有統一的裁判依據。

（2）明確承認商標混淆理論

商標混淆理論，就是將混淆可能性作為商標侵權的要件。

有學者認為，在我國目前商標侵權認定當中主要是“二元結構”， 這種結構分為“不以混淆可能性為要件的商標侵權”和“以混淆可能性為要件的商標侵權”，認為商標侵權行為的判斷首先應當以注冊商標及其專用權的法律屬性為基礎，確定相應的法律標準。這種結構方式固然有其優點，但是其不確定性容易造成侵權認定上的難度和法律適用上的復雜性。所以，確立統一的侵權認定是十分有必要的，能解決實際情況中發生的侵權問題，相關人員在侵權認定上也有了統一的標準就不會造成各地法律適用的不統一，有利于市場的公平競爭和當事人的權利保護。

在美國關于混淆的案例適用當中，存在一種“初始混淆理論”。這種“初始興趣混淆”理論在于誘餌和轉移獲利規則，誘餌的存在是發生混淆的基本前提，但是轉移獲利則是另外一個前提，假如網絡用戶發現初來乍到者網站不出售任何商品，也不提供任何服務，此時成熟使用者的商標可能是‘誘餌，但沒有發生轉移行為，因此侵權也不成立。2005年，美國第四巡回法院審理Lamparello v. Fahvell一案中就充分表達了這種理念。法院認為，假如被指控侵權一方沒有與商標所有人在銷售方面進行競爭，一些初始混淆就不太可能對商標所有人的商譽搭便車，或者給所有人造成損害。可見，美國也是承認商標混淆理論的。

借鑒美國的做法，我國也應該在立法當中明確承認商標混淆理論，這樣就避免了法官在裁判當中的混亂，也是對學界當中的爭論做一個定奪。

（3）將“消費者利益”作為商標立法第一宗旨

立法宗旨是精神和靈活，商標法所有的具體制度都是其立法宗旨的具體化體現，都是圍繞它而展開的，所有違背其立法宗旨的規定都應當被修正或者廢棄。我國目前商標法第1條明確規定商標法的價值目標是維護消費者利益和經營者利益。然而在考察經營者利益是否受損方面，也是以消費者為基礎的。如果消費者沒有混淆和誤認，那么經營者的利益也不會受損，因此單純的脫離消費者而去談論商標權人的利益問題勢必會造成市場主體地位的不平等。因此，在商標法中應該更明確地強調消費者利益的首要性，這樣更有利于商標侵權的認定。

2.統一關于涉外OEM商標侵權的裁判主體

眾所周知，處理知識產權案件對專業技術的要求極嚴，對法官的素質要求極高。目前，我國設立了專門的知識產權法院來處理知識產權相關案件，由于自貿區相關知識產權案件數量多，因此上海率先成立了自貿區知識產權法庭，專門處理涉及自貿區知識產權官司。這種對自貿區定牌加工等知識產權爭議進行集中審理的方式，是十分必要和可行的。

3.立足國情，盡快修改和完善《知識產權海關保護條例》

我國是世界上為數不多針對出口實施知識產權保護的國家，作為這一環節的行政執法機關——海關的執法依據則是《知識產權海關保護條例》相關規定，即國家禁止侵犯知識產權的貨物進出口。但是根據TRIPS協議的相關規定，該條例的這項規定其實是不必要的自我約束。并且目前大多數法院認定涉外定牌加工的貨物不構成商標侵權，這樣意味著海關依職權扣押OEM貨物的行政措施與司法裁判將形成沖突。在這樣一種情況下，海關不僅要承擔執法措施帶來的法律風險和壓力，同時也不利于國際交流合作，更加不符合我國在經濟新常態下加強對外合作交流，促進國際貿易發展的方針政策。因此，相關部門應該立足于我國當下的實際國情，盡快修改《海關知識產權保護條例》。

4 結語

目前，我國經濟已進入新常態的發展趨勢，建立自貿區也成了我國各地適應新常態的主要著力點。根據自貿區法庭成立以來受理的案件來看，關于涉外OEM這一模式又出來了一些新的法律問題，主要在于涉外OEM成了被控侵權人的主要抗辯理由，而海關對出口貨物被查扣人的這一抗辯理由均不作出認定，所以當事人只能訴請法院裁判。

這樣并不利于我國市場的公平競爭，更不利于國際貿易的發展，給我國經濟新常態下的發展規劃也帶來了相當大的阻力。然而，導致這一問題產生的主要原因是我國目前相關法律制度的不明確，法律適用上的爭議使得對相關當事人的權利保護十分不利。因此，應通過立法明確否定涉外OEM經營模式下的商標侵權，使法律適用的裁判依據上達到統一，同時統一裁判主體。除此之外，還要盡快修改相關行政法規，使海關執法和司法裁判達到統一。

參考文獻

[1]張玉敏.涉外“定牌加工”商標侵權糾紛的法律適用[J].知識產權，2008，18（4）.

[2]錢江.涉外貼牌生產（OEM）與商標權侵權[J].浙江工業大學學報，2008，17（4）.

[3]劉維.我國商標侵權的法律構造研究——以混淆可能性為中心[J].研究生法學，2010，25（5）.

[4]曹艷華.對定牌加工侵權認定的法律思考——以實現權益平衡的海關“適度”保護為視角[J].上海海關學院學報，2011，（1）.

[5]徐丹.涉外定牌加工涉及的商標侵權問題研究[J].上海政法學院學報，2014，29（2）.

[6]趙麗莎.商標貼牌加工的侵權問題芻議——以新《商標法》第48條和第57條為起點[J].武漢交通職業學院學報，2014，16（3）.

[7]周詳，魏征.“涉外定牌加工”爭論幾時休[J].中華商標，2014，（10）.

[8]林廣海，鄭穎.涉外定牌加工中的商標權問題[J].人民司法·應用，2007，（23）.

[9]上海申達音響電子有限公司訴玖麗得電子（上海）有限公司商[EB/0L].[2015-03-12].http：//ipr.court.gov.cn/sh/sbq/200912/t20091208_126270_html.

[10]李杰.涉外定牌加工法律性質辨析[D].重慶：西南政法大學，2008.

[11]林玉.定牌加工商標侵權的混淆原則研究[D].北京：中國政法大學，2010.

[12]王蓮峰.海關應慎重認定涉外定牌加工貨物的商標侵權——基于對今年《中國海關知識產權保護狀況》的分析[J].知識產權，2015，（01）.

[13]付子堂.法理學初階（第四版）[M].北京：法律出版社，2013.177-183.

[14]Hannibal Travis，2005，“The Battle for Mind share：The Emerging Consensus that the First Amendment Protects Corporate Critic is and Parody on the Internet”，Virginia Journal Of Law& Technology，Winter.