我國專利復審制度的性質、問題與重構

文/劉慶輝

我國專利復審制度的性質、問題與重構

文/劉慶輝

一、問題的提出

根據我國《專利法》第41條第1款的規定，專利申請人對專利局作出的駁回專利申請的決定不服的，可以向專利復審委員會請求復審。這是我國《專利法》確立的專利復審制度。但是，專利復審在程序構造上究竟如何定位？復審的客體是什么？復審的范圍有多大？這些問題在最近幾年的專利復審實踐中，引起了較大的爭議。其中，爭議最大的是專利復審委員會依職權進行的“明顯實質性缺陷”審查。1.“明顯實質性缺陷”是2010版《專利審查指南》明確提到的一個概念，意指專利申請中存在的明顯不符合《專利法》及《專利法實施細則》規定的授權條件的缺陷。例如，在贏創德固賽有限責任公司訴專利復審委員會“表面改性的沉淀二氧化硅”發明專利申請復審行政糾紛案中，2.參見北京市第一中級人民法院（2011）一中知行初字第2876號行政判決書、北京市高級人民法院（2012）高行終字第1486號行政判決書及最高人民法院（2014）知行字第2號行政裁定書。專利局駁回該發明專利申請的依據是其權利要求1-31的修改不符合《專利法》第33條的規定，但是在復審階段，專利復審委員會認定該發明專利申請不符合《專利法》第23條第3款關于創造性的規定，并據此維持專利局作出的駁回決定（以下簡稱駁回決定）。贏創德固賽有限責任公司提起行政訴訟，認為專利復審委員會應當審查駁回決定是否正確，不應當審查駁回決定未提及的《專利法》第23條第3款的問題。但是，專利復審委員會認為其依據2010年修正的《專利審查指南》（以下簡稱《專利審查指南》）的規定，可以依職權審查專利申請是否具有駁回決定未提及的“明

依據我國《專利法》第41條和《專利法實施細則》第63條的規定，專利復審是救濟程序。但是，《專利審查指南》將其修正為具有救濟和續審的雙重性質。專利復審委員會在復審實踐中依據《專利審查指南》的有關規定進行續審的做法，雖然缺乏充分的上位法依據，但在專利申請及復審數量大幅攀升的情況下，具有現實合理性。基于復審實踐的需要，我們應當參考域外的立法例，重構我國的專利復審制度，賦予復審以救濟和續審的雙重性質。

專利申請；專利審查；專利復審顯實質性缺陷”。該案歷經一審、二審和最高人民法院申訴審查，反映出各方當事人在專利復審這一問題上的認識嚴重分歧。

最近幾年來，上述類型的案件呈日益增長的趨勢，在實務界引起了廣泛的爭議。這給我們提出了新的問題——在法解釋論上，我們應當如何認識現行專利復審制度，如何界定復審的審查客體及范圍？在立法論上，我們應當如何平衡復審請求人的程序利益和專利授權程序的效率？現行專利復審制度是否需要改進？2015年4月1日，國家知識產權局發布了《專利法修改草案（征求意見稿）》，3.參見國家知識產權局官網http://www.sipo.gov.cn/tz/gz/20150401-1095939.html，2015年6月2日訪問。對專利復審制度進行了改造，明確規定專利復審具有救濟和續審的雙重性質。4.《專利法修改草案（征求意見稿）》第41條第2款規定，“專利復審委員會對復審請求進行審查，必要時可以對專利申請是否符合本法有關規定的其他情形進行審查”。該款前一句表明復審針對復審請求進行，具有救濟性質；后一句表明復審具有續審性質，專利復審委員會可以依職權審查駁回決定未提及的其他情形，即在專利局審查的基礎上延續審查專利申請是否符合授權條件（續審）。這為專利復審制度的反思、檢討提供了契機。本文主要討論現行《專利法》中專利復審的性質，檢討專利復審實踐中的做法，并結合域外法制經驗，探討專利復審制度重構的問題。

二、我國專利復審的法律性質

關于專利復審的法律性質和功能定位，專家學者的認識并不相同。一種觀點認為復審是救濟程序。5.參見尹新天：《中國專利法詳解》，知識產權出版社2011年版，第452-456頁；另一種觀點認為復審既有救濟的性質，也有續審的性質。6.參見湯宗舜：《專利法教程》，法律出版社2003年版，第143-145頁；李揚：《知識產權法基本原理》，中國社會科學出版社2010年版，第469頁。還有一種觀點認為，復審是行政監督程序。7.參見文希凱主編：《專利法教程》，知識產權出版社2011年版，第205-206頁。

法律研究區分解釋論研究和立法論研究。解釋論，研究法律是什么及如何適用法律的問題。立法論，研究法律應當如何的問題。8.參見李揚：《知識產權法基本原理》，中國社會科學出版社2010年版，第169頁。討論我國專利復審的法律性質，應當站在解釋論的角度，從現行立法規定中總結、提煉。《專利法》第41條規定，“國務院專利行政部門設立專利復審委員會。專利申請人對國務院專利行政部門駁回申請的決定不服的，可以自收到通知之日起三個月內，向專利復審委員會請求復審。”據此，專利復審是專利申請人不服駁回決定而啟動的審查程序，旨在對專利申請人可能受到駁回決定的不利影響提供救濟。《專利法實施細則》第63條第1款規定，“專利復審委員會進行復審后，認為復審請求不符合專利法和本細則有關規定的，應當通知復審請求人，要求其在指定期限內陳述意見。期滿未答復的，該復審請求視為撤回；經陳述意見或者進行修改后，專利復審委員會認為仍不符合專利法和本細則有關規定的，應當作出維持原駁回決定的復審決定。”第2款規定，“專利復審委員會進行復審后，認為原駁回決定不符合專利法和本細則有關規定的，或者認為經過修改的專利申請文件消除了原駁回決定指出的缺陷的，應當撤銷原駁回決定，由原審查部門繼續進行審查程序。”依據前述第1款規定，復審請求不成立的，應當維持原駁回決定；依據第2款規定，原駁回決定不成立或者修改后的專利申請文件消除了原駁回決定指出的缺陷的，應當撤銷駁回決定，發回原審查部門重審。根據前述第1、2款的文義，可以確認專利復審的審查對象是駁回決定，專利復審委員會應當依據復審請求人的請求和理由，對駁回決定的事實認定、法律適用等進行審查。如果復審請求成立、駁回決定錯誤的，應當撤銷駁回決定；如果復審請求不成立、駁回決定正確的，應當維持駁回決定。因此，依據《專利法》第41條及《專利法實施細則》第63條的規定，復審是一種救濟程序，應屬無疑。

但是，《專利審查指南》對專利復審的定位，與《專利法》及《專利法實施細則》的規定有所不同。《專利審查指南》第四部分第二章之“1.引言”規定，“復審程序是因申請人對駁回決定不服而啟動的救濟程序，同時也是專利審批程序的延續。因此，一方面，專利復審委員會一般僅針對駁回決定所依據的理由和證據進行審查，不承擔對專利申請全面審查的義務；另一方面，為了提高專利授權的質量，避免不合理地延長審批程序，專利復審委員會可以依職權對駁回決定未提及的明顯實質性缺陷進行審查。”此項規定可被概括為“雙重性質說”，9.參見李越：《專利復審程序中依職權審查的理解與典型適用》，載《中國知識產權報》2013年12月27日，第11版。即專利復審具有救濟和續審的雙重性質。《專利法》和《專利法實施細則》均未明確規定專利復審具有續審的性質，依據其相關規定進行解釋，也得不出專利復審兼具救濟和續審雙重性質的結論。因此，《專利審查指南》規定專利復審兼具救濟和續審雙重性質，應當是修正了《專利法》和《專利法實施細則》的有關規定，這一修正是否合理合法，應有檢討的空間。

《專利法》和《專利法實施細則》是法律法規，是上位法；《專利審查指南》是部門規章，是下位法。當下位法與上位法的規定不一致時，應當以上位法的規定為準。因此，專利復審應是救濟程序。

專利復審的法律性質決定了復審的客體和審查范圍，明確專利復審的法律性質，具有重要意義。如果復審是救濟程序，則復審應當圍繞復審請求人的請求和理由，針對駁回決定的事實認定及法律適用等進行審查，以確定駁回決定是否合理合法，而不應當對駁回決定未提及的事實和理由進行審查。如果復審具有救濟和續審的雙重性質，則專利復審委員會不僅要審查駁回決定是否合法合理，還可以審查駁回決定未提及的專利申請中的其他缺陷。由于我國專利復審是救濟程序，專利復審委員會應當圍繞復審請求人的請求和理由，針對駁回決定的事實認定及法律適用等進行審查，以確定駁回決定是否合理合法。

三、我國專利復審制度的實踐及其問題

由于《專利審查指南》第四部分第二章明確規定，專利復審委員會可以依職權對駁回決定未提及的專利申請中的“明顯實質性缺陷”進行審查，在目前的專利復審實踐中出現了一個明顯的趨勢，專利復審委員會在很多復審案件中過于強調專利授權程序效率，強調依職權續審，而對復審的救濟性質重視不夠。在下文列舉的諸多案件中，專利復審委員會均未針對復審請求人的請求和理由，審查駁回決定的事實認定及法律適用是否合理合法，而是依職權審查駁回決定未提及的專利申請中的“明顯實質性缺陷”。表1是筆者檢索到的專利復審委員會依職權審理專利申請的“明顯實質性缺陷”的典型案例：10.復審決定號是指專利復審委員會作出的專利復審案件的決定號，駁回法條是指專利局審查并駁回專利申請所依據的法條，復審法條是指專利復審委員會審查并據以作出復審決定所依據的法條。例如，法22.3是指《專利法》第22條第3款，細則20.1是指《專利法實施細則》第20條第1款，其他類推。（見表1）

從表1，我們可以發現：第一，專利復審委員會引入了新的事實和理由維持駁回決定。例如，在第30895號駁回復審決定中，駁回決定依據的理由是專利申請的修改不符合《專利法》第33條的規定，而專利復審委員會未審查該駁回決定是否正確，就直接引入《專利法》第22條第3款關于創造性的規定進行審查，并以專利申請不符合該條規定為由（即變更了駁回決定的理由）維持駁回決定。這一做法有兩點值得檢討。首先，專利復審委員會依職權引入駁回決定未提及的事實和理由對專利申請進行審查，雖然在《專利審查指南》中有依據，但是缺乏上位法依據。其次，即使專利復審委員會可以依職權進行審查，而且發現專利申請確實存在駁回決定未提及的“明顯實質性缺陷”，亦不應當以駁回決定未提及的事實和理由維持駁回決定，而應當駁回復審請求人的復審請求或專利申請。第二，專利復審委員會依職權進行“明顯實質性缺陷”審查的范圍相當寬泛。由于《專利審查指南》的“復審”部分未對“明顯實質性缺陷”的范圍進行明確界定，專利復審委員會在實踐中對“明顯實質性缺陷”的掌握相當寬松，如表1所示，幾乎任何法條都屬于“明顯實質性缺陷”審查的范圍。

總結最近幾年來復審實踐中的問題，突出表現為以下幾個方面：

一是復審的法律定位問題。前文已述，依據《專利法》和《專利法實施細則》的有關規定，復審是救濟程序；但是，依據《專利審查指南》的有關規定，復審既是救濟程序，也是專利審批程序的延續，具有救濟和續審的雙重性質。實踐中，專利復審委員會往往直接依據《專利審查指南》的有關規定進行復審，在很多復審案件（如表1所示）中沒有圍繞復審請求人的請求和理由進行審查，而是直接依職權審查駁回決定未提及的專利申請的其他缺陷，忽視了復審的救濟性質。

二是復審客體的問題。《專利審查指南》規定，專利復審請求的客體是駁回決定。11由于復審請求的客體是駁回決定，復審是針對復審請求而言，因此，復審的客體也應當是駁回決定。依據《專利法實施細則》第63條進行解釋，也能得出這一結論。對此，《專利審查指南》第四部分第二章之“1.引言”也明確規定，“專利復審委員會一般僅針對駁回決定所依據的理由和證據進行審查”。但是，在很多復審案件中，專利復審委員會根本不審查駁回決定是否合理合法，而是變更審查客體，直接對駁回決定未提及的專利申請中的其他“明顯實質性缺陷”進行審查，并以專利申請具有“明顯實質性缺陷”為由，維持駁回決定。復審請求人對專利復審委員會的這種做法意見很大，近年來訴至法院的此類案件日益增多。這種做法應當檢討。復審請求人是對駁回決定不服提出復審的，其復審請求是撤銷駁回決定，專利復審委員會應當根據《專利法實施細則》第63條的規定，對駁回決定是否合理合法進行審查，不應當將復審客體變更為專利申請。

表1：“明顯實質性缺陷”依職權審查典型案例

三是復審范圍的問題。根據《專利法實施細則》第63條的規定，復審范圍應當是駁回決定的事實認定及法律適用。對此，《專利審查指南》第四部分第二章之“4.1理由和證據的審查”也規定，“在復審程序中，合議組一般僅針對駁回決定所依據的理由和證據進行審查。”但是，《專利審查指南》的該項規定同時指出，專利復審委員會還可以對駁回決定未提及的專利申請中的其他“明顯實質性缺陷”進行審查。實踐中，專利復審委員會往往忽略《專利法實施細則》第63條的規定，直接依據《專利審查指南》的前述規定，依職權引入相關理由進行審查。而且，由于《專利審查指南》的“復審”部分未對“明顯實質性缺陷”的范圍進行界定，專利復審委員會在實踐中對“明顯實質性缺陷”范圍的掌握相當寬松。這種復審做法引起復審請求人的不滿，引發了許多行政訴訟案件（如表1所示）。

四是復審決定主文的問題。根據《專利法實施細則》第63條的規定，駁回決定正確、復審請求不成立的，應當維持駁回決定；駁回決定錯誤、復審請求成立的，應當撤銷駁回決定，發回專利局重新審查。專利局作出駁回決定是法律推理三段論過程，只有在駁回決定的事實認定、法律適用正確且專利審查程序合法時，才能維持駁回決定，而不得引入駁回決定未提及的事實和理由維持駁回決定。但是，如前文表1所示，專利復審委員會在復審實踐中經常引入駁回決定未提及的事實和理由維持駁回決定。這種做法顯然偏離了《專利法實施細則》第63條的規定，也背離了專利復審的救濟制度目標。

以上總結了四個方面的問題。客觀地說，這些問題的出現具有現實原因。《專利審查指南》規定復審具有救濟和續審的雙重性質，專利復審委員會在實踐中依職權審查專利申請中的其他缺陷的做法，是基于提高專利授權程序效率的考量，應當說具有一定的合理性。近年來，我國專利申請數量呈大幅增長的趨勢，復審案件也相應地大幅攀升，12.根據專利復審委員會審查員劉洋在2015年1月9日北京市高級人民法院組織的專利復審程序法律問題研討會上的主題發言，2010年我國的復審案件數為12369件，2011年為12946件，2012年為17320件，2013年為18829件。如果專利復審委員會可以依職權審查駁回決定未提及的專利申請中的其他缺陷，而不退回專利局重新審查，在客觀上確實可以避免程序拖延，提高專利授權程序的效率，具有合理性。我國專利復審制度的法律定位是救濟，而實踐中為了提高專利授權程序的效率，將其修正為救濟和續審。復審實踐與法律規定發生了偏離，這是由專利申請及復審數量大幅增長的現實壓力造成的。

社會現實是第一性的, 法是第二性的，法以社會現實為調整對象,應當回應社會現實的需要，而不能無視社會現實。13.參見李琛：《法的第二性原理與知識產權概念》，載《中國人民大學學報》2004年第1期。面對復審實踐中的問題，我們有必要檢討我國專利復審的法律定位。最近，國家知識產權局發布了《專利法修改草案（征求意見稿）》，對專利復審制度進行了改造，為我們重新思考、檢討專利復審制度提供了契機，我們應當參考域外的經驗，結合我國實踐中的問題，反思專利復審制度的定位，重構專利復審制度。

四、我國專利復審制度改革的比較法視角

專利復審制度應當如何定位？專利復審委員會依職權對專利申請進行續審是否具有合理性和必要性？比較法考察可以為我們提供經驗。

（一）各國專利復審法制概況14.此部分內容參考了專利復審委員會審查員劉洋和北京律盟知識產權代理有限責任公司專利代理人宋獻濤在2015年1月9日北京市高級人民法院組織的專利復審程序法律問題研討會上的主題發言，特此致謝。

1.美國

根據美國《專利法》第6條的規定，美國專利商標局設置專利審理和上訴委員會（the Patent Trial and Appeal Borad），處理專利復審等事宜。該法第134條的規定，專利申請人對專利商標局作出的駁回決定，可以向專利審理和上訴委員會申訴。15.參見裘安曼等譯：《十二國專利法》，清華大學出版社2013年版，第619-750頁。根據美國《專利審查程序手冊》（37 C.F.R.41.39 MPEP 1207）的規定，專利審理和上訴委員會在復審中可以基于新的駁回理由駁回復審申請中的一個或者多個權利要求，其中包括審查員在駁回決定中未反對的權利要求。針對專利審理和上訴委員會在復審決定中引入新的駁回理由，申訴人（Appellant，即專利申請人）可以選擇：（1）重新啟動實審。申訴人可以修改專利權利要求，提交新證據，并請求發回由專利商標局的審查員重新審查；（2）請求專利審理和上訴委員會重新審查。

由上文可知，美國的專利復審不限于審查專利商標局作出駁回決定所依據的事實和理由，而是可以引入新的事實和理由駁回專利申請。但是，美國非常注重保護專利申請人的程序利益，針對專利審理和上訴委員會在復審決定中引入新的駁回理由，專利申請人可以修改專利權利要求，提交證據，并請求發回由審查員重新審查，也可以要求專利審理和上訴委員會再次審查。總結起來，一方面，專利審理和上訴委員會可以依職權引入新的事實和理由對專利申請進行審查，另一方面，專利審理和上訴委員會又注重保護專利申請人的程序利益，給予其選擇發回重審或請求再次審查的權利。

2.歐洲

根據《歐洲專利公約》（The European Patent Convention，簡稱EPC）的規定，歐洲專利局設立上訴委員會（The Board of Appeal），對專利申請人不服受理處、審查部、異議部與法律部等部門所作的決定提出的上訴進行審查。上訴委員會可以行使原作出被申訴決定的部門職權以內的任何權力，也可以發回作出被申訴決定的部門重審（EPC 111(1)）。在復審程序中，上訴委員會的審查不局限于當事人的請求及所提供的事實、證據和論點（EPC 114(1)）。在歐洲專利局G10/93復審案的裁決書中明確提到，擴大上訴委員會（ Enlarged Board of Appeal）在復審程序中：（1）有引入新理由的權力；（2）沒有全面審查的義務；（3）沒有發回重審的義務。擴大上訴委員會的審查需要考量的因素包括：（1）是否需要做進一步的調查；（2）是否發生了程序違法并阻礙了實體判斷；（3）與被訴決定相比，是否發生了重大的事實改變；（4）申請人對“審級損失”的態度如何；（5）擴大上訴委員會的決定是否將明顯加快程序；（6）對發回重審有利和不利的其他理由。總結起來，歐洲專利局的專利復審是可以依職權引入新的事實和理由進行審查的。

3.日本

根據日本《專利法》第121條的規定，專利申請人對駁回專利申請的審查官決定不服的，可以在收到審查官決定之日起30日內請求對該決定進行審判（亦即復審）。又依該法第153條的規定，在審判過程中，特許廳審判院可以就當事人未主張的任何理由進行審理，但必須給與當事人陳述意見的機會。16.同注釋15，裘安曼譯書，第223-302頁。由此可見，在日本，審判院可以依職權引入新的事實和理由對復審請求進行審查。

4.韓國

根據韓國《專利法》第132條之二，韓國知識產權局設立知識產權審判院，負責專利、實用新型、外觀設計和商標的審判和復審。該法第132條之三規定，專利申請人收到拒絕授權的決定后，可以在30日內請求審判。依該法第159條的規定，審判院在審判中可以審查當事人沒有提出的理由，但必須給當事人在指定期間內就有關理由陳述意見的機會。17.同注釋15，裘安曼譯書，第389-478頁。由此可見，在韓國，審判院也可以依職權引入新的事實和理由對復審請求進行審查。

5.臺灣地區

在臺灣地區，臺灣知識產權局（TIPO）進行專利初審作出核駁決定后，專利申請人不服的，進入再審查程序。18.參見臺灣《專利法》第40條及《臺灣專利審查基準》（2011）第一編第七章的有關內容。臺灣TIPO在2008年出版的《專利法逐條釋義》針對第46條的說明中寫到“由于再審查屬于復審之性質，…其於進行審查時，可重新全面審查，不以初審審定所引據之資料為限…”綜上，在臺灣，再審查為專利復審程序，也可以依職權進行全面審查，而不限于初審的范圍，再審查程序中可以引入新的核駁理由，并根據申請人的答復和修改作出核駁決定。

（二）域外經驗及啟示

根據上文的介紹，美國、歐盟、日本、韓國及我國臺灣地區的法律均規定，專利復審機構可以依職權引入新的事實和理由對專利申請進行審查，而不完全受當事人的請求范圍和駁回決定所依據的事實和理由的限制。在前述國家和地區，雖然復審機構有依職權審查的權力，但是特別注重保障專利申請人的程序權益，給予其陳述意見的機會。尤其是在美國和歐盟，復審機關發現專利申請具有新的駁回理由后，一般會盡量避免直接依據新的事實和理由駁回專利申請人的復審請求，而是發回專利實審機構再次審查，或者根據申請人的申請由復審機構再次進行審查。

根據前述國家的立法和實踐經驗，復審機構依職權引入新的事實和理由審查專利申請的缺陷的做法，并不是問題，關鍵是要保障請求人的程序利益，給予其充分的陳述意見的機會。這是其一。其二，雖然復審具有救濟的性質，但根本上要解決的問題是專利申請是否應該得到授權，是發回專利實質審查機構重審還是由復審機構依職權審查，取決于一系列因素，這些因素包括但不限于專利申請量、復審量以及行政資源配置等情況。參考上述國家及地區的法制經驗，在構造我國的專利復審制度時，第一，可以賦予專利復審委員會依職權審查的權力；第二，專利復審委員會依職權審查時，應當保障復審請求人的程序利益；第三，復審的主要功能是救濟，依職權進行續審是第二位的功能，專利復審委員會應當謹慎行使依職權審查的權力。

五、我國專利復審制度的重構

在專利申請及復審數量日益攀升的現實情況下，專利復審委員會在審查駁回決定是否正確的同時，基于提高專利授權程序效率的考量，依職權對駁回決定未提及的專利申請中的其他缺陷進行審查，這一做法雖然偏離了《專利法》第41條及《專利法實施細則》第63條的規定，但無疑具有實踐合理性，是實踐理性的表現。19.關于實踐理性，參見許傳璽：《從實踐理性到理性實踐：比較、比較法與法治實踐》，載《浙江大學學報（人文社會科學版）》第44卷第5期（2014年9月）。因此，面對現實需要，我們有必要反思、檢討并重構專利復審制度。

（一）復審的功能定位

復審的第一功能定位是救濟，旨在對專利申請人可能受到駁回決定的不利影響提供救濟。對專利申請人的救濟可分為司法救濟和行政機關內部救濟。與司法救濟相比，行政機關內部救濟可能更加便捷、高效，更有利于糾錯，正因為此，《專利法》設置了專利復審這一內部救濟制度。但是，由于我國專利申請及復審數量大幅攀升，如果堅守復審的救濟功能定位，則可能無法滿足復審實踐的需要，導致專利授權程序效率的降低。為了適應復審實踐的需要，提高專利授權程序的效率，有必要在堅持復審的救濟功能的同時，賦予其續審的功能，允許專利復審委員會根據具體情況，依職權對駁回決定未提及的專利申請的其他缺陷進行續審。上文的比較法考察為我們提供了域外法制經驗，我們可以借鑒。正如上文提到的，賦予專利復審以救濟與續審的雙重定位，并不是問題，關鍵是在復審程序中要保障復審請求人的程序利益，給予其充分的陳述意見的機會。

我國的商標申請復審制度也可供借鑒。2005年修訂的《商標評審規則》第27條規定，“商標評審委員會審理不服商標局駁回商標注冊申請決定的復審案件，除應當適用商標法第十條、第十一條、第十二條和第十六條第一款規定外，應當針對商標局的駁回決定和申請人申請復審的事實、理由、請求以及評審時的事實狀態進行評審。”根據上述規定，商標評審委員會可以超出當事人的請求和答辯范圍，依職權審查對商標申請是否符合《商標法》第10條、第11條、第12條和第16條第1款的規定進行審查。2014年修訂的《商標法實施條例》將上述規定納入了該條例的第52條第2款，“商標評審委員會審理不服商標局駁回商標注冊申請決定的復審案件，發現申請注冊的商標有違反商標法第十條、第十一條、第十二條和第十六條第一款規定情形，商標局并未依據上述條款作出駁回決定的，可以依據上述條款作出駁回申請的復審決定。”從上述規定可以看出，商標申請復審除具有救濟的性質外，還具有續審的性質。商標評審委員會除了針對商標復審申請人的復審請求和理由進行審查，還可以依職權對商標申請是否符合《商標法》的有關規定（商標局的駁回決定未涉及的事項）進行審查，并依法作出復審決定。

賦予專利復審以續審的性質，可以提高專利授權程序的效率，避免專利申請在專利局和專利復審委員會之間來回振蕩。只要保障復審請求人的正當程序權利，多數復審請求人基于及早獲得專利授權的意愿，也愿意讓專利復審委員會延續專利局的審查，進行續審。因此，此次《專利法》修訂，將專利復審定位為救濟和續審的雙重性質，具有合理性，也是現實需要的呼喚。

（二）復審的范圍

復審范圍的確定，應當考量兩個主要因素，第一是復審請求人的權益保障；第二是專利授權程序的效率。復審請求人的權益保障是復審應當首先考慮的因素，這是由復審的救濟性質所決定的。復審是應復審請求人的請求所進行的救濟程序，旨在保護復審請求人可能受到損害的權益，因此復審請求人的權益保障是復審的首要價值。基于此，復審的范圍應當是駁回決定所依據的事實和理由，否則就無法確定駁回決定是否正確，復審請求人的權益是否受到損害。但是，另一方面，復審畢竟還具有續審的性質，還應當考慮專利授權程序的效率。有的時候，駁回決定可能存在錯誤，應當撤銷。但是，由于專利申請存在駁回決定未指出的其他缺陷，不可能獲得授權，如果發回專利局重新審查并再次作出駁回決定，則可能過分注重程序價值而犧牲了效率價值。在此種情況下，由專利復審委員會依職權審查駁回決定未指出的缺陷，更加合理。

為了兼顧復審請求人的程序利益和專利授權程序的效率價值，復審范圍應當作如下界定：

1.基本審查范圍：由于復審是救濟程序，專利復審委員會應當依據復審請求人的請求和理由，對專利局的駁回決定所涉及的事實認定、法律適用及審查程序進行審查，并對駁回決定進行評價。這是最基本的審查范圍，專利復審委員會應當對此范圍內的事項進行審查，否則就違背了請求原則，背離了專利復審的救濟制度目標。

2.續審范圍：由于復審還具有續審的性質，是專利審批程序的延續，因此除了上述基本審查范圍外，根據情況的需要，專利復審委員會還可以基于專利授權程序效率的考量，依職權續審駁回決定未提及的專利申請中的其他缺陷。正如上文比較法考察所顯示的，續審范圍不應當受到任何限制，只要是影響專利申請授權的任何缺陷，都可以列入續審范圍。

專利復審委員會進行復審，應當首先審查上述第1項的內容，即依據復審請求人的請求和理由，對駁回決定的事實認定、法律適用及審查程序進行審查，駁回決定正確的，予以維持，駁回決定錯誤的，予以撤銷。這點是由復審的請求原則決定的，如果不作這部分審查，就違反了請求原則。其次，根據情況審查上述第2項的內容，即如果駁回決定所依據的理由均不成立，應當予以撤銷，專利復審委員會為了提高專利授權程序的效率，還可以進一步續審查上述第2項的內容，在確認專利申請還存在上述第2項續審范圍的缺陷的，應當撤銷駁回決定，同時駁回復審請求人的專利申請。這點是由復審的續審性質決定的，也是基于行政效率和程序節約的考慮。

（三）復審決定的類型

《專利審查指南》對復審決定的類型規定了三種情形：（1）復審請求不成立，維持駁回決定；（2）復審請求成立，撤銷駁回決定；（3）專利申請文件經復審請求人修改，克服了駁回決定所指出的缺陷，在修改文本的基礎上撤銷駁回決定。20.參見《專利審查指南》第四部分第二章之“5.復審請求審查決定的類型”。上述復審決定的類型是基于復審的救濟性質。如果賦予復審以救濟和續審雙重性質，則上述決定類型無法滿足需要，應當針對復審的續審性質，相應增加復審決定類型。具體應當包括如下復審決定類型：

（一）維持駁回決定。復審請求不成立，亦即駁回決定在事實認定、法律適用及審查程序上基本正確的，應當維持駁回決定。

（二）撤銷駁回決定，責令專利局重新作出決定。復審請求成立，亦即駁回決定在事實認定、法律適用或審查程序上存在重大錯誤，影響復審請求人的權益的，應當撤銷駁回決定，責令專利局重新作出決定。

（三）專利申請文件經復審請求人修改，克服了駁回決定所指出的缺陷，在修改文本的基礎上撤銷駁回決定。

（四）撤銷駁回決定，駁回復審請求人的專利申請。雖然駁回決定存在部分錯誤，但并非完全錯誤，而且其結論正確的；或者雖然駁回決定錯誤，但是專利申請具有駁回決定未提及的其他缺陷而不應當獲得授權的，應當撤銷駁回決定，同時駁回復審請求人的專利申請。該類型主要適用于以下兩類情形：

1、駁回決定在事實認定、法律適用上部分正確、部分錯誤，且正確認定的部分足以支持其駁回結論的，應當撤銷駁回決定，同時駁回復審請求人的專利申請。

2、駁回決定的全部事實認定及法律適用均存在嚴重錯誤，應當撤銷，但是專利復審委員會進行續審后認為專利申請存在駁回決定未指出的前述“續審范圍”的缺陷而應當駁回的，應當撤銷駁回決定，同時駁回復審請求人的專利申請。

（四）程序利益保障

《專利審查指南》之“實質審查”和“復審”部分關于程序利益的保障具有很大的區別。根據《專利審查指南》的規定，在實質審查程序階段，審查員一般要向專利申請人發出兩次“審查意見通知書”，專利申請人答復“第一次審查意見通知書”的期限為四個月，答復“再次審查意見通知書”的期限為兩個月。21而在復審程序階段，審查員一般僅向復審請求人發出一次“復審通知書”，復審請求人的答復期限是一個月。22由此可見，在實質審查程序和復審程序中，專利申請人能享受的程序利益是有極大差別的。目前專利復審實踐中，專利復審委員會依職權進行續審，給予復審請求人的程序利益保障是一次“復審通知書”及一個月的答復期限。如果發回專利局審查，專利申請人就能享受更好的程序利益保障。程序利益保障的重大差別，是造成復審請求人反對專利復審委員會依職權續審的重要原因之一。

在重構專利復審制度，賦予專利復審委員會續審的權力的同時，應當對續審的程序利益保障機制作出調整，在續審中給予復審請求人的程序利益保障不得低于實質審查程序中專利申請人能享受的程序利益保障。

結語

我國現行《專利法》及《專利法實施細則》對專利復審的制度定位是救濟，但是《專利審查指南》對此予以了修正，賦予其救濟和續審的雙重性質。實踐中，專利復審委員會亦經常依職權審查專利申請中駁回決定未提及的“明顯實質性缺陷”，因此引發很多行政訴訟案件。在當前我國專利申請及復審數量大幅攀升的現實情況下，有必要反思、檢討并重構我國的專利復審制度。為了兼顧專利復審請求人的程序利益和專利授權程序的效率，應當賦予專利復審以救濟和續審的雙重性質。因此，國家知識產權局發布的《專利法修改草案（征求意見稿）》對專利復審制度進行重構的嘗試值得肯定。在賦予專利復審委員會續審權力之后，應當對續審的范圍作進一步的界定，這些工作可以留待《專利法實施細則》或者《專利審查指南》修訂時予以處理。

21.參見《專利審查指南》第二部分第八章“實質審查程序”之“4.10第一次審查意見通知書”及“4.11.3再次審查意見通知書”。

22.參見《專利審查指南》第四部分第二章“復審請求的審查”之“4.3審查方式”。

Construction and Reconstructing of China's Patent Reexamination System

According to Article 41 of the Patent Law and Article 63 of the Implementing Rules of the Patent Law, patent reexamination is a remedy procedure, which, however, has been changed by the Patent Examination Guidelines into having a dual nature of remedy and ex offi cio examination.The higher level law doesn't provide suffi cient basis for the Patent Reexamination Board to conduct ex offi cio examination in patent reexamination practice according to the relevant provisions of the Patent Examination Guidelines. However, in view of the great leap in the number of patent applications and reexamination cases, ex offi cio examination has a certain practical rationality. Based on the requirements in reexamination practice, we should refer to the foreign law systems to reconstruct the patent reexamination system of China, empowering the dual nature of remedy and ex offi cio examination to the reexamination procedure.

Patent application;Patent examination;Patent reexamination

劉慶輝，北京師范大學法學院博士研究生，北京市高級人民法院知識產權庭法官。