淺析創造性判斷中下位概念對上位概念的影響

余 敏王震宇江耀純

淺析創造性判斷中下位概念對上位概念的影響

余 敏*王震宇*江耀純*

在創造性判斷中，如果要求保護的發明或者實用新型與最接近的現有技術某個技術特征，其中一個區別在于當前者是上位概念，后者是下位概念時，不能簡單地將兩種概念對應的技術特征視為等同。此種情形下，需要結合上位概念和下位概念在各自方案中對應的技術特征的作用來判斷兩個技術特征是否實質等同，然后再結合其他區別技術特征來綜合判斷現有技術是否在整體上存在啟示。總的來說，在大多數案例中，對比文件公開的下位概念并不等同于申請方案中的上位概念，并且該上位概念對于申請方案的創造性還會產生意想不到的貢獻。

創造性 區別技術特征 上位概念 下位概念 啟示

一、前言

根據《專利法》第22條1款的規定，授予專利權的發明和實用新型應當具備新穎性、創造性和實用性。其中，新穎性和創造性是實際中最常需要判斷的條件。在新穎性和創造性判斷中，均涉及將要求保護的發明或者實用新型與最接近的現有技術進行比較，確定區別技術特征。常見的是，在比較某個技術特征時發現，要求保護的發明或者實用新型中采用了上位概念進行限定，而對比文件中公開了該上位概念所涵蓋的某個下位概念。此種情形下，慣性思維是認為下位概念的公開相當于公開了發明或者實用新型中的上位概念，從而在判斷新穎性和創造性時將上位概念排除在區別技術特征之外，不再作為后續判斷時的考量因素。在此情形下，如果沒有其他區別技術特征，則發明或者實用新型不具備新穎性。如果還有其他區別技術特征，則發明或者實用新型具備新穎性。而是否具備創造性，也只是根據其他區別技術特征來進行判斷，即此時的上位概念對發明或者實用新型的創造性不帶來貢獻。這樣的思維過程合理嗎？下面，筆者基于具體案例，對創造性判斷中下位概念對上位概念的影響進行分析和總結，以期給出更加合理的判斷。

二、案例介紹

【案例1】

該申請涉及導電膜的制備方法。制備過程中涉及一種油墨材料，其包括主體成分和溶劑。主體成分由質量分數為10%～60%的光固化樹脂和質量分數為40%～90%的金屬填料構成，金屬填料中的金屬比目標金屬活潑，目標金屬為所需制備的導電膜中起導電作用的金屬。制備過程中還涉及作為區別技術特征的其他材料和步驟，因與本文的上位概念和下位概念的討論無關，在此不再一一列出。

對比文件中公開的制備導電膜的方法中，使用的墨水通過如下過程制備：將聚合物溶解于溶劑中制成載體，將鈀金屬加入載體中，攪拌均勻，其中聚合物由高分子聚合物組成，溶劑由水或者有機溶劑組成。從上述內容可知，對比文件中的油墨包括高分子聚合物、鈀金屬和溶劑。

將該申請的技術方案與對比文件進行比較，該申請的方案中油墨是光固化樹脂和金屬填料，且金屬填料中的金屬是一類比目標金屬活潑的金屬；而對比文件中的墨水是高分子聚合物，金屬是具體的鈀金屬。對于金屬部分的區別，該申請的方案采用的是金屬填料這種上位概念進行限定，而對比文件的方案采用的是具體的鈀金屬這種下位概念進行限定。

基于上述內容，在評價創造性時，很容易忽略金屬部分的區別，認為對比文件中的鈀金屬即相當于該申請的方案中的金屬填料。然而，結合各自說明書中的相關記載，會發現該部分的區別是兩者之間非常重要的區別點，不容忽略。具體地，該申請的方案中設置金屬填料中的金屬比目標金屬活潑，是配合制備過程中的一個置換步驟，用金屬填料中的金屬置換出化學鍍液中的目標金屬離子，從而在基底表面得到一層由目標金屬顆粒構成的膜。而對比文件中使用鈀金屬，是利用鈀金屬對應的鈀化合物可以溶解于水，也可以溶解于有機溶劑的特性，可使鈀化合物完全溶解，在體系中無不溶性顆粒，方便灌輸，不存在堵塞薄膜上微細管道的問題。從上述內容可知，對比文件中利用的是鈀金屬這種特定金屬的具體特性，即便本領域技術人員在現有技術的啟示下，能聯想到的也只是具有這種特性的其他金屬，而不會想到鈀金屬是否活潑的特性。鑒于此，本領域技術人員也不會想到選用“比目標金屬活潑”的一類金屬以參與置換反應從而制備目標金屬構成的膜。因此，該案對比文件中鈀金屬的具體概念不能簡單地相當于該申請的方案中“比目標金屬活潑的金屬顆粒”這一上位概念。當然，作為該案的創新點，權利要求中除了限定金屬填料中的金屬比目標金屬活潑之外，也已限定在制備過程中還包括置換步驟，由金屬填料中的金屬置換出化學鍍液中的目標金屬離子，從而在基底表面得到一層由目標金屬顆粒構成的膜。在創造性判斷過程中，確定區別技術特征時，不能因為對比文件中公開的鈀金屬屬于該申請中“比目標金屬活潑的金屬”這一概念，就將“金屬填料中的金屬比目標金屬活潑”視作已經公開的技術特征而不在創造性的整體判斷中予以考慮。如果簡單地作出這一結論，就很容易導致該申請不具備創造性的錯誤判斷。

【案例2】

該申請涉及用于液流電池中的復合離子交換膜，其由磺酸化聚合物和無機材料混合均勻制備而成；其中，無機材料為微孔材料、介孔材料、無機層狀材料中的一種或者多種混合。方案中還涉及其他技術特征以及其他區別技術點，因與本文的討論無關，在此也不再一一列出。

作為最接近的現有技術的對比文件中公開一種復合離子交換膜，主要含磺化聚醚醚酮及添加劑。添加劑包括：二氧化鈦、二氧化硅、磷酸鋯、氧化鋁、氧化鋅、分子篩中的一種或多種。審查意見在評述無機材料部分的技術特征時，指出本領域常用的磷酸鋯一般是層狀磷酸鋯和介孔磷酸鋯，其分別屬于無機層狀材料的一種、介孔材料的一種。本領域常用的分子篩根據孔徑的大小可以分為介孔分子篩和微孔分子篩，其分別屬于介孔材料的一種、微孔材料的一種。因此，對比文件中公開的內容即相當于該申請方案中的微孔材料、介孔材料、無機層狀材料。

對于該申請的方案，其改進的一個重要技術點在于在復合離子交換膜利用無機材料的物理結構，例如，微孔材料的孔徑在2nm以下的孔結構、介孔材料的三維孔結構、無機層狀材料的層狀結構。具體地，對于微孔材料，孔徑小，液流電池中的金屬離子無法直接穿過，而必須繞過微孔材料，這樣增加了金屬離子傳輸的路徑，降低了金屬離子滲透率。對于介孔材料，由于介孔材料具有三維孔道連通結構，金屬離子在通過介孔材料時在三維孔道方向上隨機移動，無法直接穿過，同樣增加了金屬離子傳輸的路徑，阻礙了金屬離子的滲透。對于層狀材料，其層狀結構也會阻礙液流電池中的金屬離子的相互滲透、降低活性物質滲透率。即通過設置上述結構特點的無機材料，利用其物理結構特性，阻礙液流電池中的金屬離子的相互滲透、降低活性物質滲透率，從而提高復合離子交換膜的離子選擇性。這樣，當離子交換膜用于液流電池中時，可提高液流電池的效率和壽命。

而對比文件公開的方案中，聚醚醚酮中增加添加劑可改善膜的導電性能、阻釩性能和機械性能。添加劑可為有機物，例如PEI或者PES，添加劑也可為無機物，例如二氧化鈦、二氧化硅、磷酸鋯、分子篩等。其公開的磷酸鋯和分子篩作為添加劑只是眾多添加劑中的可選的兩種，并沒有分析出這兩種材料作為無機材料時所具有的微觀結構特點以及該結構特點應用在復合離子交換膜中的作用機理。

鑒于上述技術分析，將從屬權利要求中限定的微孔材料、介孔材料以及無機層狀材料中的典型種類加入到獨立權利要求的方案中，并將與對比文件中有重疊的種類刪除，最終保留“介孔材料為介孔碳材料及其改性材料、介孔金屬氧化物中的一種或者多種混合”“無機層狀材料為水滑石類層狀化合物、層狀硅酸鹽、層狀過渡金屬含氧酸鹽中的一種或者多種混合”的方案。圍繞該修改后的方案，結合對比文件未公開上述種類的無機材料以及無機材料的物理結構特點應用在復合離子交換膜中的作用機理等點進行爭辯，最終獲得授權。

三、分析與總結

對于創造性判斷中，作為最接近的現有技術的對比文件中的下位概念是否相當于申請方案的上位概念，筆者認為可按照如下兩種情形討論。

第一種情形，對比文件中下位概念對應的技術特征的作用與申請方案中上位概念對應的技術特征的作用相同。此時，可視為技術特征等同，該下位概念可認為是相當于該上位概念，從而使該上位概念無法對申請方案的創造性產生貢獻。具體地，假設上述【案例1】中對比文件公開了鋰金屬，且公開其應用于油墨材料中是作為活潑金屬發揮置換目標金屬銅金屬的作用，則對比文件中公開的鋰金屬這一下位概念就相當于公開了申請方案中金屬填料的上位概念。在沒有其他區別技術特征或者其他區別技術特征也是常規技術手段時，創造性判斷的結果就是申請的方案不具備創造性。

第二種情形，對比文件中下位概念對應的技術特征的作用不同于申請方案中上位概念對應的技術特征的作用，也即對比文件中沒有公開申請方案中上位概念的作用或者相關啟示。根據筆者的專利代理經驗，在創造性判斷中，第二種情形其實比上述第一種情形更為常見。此種情形下，兩種概念不能視為等同，而且兩種概念的區分對于創造性判斷“三步法”中第三步的判斷過程（確定現有技術是否在整體上存在啟示）也至關重要，具體如下。

對比文件中公開的具體案例，通常都是利用該具體案例例的具體特性（為方便描述，如下定義為第一特性），當其作用機理不同于申請的方案時，并不具有拓展到申請方案中所包含的較廣泛的一類材料的可能性。這是因為，從對比文件公開的具體案例改進到申請的方案，至少要跨越如下兩個階段：第一階段是從對比文件的具體案例的第一特性到該具體案例的第二特性；第二階段是從具體案例的第二特性擴展到具有該第二特性的某一類材料。當現有技術中不存在這兩方面的技術啟示時，本領域技術人員僅根據對比文件公開的具體案例是很難聯想到包含該案例的某一類材料的第二特性的。

而回歸申請方案本身，包含有上位概念的申請方案可視為歸納性技術方案。這類技術方案的獲取，通常都是基于發明人對多種具體案例進行分析、驗證，再由各個具體案例的表現結果歸納出其內部的作用機理，進而總結出可行的一類材料。這種歸納過程需要對各個具體案例背后的關聯和共性進行深入研究，正體現了發明人的創造性勞動。當對比文件中未公開相關作用機理（例如【案例1】中的活潑金屬對不活潑金屬的置換應用到導電膜的制備環節中，【案例2】中的結構特點對復合離子交換膜離子選擇性的提升機理），而本領域技術人員根據現有技術的知識也無法獲知該技術啟示時，則基于區別點并不容易啟發得到申請的方案。

綜上所述，該種情形下，對比文件中下位概念的技術特征不能等同于申請方案中的上位概念的技術特征，該對比文件并不能單獨影響申請方案的創造性。第二種情形下的引申思考：

假設申請的方案和對比文件的區別僅僅是上位概念和下位概念的區別，而這兩種概念屬于上述第二種情形。此時會出現的結論是：當沒有其他區別技術特征時，對比文件影響了申請方案的新穎性，但根據上述判斷，并不能單獨影響創造性，這是否矛盾？

對于該問題，筆者認為：上述情形下，從保護范圍來看，申請的方案是與現有的方案有重疊的，而專利制度不允許將已有的方案劃入申請的保護范圍內，因此出現了上述缺乏新穎性的問題。而對于創造性，從重疊部分的一個方案并不能啟示得到余下未重疊部分的多個方案，因此余下未重疊部分的多個方案是有創造性的。基于此，也可以看出此類申請答辯時的修改方向，即將上位概念中有重疊的具體方案刪除，僅保留未重疊部分的多個方案。這樣，既克服了新穎性缺陷，同時修改后的方案也是具備創造性的。

四、結論

在創造性判斷中，當面對區別技術特征是上位概念與下位概念的區別時，不能落入新穎性判斷的慣性思維習慣，認為上位概念限定的申請方案也是缺乏創造性的。此時，需要結合說明書的記載，分析上位概念和下位概念的作用機理是否相同。在作用機理不相同時，對比文件中下位概念的技術特征不能等同于申請方案中上位概念的技術特征，對比文件中下位概念的公開并不能單獨影響申請的技術方案的創造性。

深圳新創友知識產權代理有限公司。