從提前公開的優先權文件對在后申請的影響來談要求提前公開、優先權的注意事項

李良孔王秋麗

從提前公開的優先權文件對在后申請的影響
來談要求提前公開、優先權的注意事項

李良孔*王秋麗*

本文就發明專利申請以提前公開的在先中國專利申請為基礎要求國內優先權時，可能出現優先權不成立而對在后申請的授權產生影響的問題進行了探討。對該問題產生的原因、如何規避以及可能的補救途徑進行了分析，以期避免因該類問題的出現而導致申請人的權利喪失。

優先權 國優視撤 提前公開 創造性

一、引 言

優先權制度源于1883年的《保護工業產權巴黎公約》，其主要是因在先申請原則而設立的。①尹新天.中國專利法詳解［M］.北京：知識產權出版社，2011：381，386.②吳離離.專利優先權制度的作用和對它的認識誤區［J］.中國發明與專利.2011（6）：82-85.起初由于專利的地域性特點，一旦確定了專利的申請日，其只在申請國的地域有效；申請人如果想在他國得到專利保護就必須另行向他國申請專利，重新確定申請日，由于先申請原則的存在其專利性也會受到影響。因此，對于一個具有國際市場競爭力的發明創造，申請人就必須同時向多個國家提出專利申請。但是由于各個國家的申請語言不同且整體申請成本巨大，這就需要申請人準備、翻譯專利申請文件以及對具體申請國家作合理評估，再同時辦理申請手續，這顯然會影響申請的時效性。基于上述原因，為了沖破專利地域性對先申請原則的束縛，使得成員國申請人在公約框架下，在他國也享受國民待遇，優先權制度作為一種程序性的法律制度應運而生。

隨著優先權制度的發展，我國于1992年修改《專利法》時增加了本國優先權的規定，形成了外國優先權和本國優先權兩種形式。《專利法》對優先權的規定，使得優先權在鼓勵搶先申請、加快研究進程、減輕申請人經濟負擔、專利申請類型種類間轉換、完善專利申請等方面作用得到凸顯；③王曉先，黃亦鵬.錯誤解讀本國優先權制度的原因分析及立法建議［J］.知識產權.2012（1）：58-63.④孫向民，叢珊.淺析專利申請中的本國優先權［C］//2013年中華全國專利代理人協會年會暨第四屆知識產權論壇論文匯編第四部分，2013：1-8.⑤張建山.巧用優先權原則［J］.中國發明與專利.2008（1）：54-55.使得越來越多的申請人在專利申請中要求優先權。

二、因優先權不成立而出現的問題

在實際審查工作中遇到了一件以提前公開的在先申請為基礎要求優先權，但優先權不成立的案例。在后專利申請A（下稱“申請A”）申請日為2013年8月28日，其要求了申請日為2013年5月29日在先申請B（下稱“申請B”）的優先權，而申請B請求提前公開，并于2013年8月21日被公開（如圖1），使得申請B成為了申請A的PX文件。

圖1

在實質審查進行優先權核實時，審查員發現申請A要求保護的技術方案相對于申請B已經作了修改。這里的修改包括方法參數等多項內容，且修改后的技術方案既沒有在申請B中明確記載，也不能從申請B所公開的內容直接地、毫無疑義地確定得出，從而導致申請A優先權不成立；同時，申請B的提前公開，使其成為可以評述申請A創造性的現有技術，因此審查員以申請B作為X類對比文件評述了在后申請的創造性。最終，由于申請人無法克服該缺陷，該專利申請失去授權前景。

三、產生該現象的原因分析

在提出申請B時，申請人要求提前公開的原因是為了加快審查進度，希望盡早獲得專利授權；而申請人通過要求優先權的方式提出申請A，是為了對申請B中的技術方案進行完善。但是在同時使用提前公開和優先權時卻最終導致了申請人權利的喪失。我們從以下幾個方面對產生該現象的原因進行分析。

1.優先權的審查

在申請人提交專利申請并要求優先權后，會經過初步審查和實質審查兩個階段。但在這兩個階段中對于優先權的審查要求是存在差異的，所得出的結論也可能是不同的。

根據《專利審查指南》（2010版）規定，在優先權初步審查時，僅審查在后申請與在先申請的主題是否明顯不相關，而不審查實質內容是否一致。⑥國家知識產權局.專利審查指南2010［M］北京：知識產權出版社，2010：32-33，226-227.而本文所討論的申請A和申請B兩者主題符合該規定，因此初審審查員得出的結論是“優先權成立”。

但在優先權實質審查時，需要核實在后申請與在先申請的實質內容是否一致。根據《專利法》第29條的規定，這里主要是指對“相同主題”的審查；而《專利審查指南》（2010版）規定：所述的相同主題的發明或者實用新型，是指技術領域、所解決的技術問題、技術方案和預期的效果相同的發明或者實用新型；但這里的相同并不意味著在文字記載或者敘述方式上完全一致。判斷時，首先將在先專利申請文件作為一個整體分析研究，只要在先申請所公開的全部內容，包括說明書、附圖和權利要求書，清楚地記載了在后申請權利要求的技術方案即可。①⑥⑦周雷鳴.淺談判斷優先權成立的條件［N］.中國知識產權報.2013-10-09（011）.在實際審查中，對于相同主題的判斷方式與新穎性相似，不同之處在于其排除了上下位概念、重疊的數值范圍和慣用手段替換的情況。因此，基于本文案例的情況，由于申請人對在后申請A技術方案的修改使得其相對于在先申請B并非相同主題，從而實質審查階段的結論是“優先權不成立”。

2.對在先申請國優視撤的規定

《專利法實施細則》第32條第3款規定：申請人要求本國優先權的，其在先申請自后一申請提出之日起即視為撤回，即我國法律明確規定了在先申請的視撤制度。《專利審查指南》（2010版）中也規定：申請人要求本國優先權的，經初步審查認為符合規定的，審查員應當對在先申請發出視為撤回通知書，其在先申請自在后申請提出之日起即視為撤回；且被視為撤回的在先申請不得請求恢復。⑥

基于本文案例的情況，由于優先權初步審查給出了“優先權成立”的結論，在先申請被視為撤回，且處于不得請求恢復的國優視撤狀態。因此，即使在該申請A因優先權不成立而不具備授權前景的情況下，申請人也不能通過請求恢復的方式來重新獲得在先申請B的權利。

3.提前公開的影響及實質審查中對修改超范圍、創造性審查

在先申請請求了提前公開，而優先權實質審查給出了“優先權不成立”的結論，使得申請B成為申請A的現有技術，從而影響申請A的創造性。當然，申請人也曾嘗試通過修改在后申請A的方式以謀求其優先權成立，但是很明顯這種修改方式對于該在后申請A來講超出了原始記載，是不被允許的，因此不能成為克服創造性缺陷的修改方式。

綜合上述幾方面的因素可以看出，申請人在現有框架下無法通過有效的途徑來走出權利喪失的困境（如圖2所示）。

圖2

四、如何避免此類問題的出現

1.關于請求提前公開的相關問題

關于提前公開，《專利法》第34條規定：“國務院專利行政部門收到發明專利申請后，經初步審查認為符合本法要求的，自申請日起滿十八個月，即行公布。國務院專利行政部門可以根據申請人的請求早日公布其申請”。《專利法實施細則》第46條規定：“申請人請求早日公布其發明專利申請的，應當向國務院專利行政部門聲明。國務院專利行政部門對該申請進行初步審查后，除予以駁回的外，應當立即將申請予以公布。”

在實際專利申請中，相當多的國內申請人迫切希望自己的專利申請盡快獲得授權，因此會在提交申請的同時提交提前公開請求和實質審查請求。確實提前公開具有較多的好處，諸如有利于加快專利申請的審查進程，配合專利產品上市有助于宣傳推廣、占領市場等商業行為的開展，延長專利申請臨時保護的時間，或是出于專利防御戰略的考慮來提前公開專利申請。⑧張建山.發明專利申請早期公開的利與弊［J］.中國發明與專利.2008（10）：53-54.

但其實提前公開是一把雙刃劍，其自身的弊端同樣會帶來很多副作用。⑨程淼.從專利代理角度談生物醫藥企業如何更有效地運用專利制度［C］//中華全國專利代理人協會成立20周年慶祝大會暨學術論壇會議論文集，2008：1-10.⑩劉佳芳.提前公開專利申請之利弊［J］.發明與創新.2012（8）：43.?? 張宇峰.專利申請中提前公開的弊與利［J］.中國發明與專利.2007（6）：32-33.首先，提前公開提前暴露企業的專利情報，不僅使專利申請的內容將喪失通過撤回而作為技術秘密繼續保留的可能，而且還給競爭對手避開其專利提供了可能，或者為競爭對手盡快阻止其專利授權提供了信息；其次，如果是對核心技術的單純基礎專利使用提前公開，可能會導致外圍專利的包圍；再次，提前公開會對申請人自身后續研究的專利保護產生障礙，或對申請國外專利帶來困難。最后，提前公開會對后續專利申請造成不利影響，出現類似本文案例的現象。綜上，其實原本存在的18個月保密期對很多專利申請來說是必要的，它給了申請人更多的選擇權。

從另一個側面來看，其實PCT體系中也有類似提前公開制度的存在，但其使用比例極低，這是因為具有豐富專利申請經驗的跨國企業，對提前公開可能帶來的影響有一個清醒的認識和充分的評估。?? 尤一名，張嘉凱.淺析在先優先權文件提前公布以及優先權有效性對在后國際專利申請的影響［G］//中華全國專利代理人協會.提升知識產權服務能力促進創新驅動發展戰略：2014年中華全國專利代理人協會年會第五屆知識產權論壇優秀論文集.北京：知識產權出版社，2014：51-60.因此，建議國內申請人在要求提前公開請求時一定要非常謹慎，避免對該規則不正確使用而帶來負面影響。

2.要求優先權時在后申請的撰寫注意事項

優先權通常被認為是可以用來對專利申請文件進行改進、完善的一種手段。對于部分發明申請，可能還需要進一步增加或修改內容，那么可以通過要求優先權的方式撤回在先申請，而以更新的版本提交并保留在先申請的申請日。?? 于莉，歐陽雪宇，歐陽石文.淺議優先權與在后申請的完善［C］//2014年中華全國專利代理人協會年會第五屆知識產權論壇論文（第三部分），2014：1-8?? 邢素軍.企業專利申請中如何巧用國內優先權［J］.法治與經濟旬刊，2011（11）：72-73.當然，本文所討論案例的申請人也是出于這樣的想法而提出優先權請求的。

但是，相同主題是優先權成立的關鍵。因此，申請人想通過增加、修改技術特征來完善專利申請文件時，首先要保證在后申請中要求優先權的技術方案在在先首次申請中記載；所增加的內容可以是對技術方案進一步優化改進的附加技術特征，可以是支持權利要求所保護的技術方案具有有益效果的試驗數據，還可以是和在先申請具有單一性的屬于不同類別的技術方案，但仍要保證基礎技術方案的存在以保證至少部分優先權成立；也就是說如果增加了新的特征形成新的技術方案或增加了全新的技術方案，應統籌規劃好各技術方案的關系，爭取最大限度地享有部分優先權。

而特別需要注意的是，由于通過修改技術特征的方式來完善技術方案時，可能會導致“相同主題”不同而使得優先權不能成立，因此需要特別謹慎。

3.對于優先權審查影響申請人權利的解決建議探討

如果實審審查員檢索到P類文獻后經詳細核實本國優先權并作出優先權不成立的結論，而此時在先申請已經視為撤回且不能恢復，且在后申請又不能享受優先權。這就導致在先申請不能繼續接受審查獲得專利權，而在后申請又不能享受較早的申請日，甚至因此其新穎性、創造性也受到影響。雖然這是小概率事件，但這種情況確實存在，而且一旦出現則申請人很難作出有效救濟。而是否可以通過對現有制度規定進行修正、微調的方式來實現突破是個值得探討的問題。

其實，真正要對優先權作出核實是一個涉及實體問題的過程，即便初審審查員為了避免上述現象出現而在標準執行上采取從嚴處理，但仍不可能像實審審查員那樣對實體的問題一一作出判斷，這就意味著從審查方式解決該問題并不是理想的途徑。

《專利審查指南》（2010版）作出“被視為撤回的在先申請不得請求恢復”的規定，是為了避免因申請人請求恢復在先申請而可能會帶來潛在重復授權等風險。但是否可以在《專利法實施細則》或《專利審查指南》（2010版）中作出更加細化的規定？比如：（1）將視為撤回的時間延后，修改為自實質審查階段做出優先權成立決定之日起視為撤回；或（2）將視為撤回的時間延后，類似日本優先權制度中規定的在先申請作為優先權基礎的自申請日起滿15個月起視為撤回，給申請人一個考慮期；或（3）在《專利審查指南》（2010版）中分為在后申請優先權成立和優先權不成立兩種情形作出不同的規定：如果優先權成立，則被視為撤回的在先申請不得請求恢復；而經核實優先權不成立后，則允許被國優視撤的在先申請請求恢復，且允許提出恢復的期限節點是收到實質審查所作出優先權不成立決定的某段時間內。

但優先權并非任何情況都需要核實，只有在實質審查員檢索到P類文件時才進行的，因此，這就給上述第（1）種方式帶來操作障礙，相比較而言，第（2）種和第（3）種方式可操作性更強。而且第（3）種方式僅需對專利審查指南做出適應性修改，成本較低也更易實現。如果這種方式真的可行而不會對其他程序帶來不利影響，那么有可能成為申請人對自己權利實現救濟的有效途徑。

五、結 語

雖然，我們也希望有可能通過對現有制度的完善或調整來給申請人更多的救濟途徑，實現申請人利益最大化，但是更要提醒申請人，鑒于提前公開制度的利弊，在選擇提前公開與否的同時，應該結合實際情況，從長遠角度、多方面綜合考量，應慎重作出決定而不是盲目選擇提前公開。另外，對于要求優先權的在后申請的撰寫也要十分謹慎，以保證優先權制度確實可以給自己帶來益處。

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