對從屬權利要求引用方式的探討

朱振德

對從屬權利要求引用方式的探討

朱振德*

當從屬權利要求所限定的附加技術特征之間既不相互依存又不相互排斥時，應該如何引用在前的權利要求？是依次引用上一條權利要求，還是均引用獨立權利要求？這是很多剛入行的專利代理人甚至有多年工作經驗的專利代理人都會發出的疑問。本文基于專利的基本目的，通過分析在各個階段可能遇到的不同情況對專利保護范圍的影響，來說明最佳的引用方式。

權利要求 引用 技術特征

一、問題的提出

經常有人問我，當從屬權利要求所限定的附加技術特征之間既不相互依存、又不相互排斥時，應該如何引用在前的權利要求？

例如，獨立權利要求1限定了A、B、C 3個技術特征，權利要求2、3和4分別對A、B、C進一步限定為A1、A2、A3，且A1、A2、A3之間沒有相互依存的關系，且也不相互排斥，那么權利要求2、3和4分別如何引用在前的權利要求？

二、可選方案

對于這種情況，通常有3種處理方案：①每條從屬權利要求各自引用其前一條權利要求，也就是權利要求2引權利要求1、權利要求3引權利要求2、權利要求4引權利要求3，依此類推；②通過引用關系組合把每一種可能的技術方案都保護起來，具體方式下面再作詳細說明；③各從屬權利要求均引用獨立權利要求。

這3種方案哪一種更好呢？下面我們來一一進行分析。

三、分析過程

我們首先從申請專利的目的出發。雖然申請專利可以有很多種目的，但最根本也是最重要的目的還是保護自己的專利權不被他人侵犯。為了達到該目的，專利的保護范圍應盡可能寬。由于獨立權利要求的保護范圍是最寬的，在判斷是否侵權時，一般只需要將被訴侵權產品或方法與涉案專利的獨立權利要求進行對比。如果被訴侵權產品或方法落入了獨立權利要求的保護范圍，就已經可以認定為侵權了，無需再分析從屬權利要求；如果被訴侵權產品或方法沒有落入獨立權利要求的保護范圍，那么當然也不會落入范圍更小的從屬權利要求的保護范圍，同樣也無需再分析從屬權利要求。因此，如果在申請時撰寫的獨立權利要求可以獲得授權且權利穩定，那么上述3種方案效果是一樣的。問題就在于，如果獨立權利要求不能獲得授權，或者授權后被宣告無效，不同的從屬權利要求引用方式就會帶來不同的后果了。

由上述分析可知，方案①顯然是不可取的。這種引用方式使得從屬權利要求的保護范圍過小，如果獨立權利要求因不具備新穎性或創造性等原因不能獲權或被宣告無效，會損失較大的保護范圍。具體來說，如果獨立權利要求不能獲權或被宣告無效，從屬權利要求2上升為新的獨權。此時，如果他人實施的技術方案中不包含原從屬權利要求2的附加技術特征，則不構成侵權。即使他人實施的技術方案中包含了其他從屬權利要求所限定的具備創造性的技術特征，也不會構成侵權。這相當于專利權人將其他從屬權利要求與原獨立權利要求的相結合的技術方案捐獻給了社會。

在該引用方式下，如果是在審查階段發現獨立權利要求不能獲權，申請人還可以通過分案等方式將權3等從屬權利要求記載的附加技術特征剝離出來進行保護，只要這種方案在原說明書中有相應的記載即可。如果在審查階段審查員未能發現獨立權利要求的問題而獲得授權，到了無效階段獨立權利要求被宣告無效，由于無效階段的修改是受到限制的，這個損失就不可挽回了。

下面再來看看方案②。方案②從屬權利要求的具體引用方式舉例如下：

2.根據權利要求1所述的××，其特征在于，所述A為A1。

3.根據權利要求1或2所述的××，其特征在于，所述B為B1。

4.根據權利要求1或2所述的××，其特征在于，所述C為C1。

5.根據權利要求3所述的××，其特征在于，所述C為C1。

通過上述引用方式，5條權利要求共限定了A+B+C（權利要求1）、A1+B+C（權利要求2）、A+B1+C（權利要求3引用權利要求1時）、A1+B1+C（權利要求3引用權利要求2時）、A+B+C1（權利要求4引用權利要求1時）、A1+B+C1（權利要求4引用權利要求2時）、A1+B1+C1（權利要求5）等7種方案。可見，這種方案保護是最全面的。并且無論是在審查階段還是在無效階段，如果發現獨立權利要求不能獲權或被宣告無效，都不會影響專利的實質保護范圍。

然而，這是僅僅有3個附加技術特征的情況。由于《專利審查指南》（2010版）規定不允許多項引多項，當附加技術特征更多時，會使得權利要求數量非常龐大，同時也會使得引用關系十分復雜。例如在上述例子中，如果還可以有一個附加技術特征D，那么增加的從權如下：

6.根據權利要求1或2所述的××，其特征在于，還包括D。

7.根據權利要求3所述的××，其特征在于，還包括D。

8.根據權利要求4所述的××，其特征在于，還包括D。

9.根據權利要求5所述的××，其特征在于，還包括D。

此處之所以要單獨撰寫一條權利要求9來引用權利要求5，是因為雖然權利要求5只引用了權利要求3，但權利要求3是引用多項的權利要求。如果權利要求6引用權利要求1、2或5，則屬于間接的“多項引多項”，也是不被允許的。

如果再對D進一步限定為D1，則還需要4項從屬權利要求分別引用權利要求6、7、8、9。可見，隨著附加技術特征的增加，權利要求的數量幾乎是呈幾何級增長的。這就需要申請人繳納高額的權利要求附加費，給申請人帶來沉重的經濟負擔，同時也會大大增加撰寫工作量以及日后在審查階段的答復工作量，并需要撰寫時非常細心以免出現引用錯誤。

當然，一種取巧的辦法是通過“多項引用多項”的方式來縮減遞交申請時的權利要求數量，以節省權利要求附加費，然后通過主動修改或補正的方式消除“多項引用多項”的缺陷。但這種方式會給日后的修改增加大量工作，稍有不慎還會出錯，并不一定可以降低整體成本，并且這種方式不也符合職業道德。

最后我們再看方案③。方案③就是不考慮從屬權利要求之間的相互引用，而是都只引用獨立權利要求。我們分析一下采用這種引用方式時，如果在審查階段發現獨立權利要求不能獲權或者在無效階段獨立權利要求被宣告無效，會不會有不良的后果。

首先，在申請階段，如果獨立權利要求因為不具備新穎性或創造性等原因不能獲權，那么我們可以刪除獨立權利要求，而將各從屬權利要求分別修改為新的獨立權利要求，如此每項新的獨立權利要求均有一個盡可能寬的保護范圍。可見，采用該種方案時，如果在審查階段發現獨立權利要求不能獲權時不會損失保護范圍。當然，這種方式會使修改后的獨立權利要求之間不具有單一性（事實上，方案②在獨立權利要求不能獲權時也會遇到單一性的問題），如果審查員指出，就要作分案處理，會給申請人增加申請成本。不過，如果原從屬權利要求所限定的技術方案均有很高的保護價值的話，這種成本的支出是值得的。而如果申請人不愿支付過多的成本，也可以選擇一個最重要、最有保護價值的從屬權利要求所限定的技術方案修改為獨立權利要求，將其他從屬權利要求作為該新的獨立權利要求的從屬權利要求。或者，也可以在整體考慮后只將一部分原從屬權利要求限定的技術方案作分案處理，其他從屬權利要求仍保留在原申請中。總之，這種引用方式在審查階段修改的空間非常大，且在審查階段發現問題時可以有多種處理方式。

其次，再看無效階段的情況。如果申請時撰寫的權利要求獲得了授權，但在無效階段獨立權利要求被認定為不具備新穎性或創造性而被宣告無效，會產生什么樣的法律后果呢？由于各從屬權利要求均引用了獨立權利要求，在獨立權利要求被宣告無效后，各從屬權利要求就繼承了原獨立權利要求的全部技術特征，成為多個新的獨立權利要求，這些新的獨立權利要求同樣有一個盡可能寬的保護范圍，因此也不會損失專利的保護范圍。這和在審查階段進行的修改效果是一樣的。并且由于單一性不是無效理由，在原獨立權利要求被宣告無效后，形成的多個新的獨立權利要求之間雖然不具有單一性，但專利權人不用為此增加專利的維護成本。

最后，根據《專利審查指南》（2010版）的規定，在專利被宣告無效時，專利權人除了可以刪除權利要求和刪除技術方案外，還允許將多個沒有引用關系的從屬權利要求進行合并修改。因此，方案③的引用方式在無效階段也具備很高的修改空間。

需要注意的是，根據《專利法》第33條的規定，在對專利申請文件進行修改時，不能超出原權利要求書和說明書記載的范圍。由于方案③在原權利要求書中各從屬權利要求之間沒有引用關系，因此無論是在審查階段中將多個從屬權利要求進行合并修改，還是在無效階段將多個從屬權利要求進行合并修改，這種修改顯然已經超出原權利要求書記載的范圍了。為了保證這種合并修改符合《專利法》第33條的規定，需要在撰寫說明書時，至少應該記載這樣一個實施例：該實施例同時包含有原獨立權利要求的技術特征和各從屬權利要求的附加技術特征。

四、結 論

綜上所述，在遇到從屬權利要求所限定的附加技術特征之間既不相互依存、又不相互排斥的情況時，都引用獨立權利要求即可。這樣既可以留有足夠的修改空間，保證日后在審查和無效時不會損失保護范圍，又可以盡可能地減少權利要求數量，節省申請的費用。

北京工信聯合知識產權代理事務所蘇州分所。