淺析創造性結合啟示判斷中的正向審查

宋偉峰張一文

淺析創造性結合啟示判斷中的正向審查

宋偉峰*張一文*

創造性審查中結合啟示的判斷一直是“三步法”運用中的難點。在結合啟示判斷中，應當堅持正向審查，即重新返回最接近的現有技術，從現有就技術出發，判斷現有技術整體上是否存在啟示。本文通過對實際案例的分析，說明了創造性結合啟示判斷中堅持正向審查的必要性以及具體判斷方法。

正向審查 “三步法” 現有技術 結合啟示

一、引 言

發明的創造性，是指與現有技術相比，該發明有突出的實質性特點和顯著的進步。創造性的具體判定方法通常使用“三步法”：（1）確定最接近的現有技術，即充分檢索現有技術，了解現有技術整體狀況；（2）確定發明的區別技術特征和實際解決的技術問題，即確定發明人的智慧貢獻；（3）判斷要求保護的發明對本領域技術人員來說是否顯而易見，即判斷現有技術整體上是否存在啟示使得本領域技術人員有動機對現有技術進行改進從而達到發明人的智慧高度。①中華人民共和國國家知識產權局.專利審查指南2010［M］.北京：知識產權出版社，172-175.“三步法”，反復提到了現有技術，表明了現有技術在創造性審查中的重要作用，即創造性審查應當立足于現有技術，體現從現有技術出發的正向審查。②崔伯雄，等.創造性評判中現有技術的結合啟示［R］.課題成果庫，2013（5）：39.

對于一件發明創造性的判定總是在了解此發明之后才開始進行，這就導致很難從發明人開發此發明時的角度出發來客觀看待作出發明過程中所遇到的困難和付出的努力，導致“事后諸葛亮”。為此，審查指南強調“對發明的創造性評價是由發明所屬技術領域的技術人員依據申請日以前的現有技術與發明進行比較而作出的”，這種創造性的評價應當努力還原發明創造時申請人的所思、所想，從發明的原點出發去甄別發明，即實質審查應當是從現有技術出發，朝向該發明的正向審查。堅持正向審查，才能與申請人平等地交流、對話，盡量避免和減少主觀因素的影響。

在整個創造性審查過程中，都應當始終堅持正向審查，但在實際運用“三步法”時仍然出現很多問題，特別是第三步對顯而易見性的判斷，經常出現結合啟示牽強的問題。本文試圖從正向審查的角度談一談對創造性結合啟示判斷的思考。

二、創造性結合啟示判斷中的正向審查

對于結合啟示，《專利審查指南》（2010版）給出了如下3種判斷方法：（i）所述區別技術特征為公知常識；（ii）所述區別技術特征為與最接近的現有技術相關的技術手段；（iii）區別技術特征為另一份對比文件中披露的相關技術手段，該技術手段在該對比文件中所起的作用與該區別技術特征在要求保護的發明中為解決該重新確定的技術問題所起的作用相同。但在結合啟示的判斷中仍然出現一些問題，常見的如孤立地談公知常識、強說作用相同等導致結合啟示牽強，其原因可能在于對上述判斷方法的理解過于機械。如果能從正向審查的角度去判斷現有技術是否存在結合啟示，或許能夠避免上述問題。

通常所說的正向審查是指與“三步法”相對應的，體現發明從無到有的產生過程。但結合啟示判斷中的正向審查指的是在確定了最接近的現有技術以及發明實際解決的技術問題之后，在判斷發明是否具有顯而易見性時，重新返回最接近的現有技術，從現有技術出發，判斷現有技術整體上是否存在技術啟示，使得本領域技術人員有動機對最接近的現有技術進行改進，從而可以由現有技術推導出本發明。

以下，將結合具體案例，談談正向審查在創造性結合啟示判斷中的必要性以及具體判斷方法。

三、案例分析

該案涉及一種石墨烯/碳納米管復合薄膜的制備方法

權利要求1：一種石墨烯/碳納米管復合薄膜的制備方法，其特征在于，包括如下步驟：將膨脹石墨、碳納米管和溶劑混合，得混合物，其中，膨脹石墨與碳納米管的質量比為1∶1～5∶1，溶劑在混合物中的質量百分數為30%～50%；對所述混合物進行球磨，得石墨烯/碳納米管的復合物；向所述石墨烯/碳納米管的復合物中加入溶劑，攪拌，得石墨烯/碳納米管復合物懸浮液，其中，石墨烯/碳納米管的復合物的濃度為0.25～5mg/mL；將所述石墨烯/碳納米管懸浮液過濾，得到的濾餅在150～200℃加熱1～2小時，獲得所述石墨烯/碳納米管復合薄膜。

案情分析：目前的集流體一般采用金屬箔，其占超電容的比重較重，從而導致能量密度較低。該申請提供一種輕質的（相較于金屬箔）石墨烯/碳納米管復合薄膜，由于其優良的導電率，可作為集流體使用以取代金屬材料，從而提高電容能量密度。該申請的技術方案主要為采用球磨法制備石墨烯復合物，之后將其再分散、抽濾成膜。該發明在制備石墨烯的過程中避免了氧化還原這一步，得到的石墨烯電導率高。

該案的審查過程存在爭議。一種觀點認為該案不具備創造性，其判斷過程依據對比文件1（石墨烯、石墨烯/碳納米管的制備及其超級電容器性能研究，葛士彬，哈爾濱工業大學2009年碩士學位論文）、對比文件2（機械剝離法制備石墨烯及其在石墨烯/陶瓷復合材料制備中的應用，江莞，中國材料進展，第30卷第1期，2011年），并認為在對比文件1的基礎上結合對比文件2和公知常識可以評述該申請的創造性。該觀點具體判斷過程如下：對比文件1公開了氧化還原方法制備石墨烯/碳納米管復合薄膜。對比文件2公開了一種采用球磨法球磨膨脹石墨和氧化鋁以制備石墨烯復合陶瓷粉末的方法。以對比文件1為最接近的現有技術，區別技術特征為：

將膨脹石墨、碳納米管和溶劑混合，得混合物，其中，膨脹石墨與碳納米管的質量比為1∶1～5∶1，溶劑在混合物中的質量百分數為30%～50%；對所述混合物進行球磨，得石墨烯/碳納米管的復合物；向所述石墨烯/碳納米管的復合物中加入溶劑，攪拌，得石墨烯/碳納米管復合物懸浮液，其中，石墨烯/碳納米管的復合物的濃度為0.25～5mg/mL。

基于該區別技術特征，權利要求1實際解決的技術問題是提供一種電導率高的石墨烯制備方法。對比文件2公開了使用球磨法制備石墨烯，雖然其未涉及電導率相關內容，但球磨法制備石墨烯電導率高是客觀事實（石墨烯電導率高是其固有性質），即區別技術特征在對比文件2中的作用與其在本申請中作用相同。因此，本領域技術人員有動機將對比文件2制備的石墨烯復合粉末應用到對比文件1以制備復合薄膜，得到該發明的技術方案。

但在筆者看來，上述的“三步法”判斷過程看似嚴絲合縫，特別是對第三步，也有針對性的說理，但如果從現有技術出發仔細推敲第三步，還是可以發現很明顯的漏洞。

首先，對比文件1公開了氧化還原法制備石墨烯/碳納米管復合薄膜，對比文件2公開了球磨法制備石墨烯復合粉末的方法，兩者均未涉及電導率的內容。在未接觸該申請的條件下，如果認為對比文件2中球磨法制備石墨烯電導率高是客觀事實，則本領域技術人員也可依據同樣的理由（石墨烯電導率高是其固有性質）認為對比文件1中氧化還原方法制備的石墨烯電導率較高（雖然石墨烯本身電導率高，但不同的制備方法得到的石墨烯電導率仍然具有差異，且該申請提及“所制備石墨烯的過程中避免了氧化還原這一步，得到的石墨烯電導率高”），從而本領域技術人員也沒有動機對最接近的現有技術進行改進。其次，由于對比文件2僅涉及球磨法，沒有和其他制備方法的比較，從現有技術出發，本領域技術人員也有理由懷疑“球磨法得到的石墨烯不純，電導率并不一定有氧化還原法制備的石墨烯高（因為球磨法相較于氧化還原法較粗糙）”。因此，從現有技術出發，認為“對比文件2中球磨法制備石墨烯電導率高是客觀事實”是缺乏依據的，含有主觀臆斷的成分，從而“技術特征所起的作用相同”也得不到支持。由于對比文件1、對比文件2均未涉及電導率內容、均未提及“球磨法制備的石墨烯電導率優于氧化還原法”，本領域技術人員沒有動機將對比文件2應用到對比文件1中從而對對比文件1進行改進，即對比文件1與對比文件2之間無結合啟示。

從此案例可知，在判斷是否具有技術啟示時，原有的判斷過程僅以“球磨法制備的石墨烯電導率高是客觀事實，因而技術特征所起的作用相同”認為對比文件2給出了技術啟示，上述判斷含有主觀臆斷的成分，其沒有考慮到發明產生過程中的諸多困難和不確定性。從現有技術出發，本領域技術人員很容易提出“對比文件1中氧化還原方法制備的石墨烯電導率也較高”以及“球磨法得到的石墨烯不純，電導率并不一定有氧化還原法制備的石墨烯高”的質疑，導致以正向看待該發明時出現斷點，從而該發明相對于現有技術具有非顯而易見性。

四、結 論

上面案例充分說明了創造性結合啟示判斷中堅持正向審查的必要性。在判斷現有技術是否存在結合啟示時，應當重新返回到最接近的現有技術，從現有技術出發，考察發明產生過程中是否存在困難和不確定性，以正向看待發明是否存在斷點，從而客觀判斷現有技術整體上是否存在技術啟示，使得本領域技術人員有動機對最接近的現有技術進行改進，應謹記不能僅僅停留于技術特征所起的作用是否相同的判斷上，這只會將審查的關注點停留于某篇現有技術，而忽視了從整體上考慮是否有動機對最接近的現有技術進行改進，從而正向得到本發明。上述判斷方法強調了現有技術在創造性結合啟示判斷中的重要性，體現了從現有技術出發的正向審查。

創造性的審查是實質審查中的重要一環，而結合啟示的判斷是其中的難點。不可否認，結合啟示的評判存在一定的主觀性，但秉持正向審查判斷現有技術整體上是否存在技術啟示，就是盡力將主觀性降至最低，從而對發明的智慧貢獻作出客觀的評判。

國家知識產權局專利局專利審查協作湖北中心。