職務發明的判定及其權利歸屬問題研究
——兼論《專利法修改草案》第6條的修改和完善

向 波

職務發明的判定及其權利歸屬問題研究
——兼論《專利法修改草案》第6條的修改和完善

向 波

內容提要：從司法實踐來看，我國大部分地方法院持比較寬松的態度解釋“物質技術條件標準”，由此可能不適當地擴大了職務發明的范圍。考察其他國家專利制度中有關職務發明的法律規則，在判定職務發明時基本上都采納了與我國類似的“任務標準”；而對于發明人在研發過程中利用雇主提供的物質技術條件所完成的發明創造，其是否屬于職務發明，各國立法并不統一。在職務發明的權利歸屬方面，存在著“雇主優先”與“發明人優先”兩大模式。對于“主要利用本單位的物質技術條件所完成的發明創造”，不應強制將其納入職務發明的范圍；對于“利用本單位的物質技術條件所完成的發明創造”，在優先歸屬發明人的前提下可由雙方約定其權利歸屬。

職務發明 專利申請權 專利權 權利歸屬

2015年4月，國家知識產權局公布了《專利法修改草案（征求意見稿）》（以下簡稱為《專利法修改草案》），其中對有關職務發明的判定標準、其專利申請權及專利權歸屬、發明人的獎勵與報酬等規則作了一定程度上的修改與完善。由于職務發明在我國專利申請及專利授權數量中所占比例越來越高，a比如截至2015年12月，國家知識產權局在2015年全年受理的國內外職務發明專利申請比例占整個發明專利申請量的82.3%，其中受理的國內職務發明專利所占比例為80.2%；而授權的國內外職務發明專利比例為整個發明專利授權量的92.7%，其中國內職務發明專利所占比例則為90.7%。2015年受理的國內外職務發明實用新型與外觀設計的專利申請比例分別為76.8%和50.1%，其中國內職務發明實用新型與外觀設計的申請比例分別為99.3%與96.9%；而授權的國內外職務發明實用新型與外觀設計所占比例分別為79.3%和55.2%，其中國內職務發明實用新型與外觀設計的所占比例為99.1%和96.3%。參見http://www.sipo.gov.cn/tjxx/tjyb/2015/201601/P020160114531916715830.pdf，2016年5月2日訪問。《專利法修改草案》中相關規則的修改對發明人及發明人所在單位利益影響重大，需以謹慎的態度對待有關職務發明相關規則的修改問題。在有關職務發明的法律規則中，合理而又明確的確權規則既有利于激發發明人和單位機構的積極性，也有助于職務發明的后續交易及商業利用。筆者通過“北大法寶”數據庫抽樣查閱了近30件涉及職務發明權屬爭議的糾紛案例，以此為樣本揭示我國司法實踐中適用職務發明相關規則的特點及存在問題，并在此基礎上對職務發明的判定標準、相關權利歸屬等問題展開討論。

一、我國地方法院適用《專利法》第6條規定的現狀分析

按照我國現行《專利法》第6條的規定，在判斷一項發明創造是否屬于職務發明時，可供判斷的標準有兩項：一是“任務標準”。如果該發明創造屬于執行本單位任務而完成的成果，該發明創造即為職務發明；b按照《專利法實施細則》第12條規定，發明人在本職工作中做出的發明創造，在履行本單位交付的本職工作之外的任務所做出的發明創造，以及在退休、調離原單位后或者勞動、人事關系終止后1年內做出的上述發明創造都屬于執行本單位任務而完成的成果。二是“物質技術條件標準”。如果該發明創造是發明人在主要利用所在單位物質技術條件c按照《專利法實施細則》第12條第2款規定，所謂的“物質技術條件”，是指本單位的資金、設備、零部件、原材料或者不對外公開的技術資料等。的情形下所完成的成果，該發明創造亦屬職務發明。從這兩項判定標準的邏輯關系來看，一方面，只要相關發明的研發情形滿足其中任一標準，就可被認定為職務發明。不過，當發明創造屬于執行本單位任務而完成的成果時，發明人所在單位在研發期間往往也會投入各種物質技術資源加以支持，這樣就可能同時滿足“物質技術條件標準”。當發明人與其所在單位就此發明的權利歸屬發生爭議糾紛時，為了加強判決的說服力，受理法院會同時適用兩項判定標準認定涉案發明為職務發明；d如在“中國人民解放軍北京軍區總醫院訴李健民專利權權屬糾紛案”中，法院認為，被告的本職工作雖是醫生，但自1989年起即在原告的領導下從事“組合式防旋轉髓內針”的研究開發及臨床應用工作。特別是1997年，原告所屬骨科將“組合式自鎖髓內針力學行為及臨床應用”列為其研究設計的課題，還與原告簽訂了《九七年度院科研課題協議書》，被告作為該課題研究的負責人，故應認定被告在1997年接受了原告所下達的科研任務，而且按照雙方約定該課題的科研成果歸原告所有。另外，法院還認為，“在被告進行涉案專利技術的研究設計過程中，原告及原告所屬骨科也為被告提供了研究所需的骨干等物質資料及臨床應用病例等方面的技術資料”。最終法院將涉案發明專利申請權歸屬于原告中國人民解放軍北京軍區總醫院。參見（2003）二中民初字第9799號民事判決書。其他的類似案例還有：“寧波美儂咖啡機有限公司訴傅蘭光等專利權權屬糾紛案”，參見（2014）浙甬知初字第195號民事判決書；“鄒謀炎與秦皇島聚波電子科技有限公司發明專利權屬糾紛上訴案”，參見（2014）高民（知）終字第3430號民事判決書；“柳州市龍潭飲料總廠訴莫柳書、羊春雄、覃小軍專利權屬糾紛案”，參見（1996）南市經初字第12號民事判決書；“合肥普天機電設備貿易有限責任公司與蔣家善專利權屬糾紛案”，參見（2000）合知初字第36號民事判決書；“姜牧、吳小平與TCL王牌電子有限公司、深圳TCL新技術有限公司、齊齊哈爾大學專利申請權糾紛案”，參見（2006）粵高法民三終字第15號民事判決書。另一方面，如果發明創造不屬于執行本單位任務而完成的成果，法院還需判定涉案發明是否屬于發明人主要利用所在單位物質技術條件所完成的成果。只有在斷定涉案發明既不滿足“任務標準”，也不滿足“物質技術條件標準”的情形下，法院才能將其認定為非職務發明。e在“浙江欣煒機械有限公司訴張勛專利權權屬糾紛案”中，法院認為，“原告既不能證明涉案專利與被告在原告處工作期間承擔的本職工作或原告分配的任務相關，亦不能證明涉案專利系主要利用原告的物質技術條件所完成，故涉案專利不屬于與原告相關的職務發明創造”。參見（2015）浙溫知民初字第67號民事判決書。按照我國《專利法》第6 條規定，對于職務發明，其專利申請權和專利權皆屬于發明人所在單位。對于執行本單位任務而產生的職務發明，司法實踐中一般不允許雙方通過約定事先改變該職務發明專利申請權、專利權的歸屬。f如在“上海昂豐礦機科技有限公司與錢鳴技術合同糾紛案”中，原被告雙方是以專利使用協議的方式對涉案專利的權屬進行約定。本案一審、二審法院皆認定涉案專利屬于原告昂豐公司確立的生物質發電領域物料運輸技術的研發任務，是被告錢鳴為執行本單位的任務所完成的職務發明創造，原告與被告簽訂的專利使用協議對涉案專利并不適用。參見（2013）滬高民三（知）終字第129號民事判決書。而對于發明人主要利用所在單位物質技術條件所產生的職務發明，根據《專利法》第6條第3款規定，發明人與其所在單位可通過約定改變其權利歸屬。

從兩項判定標準的內容來看，“任務標準”可以從發明人的本職工作、交付任務、時間等相對客觀的因素加以判斷，相對比較明確。g在“北京市京海鷹礦山工程設備公司與王梓奇等專利權權屬糾紛案”中，一審法院認為，在京海鷹設備公司未能證明已向王梓奇等三人分配了研制“雙腔回轉顎式破碎機”后續改進技術任務的前提下，三人從事的研制行為不屬于其本職工作。涉案專利技術應歸屬發明設計人，即王梓奇等三人。二審法院則認為王梓奇、徐正一除股東身份外，與京海鷹設備公司還存在事實上的勞務關系，孫成林亦與京海鷹設備公司存在事實上的勞務關系，因此，涉案發明是在本職工作中完成的發明創造。參見（2013）高民終字第61號民事判決書。而在“上海第一生化藥業有限公司訴上海惠海生化制品廠等專利申請權案”中，法院認為系爭專利是第三人在原告處退休后1年內作出的，與第三人在原告處承擔的本職工作和原告分配的任務有關的發明創造，故應認定為職務發明創造，申請專利的權利屬于原告。參見（2013）滬一中民五（知）初字第94號民事判決書。而“物質技術條件標準”則需要區分“主要”與“非主要”利用兩種情形，相對模糊，不易作出判斷。一方面，按照《專利法實施細則》第12條第2款規定，“物質技術條件”包含了資金、設備、零部件、原材料或不對外公開的技術資料等要素。從此款規定的措辭來看，似乎立法者認為即使發明人只是利用了“物質技術條件”中任一要素，都可能被認定為主要利用了所在單位的物質技術條件。h作出此項判斷的理由在于《專利法實施細則》第12條第2款規定中采用了“或”字連接不同的要素，也就意味著這些要素之間是一種“選言”的邏輯關系。不過，按照現行《專利法》第6條規定，立法者并沒有認為發明人只要利用了所在單位的物質技術條件，其所完成的發明創造就當然成為職務發明。在發明人與其所在單位就相應發明發生權屬爭議時，法院需要判斷涉案發明是否屬于發明人主要利用本單位物質技術條件所完成的發明。而在解答這一問題時，實際上就需要法院在“主要利用本單位物質技術條件”與“非主要利用本單位物質技術條件”之間作出區分，滿足前者屬于職務發明，滿足后者則屬于非職務發明。

從筆者查閱的有關職務發明權屬爭議糾紛案例的判決書來看，可以發現我國地方法院適用“物質技術條件標準”的方式主要表現為以下情形：首先，在斷定涉案發明不滿足“任務標準”后，受理法院一般還會通過雙方提交的證據判斷發明人在研發過程中是否利用到所在單位的物質技術條件。如果不能得出肯定的結論，那么涉案發明就不能被認定為職務發明；i在“黑龍江乳業集團總公司訴李世春專利權屬糾紛案”中，二審法院認為，“李世春與開發中心、檢驗中心簽訂的協議雖然約定由李世春承包負責研制、開發和銷售乳品檢測專用儀器及專用試劑，但開發中心沒有按協議約定提供開發費用和其他物質條件”，由此涉案發明既非執行本單位的任務，也非利用單位的物質條件，不屬于職務發明。參見（1997）黑經終字第218號民事判決書。類似案件還有：“湖南高雷同層排水科技有限公司與張超專利權權屬糾紛案”，參見（2012）長中民五初字第0334號民事判決書；“張振民與范維發明專利權權屬糾紛上訴案”，參見（2011）高民終字第4318號民事判決書；“朱卓敏等訴劉宗孺等專利申請權權屬糾紛案”，參見（2015）浙杭知初字第501號民事判決書。其次，當受理法院認為發明人在研發過程中利用了所在單位的物質技術條件時，會將其直接定性為“主要利用了本單位的物質技術條件”；j在“吳林祥、陳華南訴翟曉明專利權糾紛案”中，二審法院認為，一匙通公司自注冊成立兩年來，投入大量的財力和人力開發自主知識產權的“一匙通數碼智能鎖”，可以認定“涉案發明創造的研發完成主要利用了一匙通公司的物質技術條件”。參見《最高人民法院公報》2008年第1期總第135期。類似的案例再如“羅紹遠與廣州市富華工貿發展有限公司專利權權屬糾紛案”，參見（2004）穗中法民三知初字第510號民事判決書。第三，有法院認為在發明人“利用本單位物質技術條件”情形下，涉案發明同樣屬于職務發明；k在“上海鐵路聯合電子技術研究所與沈介源專利權權屬糾紛案”中，一審法院認為原告委托南方電子廠將被告構思的專利技術方案制造出產品草樣，并且由原告委托相關部門對產品進行了測試，從這一角度可以說明被告利用了原告的物質技術條件使其專利技術方案最終得以完善。另外，被告獲得的涉案實用新型專利年費實際均由原告承擔，因此，從這一角度也可以說明被告利用了原告的物質技術條件。從上述兩項因素考慮，該案系爭的發明創造應認定為職務發明創造。參見（2004）滬高民三（知）終字第124號民事裁定書。第四，也有法院意識到并非發明人只要利用了所在單位的物質技術條件，涉案發明就滿足“主要利用物質技術條件標準”，尚需判斷單位提供的物質技術條件對于涉案發明的完成發揮了多大程度的貢獻。l在“浙江欣煒機械有限公司訴張勛專利權權屬糾紛案”中，受理法院認為，專利法意義上的“主要利用本單位的物質技術條件”，是指本單位的資金、設備、零部件、原材料或者不對外公開的技術資料對完成發明創造技術方案的設計發揮了主要的或實質性的貢獻。由于該案原告未能舉證證明涉案專利系被告利用了原告的資金、設備、零部件、原材料等其他物質條件，因此受理法院直接認定涉案專利不屬于主要利用了原告的物質技術條件所完成的發明創造，沒有就“如何判斷本單位物質技術條件對完成發明創造技術方案的設計發揮了主要的或實質性的貢獻？”這一重要問題展開詳細闡述。參見（2015）浙溫知民初字第67號民事判決書。類似的案件還有“上海氣動成套公司三分廠與吳登奎等專利權權屬糾紛上訴案”，參見（2015）滬高民三（知）終字第18號民事判決書。就此而言，我國大部分地方法院并沒有嚴格區分“主要利用本單位物質技術條件”與“非主要利用本單位技術條件”。當法院通過雙方提交的證據認定發明人在研發過程中利用了單位的物質技術條件，涉案發明就有極高的概率被判定為職務發明。只有在涉案發明既非本單位的任務，也沒有利用本單位的物質技術條件時，法院才會將其認定為非職務發明。m如在“臨朐縣三利自動化給水設備廠訴姜校林專利申請權糾紛案”中，一審法院認為，姜校林在三聯集團本職崗位中既不承擔研制開發職責，也未參加三利（1998）第071號科技成果的研制開發任務，但在研制“自來水管道無吸程二次加壓增流供水設備”中，主要利用了本單位的物質技術條件，該成果應確認為職務技術成果，歸屬于三利廠。二審法院則認為三利公司沒有證據證明姜校林在完成“自來水管道無吸程二次加壓增流供水設備”過程中主要利用了三利廠的資金、設備、零部件、原材料，由此撤銷了一審判決，并判決駁回三利廠的訴訟請求。參見（2000）魯經終字第338號民事判決書。類似的案件再如：“洛陽鐵路分局洛陽電務段等因專利權屬糾紛上訴案”，參見（2000）豫經一終字第299號民事判決書；“韋孚（杭州）精密機械有限公司訴杭州韋孚智能科技有限公司等專利權權屬糾紛案”，參見（2015）浙杭知重字第3號民事判決書；“北京養雞業協會等訴李慶康專利權權屬糾紛案”，參見（2014）蘇知民終字第0182號民事判決書。如此一來，當我國大部分地方法院采用如此寬松的態度適用“物質技術條件標準”時，職務發明的范圍實際上可能被不適當地擴大了。

二、職務發明的判定及其權利歸屬規則之比較分析

專利權屬于財產權。通過專利權的行使，專利權人可在市場上獲得一定期限的市場壟斷地位。從市場的角度來看，專利權人行使專利權的行為就體現為一系列的市場交易行為，而從法律上明確專利權的歸屬是這些市場交易行為順利進行的前提條件之一。考察職務發明的創造過程，發明人的創造行為與單位機構的投入資源均屬于完成職務發明的必要條件，如何權衡發明人與其所在單位的利益關系從而確定職務發明的范圍及其專利申請權、專利權的歸屬，對于激發發明人與其所在單位的積極性、充分發揮職務發明的社會價值都至關緊要。當然，基于各國歷史文化、法律傳統等方面的差異，各國關于職務發明的判定規則也大相徑庭。從英國、法國、德國、日本、美國等國專利制度中有關職務發明及其權利歸屬規則n其中英國、法國、日本等專利制度相應規則參見《十二國專利法》，清華大學出版社2013年版。來看，在職務發明的判定規則方面，基本上都采納了與我國類似的“任務標準”。而發明人是否利用了雇主提供的設備、原料等物質技術條件，在某些國家同樣成為給予雇主適當利益傾斜的考量因素；在職務發明的權利歸屬方面，存在著“雇主優先”與“發明人優先”兩大模式。

（一）職務發明的判定規則： “任務標準”+“其他要素”

按照《英國專利法》第39條規定，在以下兩種情形中，一項由雇員作出的發明應被認定為職務發明：一是當雇員在其正常任務的過程或者在特別分派的任務的過程中作出，可以合理預期由其任務的完成所產生的發明；二是在作出發明的時候，雇員由于其任務的性質和由其任務的性質產生的特定責任，他對增進雇主產業的利益附有特別的義務，在此情形下雇員在其正常任務的過程中所完成的發明。 可以看出，《英國專利法》關于職務發明的判定規則與我國《專利法》中的“任務標準”規則相當，不同之處在于《英國專利法》第39條規定還就這兩種情形分別增加了“合理預期”或者“特定責任+特別義務”判斷要素。日本則在其《專利法》第35條規定了涉及職務發明的判定規則。按照該條規定，如果雇員或法人的工作人員、國家或地方政府的公務員（以下簡稱雇員）做出的發明依其性質屬于雇主、法人、國家或地方政府（以下簡稱雇主）的業務范圍，并通過該雇員現在或過去為雇主履行職責的行為所完成，則該發明屬于職務發明。從此條規定來看，《日本專利法》主要通過“業務范圍”與“履行職責”兩項判定標準來判斷一項發明是否屬于職務發明。

德國關于職務發明的規則規定于2009年修改后的《雇員發明法》中。根據《德國職務發明法》第4條規定，在雇傭工作關系存續期間，雇員在企業或行政管理中承擔的任務，或者主要基于企業或行政管理中的經驗或工作而完成的發明都屬于職務發明。“雇員承擔的任務包括其本職工作以及本職工作之外的特別委托的任務”；而“主要基于企業或行政管理中的經驗或工作，包括如基于先前所做實驗及實驗報告或顧客的反饋建議等”。o范長軍著：《德國專利法研究》，科學出版社2010年版，第61頁。可以發現，《德國職務發明法》第4條規定中的“承擔任務”近似于我國《專利法》第6條采用的“任務標準”，但其中“主要基于企業或行政管理中的經驗或工作”的外延范圍則明顯大于我國《專利法》第6條中的“物質技術條件標準”。而《法國知識產權法》“工業產權”部分第L611-7條規定了有關職務發明的判定標準，其中第1項規定，如果受雇人的工作合同包括發明任務，其職務與此發明任務相符，或受雇人被明確指派了研究任務，受雇人在執行此合同過程中做出的發明，以及受雇人從事明確委托給他的設計或研究工作而做出的發明都屬于職務發明；按照本條第2項規定，當受雇人的發明是在完成本職工作過程中或在企業活動范圍內做出的，考察或者使用了企業專有的技術、設備、資料等，相應發明也被認定為職務發明。

相比較而言，美國并沒有在其《專利法》中就職務發明的判定規則作出明確的規定，這些規則需要從美國司法實踐中的有關判例歸納出來。從1840年至今，美國法院關于職務發明的態度經歷了“強調個人創意時期”、“按照貢獻分配專利權時期”和“強調契約合同時期”，p參見王重遠：《美國職務發明制度演進及其對我國的啟示》，載《安徽大學學報（哲學社會科學版）》2012年第1期。演變至今，美國法院一般是依據雇傭合同的約定來確定相應發明是否屬于職務發明，從而確定其權利歸屬。當雇傭合同明確約定受雇人應將其發明讓與雇主，或者雇傭的目的在于從事特定的研發任務或解決特殊問題時，雇主自得主張其對相應發明的權利。而當受雇人在做出發明的過程中利用了雇主的設備、材料等，該發明并不當然作為職務發明對待。q參見曾陳明汝著：《兩岸暨歐美專利法》，中國人民大學出版社2007年版，第245頁。

（二）職務發明的權利歸屬：“雇主優先”抑或“發明人優先”

所謂“雇主優先”，即法律直接規定職務發明的相關權利優先歸屬于雇主。如按照《英國專利法》第39條規定，當一項由雇員作出的發明滿足法律規定的條件被認定為職務發明時，其權利歸屬于雇主所有。而按照《法國知識產權法》“工業產權”部分第L611-7條規定，滿足該條第1項規定條件的職務發明其權利直接歸屬于雇主；而滿足該條第2項規定條件的職務發明，雇主有權按照行政法院法令規定的條件和期限申請將發明的工業產權歸為己有，或者享有專利權帶來的部分乃至全部保護。

而“發明人優先”，即法律明確規定職務發明的權利優先歸屬于發明人。根據曾陳明汝先生的考察，當雇傭合同明確約定了受雇人做出發明的權利歸屬時，美國法院會支持該約定。如果“雇傭契約未就受雇人發明權益之歸屬有所規定，則受雇人對其發明享有獨占權”。而當發明屬于受雇人時，如其在研發過程中有利用雇主設備、材料等情形時，雇主可對相應發明享有無償的“營業權”。日本也可納入“發明人優先”的模式范圍。依據《日本專利法》第35條規定，對于職務發明，雇主一般可享有該專利的普通實施權。雇主也可根據協議、工作規則及其他規定取得專利申請權、專利權或者獨占的許可實施權，但應向雇員支付合理的對價。德國的規則較有特色，按照其《雇員發明法》的相關規定，首先由雇員享有職務發明的權利，但雇員需及時以書面形式向雇主申報相關事宜，而雇主可以在申報到達后4個月內決定是否向雇員請求職務發明的歸屬。當雇主以書面形式或其他形式聲明請求職務發明的歸屬時，r按照《德國雇員發明法》第6條第1款規定，在申報到達之后的4個月內雇主對于雇員的申報未作出反應，即未以書面形式放棄請求職務發明的歸屬的，視為提出了請求職務發明歸屬的聲明。參見范長軍著：《德國專利法研究》，科學出版社2010年版，第61頁。除發明人的人格權（即發明人的署名權）外，發明人對職務發明的所有財產權利轉移于雇主，雇主就此成為發明人的權利繼受人，從而享有要求專利的實體權利。s有學者認為，美國與德國都在逐漸走向“厚雇主主義”，而法律之所以“偏愛”雇主，在于將職務發明歸雇主有利于技術轉化，符合經濟理性。由于交易成本的存在，將多項發明的所有權分散在不同雇員手中，會導致所謂的反公地悲劇，而統一在雇主手中則可以避免。《專利法修訂草案》第6條將“利用單位物質技術條件”所完成發明創造的所有權在沒有協議時完全配置給發明人，第16條強化額外報酬制度，都偏離了職務發明制度向厚雇主主義演進的大趨勢。參見和育東：《美、德職務發明制度中的“厚雇主主義”及其借鑒》，載《知識產權》2015年第11期。

三、對《專利法修改草案》第6條規定的完善建議

在2015年4月國家知識產權局公布的《專利法修改草案》中，第6條只將“執行本單位任務所完成的發明創造”規定為職務發明，其專利申請權、專利權歸屬于發明人所在單位。而對于“利用本單位的物質技術條件所完成的發明創造”，一方面不再區分“主要利用”與“非主要利用”兩種情形；另一方面則允許發明人與其所在單位通過合同約定相關發明創造的權利歸屬。沒有約定的，申請專利的權利屬于發明人或者設計人。就此而言，本條規定的修改內容實際上主要是針對“利用本單位的物質技術條件所完成的發明創造”。按照同時公布的有關說明（即《關于〈中華人民共和國專利法修改草案（征求意見稿）〉的說明》），如此修改的原因主要在于給予單位與發明人之間在權利歸屬方面更大的自主空間；消除實踐中對第三款規定的“利用”是否包含“主要利用”情形存在的不同理解；促使單位事先約定好利用單位物質技術條件完成發明創造的權利歸屬，從而預防糾紛的發生。下面將分別從職務發明的判定規則與權利歸屬規則兩個方面展開討論。

（一）職務發明的判定規則：是否仍然保留“物質技術條件標準”

在2008年《專利法》第三次修改過程中，當時公布的《專利法修改草案（征求意見稿）》也曾對第6條t關于《專利法》第6條規定的來龍去脈，參見陶鑫良：《職務發明性質之約定和職務發明報酬及獎勵——我國專利法第四次修訂中有關職務發明若干問題的討論》，載《知識產權》2016年第3期。進行修改，同樣保留了“執行本單位的任務所完成的發明創造為職務發明創造”這一內容，而準備將“主要利用本單位的物質技術條件所完成的發明創造為職務發明創造”修改為“主要是利用本單位的技術秘密所完成的發明創造為職務發明創造”。這一修改思路實際上也在于進一步明確職務發明的判定標準，方便法院在司法實踐中的適用操作。不過，當時立法部門并沒有采納這一意見，最終未對《專利法》第6條進行任何修改。從前述我國法院適用此條規定的現狀來看，我國大部分地方法院并沒有嚴格區分“主要利用本單位物質技術條件”與“非主要利用本單位技術條件”，從而導致職務發明的范圍被不適當地擴大。而從上述英國、法國、德國、日本、美國等國家的專利制度中相應規則來看，發明人利用所在單位的物質技術條件并不必然導致所涉發明應當被納入職務發明的范圍。總的來說，本文贊成《專利法修改草案》的修改意見，對于“主要利用本單位的物質技術條件所完成的發明創造”，不應將其強制納入職務發明的范圍。

有種觀點認為，當前的技術研發越來越依賴于一定的物質技術條件，或者說物質技術條件對于發明創造完成的貢獻力度越來越高。從這個角度來說，將主要利用所在單位物質技術條件所完成的發明規定為職務發明具備較為充分的合理性與現實基礎。如有學者認為，“在職務發明過程中，既有單位的物的投入，也有發明人的智力投入，而職務發明法律制度的功能就在于確認物的投入重于智力投入，所以職務發明的第一受益人是單位而非發明人”。u參見王鴻：《職務發明專利申請權的法律解讀》，載《學海》2009年第4期。這種觀點有時也會反映在有關發明權屬糾紛的判決書中。但是，此種觀點未能公平衡量發明人所投入的創造價值與相應物質技術條件的貢獻價值。v有學者認為，發明是由物質資本和人力資本共同投入的結果，那么從產權歸屬理論上來說，發明的原始權利就應該歸屬于貨幣資本和人力資本投入者共同所有，而不應歸屬于雇主一方。職務發明專利的歸屬通過契約加以約定有利于綜合平衡發明人與其雇傭單位之間的權利與義務，促進職務發明成果快速有效地利用。參見張小玲：《職務發明專利歸屬模式比較研究》，載《研究與發展管理》2007年第6期。就發明創造所需的資源來說，具體包括創造力、知識儲備、時間、資金、物質設備等要素。以這些創造要素能否與創造者即發明人發生分離為標準，可將創造力、知識儲備、時間等要素稱為內部要素，它們與發明人不可分離；而資金、物質設備等要素則屬于外部要素，它們與發明人可以發生分離。為了公平地評價發明人的創造行為與物質技術條件對發明的貢獻價值，本文認為可以從“可替代性”的角度來進行思考。一方面，發明人的創造行為及其價值與發明人自身的天賦、知識水平等因素相關，尤其是創造力、知識儲備等內部要素的可替代性低，而溢出價值較高。這也是為何各國專利制度在將職務發明的權利歸屬于雇主的同時，還要在法律上明確規定發明人享有獲得獎勵與報酬權利的原因之一。另一方面，就物質技術條件來說，比如資金、設備、零部件、原材料或者不對外公開的技術資料，其中大部分屬于外部要素，而只有不對外公開的技術資料，發明人可通過閱讀、學習和理解將其轉化為自身知識儲備的內容。總體而言，資金、設備、零部件、原材料等物質技術條件的可替代性比較高，只有在少數情形下物質技術條件的可替代性相對較低，比如價格昂貴、數量稀少的儀器設備，或者是處于保密狀態的技術資料。所以，考慮到“可替代性”對于發明創造投入要素價值的影響，即使發明的完成越來越依賴于物質技術條件，除了極少數情形以外，并不意味著發明人所投入的要素價值就一定低于物質技術條件的貢獻價值。w如在1993年“陸郁訴鞍山市蘭鷹技術研究所專利權屬糾紛案”中，原告陸郁與蘭鷹技術研究所曾草擬過一份技術合作協議，因雙方未共同簽字蓋章協議未能生效，但實際雙方在研制過程中進行了一年多的合作。合作期間，盡管雙方對技術權屬事先沒有約定，但陸郁是研制技術課題的主要成員。后來陸郁到蘭鷹研究所工作后，在研制該項技術上又繼續做了大量工作。蘭鷹研究所為研制開發該項技術積極參與合作，提供了試驗室、器材等物質條件，聘請了有關專家參加研制，做了一系列實質性工作。一審法院由此認為，上訴人到被上訴人單位工作后，利用了被上訴人單位物質技術條件所完成的技術成果，應由雙方合理分享，該專利權屬于雙方共同所有。參見（1993）遼經終字第248號民事判決書。

從前述我國地方法院適用職務發明條款的分析內容來看，法院未能嚴格區分“主要利用本單位物質技術條件”與“非主要利用本單位技術條件”的主要原因在于信息成本高、審核難度大。如在“劉飛與深圳市斯超威科技有限公司專利權權屬糾紛案”中，二審法院試圖從訴爭專利的情況、訴爭專利的完成時間與發明人的離職時間、發明人是否接觸并在訴爭專利研發過程中利用了所在公司的業務資訊三個方面x第一，訴爭專利的情況。該專利技術特征及所需零部件較為復雜，需要特定的技術環境才能完成；第二，訴爭專利的完成時間與劉飛的離職時間。訴爭專利的完成時間與劉飛的離職時間。劉飛主張其在離職后一個月時間內自行完成該專利的研發、物資的購置、技術方案的撰寫和專利申請等工作，不符合日常生活常理；第三，劉飛是否接觸并在訴爭專利研發過程中利用了斯超威公司的業務資訊。該案二審法院還認為職務發明創造的認定需綜合考量員工的技術背景、任職崗位、工作任務、是否主要利用單位物質技術條件和離職時間等因素。參見（2014）粵高法民三終字第1198號民事判決書。判斷涉案專利是否主要利用了單位的物質技術條件。但從其表述來看，只有第一個方面的內容真正與是否屬于“主要利用本單位物質技術條件”的問題相關。該案二審法院認為涉案專利技術特征及所需零部件較為復雜，需要特定的技術環境才能完成。就涉案專利屬于主要利用本單位的物質技術條件所完成的成果這一論斷，該案二審法院實際上仍然沒有舉出足夠的理由加以支撐。當然，我國也有法院意識到應該從“單位提供的物質技術條件對于發明創造的完成發揮了主要或實質性的貢獻”這一角度去認定“涉案專利主要利用了發明人所在單位的物質技術條件”，但司法實踐中缺乏可供操作的具體評價標準。有學者提到，當日本企業依照《日本專利法》第35條規定獲得發明的相關權利時，在確定企業向雇員支付的合理對價方面，對價的數額“須根據雇主通過該項發明所得到的利益及發明者所做出的貢獻程度的不同而定”。y參見俞風雷：《日本職務發明的貢獻度問題研究》，載《知識產權》2015年第6期。當然，此處所談的貢獻程度是針對企業獲得的市場利益而言，而非發明本身，但其思路可資借鑒。換句話說，在判斷“發明是否屬于主要利用發明人所在單位的物質技術條件”時，實際上就需要衡量創造者的創造行為與單位提供的物質技術條件二者對于發明的價值貢獻力度。z有學者通過設定經濟模型，運用微積分核算投入職務發明中的各要素如資本、創造性勞動的貢獻率。當然，如此得出的結果僅具參考價值。參見萬小麗、張傳杰：《職務發明收益分配比例的經濟學分析》，載《科學學研究》2009年第4期。但是，如此就會極大地增加原被告雙方的舉證負擔，受理法官也需要花費大量的時間和精力去核實原被告雙方的主張，包括原被告雙方的信息提供成本和法院的信息審核成本在內的訴訟成本都會大幅度地增加。

總之，從比較法的角度來看，將“主要利用本單位的物質技術條件所完成的發明創造”納入職務發明的范圍并沒有成為各國普遍施行的規則；從可替代性的角度來說，發明人所實施的創造行為的價值也并不當然低于物質技術條件對于相關發明創造的貢獻價值；從制度成本的角度來說，要求原被告雙方提供、法院審核與此相關的事實信息也會極大地增加訴訟成本。所以，本文贊成不將“主要利用本單位的物質技術條件所完成的發明創造”明確規定為職務發明的做法。

（二）職務發明權利歸屬規則的選擇：減少干預與降低交易成本@7有學者認為，可根據智力投資與物質投資的不同來源將職員發明細分為任務發明、職責發明、崗位發明和自由發明，然后再依據雇員與雇主在發明創造活動中的角色及其貢獻分別確定發明成果的權利歸屬及利益分配規則。參見何敏：《新“人本理念”與職務發明專利制度的完善》，載《法學》2012年第9期。

對于“執行本單位任務所完成的發明創造”，我國專利法將其明確規定為職務發明。考慮到發明人所在單位的各方面投入、需求及使用效率，我國專利法將其專利申請權、專利權歸屬于發明人所在單位，有其合理之處，這也是大多數國家采用的通行規則。但其問題在于，按照我國專利法的規定及司法實踐中法院的態度，關于“執行本單位任務所完成的發明創造”的權利歸屬規則屬于強制性規則，不允許當事人加以變更。究其原因，大多為基于保護單位利益之需要。但實際上，在發明人與其所在單位之間，其單位一般具有談判優勢，足可憑借自己的談判優勢獲得有利地位。如果發明人與其單位通過合同對職務發明的權利歸屬作出不同于法律規定的安排，即約定將相應發明的專利申請權、專利權等歸屬于發明人，殊無反對之必要。尤其對于私人企業而言，當企業愿意將本屬于自己的職務發明的相關權利轉由發明人享有時，一方面表明了相關發明對于企業方面并不重要，或者無力進行市場開發，另一方面發明人則可能能夠更好地利用相關發明創造。@8有學者認為，應該更強調對雇主單位權利的承認，以鼓勵更多的科研投入，更有效地整合科研資源以獲得更多高質量核心技術創新成果。除此之外，還應該對雇主單位轉化運用專利技術給予更多的動力或壓力，提升科技進步對經濟發展的貢獻率。參見馬碧玉：《論職務創新成果權利歸屬規則改革——兼評〈職務發明條例草案（送審稿）〉相關內容》，載《學術探索》2015年第9期。在此情形下，法律強行予以禁止，未必合理。所以，對于“執行本單位任務所完成的發明創造”，其相關權利優先歸屬于發明人所在單位。但是，當發明人所在單位（尤其是私人企業）愿意在合同中約定職務發明的相關權利歸屬于發明人時，法律也應承認此約定之法律效力，無須一概加以禁止。

而對于利用所在單位的物質技術條件所完成的發明創造，如前所述，其權利歸屬規則并不統一。法國將考察或者使用了企業專有的技術、設備、資料等物質技術條件的相應發明規定為職務發明，其權利歸屬于雇主。而德國將“主要基于企業或行政管理中的經驗或工作”而完成的發明創造納入職務發明的范圍，雇主可向雇員請求職務發明的歸屬。在美國，當發明屬于受雇人時，如其在研發過程中有利用雇主設備、材料等情形時，雇主可對相應發明享有無償的“營業權”。英國、日本則未就此問題進行規定，對于利用雇主的物質技術條件所完成的發明創造，在英國、日本應屬于非職務發明，其權利歸屬于發明人。而我國現行《專利法》第6條第1款將“主要利用本單位的物質技術條件所完成的發明創造”規定為職務發明創造，其專利申請權、專利權歸屬于本單位。@9當前法律規定，“主要是利用本單位的物質技術條件”做出的發明成果屬于職務發明成果，并將其產權歸于單位是不合理且無績效的。這種產權安排使得職工為避免自己的權益被剝奪，而采取很多隱蔽的形式侵占該成果，或者干脆使用 “弱者的武器”，不進行這些方面的創新，從而打擊了職工從事發明創造的積極性。尚玉璽、張偉：《構建理想的職務發明制度》，載《科技管理研究》2013第3期。按照第6條第3款規定，對于“利用本單位的物質技術條件所完成的發明創造”，單位與發明人可約定其權利歸屬。對于此款規定中的“利用本單位的物質技術條件所完成的發明創造”包含的范圍，理解并不一致。從字面含義的角度來說，所謂“利用本單位的物質技術條件所完成的發明創造”既包含了主要利用的情形，也包含了非主要利用的情形。但按照第6條第1款規定，“非主要利用本單位的物質技術條件所完成的發明創造”應為非職務發明，此種基于字面含義的理解方式顯然不利于發明人。有學者則認為，從立法本意來說，我國現行《專利法》第6條第3款規定的發明創造實際上只包含或者主要包含“主要利用本單位的物質技術條件所完成的發明創造”，而不包含非主要利用的情形。#0參見陶鑫良：《職務發明性質之約定和職務發明報酬及獎勵——我國專利法第四次修訂中有關職務發明若干問題的討論》，載《知識產權》2016年第3期。應該說后種理解方式更為合理一些，但由于司法實踐中并未嚴格區分主要利用與非主要利用，本款規定的適用范圍仍然可能包含了主要利用與非主要利用本單位的物質技術條件所完成的發明創造，實施狀況仍然不利于發明人。不過，按照《專利法修改草案》第6條的修改內容，不再區分主要利用與非主要利用兩種情形，單位與發明人可以約定相應發明的權利歸屬。沒有約定或者約定不明確的，發明的相關權利歸屬于發明人。本文贊同這樣的修改思路，既節約了發明人、其所在單位及法院提供或審核信息的成本，又尊重了發明人與其單位的自治意思。當然，具體的規則還應該進一步細化。一方面，當發明創造的權利歸屬于發明人時，如果發明人確實在其研發的過程中利用了所在單位的物質技術條件，在此可以借鑒美國的做法，在法律上明確賦予單位機構對于相關發明創造擁有一定期限的、非獨占的、不可轉讓的普通實施權；另一方面，當發明創造的權利歸屬于單位時，發明人享有獲得獎勵與報酬的權利。為了保證發明人的合法利益和獲得獎勵與報酬權利的順利實現，需要進一步修改和完善與此相關的法律規則。#12015年4月國務院公布了《職務發明條例草案（送審稿）》，在此草案中對有關發明人獲得獎勵和報酬權利的相關規則作了更為細致的規定。當然，其中的部分規則還需要進一步的討論。對此問題，筆者將另外著文探討。

結 語

從當前《專利法》第6條規定的司法適用現狀來看，由于規則本身存在的模糊性，司法適用的結果更有利于發明人所在單位，在一定程度上會損害到發明人的創造積極性，需要在本次《專利法》的修改當中及時予以解決。在專利訴訟成本高昂的情形下，進一步明確職務發明與非職務發明的界限及相關權利的歸屬規則，能夠減輕相關主體就此問題發生的訴累，降低交易成本。從制度經濟學的角度來說，不同的權利配置規則會對相關主體的行為產生不同的激勵影響。#2無論“雇主優先”原則，還是“雇員優先”原則，在涉及權利歸屬規則時，雇主與雇員之間都形成分權制衡機制。通過這樣的分權制衡機制，雇主和雇員對職務發明的利益都得到了保障。參見張宗任：《職務發明的權利歸屬和報酬問題研究》，載《知識產權》2014年第10期。為了激發發明人的創造積極性，法律不宜將利用（包含主要利用與非主要利用）單位的物質技術條件所完成的發明創造一概強行納入職務發明的范圍；而為了激勵單位機構（尤其是私人企業）加大對技術研發的資源投入，在法律上也需對單位的正當利益給予保護。#3有學者認為，職務發明認定和利益分配標準要考慮兩個方面：從專利法角度要激勵創新和促進技術成果的實施；從勞動法角度要保障作為勞動者的發明人的正當利益。由此出發, “執行本單位的任務”，應當僅限于執行單位明確其有發明創造職責的工作任務，相應發明創造的專利權歸屬于單位，發明人分享收益并享有實施請求權；主要利用本單位的物質技術條件所完成的發明創造，專利權利歸屬于發明人，單位分享收益。參見鄭其斌：《我國職務發明認定和利益分配制度的完善》，載《社會科學》2009年第5期。但是，保護單位的正當利益并非必須通過在法律上明確把發明創造的相關權利直接配置給單位的方式才能實現。鑒于單位相對于發明人所具有的一般談判優勢，立法者也無需總是抱著“家長式”的態度為相關發明創造的權利配置做出有利于單位機構的制度安排。

Seeing from judicial practices， most local courts in China tend to interpret the term “material and technological conditions” leniently， which may inappropriately expand the scope of service invention. The counterpart stipulations in other countries use the assignment standard in evaluating service invention，quite similar to the practices in China. Whether an employee's invention， which is accomplished by using the employer's material and technological conditions， falls into the category of service invention， legislations regarding this problem vary in different countries. There are two distinguished modes as to the ownership attribution of service invention， namely， employer priority and inventor priority. Those inventions， which are accomplished mainly by using the employer's material and technological conditions， should not be mandatorily categorized as service invention. Those inventions， which are accomplished by using the employer's material and technological conditions， while giving priority to inventors in claiming the ownership， both parties can also agree on the ownership attribution.

service invention； right of patent application； patent right； right attribution

向波，法學博士，南開大學法學院副教授

本論文系作者主持的2013年天津市哲學社會科學規劃項目（編號：TJFX13-003）階段性成果，本研究項目還得到南開大學亞洲研究中心資助。