“Means-Plus-Function①限定”實務解析

張大海董 立

“Means-Plus-Function①限定”實務解析

張大海*董 立*

本文首先介紹了美國法律的相關規定，然后從35 U.S.C.§112（6）的法律適用、及Means-Plus-Function限定需要滿足的條件這兩個角度對Williamson案進行了全方位的對照解析，并對該案例中涉及的要點進行了探討，對我國專利從業人員的美國MPF限定實務操作具有較強的實際指導意義。

Means-Plus-Function Williamson 案 計算機實現 實務

一、35 U.S.C.§112（6）的法律適用

如果權利要求中的某一術語以美國專利法35 U.S.C.§112（6）中規定的方式撰寫，那么該權利要求被稱之為Means-Plus-Function（MPF）權利要求，并適用于35 U.S.C.§112（6）。根據35 U.S.C.§112（6）的規定，這樣的權利要求術語采用功能性的描述限定了其執行的特定功能，但權利要求并不記載支持它的結構、材料或動作。

35 U.S.C.§112（6）的立法宗旨在于達到一種平衡，這種平衡允許專利權人采用執行的功能而不是執行該功能的結構來撰寫權利要求中的技術術語，但是在解釋這些技術術語時，則對其施加一定的限制條件，從而將其保護范圍限制為說明書描述該功能時所記載的相應結構、材料或動作及其等同替代方式。

一般地，如果在權利要求中使用了means這一術語，則假設適用于35 U.S.C.§112（6），但申請人可對這種假設進行爭辯；反之，如果沒有使用means術語，則假設不適用于35 U.S.C.§112（6），同樣地，申請人也可對這一假設進行爭辯。

但是，在判斷術語是否屬于MPF限定時，并不僅僅看是否出現了means一詞，而是要站在本領域技術人員的角度，判斷該術語在本領域是否具有清楚的結構含義。也就是說，對于含有means的術語，如果本領域技術人員可確定其具有清楚的結構含義，那么可以克服上述假設；反之，對于未使用means的術語，審查員在審查時通常不會主動適用35 U.S.C.§112（6），但是如果他人有足夠的證據證明該術語無法表明足夠清楚的結構，或其功能無法表明執行該功能的足夠結構，那么將適用于35 U.S.C.§112（6）。

二、MPF限定需要滿足的條件

MPF限定必須得到說明書的支持，只有得到說明書支持的MPF限定其保護范圍才是清楚的，而是否在說明書中記載了足夠的結構及其等同方式則是判斷是否支持的根本條件。如果得不到說明書的支持，那么具有該MPF限定的權利要求的保護范圍則不清楚，從而不符合35 U.S.C.§112（2）的規定。

為了使MPF限定得到說明書的支持，必須在說明書中記載本領域技術人員可理解的相應結構。例如，必須是說明書本身確實記載并公開了該結構，只有滿足這個前提條件才能引入本領域技術人員所具備的知識能力，否則，不能純粹僅依靠本領域人員的知識作為支持的理由；必須完全公開該MPF限定所涉及的所有功能對應的結構，不允許片面、部分地公開；必須在公開的結構與MPF限定之間建立清楚的聯系，以表明該結構是對應于MPF限定的結構。這就是MPF限定得到說明書支持所必須滿足的基本條件。②張大海，曲丹.美國專利法中的Means-Plus-Function限定［J］.中國發明與專利，2015（9）：86-92

對于涉及計算機應用的MPF限定來說，實現其功能所用的算法即為結構，因此除了要滿足以上基本條件外，還需要通過數學公式、文字、流程圖等方式描述實現其功能的算法，這樣才符合公開足夠結構的規定，但通用計算機執行通用計算功能時除外。換句話說，如果執行的是特定功能，那么通用計算機無法實現該特定功能，此時必須公開相應的算法。

三、Williamson案③Williamson v.Citrix Online，LLC，792 F.3d 1343-1345 （Fed.Cir.2015）介紹

在對35 U.S.C.§112（6）及MPF限定需要滿足的條件進行了理論性介紹后，本文將對照一個美國判例（Williamson v.Citrix online.LLC）對MPF限定的操作實務進行解析。其中，Williamson案是臺灣科技產業資訊室發布的2015年美國十二大重要判例，其共同被告涉及眾多世界知名企業，如思杰系統有限公司、微軟公司、Adobe公司、網迅公司、思科公司和IBM等。

（一）訴訟歷史

專利權人于2011年3月22日向加利福尼亞中區（Central District）地區法院提起訴訟，訴被告對其美國專利US6155840（以下簡稱“’840專利”）的所有24項權利要求構成侵權。

2012年9月4日，地區法院簽發了權利要求解釋令（claim construction order），在該解釋令中地區法院認為，權利要求8中的“分布式學習控制模塊”（distributed learning control module）屬于35 U.S.C.§112（6）中規定的MPF限定，并在仔細考察說明書后認為該MPF限定沒有公開用于執行其所要求保護的所有功能的必要算法。因此，地區法院以權利要求8及其從屬權利要求9～16的保護范圍不清楚、不符合35 U.S.C.§112（2）為由，判決這些權利要求無效。

原告就地區法院的權利要求解釋判決向美國聯邦巡回上訴法院提出了上訴，上訴法院認為地區法院正確地解釋了該MPF限定，并維持權利要求8～12無效。

（二）’840專利

’840專利保護一種用于分布式學習系統的方法及系統，其通過網絡連接的工業標準計算機的硬件和軟件提供了一種虛擬教室，目的是將一個或多個講授人與地理上遠程的聽眾連接起來。根據’840專利的記載，其發明目的是提供一種教室交互，以使在不同地點之間的會議消除因復雜硬件或軟件、成本、不便等所帶來的不利影響。

該分布式學習系統主要包括3個部分：講授人計算機、聽眾計算機和分布式學習服務器。其中，分布式學習服務器通過互聯網等使講授人計算機與聽眾計算機之間進行通信和交互，以實現虛擬教室的功能。講授人使用講授人計算機與聽眾進行通信，并將控制信息顯示到聽眾計算機的顯示屏上，聽眾計算機則可與講授人及其他聽眾進行通信。

’840專利權利要求8的相關內容如下：

8.一種在多個耦合到網絡的計算機系統之間實施分布式學習的系統，該系統包括：

所述多個耦合到所述網絡上的計算機系統中的講授人計算機系統，包括：……

所述多個計算機系統中的聽眾計算機系統，通過所述網絡與所述講授人計算機系統耦合，包括：……

分布式學習服務器，……，包括：

……

分布式學習控制模塊，用于接收在所述講授人與聽眾計算機系統之間傳遞的信息，用于將該信息轉發給預期的接收計算機系統，并用于協調流數據模塊的操作。

其中，“分布式學習控制模塊”為爭議的特征。

（三）MPF限定爭議焦點

上訴時，上訴人的爭辯點主要涉及以下方面：（1）地區法院對用于對抗未引用means的MPF限定的“強烈”假設未給出足夠的重視，將術語“分布式學習控制模塊”解釋為適用35 U.S.C.§112（6）是錯誤的；（2）地區法院錯誤地將其分析聚焦于“module”這個詞，而不是整個術語，因此忽略了說明書中所提供的細節性支持，并且沒有從本領域技術人員的水平出發去考察該術語從而導致法律適用錯誤。

被上訴人則認為，盡管缺少means一詞，但是地區法院將術語“分布式學習控制模塊”解釋為MPF限定是正確的。由于在計算機技術領域對“分布式學習控制模塊”并沒有一個可充分理解的結構含義，因此用于對抗MPF限定的假設是可反駁的。該術語與傳統的MPF限定的撰寫形式相同，僅僅是將means使用module來代替，因此意味著它是一個通常意義上的用于執行其計算機實現功能的“黑盒”。由于該術語應當被認定為MPF限定，且其在說明書中沒有記載實現該要求保護功能的算法結構，因此應當維持該權利要求不清楚的結論。

四、實務解析④Williamson v.Citrix Online，LLC，792 F.3d 1347-1354 （Fed.Cir.2015）.

下面，結合上訴法院的判決對35 U.S.C.§112（6）的適用及MPF限定需要滿足的條件進行逐一說明。

（一）關于是否適用35 U.S.C.§112（6）

首先，上訴法院并非僅以引導短語“分布式學習控制模塊”，而是以該短語所在的整個段落來考察該有爭議的權利要求限定。該段落全文均未采用與傳統的MPF限定相符合的格式，但它用module代替了means，并記載了3個通過“分布式學習控制模塊”執行的功能。

眾所周知，module是35 U.S.C.§112（6）中用于代替means的常用術語，正如地區法院所認為的那樣，“module只不過是用于執行特定功能的軟件或硬件的普通描述”。一些常見的術語，例如mechanism、element、device等，其無法反映出多于字面解釋含義的內容，且通常都無法隱含地公開足夠清楚的結構，因此用于權利要求中時可作為means的等價方式，適用于35 U.S.C.§112（6）。

該案中的module與means一樣，不能表明任何結構，僅提供了一個用于該特定功能對應結構的黑盒，其前綴“分布式學習控制”也未能向module中引入任何結構，因此，“分布式學習控制模塊”并不能表明足夠清楚的結構。

盡管說明書在一定程度上描述了該限定的細節，但是也沒有為該術語引入任何帶有結構性意義的內容。此外，在說明書及審查歷史中也未發現有可能會使我們將該表達解釋為足夠清楚結構的記載，因此無法使整個權利要求限定脫離35 U.S.C.§112（6）的范圍。雖然上訴人在修飾語會改變module的含義這一點上是正確的，但是這些修飾語實際上并未給module帶來任何結構意義。

雖然權利要求從非常高的層次描述了某些輸入和輸出，例如在講授人與聽眾計算機系統之間進行通信，但是沒有說明該“分布式學習控制模塊”是如何通過可使其具有結構特征的方式與分布式學習控制服務器內的其他組件進行交互。

上訴人還辯稱，根據Shukri Souri博士的聲明可知本領域技術人員會理解“分布式學習控制模塊”暗示了結構。雖然地區法院在權利要求解釋時未討論該證言，但是我們在考慮該證言后認為其不具有說服力。

如同權利要求及說明書中所定義的那樣，該證言也無法描述通過與其他模塊的交互能理解出“分布式學習控制模塊”所對應的結構。雖然Souri博士證明“作為本領域技術人員，在讀到說明書時，我會準確地知道如何編程”一個計算機以執行該功能，并進一步證明該結構“可以是軟件或硬件”，但實際上即使本領域技術人員會編程以實現該功能，也不能在沒有公開的基礎上創設出結構。

因此，“分布式學習控制模塊”未能記載足夠清楚的結構，且用于對抗MPF限定的假設是可反駁的，其適用于35 U.S.C.§112（6）的規定。

（二）關于對應結構的公開

在已經認定“分布式學習控制模塊”適用于35 U.S.C.§112（6）的基礎上，上訴法院對說明書是否公開了與要求保護的功能相對應的足夠結構進行了判斷。法院認為，解釋MPF限定包括兩個步驟：首先，法院必須認定要求保護的功能；其次，如果有結構的話，法院必須確定說明書中公開的與該要求保護的功能相對應的結構。

1.確定MPF限定要求保護的功能

地區法院認定了與“分布式學習控制模塊”相關的3個功能：①接收在講授人與聽眾計算機系統之間傳遞的信息；②將該信息轉發給預期的接收計算機系統；③協調流數據模塊的操作。該案具有3個要求保護的功能，因此專利權人必須公開與上述3個功能對應的足夠結構。如果專利權人無法公開足夠的結構，那么該權利要求就是不清楚的。

2.確定公開是否全面

地區法院認為，說明書沒有公開與“協調”功能對應的結構。因此，上訴法院就該功能是否得到說明書支持進行了審理。

3.確定計算機實現的MPF限定是否需要公開算法

根據’840專利說明書第5欄第48～64行的記載，“分布式學習控制模塊”包括用JAVASCRIPT和C++編寫的軟件，這足以清楚地表明該模塊不可用通用計算機實現，而必須用特殊目的的計算機來實現，因此必須公開通用計算機所能不能實現的結構，即執行該功能的算法，其中該算法可以是數據公式、普通語言、流程圖或其他方式。

4.MPF限定與結構之間的關聯性

只有內部證據能夠表明某一結構與權利要求中的功能清楚地關聯時，才能將說明書中公開的該結構認定為“對應的結構”，此外“對應的結構”必須要足夠清楚。因此，如果本領域技術人員沒有找到說明書中的結構，且沒有把該結構與權利要求中的功能關聯起來，那么該MPF限定是不清楚的。

上訴人指出說明書中有幾處公開可以滿足35 U.S.C.§112（6）的規定，并爭辯“分布式學習控制模塊”控制不同計算機系統中的信息，而“協調”功能則向講授者提供“流”選擇功能。但是，說明書僅記載了“分布式學習控制模塊”，并未提出什么執行該功能的算法。關于算法公開的問題，上訴人認為圖1和圖2公開了相應的算法。

5.確定算法的公開是否足夠

圖1是根據該發明一個實施例中允許講授人選擇數據源的一個實施例的典型顯示界面。如圖1所示，該顯示界面包括一個URL地址、一個通道區域和一個“返回”鏈接，講授人可通過URL地址提交數據源的地址，還可在通道區域選擇多通道數據源的通道，并可通過“返回”鏈接返回到其他控制工具。上訴法院認為，這僅僅是對講授人顯示界面的描述，并不涉及與“協調”功能對應的算法。

圖1

圖2是根據該發明一個實施例中允許講授人查看選擇數據源的一個實施例的典型顯示界面。如圖2所示，該顯示界面允許講授人在將其提供給聽眾之前對數據進行預覽，其包括一個數據源下拉框510，當前選擇的數據源通過媒體窗口512進行顯示。同樣地，圖2描述的是講授人顯示接口，它也不涉及與“協調”功能對應的算法。

圖2

由于圖1和圖2均未涉及與“協調”功能對應的算法，因此，上訴人在說明書中未公開與該功能相對應的足夠結構。

6.外部證據

在完全沒有記載任何結構的情況下，禁止使用專家證言來創建結構是對說明書充分公開相應結構的直接要求。雖然上訴人指出Souri博士的聲明可以表明’840專利公開了足夠的結構，但是本領域技術人員的證言并不能夠代替說明書中相應結構的完全缺失。

綜上所述，’840專利的說明書中沒有公開與“協調”功能對應的算法，即沒有公開足夠的結構，因此權利要求8～16的保護范圍均是不清楚的。

五、要點探討

以上介紹了Williamson案的整個訴訟過程，下面試對訴訟涉及的幾個要點進行探討。

（一）限定或修飾means的特征

means及其等價形式通常不具有實質性的結構含義，但是對其進行限定或修飾的特征有可能會給其帶來結構性意義，從而使其不適用于35 U.S.C.§112（6）。如果專利權人不想適用35 U.S.C.§112（6），那么可以從means之前或之后的修飾或限定特征入手，仔細研究這些修飾或限定特征本身是否會有結構性的限定意義，甚至可以要求法院考慮means的功能是否會帶來結構性限定，如果有，那么可以克服不清楚的缺陷。

此外，對MPF限定所屬的上層模塊的結構描述，不能代替MPF限定本身與其他模塊之間的算法或結構。

（二）專家證言

對于MPF限定來說，在說明書完全沒有公開任何對應結構的情況下，僅通過專家證言的形式表明本領域技術人員有能力實現對應的結構，是不具有說服力的，也是難以被法院接受的。應當嚴格地將說明書公開的結構與本領域技術人員有能力實現的結構區別開來，在缺乏任何公開結構的情況下，不允許引入本領域技術人員的能力。

（三）全面公開結構

該案例中的MPF限定執行了3個功能，地區法院僅認定了第三個功能沒有在說明書中公開足夠的結構，并據此認定相應的權利要求不清楚，從而判決這些權利要求無效。可見，如果僅公開了部分結構，仍然無法滿足35 U.S.C.§112（6）的規定，在撰寫時必須做到每個功能均有對應的公開結構。

（四）支持性

地區法院認定“分布式學習控制模塊”對應的3個功能中的“協調”功能沒有對應的結構，但是地區法院在判決中沒有說明其他兩個功能得到說明書支持的理由。

筆者認為，’840專利的說明書第5欄第40～46行記載了“DLCM310（分布式學習控制模塊）的一個優選實施例運行操作系統，例如MICROSTOFT WINDOWS NTR或 SUN MICROSYSTEMS SOLARISR2.x，并使用基于超文本傳輸協議（HTTP）的網絡服務器， 例 如NETSCAPE ENTERPRISE SERVER 2.0或APACHE網絡服務器，以接收或響應來自其他計算機系統106、108的數據請求”。也就是說，“分布式學習控制模塊”通過網絡服務器與其他計算機系統（即講授人計算機系統106與聽眾計算機系統108）進行數據交換，即給出了相應的結構。因此，可以認為其他兩個功能得到了說明書的支持。

（五）關聯性

法院雖未否認圖1和圖2與“協調”功能之間的關聯性，但也未正面肯定關聯性。筆者認為，圖1和圖2與選擇和查看數據流資源的相關內容相關，而“協調”功能則“協調流數據模塊的操作”，因此，可以認為二者之間存在關聯性。由此可見，在判斷關聯性和支持性時，并不要求文字的表述形式完全一致，只要能夠理解二者之間存在相應的關聯及對應的結構即可。

（六）算法公開

算法公開通常有3種形式：（1）數學公式；（2）普通文字表達；（3）流程圖。上訴人爭辯圖1和圖2公開了用于“協調”的算法，但是圖1和圖2實際上是軟件顯示界面，并不屬于以上3種常規方式。為了解決這個問題，上訴法院分析了圖1和圖2的技術內容，并由此確定了軟件顯示界面不涉及算法的公開。可見，對于涉及計算機實現的MPF限定來說，僅通過軟件運行界面來證明公開了算法是不夠的，應當采用能夠實質上體現算法的方式。

六、結束語

MPF限定是與我國《專利法》中的功能性限定相對應的概念，但二者之間還存在一些區別。對于熟悉中國《專利法》的代理人來說，特別需要注意的是，MPF限定與功能性限定在引入本領域技術人員能力時的不同之處。

我國《專利法》在判斷功能性限定是否得到說明書支持時，應當基于本領域技術人員的水平和能力。因此，即便在說明書中未記載關于功能性限定的相應結構，只要本領域技術人員知道如何實現，即可滿足支持性的要求。也就是說，我國《專利法》在判斷功能性限定時，允許引入本領域技術人員的知識和能力。但是，在判斷MPF限定是否清楚時，不允許引用本領域技術人員的能力（與本領域公知結構對應的術語除外）。如果說明書中完全沒有記載與MPF限定對應的結構，那么即使通過專家證言這種方式來證明MPF限定所對應的結構是本領域技術人員能夠實現的，那么該MPF限定也得不到說明書的支持，其結果是導致權利要求不清楚。

Williamson案給出了一個關于MPF限定的完整實例，體現了35 U.S.C.§112（6）在具體運用當中的思考邏輯、判斷方法和過程。通過該案例的剖析，有助于我國專利從業人員將抽象而純粹的理論實例化，從撰寫、審查及訴訟等各方面提高對MPF限定的處理能力。

國家知識產權局專利局專利審查協作天津中心。

① Means-Plus-Function可譯為“手段+功能”、“方法+功能”、“裝置+功能”，臺灣地區也譯作“技術功能手段”等。