淺談優(yōu)先權(quán)核實(shí)中涉及相同主題的判斷

肖 霞王艷妮黃 偉

淺談優(yōu)先權(quán)核實(shí)中涉及相同主題的判斷

肖 霞★王艷妮★黃 偉★

本文結(jié)合案例，討論了在先申請(qǐng)和在后申請(qǐng)存在下位與上位關(guān)系時(shí)如何判斷是否屬于相同主題的問題，得出了應(yīng)結(jié)合申請(qǐng)的情況和本領(lǐng)域公知常識(shí)來判斷的結(jié)論。

優(yōu)先權(quán) 上下位 相同主題

一、引 言

我國《專利審查指南》（2010版）第二部分第八章第4.6.2節(jié)規(guī)定了在判斷優(yōu)先權(quán)是否成立時(shí)，需要核實(shí)以下三點(diǎn)。

①作為要求優(yōu)先權(quán)的基礎(chǔ)的在先申請(qǐng)是否涉及與要求優(yōu)先權(quán)的在后申請(qǐng)相同的主題。

②該在先申請(qǐng)是否是記載了同一主題的首次申請(qǐng)。

③在后申請(qǐng)的申請(qǐng)日是否在在先申請(qǐng)的申請(qǐng)日起12個(gè)月內(nèi)。

對(duì)“相同主題的發(fā)明創(chuàng)造”，《專利審查指南》（2010版）第二部分第三章第4.1.2節(jié)作了定義：《專利法》第29條所述的相同主題的發(fā)明或者實(shí)用新型，是指技術(shù)領(lǐng)域、所解決的技術(shù)問題、技術(shù)方案和預(yù)期的效果相同的發(fā)明或者實(shí)用新型。但應(yīng)注意這里所謂的相同，并不意味在文字記載或者敘述方式上完全一致。

對(duì)于“相同的主題”的判斷，《專利審查指南》（2010版）在第八章第4.6.2節(jié)指出：“審查員應(yīng)當(dāng)把在先申請(qǐng)作為一個(gè)整體進(jìn)行分析研究，只要在先申請(qǐng)文件清楚地記載了在后申請(qǐng)權(quán)利要求所述的技術(shù)方案，就應(yīng)當(dāng)認(rèn)定該在先申請(qǐng)與在后申請(qǐng)涉及相同的主題。”“所謂清楚地記載，并不要求在敘述方式上完全一致，只要闡明了申請(qǐng)的權(quán)利要求所述的技術(shù)方案即可。但是，如果在先申請(qǐng)對(duì)上述技術(shù)方案中某一或者某些技術(shù)特征只作了籠統(tǒng)或者含糊的闡述，甚至僅僅只有暗示，而要求優(yōu)先權(quán)的申請(qǐng)?jiān)黾恿藢?duì)這一或者這些技術(shù)特征的詳細(xì)敘述，以致于所屬技術(shù)領(lǐng)域的技術(shù)人員認(rèn)為該技術(shù)方案不能從在先申請(qǐng)中直接和毫無疑義地得出，則該在先申請(qǐng)不能作為在后申請(qǐng)要求優(yōu)先權(quán)的基礎(chǔ)。”

《專利審查指南》（2010版）的上述規(guī)定，清楚地說明了當(dāng)在先申請(qǐng)記載了一個(gè)“籠統(tǒng)”表示出的特征、而在后申請(qǐng)與該特征對(duì)應(yīng)的為一個(gè)“詳細(xì)敘述”的特征時(shí)，該如何判斷是否為相同的主題。即在先申請(qǐng)的特征為比較籠統(tǒng)的上位概念，而在后申請(qǐng)的相應(yīng)特征是詳細(xì)、具體的下位概念，并且本領(lǐng)域技術(shù)人員不能從在先申請(qǐng)直接地、毫無疑義地確定時(shí)，則在后申請(qǐng)不能享受在先申請(qǐng)的優(yōu)先權(quán)。

但是，對(duì)于如何判斷相反情況的優(yōu)先權(quán)，即在先申請(qǐng)是下位概念，而在后申請(qǐng)是上位概念時(shí)，《專利審查指南》（2010版）并沒有給出規(guī)定和說明。而在審查實(shí)踐中，對(duì)這類問題又確實(shí)存在一些困惑。下文將介紹筆者對(duì)這一問題的思考。

二、普遍做法

對(duì)于在后申請(qǐng)的權(quán)利要求中的特征和在先申請(qǐng)中的相應(yīng)特征是下位與上位關(guān)系的情況，一種較為普遍的做法認(rèn)為，由于從在先申請(qǐng)中的相應(yīng)特征不能唯一確定出在后申請(qǐng)中的特征，從而在后申請(qǐng)就不能享有在先申請(qǐng)的優(yōu)先權(quán)日。

以下面的案件為例。該申請(qǐng)?zhí)峁┝艘环N保護(hù)光學(xué)組件16與晶圓30之間的間隙中的環(huán)境系統(tǒng)，光學(xué)組件16包括光學(xué)元件262B，其中在流體屏障254與晶圓30之間形成流體軸承，以對(duì)光學(xué)組件與晶圓之間的流體溢出或蒸發(fā)進(jìn)行控制（見圖1）。

圖1

該申請(qǐng)要求兩項(xiàng)美國優(yōu)先權(quán)，分別為US60/484476（下稱“優(yōu)先權(quán)文件1”）和US60/462112（下稱“優(yōu)先權(quán)文件2”）。在優(yōu)先權(quán)文件1的說明書附圖中，與申請(qǐng)圖1中的“光學(xué)組件”對(duì)應(yīng)的標(biāo)記為“投影透鏡”。在優(yōu)先權(quán)文件2的說明書附圖中，也用文字明確標(biāo)示出了與申請(qǐng)圖1中“光學(xué)組件”對(duì)應(yīng)的部分為“透鏡”。可見，在先申請(qǐng)中的特征為下位概念“透鏡”或者“投影透鏡”，而申請(qǐng)中的特征為上位概念“光學(xué)組件”。由于后者明顯擴(kuò)大了前者的含義，并且也不能從在先申請(qǐng)中直接、毫無疑義地得出，因此普遍做法認(rèn)為申請(qǐng)不能享受優(yōu)先權(quán)。

但是，對(duì)這一做法，筆者有不同的觀點(diǎn)。

三、筆者的觀點(diǎn)

首先，按照《專利審查指南》（2010版）第三章第4.1.2節(jié)的規(guī)定理解申請(qǐng)與在先申請(qǐng)是否符合相同主題的發(fā)明創(chuàng)造的定義。可以看出，申請(qǐng)與在先申請(qǐng)的技術(shù)領(lǐng)域相同，均為沉浸光刻系統(tǒng)領(lǐng)域，所要解決的技術(shù)問題和技術(shù)效果也相同，僅在采用的技術(shù)方案上稍有差別。

從《專利審查指南》（2010版）第八章第4.6.2節(jié)中的規(guī)定可知：如果在先申請(qǐng)記載了上位特征，而在后申請(qǐng)與該特征對(duì)應(yīng)的為下位特征，不能直接得出在后申請(qǐng)不能享受在先申請(qǐng)優(yōu)先權(quán)的結(jié)論，而是需要進(jìn)一步判斷上下位關(guān)系是否導(dǎo)致不能由在先申請(qǐng)記載的技術(shù)方案直接和毫無疑義地得出在后申請(qǐng)的技術(shù)方案。基于同樣的考量，對(duì)在先申請(qǐng)是下位特征而在后申請(qǐng)是上位特征的情形，亦不能僅因技術(shù)方案上稍有差別而認(rèn)定在后申請(qǐng)不能享受在先申請(qǐng)的優(yōu)先權(quán)，而是同樣需要進(jìn)一步判斷下位上位特征的存在是否導(dǎo)致不能由在先申請(qǐng)記載的技術(shù)方案直接和毫無疑義地得出在后申請(qǐng)的技術(shù)方案。

實(shí)際上，在該案例中，優(yōu)先權(quán)文件中的“投影透鏡”或“透鏡”與申請(qǐng)中的“光學(xué)組件”無論是位置還是外觀均相同，而且它們的作用均是將光投影和/或聚焦到晶圓上。該申請(qǐng)的發(fā)明點(diǎn)在于控制光學(xué)組件和晶圓之間的間隙中環(huán)境的環(huán)境系統(tǒng)，該系統(tǒng)包括流體屏障和沉浸液體系統(tǒng)，并且在流體屏障和晶圓之間設(shè)置流體軸承對(duì)光學(xué)組件與晶圓之間的流體溢出或蒸發(fā)進(jìn)行控制，而不在于光學(xué)組件的具體結(jié)構(gòu)。因此，無論是透鏡還是光學(xué)組件均不會(huì)對(duì)發(fā)明的實(shí)質(zhì)方案有任何影響，上述具有上下位關(guān)系的特征在申請(qǐng)和在先申請(qǐng)中對(duì)于相同主題的判斷也不具有實(shí)質(zhì)性影響。由此，筆者認(rèn)為，從在先申請(qǐng)記載的技術(shù)方案是可以直接和毫無疑義地得出在后申請(qǐng)權(quán)利要求中的技術(shù)方案的。

另外，我們還可以參考一下歐洲專利局的做法。歐洲專利局審查指南中規(guī)定：專利法第87條第1款中的“相同主題”指的是歐洲申請(qǐng)的權(quán)利要求的主題只有是在本領(lǐng)域技術(shù)人員能夠從在先申請(qǐng)的整體當(dāng)中，在使用公知常識(shí)的情況下，直接地且毫無疑義地得出時(shí)，可以享受在先申請(qǐng)的優(yōu)先權(quán)，這意味著權(quán)利要求中特征的特定組合必須至少是隱含地在在先申請(qǐng)中公開。作為隱含公開的例子，例如，一份申請(qǐng)公開了一種設(shè)備，該設(shè)備中涉及的固定部件是指螺母和螺栓，或是彈簧扣，或是肘節(jié)或插銷，只要在這些部件的公開中隱含了“可脫扣固定”的一般性概念，則一項(xiàng)包括“可脫扣固定部件”的設(shè)備的權(quán)利要求有權(quán)享受上述申請(qǐng)的優(yōu)先權(quán)日。對(duì)于此處公知常識(shí)的使用問題，要求站在本領(lǐng)域技術(shù)人員的角度，基于常規(guī)的知識(shí)或者基于簡單的推導(dǎo)來判斷主題是否一致。可見，當(dāng)在先申請(qǐng)為下位概念、在后申請(qǐng)為上位概念時(shí)，歐洲專利局審查指南引入了公知常識(shí)的概念，即結(jié)合本領(lǐng)域技術(shù)人員所掌握的公知常識(shí)，如果能夠從在先申請(qǐng)的某一特征推導(dǎo)出在后申請(qǐng)的相應(yīng)特征，在后申請(qǐng)是可以享受在先申請(qǐng)優(yōu)先權(quán)的。

該申請(qǐng)的光學(xué)組件是將光投影和/或聚焦到晶圓上；而在優(yōu)先權(quán)文件中，晶圓位于透鏡或投影透鏡正下方，透鏡和投影透鏡均是將光投影和/或聚焦到晶圓上。而對(duì)于本領(lǐng)域技術(shù)人員來說，在沉浸光刻領(lǐng)域，用于投影和聚焦的光學(xué)組件一般為透鏡或者投影透鏡。因此，本領(lǐng)域技術(shù)人員完全可以結(jié)合本領(lǐng)域公知常識(shí)根據(jù)在先申請(qǐng)中的透鏡或投影透鏡直接和毫無疑義地確定出申請(qǐng)的“光學(xué)組件”即為能夠起到相應(yīng)作用的透鏡或投影透鏡。可見，參考?xì)W洲專利局審查指南，也可以得到申請(qǐng)可以享受在先申請(qǐng)的優(yōu)先權(quán)的結(jié)論。

綜上，筆者認(rèn)為，對(duì)于優(yōu)先權(quán)中相同主題的判斷，當(dāng)在先申請(qǐng)與在后申請(qǐng)存在下位和上位關(guān)系時(shí)，不能簡單認(rèn)定在后申請(qǐng)不能享受優(yōu)先權(quán)，而應(yīng)該結(jié)合具體案情分析技術(shù)方案的實(shí)質(zhì)，來判斷本領(lǐng)域技術(shù)人員是否能從在先申請(qǐng)直接和毫無疑義地得出在后申請(qǐng)的方案。

四、小 結(jié)

本文結(jié)合案例，對(duì)于優(yōu)先權(quán)核實(shí)中相同主題的判斷進(jìn)行了討論，尤其對(duì)在先申請(qǐng)和在后申請(qǐng)存在下位與上位關(guān)系的情形進(jìn)行了分析，得出了不能僅根據(jù)上下位關(guān)系來確定能否享受優(yōu)先權(quán)，而應(yīng)結(jié)合申請(qǐng)的情況和本領(lǐng)域公知常識(shí)來判斷在后申請(qǐng)和在先申請(qǐng)是否屬于相同主題。由于筆者水平有限，難免有不當(dāng)之處，希望能與讀者進(jìn)一步交流探討。

國家知識(shí)產(chǎn)權(quán)局專利局專利審查協(xié)作北京中心。