作品中使用商業標識的商標侵權問題——從近期電視節目名稱糾紛案談起

文/阮開欣

作品中使用商業標識的商標侵權問題——從近期電視節目名稱糾紛案談起

文/阮開欣

作品中使用商業標識涉及商標侵權的問題日益突出。作品中使用商業標識的確存在商標侵權的可能性，通常出現于系列性作品，但考慮到言論表達的自由，適用混淆可能性的標準時相比于一般商標侵權應采取較高的門檻。作品中使用商業標識的行為也難以構成商標淡化，特別是滑稽模仿的情形。作品內容中使用商業標識相比于名稱中使用更難以存在商標侵權。

商標侵權；作品；言論表達自由

近期，電視節目名稱的侵權糾紛引起社會廣泛的關注。深圳中級人民法院在2015年12月11日判決的“非誠勿擾”案中，原告金阿歡通過在先申請并核準注冊，從而獲得“非誠勿擾”在第45類“交友服務、婚姻介紹”上的商標權，而被告江蘇電視臺則在相親節目上將《非誠勿擾》作為電視節目名稱。最終二審判決認定被告構成商標侵權。北京知識產權法院在2015年12月31日判決的“萬萬沒想到”案中，原告萬合天宜公司是《萬萬沒想到》系列作品的權利人，被告四川電視臺在一檔求真探索類綜藝節目上使用《萬萬沒想到》作為電視節目名稱，最終二審判決維持認定被告行為導致公眾混淆，從而構成不正當競爭。

電視節目名稱的商標侵權相比于一般商標侵權問題的一個特殊之處在于，被告并不是將標識用作傳統商品或服務的商標，而是用于與電視節目內容存在聯系的節目名稱。這實際上涉及到一類問題，即在作品中使用商業標識的商標侵權問題，也就是說，如小說，期刊、電影、電視節目或電子游戲等表達性作品中使用的標識與他人商標相同或近似是否構成商標侵權，這一類問題隨著文化產業的發展也日益突出。筆者認為，作品中使用商業標識問題仍然適用商標侵權的理論，但考慮到言論表達的自由，在適用標準上存在一定的特殊性。

一、作品中使用商業標識存在商標侵權的可能性

有觀點認為，作品中的使用不是商標性使用，不構成商標侵權。這種一刀切地將作品中使用商業標識行為排除于商標侵權顯然是無法成立的。隨著商品經濟的不斷發展，作品本身實際上就是一種無形的商品，商品或服務類別也并不一定嚴格要以其存在于成文的分類表中為前提，作品中的標識（尤其是作品的名稱）仍然可能起到指示或區分作品來源的功能，不能因為其屬于作品的一部分或者其與作品內容相關，根據非商標性使用或商標的合理使用而錯誤地排除于商標侵權。需要注意的是，指示或區分商品來源的功能和描述性或表達性的功能可以同時存在，因此兩者可以具有兼容性，并不是相互排斥的。因此，作品中使用商業標識的行為的確可能導致公眾的混淆，使消費者錯誤地認為其作品是由商標權人制作或與該商業標識存在關聯關系，從而不正當地利用商標權人的商譽。

然而，作品中的商標侵權往往僅涉及使用相同或類似的標題導致公眾誤以為兩者存在系列性關系，如誤以為被告作品是原告制作的續寫或續集。美國專利商標局甚至對于作品名稱采取“系列性”規則（rule of series），即將作品區分為單獨性作品（single work）和系列性作品（series of works），對于單獨性作品的名稱不能予以商標注冊，如歌曲通常不具有系列性，而對于系列性作品的名稱可以予以商標注冊，如雜志、連續劇或系列性電影的名稱通常可以作為商標獲得注冊。“系列性”規則來源于1958 年的Cooper案1Application of Cooper, 45 C.C.P.A.923, 254 F.2d 611, 117 U.S.P.Q.396 (1958).，美國聯邦巡回上訴法院也認同該規則。但美國商標法權威學者McCarthy教授對此持不同意見，他認為單獨性作品的名稱同樣可以指示和區分作品的來源，其在獲得第二顯著性的條件下應當可以作為商標予以注冊。2J.Thomas McCarthy, McCarthy on Trademarks and Unfair Competition § 10:4.10 (4th ed.).但無論作品名稱是否獲得商標注冊，美國商標法（普通法下的禁止仿冒原則或《蘭哈姆法》第43條（a）規定）仍可以對其提供商標權保護，從而規制混淆作品來源的仿冒行為。

我國司法實踐對于作品名稱系列性關系的情形可以依據禁止仿冒原則進行規制。如北京市高級人民法院在2014年判決的華旗公司訴光線傳媒公司、光線影業公司、影藝通公司、真樂道公司、徐崢不正當競爭糾紛一案3北京市高級人民法院民事判決書(2013)高民初字第1236號。中，原告電影《人在囧途》上映后獲得了較高的票房收入，媒體也給予了廣泛報道,相關公眾對電影內容高度認可，其名稱本身具有一定的獨特性，且通過大量宣傳和使用具有一定的知名度，從而獲得第二含義，具有顯著性，因此法院認定其屬于《反不正當競爭法》第五條第(二)項規定的“知名商品特有名稱”。被告的電影原名為《泰囧》，后變更為《人再囧途之泰囧》，在被告的電影上映后，很多觀眾認為《人再囧途之泰囧》是《人在囧途》的續集，或者認為二者屬于“囧途”系列片，很多報刊文章對此也有相同的觀點，甚至有媒體認為《人再囧途之泰囧》的別名為《泰囧》或《人在囧途2》，有的影院甚至在放映預告中將《人再囧途之泰囧》直接寫為《人在囧途泰囧》、《人在囧途之泰囧》。因此，法院認定，被告片名中含有“人再囧途”，已經使相關公眾認為兩部電影之間存在特定的聯系，從而不當利用了原告電影的在先商譽，構成不正當競爭。又如北京市第二中級人民法院在2011年判決的東陽榮煊公司訴錢雁秋、東陽青雨公司、愛克賽文公司、北京電視臺不正當競爭糾紛一案4北京市第二中級人民法院民事判決書(2011)二中民初字第17448號。中，原告的《神探狄仁杰》系列電視劇從其第一部于2004年制作發行以來，已經拍攝三部并全部播放，因其品質精良廣受觀眾歡迎，收視率較高。同時，通過收視范圍遍及全國的中央電視臺多年的反復重播，《神探狄仁杰》系列電視劇具有一定的影響和美譽度，屬于《反不正當競爭法》規定的知名商品。而被告的電視劇劇名《神斷狄仁杰》與《神探狄仁杰》僅一字之差，同時在劇中使用了《神探狄仁杰》系列電視劇類似的片頭推出方式、類似的服裝服飾風格和演員造型、類似的整體畫面風格、相同的主要角色人物關系、具有關聯性的故事主干，足以使相關公眾誤認為二者之間存在特定的承繼關系。因此，法院認定相關公眾對兩者產生混淆，被告構成不正當競爭。

二、對作品中使用商業標識適用混淆可能性標準時應采取較高的門檻

作品中使用的標識作為作品中的一部分或與作品內容相關，具有一定的描述性。而描述性使用作為一種商標的合理使用允許一定程度的混淆，5KP Permanent Make-Up, Inc.v.Lasting Impression I, Inc., 125 S.Ct.542, 550, 160 L.Ed.2d 440, 72 U.S.P.Q.2d 1833 (U.S.2004).并且出于言論表達自由的考慮，對于作品中使用商業標識問題在適用混淆可能性的標準時相比于一般商標侵權應采取較高的門檻。

美國法院對于作品中使用商業標識的商標侵權問題大多采取Rogers標準，即如果表達性的作品與該標識沒有藝術性的聯系，那么則適用一般商標侵權的規則；如果表達性的作品與該標識有藝術性的聯系，那么適用的條件是該標識“明顯地”（explicitly）誤導作品的來源或內容。6Rogers v.Grimaldi, 875 F.2d 994, 999, 16 Media L.Rep.1648, 10 U.S.P.Q.2d 1825 (2d Cir.1989).美國非常注重言論表達的自由，Rogers標準的提出也正是基于此，對于混淆可能性的門檻上升為“明顯”誤導的標準。美國聯邦第二巡回上訴法院曾指出：“混淆可能性的認定必須特別具有說服力來超過Rogers標準所確定的第一修正案的利益。”美國聯邦第六巡回上訴法院也曾提到：“Rogers標準最好地平衡了第一修正案下被告和公眾的自由表達利益和蘭哈姆法下原告與公眾的行為利益。”7Twin Peaks Productions, Inc.v.Publications Intern., Ltd., 996 F.2d 1366, 21 Media L.Rep.1545, 27 U.S.P.Q.2d 1001, 1010 (2d Cir.1993).8Parks v.LaFace Records, 329 F.3d 437, 451-452, 31 Media L.Rep.1897, 66 U.S.P.Q.2d 1735, 2003 FED App.0137P (6th Cir.2003).需要注意的是，Rogers標準只適用于“表達性”（Expressive）的作品9Cliffs Notes, Inc.v.Bantam Doubleday Dell Pub.Group, Inc., 886 F.2d 490, 495, 16 Media L.Rep.2289, 12 U.S.P.Q.2d 1289, 1292 (2d Cir.1989).，而并不適用于商業性的作品，如傳統的廣告。聯邦第三巡回上訴法院在2008年判決的Facenda v.N.F.L.Films, Inc案中指出，由于涉案的內容是商業性的言論而非藝術性的表達，所以本院不采取Rogers標準。10Facenda v.N.F.L.Films, Inc., 542 F.3d 1007, 1018, 36 Media L.Rep.(BNA) 2473, 88 U.S.P.Q.2d 1545 (3d Cir.2008) .(Because the court held, as an issue of law, that the challenged infomercial material was“commercial speech rather than artistic expression, we need not reach the issue whether our court will adopt the Rogers test.”).在美國的司法實踐中，大多數的判例認定作品中使用商業標識不會導致公眾混淆或者混淆程度沒有超越言論表達自由的因素，因此不構成商標權的侵犯或不正當競爭。以電視節目名稱為例，在美國聯邦第七巡回上訴法院在2004年判決的Sullivan v.CBS Corp.案11Sullivan v.CBS Corp., 385 F.3d 772 (2004).中，原告是名為“survivor”的著名搖滾樂隊，并對其名稱享有注冊商標權，被告CBS廣播公司制作了一檔名為“survivor”的真人秀節目，法院認定其不存在混淆可能性，因此不構成商標侵權。另外，美國法院也沒有對作品中使用商業標識成功適用反向混淆規則。如2013年判決的Fortres Grand Corp.v.Warner Bros.Entertainment Inc.案12Fortres Grand Corp.v.Warner Bros.Entertainment Inc., 947 F.Supp.2d 922, 2013 WL 2156318 (N.D.Ind.2013).和 Eastland Music Group, LLC v.Lionsgate Entertainment, Inc.案13Eastland Music Group, LLC v.Lionsgate Entertainment, Inc., 707 F.3d 869, 871-872, 106 U.S.P.Q.2d 1078 (7th Cir.2013), cert.denied, 134 S.Ct.204, 187 L.Ed.2d 46 (2013).中，原告都提出過反向混淆的主張，但沒有得到法院的認可。

英國的司法實踐中也通常認定作品中使用商業標識的行為難以導致公眾的混淆，從而不構成仿冒行為或商標侵權。如英國上訴法院在1987年 判 決 的Mothercare U.K.Ltd v.Penguin Books Ltd.案14Mothercare U.K.Ltd v.Penguin Books Ltd., [1988] R.P.C.113.中，原告Mothercare公司從事銷售孕婦和嬰幼兒的服裝及相關商品，也包括母嬰護理方面的書籍，原告的商品在英國甚至全球都具有很高的知名度，其還擁有“Mothercare”注冊商標。被告Penguin公司出版了名為《Mother Care/Other Care》的專業性書籍，該書研究在職母親將照顧孩子的任務托付于他人的社會問題。雖然初審法院支持了原告臨時禁令的請求，但上訴法院認定其屬于描述性使用，不構成仿冒行為或商標侵權，因此撤銷了臨時禁令。又如在1995年判決的Bravado Merchandising Services Ltd v.Mainstream Publishing (Edinburgh) Ltd案15Bravado Merchandising Services Ltd v.Mainstream Publishing (Edinburgh) Ltd, [1996] FSR 205.中，原告是名為“Wet Wet Wet”的樂隊，其將自己的名字注冊了商標，注冊的商品類別也包括書籍，被告打算出版一本與該樂隊相關的書籍，書名中含有了“Wet Wet Wet”，英國法院認定其屬于商品性質的指示，不構成商標侵權。

三、作品中使用商業標識難以構成商標淡化

除了混淆可能性理論，作品中使用商業標識還存在商標淡化的適用可能性，如在作品中丑化或貶低商標，但同樣基于言論表達的自由，淡化的適用空間極小。如在1998年判決的Kern v.WKQX Radio 案16Kern v.WKQX Radio, 175 Ill.App.3d 624, 125 Ill.Dec.73, 529 N.E.2d 1149, 9 U.S.P.Q.2d 1131 (1st Dist.1988).中，原告是從事女傭清潔服務的公司，其擁有商標“MAID TO ORDER”，而被告將其電影名稱取為“MAID TO ORDER”，其內容描述了一個不稱職的家庭女傭，美國法院否定了混淆可能性和淡化，因此并不構成商標侵權。又如在2003年判決的Caterpillar Inc.v.Walt Disney Co.案17Caterpillar Inc.v.Walt Disney Co., 287 F.Supp.2d 913, 68 U.S.P.Q.2d 1461 (C.D.Ill.2003).中，原告是一家推土機公司，其商標為“CATERPILLAR”，在被告迪斯尼公司拍攝的兒童電影中，一群惡棍駕駛了“CATERPILLAR”牌子的推土機襲擊劇中的英雄人物，美國法院仍然沒有支持商標淡化的主張。在2005年判決的Davis v.Walt Disney Co.案18Davis v.Walt Disney Co., 430 F.3d 901, 77 U.S.P.Q.2d 1309, 35 Envtl.L.Rep.20253 (8th Cir.2005).中，原告是“Earth Protectors”的商標權人，迪斯尼公司的兒童電影中將“Earth Protectors”用作邪惡組織的名字，法院同樣否定了商標侵權。

作品中使用商業標識的行為很多情況下屬于滑稽模仿（parody），此時美國法院更加不會認定商標侵權。如在1996年判決的Hormel Foods Corp.v.Jim Henson Prods.案19Hormel Foods Corp.v.Jim Henson Prods., 73 F.3d 497, 37 U.S.P.Q.2d 1516 (2d Cir.1996).中，一部布偶電影中的野豬角色名為“Spa' am”，其是對一個豬肉商標“SPAM”的滑稽模仿，聯邦第二巡回上訴法院最終認定其不侵犯原告商標權。又如在2006年判決的GTFM, LLC v.Universal Studios, Inc.案20GTFM, LLC v.Universal Studios, Inc., 34 Media L.Rep.(BNA) 1890, 79 U.S.P.Q.2d 1213, 2006 WL 1377048 (S.D.N.Y.2006).中，原告是一家生產銷售青少年服裝的公司，其商標為“FUBU”，被告在電影中使用該商標的行為被認定為滑稽模仿，原告提起的商標侵權之訴也同樣遭到了法院的駁回。

最為著名的判例則是美國聯邦第九巡回上訴法院在2002年判決的Mattel, Inc.v.MCA Records, Inc.案21Mattel v.MCA Records, 296 F.3d 894 (9th Cir.2002).。原告是Mattel公司是芭比娃娃的商標權人和版權人。被告MCA唱片公司旗下的樂隊Aqua發行了一首名為《Barbie Girl》的熱歌，其歌詞將芭比娃娃描繪成放蕩無知的少女。原告認為這首歌丑化了其商標所含的商譽，其主要的訴因則是商標淡化。聯邦第九巡回上訴法院認定這首歌屬于滑稽模仿，構成商標的指示性使用，受到憲法第一修正案的保護，因此駁回了原告訴訟請求。Kozinski法官還在判決書中指出：當公眾在其商標中灌入了超越指示商品來源功能的意思，商標權人沒有權利去控制公眾的言論表達。22Mattel, Inc.v.MCA Records, Inc., 296 F.3d 894, 900 (9th Cir.2002) (“the trademark owner does not have the right to control public discourse whenever the public imbues his mark with a meaning beyond its source-identifying function.”).

四、作品內容中使用與作品名稱中使用的不同

作品的內容部分中使用商業標識相比于作品名稱中使用更加難以構成商標侵權。有學者指出，不像作品的題目會明確地有可分離的宣傳和指明來源的市場價值，作品的內容部分基本是在語境中展示都會帶有解釋。因此，這就更加難以存在抗衡的私人因素來克服表達自由的利益。23P.Gulasekaram, Policing the Border between Trademarks and Free Speech: Protecting Unauthorized Trademark Use in Expressive Works, 80 Washington L.Rev.887, 921 (2005).

雖然一些企業會在作品中采用植入廣告的形式對自己的品牌進行宣傳，大多數情況的確也實際存在贊助關系。但在電影或電視劇中的角色或物品上使用真實世界的企業名稱或品牌，美國法院通常不會認定商標侵權。如在1990年判 決 的Ocean Bio-Chem, Inc.v.Turner Network Television, Inc.案24Ocean Bio-Chem, Inc.v.Turner Network Television, Inc., 741 F.Supp.1546, 16 U.S.P.Q.2d 1264 (S.D.Fla.1990).中，被告的電影講述了一位父親由于女兒死亡而遭受痛苦，其死亡原因是一家叫做“Starbrite”的電池公司污染所致，而原告是Star Brite公司的一家子公司，生產并銷售各種汽車清潔工具，但并不包括電池。法院認定其不構成商標侵權，其指出，普通謹慎的消費者不會將Star Brite公司名下的各種產品與虛擬的電池聯系起來。在2012年判決的 Louis Vuitton Malletier S.A.v.Warner Bros.Entertainment Inc.案25Louis Vuitton Malletier S.A.v.Warner Bros.Entertainment Inc., 868 F.Supp.2d 172, 182, 105 U.S.P.Q.2d 1806 (S.D.N.Y.2012).中，迪斯尼公司在電影中使用了冒牌的路易威登旅行包，路易威登公司提起商標侵權之訴。紐約南部地區法院適用Rogers標準時指出，冒牌包與故事劇情有藝術關聯，因為這是為了表明其中人物性格的無知勢利以至于將冒牌包誤認為真貨。法院駁回了原告的請求，其指出，觀眾并不會因為電影中使用了冒牌包而誤認為該電影是由路易威登公司贊助的。

電子游戲產業在美國相當發達，相關的訴訟也相當頻繁。電子游戲為了追求現實逼真的娛樂享受從而在虛擬世界中使用他人的商標，但美國法院更注重表達自由，通常認定其不構成商標侵權。如在2008年判決的E.S.S.Entertainment 2000, Inc.v.Rock Star Videos, Inc.案26E.S.S.Entertainment 2000, Inc.v.Rock Star Videos, Inc., 547 F.3d 1095, 1100, 88 U.S.P.Q.2d 1691 (9th Cir.2008).中，原告是東洛杉磯的一家夜總會，名為“THE PLAY PEN”，它起訴電子游戲《俠盜獵車手》系列的制作者，在《俠盜獵車手：圣安地列斯》這款游戲中，洛杉磯是該游戲模擬真實世界的原型，在該虛擬城市中的數百個模擬場景之一是以原告夜總會為原型，游戲中取名為“THE PIG PEN”。最終聯邦第九巡回上訴法院維持初審的即決判決，認定該款游戲不會導致明顯的誤導，完全受到言論自由的保護，不構成商標侵權。

另外，藝術品中出現商業標識的情況也比較多，但美國相關的判例則比較少。在1997年 判 決 的New York Racing Ass'n v.Permutter Publishing, Inc.案27New York Racing Ass'n v.Permutter Publishing, Inc., 959 F.Supp.578 (N.D.N.Y.1997).中，描繪薩拉托加跑場看臺的油畫被印在了一些紀念品（如體恤衫）上，美國法院認為這是藝術相關性的需要，屬于言論自由的利益，因此認定其不存在商標侵權。McCarthy教授認為其在符合兩個條件的情況下才可能容易產生商標侵權：其一，商標在視覺上占據了藝術品或出現在藝術品的核心位置；其二，藝術品的復制件以商業性的數量銷售，或復制件出現在商業性的商品上，如日歷、 手提袋或杯墊。28J.Thomas McCarthy, McCarthy on Trademarks and Unfair Competition § 10:22.10 (4th ed.).

How to Determine Trademark Infringement for Using Marks in Works—— From the Perspective of Recent TV Show Cases

Using marks in works is likely to involve trademark infringement problems, usually under the circumstance of series of works.However, in light of freedom of speech and expression, applying likelihood of confusion to using marks in works should adopt higher threshold, and trademark dilution is rare to exist, especially under the circumstance of parody.Using marks in the content of work is less likely to involve trademark infringement than in the title of work.

Trademark infringement; Work; Freedom of speech and expression

阮開欣，華東政法大學知識產權研究中心研究人員、博士研究生。