論“商業成功”的創造性認定標準

文/陶冠東

論“商業成功”的創造性認定標準

文/陶冠東

根據《專利審查指南》的規定，“商業成功”成為專利獲得創造性認定的輔助性證明標準。而自商業成功被納入創造性評判標準以來，幾乎沒有一件專利申請因主張商業成功而最終被認定具有創造性。其原因在于，商業成功與創造性之間并不存在必然的邏輯聯系，而現有審查標準要求二者關系的建立，應以區別技術特征直接導致商業成功為前提，而非廣告宣傳等其他因素所致。如何證明商業成功的直接原因是區別技術特征而非其他因素，成為專利申請人、專利審查員和法官面臨的重要難題。在鼓勵技術創新、激勵技術市場應用日益成為國家乃至世界趨勢的今天，我們應當更加關注此類專利申請，明確其審查標準，更加靈活地處理此類商業成功專利創造性認定問題。

商業成功；專利審查；技術創新；經濟價值

《專利審查指南》第二部分第四章第5.4節規定，如果發明獲得商業成功是由于發明的技術特征直接導致的，則一方面反映了發明具有有益效果，同時也說明了發明是非顯而易見的，因而具有創造性。但是，如果商業上的成功是由于其他原因所致，例如銷售技術的改進或者廣告宣傳造成的，則不能作為判斷創造性的依據。作為專利獲得創造性的輔助性證明標準,商業成功是發明創造社會經濟價值的直接體現，具有很強的技術導向性，是經濟社會對技術創新的另一種形式的認可，更直接也更真實。然而，商業成功在專利審查實踐中，一直難以為專利審查機關或者司法機關所認可,其在此類申請的審查標準和證明責任上，要求極為嚴格。自商業成功被納入專利評價體系二十余年來，幾乎沒有一項專利申請因主張商業成功而獲得創造性認可。筆者認為，在當前專利審查實踐和司法裁判規則下，專利申請人很難完成《專利審查指南》所要求的證明責任，商業成功的創造性評判實際上被變相地置于空置狀態，違背了其設定初衷。

一、商業成功創造性主張的實踐困境

（一）商業成功主張創造性的現狀

雖然條文意義上的《專利審查指南》為主張商業成功獲得創造性的專利申請提供了較為明確的指引，即專利申請人只需證明發明的技

術特征直接導致了商業成功，但是申請人欲證明商業成功的直接原因是發明的技術特征實際上很難，通常需要通過排除其他因素如銷售技術、廣告宣傳等與商業成功的關聯性來進行佐證，從而加大了申請人的證明責任。事實上，自商業成功作為輔助性標準被納入專利申請審查體系以來，我國并未對任何一項主張商業成功尋求創造性的專利申請給予過支持，1唐宇、張濤，耿苗：《從兩個案例看對商業成功的專利保護》，載《企業技術開發》2014年10月第33 卷第28 期，第19頁。專利申請人獲得的為數不多的階段性支持也在隨后的程序中被復審機關或者司法機關駁回。

究其原因，專利申請審查機關秉持的觀點，以及司法機關在代表性案例中的態度，或許能夠說明商業成功難以獲得創造性認可的原因。如韋國舉與專利復審委員會專利行政糾紛案中，法院認為“原告既沒有舉證證明其商業上的業績，也沒有證明該業績是由于本專利的技術特征直接導致的，因此對于原告該主張法院不予支持。”2北京市第一中級人民法院（2006）一中行初字第653號行政判決書。東莞清溪三中萬寶表業廠與專利復審委員會專利行政糾紛案中，法院認為“萬寶表業廠……也不能證明這種市場業績是唯一地由本專利的技術方案帶來的。”3北京市第一中級人民法院（2004）一中行初字第951號行政判決書。鄭桂軍與專利復審委員會專利行政糾紛案中，法院認為“商業上獲得成功只是判斷創造性的條件之一，僅根據相關產品在商業上的成功并不能認定技術方案具有創造性。”4北京市第一中級人民法院（2003）一中行初字第454號行政判決書。

（二）商業成功主張創造性的實踐要求

在“女性計劃生育手術B型超聲監測儀”案中，專利審查機關即專利復審委員會申請再審時認為，商業成功獲得創造性支持應具備三項標準：一、基于某個區別技術特征，而非現有技術方案；二、不能是銷售策略、銷售手段等其他因素導致；三、基于技術方案的產品能夠被銷售出去，且技術效果使其獲得商業上成功優于現有產品。最高人民法院也認為，“對于商業上成功的考量應當持相對嚴格的標準，只有技術方案相比現有技術作出改進的技術特征是商業上成功的直接原因的，才可以認定其具有創造性。”5吳蓉：《專利創造性判斷中的商業成功——最高人民法院（2012）行提字第8號判決評析》，載《知識產權》 2013年9期，第44頁。

由此可見，專利申請實踐對于商業成功的創造性評價持“相對嚴格”標準，只有區別技術特征是商業成功的“直接原因”，創造性主張才有可能獲得認可。本案也是最高人民法院第一次對作為專利創造性判斷輔助因素的商業成功進行詳細分析和闡述，6唐宇、張濤、耿苗：《從兩個案例看對商業成功的專利保護》，載《企業技術開發》2014年10月第33卷第28期，第20頁。對商業成功的創造性判斷具有重要意義，為此類問題的處理確立了規則。而在卡比斯特制藥公司與專利復審委員會專利行政糾紛案中，最高人民法院雖然認可該公司取得了商業成功，但認定其商業成功是非區別技術特征所導致，并非專利審查體系中的“商業成功”，從而未對其請求予以支持。7最高人民法院（2012）知行字第75號行政判決。

二、專利審查標準的局限性與“商業成功”創造性的認定

（一）創造性判斷的現有標準

三步法標準是判斷專利申請是否具備

創造性的主要審查標準，8我國《專利審查指南》在判斷一項發明是否具有創造性時，通常接受了歐洲專利局的做法，采用“三步法”，（1）確定最接近的現有技術，（2）確定發明的區別特征和發明實際的技術問題，（3）判斷要求保護的發明對本技術領域的技術人員來說是否顯而易見。也是創造性判斷的充分必要條件。就創造性判斷而言，三步法標準已經是創造性判斷中的基本操作范式，被專利審查實務和司法實踐所廣為接受，商業成功作為輔助性證明標準，并非每個個案中所必然的考量步驟，所以常態下對于專利審查而言經過三步法標準的判斷后必須得出有或無創造性的結論。9朱明雅、郭鵬鵬：《商業成功與創造性判斷》，載《中國發明與專利》2011年第5期，第67頁。三步法標準判斷過程中，任何一步都基于事后虛擬的“本領域普通技術人員”在設計技術方案時想法或者做法，而實際上卻是根據發明的方案倒推確定“發明實際解決的技術問題”，所謂的“后見之明”在所難免。不得不指出，在專利實踐中往往存在一種可能，做出發明創造輕而易舉，而發現技術問題卻需要創造性勞動。這種情形下，適用三步法標準對發明人無疑是不公平的。基于此方面的考慮，各個國家和地區在如三步法等客觀標準之后，又增加了其他考量因素，如商業上的成功、超過預期的效果、克服了技術偏見、在先的失敗等等。

當然，商業成功等其他因素在專利審查體系中居于輔助地位，在三步法標準無法得出明確結論時才予以考慮。10《專利審查指南》第二部分第四章第5節，發明是否具備創造性，通常應根據本章第3.2節所述的審查基準進行審查。應當強調的是，當申請屬于以下情形時，審查員應當予以考慮，不應輕易做出發明不具備創造性的結論。之所以將商業成功列入輔助證據，則是因為他們與創造性之間并不具備邏輯上的必然聯系，既非創造性存在的充分條件，也非必要條件，只是供審查員或者法官綜合權衡時的輔助考慮因素。11崔國斌：《專利法：原理與案例》（第二版），北京大學出版社2016年2月第2版，第301頁。

（二）商業成功難以認定創造性的原因

如上所述，由于商業成功與創造性之間不存在內生的邏輯必然性，其關系的建立較為復雜，存在諸多干擾因素，如營銷策略、廣告宣傳等，因此，兩者之間的聯系也就需要經過多層假設和推理，排除其他因素帶來的可能影響方能成立。商業成功與創造性之間邏輯關系的建立是一個邏輯倒推的過程，推導過程中需排除營銷策略、廣告宣傳等其他因素對商業成功帶來的影響，直至證明該技術方案中的區別技術特征帶來了商業成功，從而是具有創造性的。

然而專利申請人需要面對的不利現實，或者說需要克服的障礙在于，在設計技術方案時，其并沒有受此規則指引而完成該發明。因此，在當前的審查制度下，發明取得商業成功的技術方案并非易事。12同注釋11，第302頁。同時，市場對該產品作出積極反應，也說明該產品不同于先前的產品，可能具有一定的創新成分。專利制度下的技術方案最終目標在于獲取市場價值，實現經濟收益，該技術方案可能的商業成功能夠為其他主體所感知，驅使社會公眾向該技術領域發展。專利申請人商業成功基于且僅僅基于該項技術方案項下的區別技術特征取得，推理過程中其他因素的附帶影響則會使商業成功的創造性主張受到影響。

三、“商業成功”審查標準的比較法分析

將商業成功作為一項輔助性判斷因素，其他國家和地區也有類似相關規定。歐洲專利局審查指南第C部分第4章“可專利性”中規定，審查指南提供了評述創造性的輔助性因素，包

括……發明在商業上取得了成功……等。日本的專利審查指南在對商業方法專利創造性的判斷也將商業上獲得成功明確作為一項判斷標準，但這類商業成功，僅僅限于根據專利申請人的主張和舉證、基于要求權利要求的發明本身的特征所產生的事實。13同注釋9，第66頁。

在認定商業成功的創造性問題上，我國當前的要求與歐洲和日本類似，國內理論界所持的立場與審查機關和司法機關類似。有學者認為：“在商業上取得巨大成功對發明創造性的支持是比較弱的，只有此種成功是由于發明的技術特征直接導致的，該發明才具備創造性。本案原告提供的發明‘價值評估’以及‘推廣統計表’，證明該專利有巨大的商業利用價值，但不能證明該發明所取得的商業上的成功是由于該技術特征直接導致的。”14張廣良：《知識產權實務及案例探析》，法律出版社1999年版，第280頁。根據這一觀點，專利申請人需要證明商業成功與創造性直接存在關聯，而不是由非發明因素導致的。

相對于我國嚴格的審查標準，較早適用商業成功創造性判斷的美國在此問題上的態度則相對較為開放，其制度安排中的舉證責任分配對專利申請人也較為有利，只要求相對人舉證排除商業成功與創造性之間存在關聯，并未將舉證責任分配給專利申請人，即相對人如果反駁專利申請人的商業成功主張與創造性之間存在聯系，必須自行承擔舉證責任，證明專利申請人的商業成功是由于其他因素，如營銷策略、廣告宣傳等方面的原因。對于這一舉證責任分配的安排方式，美國專利法權威著作中的觀點具有一定的代表性：由于商業成功與創造性之間并不直接關聯，專利申請人通過主張商業成功證明技術方案的創造性時，需要充分證明該商業成功與申請的技術方案的先進性之間的關系。需要專利申請人舉證證明存在商業成功，而成功的商品與權利要求之間存在聯系。15Martin J.Adelman，Randall R.Radar，John R.Thomas，Harold C.Wegner，Case and Materials on Patent Law，Second Edition，Thomson West，2003，pp，367—369.要求專利申請人排除其他的可能因素，對于專利申請人而言過于苛刻，不符合一般的證據規則。

需要指出的是，美國專利實踐中對商業成功的創造性問題持開放立場，早在1944年就已經有因主張商業成功而獲得最高法院對專利創造性支持的案例；16唐宇、張濤、耿苗：《從兩個案例看對商業成功的專利保護》，載《企業技術開發》2014年10月第33卷第28期，第20頁。在1966年，美國最高法院Graham案中也明確提出將“商業成功”列為判斷發明的非顯而易見性（即創造性）的一項輔助性判斷標準。但也有部分人士在此問題上持保守立場，同樣是在Case and Materials on Patent Law 中，作者之一Adelman教授認為，“商業上的成功可能源于大眾的一種廣泛需求，那么無須專利的保護就能夠保證權利人從中獲利，這時如果賦予其壟斷地位的專利優勢，將進一步擴大這一差距。因此，法院應當謹慎判斷這種專利的效力。”17Martin J.Adelman，Randall R.Radar，John R.Thomas，Harold C.Wegner，Case and Materials on Patent Law，Second Edition，Thomson West，2003，pp，368.而Robert P.Merges在《商業成功與專利標準：創新的經濟視角》一文中，則直率地認為商業成功對于證明創造性的幫助非常有限。18Robert P.Merges，Commercial Success and Patent Standards：Economic Perspectives on Innovation，76 Calif.L.Rev.803（1988）.

四、我國現行“商業成功”創造性認定標準的思考

（一）商業成功創造性認定對專利法價值的實現作用

考慮到當前我國科技創新的提高、市場經濟的發展、對外交流的便捷以及我國專利審查水平的提高等多方面的因素，審查制度或者人員素質已不是阻礙商業成功獲得創造性的主要因素，在其背后有著特定的社會現實因素考量。在商業成功的創造性問題上對判斷因素的考量，歸根到底是對創造性判斷標準的考慮，反映出一個國家對一項發明專利授權標準的控制。19朱明雅、郭鵬鵬：《商業成功與創造性判斷》，中國發明與專利，2011年第5期，第67頁。即便是對商業成功持開放姿態的美國，在著名的“Amazon一次點擊案”中法院的態度也曾多次反復，其背景則是當時商業方法專利申請量和授權量的急劇增加，該案的判決與鼓勵商業方法申請專利的社會大背景相適應，反映了社會發展趨勢和經濟需要。

《中華人民共和國專利法》第一條立法目的中明確指出，專利制度的重要目的在于通過對發明創造的鼓勵推動，促進科學技術進步和社會經濟發展。商業成功是社會經濟發展的判斷指標，因而作為創造性認定的判斷標準的“商業成功”重點在于“發明創造”，即仍應以技術方案的肯定性評價為基礎；作為輔助性證明標準，其只能是技術貢獻的補充。作為經濟指標的商業成功被納入專利創造性評價體系中，并非基于技術角度，而是從市場經濟學角度出發，體現了對商品市場經濟中業績的認可。在商業成功的專利申請實踐中，首先要證明商業成功，用來佐證商業成功的事實依據，往往也是經濟上的數據，如銷售業績、利潤增長、財務報表、統計數據等，與三步法標準通過技術特征比對衡量技術貢獻有著不同的處理思路。商業成功更加側重經濟和動機而非技術方案，比純粹的技術因素更加容易影響人們對非顯而易見性的判斷。

（二）商業成功證明標準的思考

雖然通過商業成功來表明發明具備創造性存在較大難度，在適用上存在很多復雜的問題，但隨著國內技術創新發展尤其是與商業成功關系較為緊密的計算機軟件類發明創造的增多，可以合理地預見今后以商業成功主張發明具備創造性的專利申請必將增加。20歐陽石文：《商業成功支持發明的創造性探析》，載《中國發明與專利》2011年第10期，第103頁。因此，有必要對相關規定進行細化說明和規則調整，進一步明確判斷思路，為專利申請人和相關審查機關提供更具操作性的參考。

一方面，對于專利申請人而言，考慮到商業成功與專利授權并不存在必然的關聯，主張商業成功尋求專利授權時，應堅持現有審查標準，第一，主張的基礎必須是某個或者某幾個技術特征；第二，申請的技術方案應具有新穎性；第三，商業成功必須基于區別技術特征，該技術特征應予商業成功相關聯，證明程度應當使得審查員合理信賴該技術特征是導致商業成功的直接原因。另一方面，對于專利審查機關而言，應當在專利審查時明確專利審查中商業成功的證據類型，給予專利申請人以明確的指示，盡可能列舉其需要提交的證據。21而在證明材料上，認定馳名商標的標準或許具有一定的參考價值。認定馳名商標應當考慮下列因素：（一）相關公眾對該商標的知曉程度；（二）該商標使用的持續時間；（三）該商標的任何宣傳工作的持續時間、程度和地理范圍；（四）該商標作為馳名商標受保護的記錄；（五）該商標馳名的其他因素。作為獲得商業成功的事實材料，可以從以下幾個方面進行考慮：（1）產品銷量的縱向對比，專利產品投入市場后應取得明顯的銷售業績；（2）存在同類產品的情況下，考慮同類產品的橫向比較，專

利產品的性能、業績、評價等應高于同類產品；（3）一定地域范圍內有較好的業績；（4）其他證明材料，如財務報表、銷售業績、國家獎勵、行業評價等。

在為數不多的商業成功獲得階段性支持的專利申請中，后續程度駁回的理由主要在于專利申請人未能將其他因素予以的排除，不能完全證明其技術方案中區別技術特征與商業成功關系的唯一性。筆者認為，從舉證責任方面來說，商業成功雖然有著較為普遍認同的評價標準，如銷售數量、產品利潤、地域范圍、獎勵獎章等主要評價指標，卻并不存在一個確定的具體范圍，沒有人能夠列舉甚至窮盡商業成功的評價指標，將商業成功其他因素排除的舉證責任分配于專利申請人，對于專利申請人來說負擔過重。從專利基本理論而言，專利是國家代表社會與發明人簽訂的契約，發明人為社會貢獻技術發明，國家代表社會賦予發明人一定時期的壟斷權限，契約雙方是社會與發明人，具體而言是其他市場競爭主體、產品消費者。在商業成功申請專利中，發明人獲取的非合理性專利授權，受到侵害的主體是其他市場競爭主體、產品消費者，對于非合理性因素即所謂的“其他因素”主要評價指標的排除，應交由他們來承擔。

結語

商業成功作為三步法標準創造性判斷的補充性輔助證據，是基于商品社會經濟價值角度對發明可否獲得創造性的評價因素，反映了對專利制度和專利權合理性的另一種價值解讀。專利制度鼓勵發明創造，促進科學技術進步和經濟社會發展目標的實現，有賴于發明創造成果的經濟生產力轉化，從這一角度上說，體現經濟社會發展目標的商業成功應當被給予更多的關注和重視，在對商業成功創造性認定上，專利審查實務和司法實踐中應更加靈活，從而更加全面地實現專利制度的基本價值追求。

On Commercial Success as A Criterion for Judging Inventiveness

Guidelines for patent examination stipulates that "Commercial success" is the auxiliary proof standard of inventiveness.But since commercial success became one of the criteria of inventiveness, no patent application based on commercial success has been recognized as inventive step.The reason is that there is no logical connection between commercial success and inventiveness, and the existing review standard requires that the establishment of the relationship between them should be based on this situation, in which commercial success is caused directly by distinguishing technical characteristics, rather than other factors such as advertisings.How to prove that commercial success caused directly by distinguishing technical characteristics, rather than other factors, becomes an important issue faced by patent applicants, the patent examiners and judges.Nowdays, since technological innovation and technology application are playing an increasingly important role in the word, we should pay more attention to the patent application of commercial success, to clear the examination standard and to deal with inventiveness of commercial success flexibly.

Commercial success; Patent examination; Technological innovation; Economic value

陶冠東，上海知識產權法院法官助理。