專利權轉讓并后續開發交易模式探究

上海市協力（鄭州）律師事務所 劉侃侃

專利權轉讓并后續開發交易模式探究

上海市協力（鄭州）律師事務所 劉侃侃

筆者近日為一筆專利權轉讓交易提供法律服務。在雙方接洽過程中，筆者既感受到了工程技術人員為研發工作所付出的辛苦和努力，同時又感受到了企業家經營管理公司如履薄冰的謹慎。由于雙方對這筆交易都十分看重，因此在交易中都力求己方利益最大化及可視化。這本無可厚非，但雙方過于看重眼前利益，反而對于長遠利益和合作共贏的重要性有些忽略。有感于此，筆者希望在本文中對此類交易的常見模式進行分析，力求為雙方提供既維護雙方短期利益，又維護雙方長遠利益，同時盡力促成雙方長期合作的一個共贏交易模式。

為敘述方便也為讀者閱讀方便，除了在案例一節中使用明確的當事人姓名/名稱之外，不論其法律關系是否為買賣，本文一律將擬收購專利權一方稱為買方，將擬轉讓專利權一方稱為賣方。

一、探究的角度與定位

筆者認為，一個市場是否繁榮，取決于該市場的交易是否活躍。一個市場的交易是否活躍，取決于該市場當中活躍買家的數量。從供求關系調節市場的機制來看，活躍買家越多，市場就越加繁榮。即使市場當中的賣家和交易標的物稀少，也會由于賣方市場的行情看漲，而吸引越來越多的賣家帶著交易標的物進入市場交易，使該市場中形成的交易量增多。在專利權轉讓市場同樣存在前述現象。因此，本文將以買方角度探究交易模式。從個案來看，從買方角度考慮的交易模式會使買方略微占優，但從宏觀的長遠眼光看，從買方角度考慮的交易模式有利于阻隔“垃圾專利”及其專利權人，為買方防范法律風險，增加買方對交易的信心，從而促成交易，加速專利權的轉化。

二、案例

王工程師個人研發了一項生產工藝，該工藝與原有的生產工藝的流程有較大不同，但解決了技術問題，達到了技術效果，2014年，王工為該工藝申請的方法專利獲得授權。王工對該專利方法進行進一步深挖的時候遭遇了資金瓶頸，開發工作陷入停頓。大乘有限責任公司是該領域內頗具實力的一家企業，其在經營中發現王工的專利方法恰好可以解決其生產中存在的問題，愿意以優惠價格收購該專利權。大乘公司通過與王工溝通，對王工的后續開發工作很感興趣。雙方對轉讓2014年的方法專利已經達成了初步意向，但大乘公司對該方法專利后續開發的相關問題舉棋不定。交易雙方需要找到一個能妥善處理該專利的后續開發問題的交易模式。（為保守客戶商業秘密和當事人個人隱私，本案例與實際有所出入，當事人姓名、名稱均為化名。）

三、交易的前提

交易的第一個標的是2014年授權的方法專利，后續開發也是圍繞該方法專利展開。因此，交易的核心是該專利權。本筆交易的前提是該專利權的權屬是否歸屬于王工以及該專利權是否穩定。

（一）專利權的權屬

許多當事人確認專利的權屬時喜歡習慣性的查看證書，這個方法是錯誤的。根據《專利法》第三十九條：“發明專利申請經實質審查沒有發現駁回理由的，由國務院專利行政部門作出授予發明專利權的決定，發給發明專利證書，同時予以登記和公告。發明專利權自公告之日起生效?！睂＠麢嘧怨鏁r才生效，并不是收到國知局專利證書之時。同時，專利權證書上不記載該專利是否存在質押的信息。

根據《專利法實施細則》第八十九條：“國務院專利行政部門設置專利登記簿，登記下列與專利申請和專利權有關的事項:（一）專利權的授予；（二）專利申請權、專利權的轉移；（三）專利權的質押、保全及其解除；（四）專利實施許可合同的備案；（五）專利權的無效宣告；（六）專利權的終止；（七）專利權的恢復；（八）專利實施的強制許可；（九）專利權人的姓名或者名稱、國籍和地址的變更。”專利登記簿上記載的信息更為全面、具體，不但可以根據專利登記簿記載的信息確認專利權人，還可以根據這些信息初步判斷該專利是否存在相關第三方以及專利權人是否涉訴和專利權是否穩定等情況。因此，在確認專利權的權屬時應當查詢專利登記簿，必要時要求賣方提供國知局提供專利登記簿副本。

（二）專利權是否穩定

筆者做完自我介紹和簡單的開場白，考慮和新員工年齡差距較小，設計的PPT可以自動播放和用激光筆遠程控制，對于所講內容成竹在胸，于是就嘗試走進新員工中間去說，拉近了彼此之間的物理距離。這個嘗試，有比較好的收效，全程半個小時的授課過程中，基本沒有看到新員工們有低頭看手機的現象。

評價專利權的穩定性主要是看該項專利權效力范圍的確定性如何，是否會因為其專利本身的實質條件不足而導致該項專利權的部分或全部無效，能否在受到干擾后迅速脫離不確定的法律狀態，回復到正常的權利狀態。已經公告授權的專利并非就可以高枕無憂，根據《專利法》第四十五條：“自國務院專利行政部門公告授予專利權之日起，任何單位或者個人認為該專利權的授予不符合本法有關規定的，可以請求專利復審委員會宣告該專利權無效?！比绻灰椎膶＠麢嘣谕瓿赊D讓手續后被宣告無效，不光用于收購專利權的資金打了水漂，而且關于后續開發的一系列法律、財務等問題都成了無源之水。因此，交易之前買方必須對專利權是否穩定進行確認。

優質檢索是保障發明專利的專利權穩定性的關鍵。審查員在進行專利審查的時候檢索到的對比文件都會記載在專利申請的案卷中。根據《專利法實施細則》第一百一十八條：“經國務院專利行政部門同意，任何人均可以查閱或者復制已經公布或者公告的專利申請的案卷和專利登記簿，并可以請求國務院專利行政部門出具專利登記簿副本?！币虼?，判斷擬交易專利權的穩定性應當查閱該專利申請的案卷。買方在必要時可以考慮對其進行再次檢索，以判斷該專利的“三性”。前文已述，專利登記簿上記載的專利權的無效宣告方面的信息對判斷專利權是否穩定同樣具有重要參考價值。被無效宣告的理由和證據也是判斷該專利“三性”的依據。

四、典型交易模式探究

（一）模式一——專利權和涉及后續開發的技術資料一并收購

根據《專利法》第十條的規定，轉讓專利專利權的，當事人應當訂立書面合同，并向國務院專利行政部門登記，由國務院專利行政部門予以公告。專利申請權或者專利權的轉讓自登記之日起生效。買賣雙方可以將專利權轉讓及涉及后續開發的技術資料的轉讓通過一份合同規定，也可以將專利權轉讓內容作為主合同，將涉及后續開發的技術資料轉讓作為從合同。無論采取何種合同形式，合同中對于主要標的專利權轉讓后的風險——專利權被無效掉的風險，必須做出約定，在買賣雙方中分配相應的風險承擔責任。

對于后續開發技術涉及的資料，不能在合同中統稱為技術資料。技術資料的最終表現，根據不同的行業領域一般為圖紙、配方、工藝流程等。但處于開發階段的技術資料遠不止以上幾種，單單圖紙、配方、工藝流程等都會存在多個版本，除此以外還包括技術秘密、實驗數據、配套工裝夾具和專用機床等設備圖紙、開發人員筆記、開發人員會議紀要、配套廠商名單、試制品QE文件等。簽訂合同之前買方應當組織工程技術人員和知識產權律師組成的團隊與賣方深入溝通后續開發的思路、進度、技術資料等問題，如有必要，應當開展盡職調查以確定后續開發技術資料的完整性。

此種交易模式的優點是，交易完成以后買方不受賣方牽制，可隨意使用專利權；可使用買方自己的研發人員進行后續開發，開發流程便于監控；獲得的技術也可獨立享有專利申請權；手續相對簡便，需要在國知局辦理專利權轉讓登記。

此種交易模式的缺點是，由于將賣方與專利權及后續開發的關系剝離得較為徹底，賣方的報價會比較高；專利權以及后續開發涉及的非紙質技術資料的移交難以利用合同規定；更換開發團隊會大概率的拖長研發周期；開發成本和技術風險由買方承擔。

（二）模式二——收購專利權后委托賣方后續開發

關于收購專利權部分同模式一，此處不再贅述。

由于賣方將專利權轉讓給買方與買方委托賣方進行技術開發并沒有邏輯上的必然聯系，二者也不是同一法律關系，因此，委托賣方后續開發應當單獨訂立一份書面合同。單獨訂立一份合同還有一層考慮，就是如果委托后續開發合同出現爭議，導致解除合同或者宣告合同無效等，不會影響到專利權轉讓合同的效力。

委托賣方進行后續開發的合同必須對后續開發所形成的專利的申請權和該專利的實施權做出明確約定。根據《合同法》第三百三十九條：“委托開發完成的發明創造，除當事人另有約定的以外，申請專利的權利屬于研究開發人。研究開發人取得專利權的，委托人可以免費實施該專利。研究開發人轉讓專利申請權的，委托人享有以同等條件優先受讓的權利。”如果委托后續開發合同中沒有約定，則開發所形成的專利的申請權歸屬于開發方，即歸賣方所有，買方僅享有免費實施該專利和優先受償權。如果賣方許可第三方使用后續開發形成的專利，買方無權阻止，只能使用依據基礎專利的專利權主張第三方的使用行為侵權。除了通常條款以外，合同還應當對交付后續開發全部技術資料和告知全部技術秘密、開發費用的支付方式、開發周期的限制、開發人員的保密責任、開發失敗相應問題的處理等問題做出約定。

此種交易模式的優點是，買方獲得專利權所需支付的資金較??；買方所承擔的后續開發的成本與技術風險可以通過委托開發合同轉移給賣方；手續相對簡便，需要在國知局辦理專利權轉讓登記。

此種交易模式的缺點是，買方支付給賣方的后續開發勞務費用難以詳細計算，金額不易把控；專利權以及后續開發涉及的非紙質技術資料的移交難以利用合同規定；買方對于后續開發過程的監控力度較小。

（三）模式三——賣方以專利權及后續開發的非專利技術出資入股買方公司

根據《公司法》第二十七條：“股東可以用貨幣出資，也可以用實物、知識產權、土地使用權等可以用貨幣估價并可以依法轉讓的非貨幣財產作價出資；但是，法律、行政法規規定不得作為出資的財產除外。對作為出資的非貨幣財產應當評估作價，核實財產，不得高估或者低估作價?！鼻笆鰞煞N模式的本質是專利權轉讓行為，此種交易模式的本質不同于前述兩種模式，是一種投資入股行為，因此同樣需要訂立書面合同。值得注意的是，由于各地各級工商行政管理部門的細節性規定略有不同，投資入股的合同可能需要使用受理買方登記的工商行政管理部門要求的格式合同，或者經其審核。投資入股合同中應當對賣方持股比例、分紅方式、表決權等做出約定。

賣方入股買方后，通常會主持后續開發工作。此時，賣方于賣方又存在勞動法律關系。根據《勞動合同法》第七條：“用人單位自用工之日起即與勞動者建立勞動關系?！备鶕秳趧雍贤ā返谑畻l：“建立勞動關系，應當訂立書面勞動合同。”因此，雙方應當簽訂勞動合同。企業與勞動者通常使用人力資源與社會保障局的格式合同，但由于雙方存在多層法律關系，在此種情況下，買方不能僅僅用這個格式合同與賣方簽約，還應在格式合同的基礎條款之外加入關于保密責任，競業禁止等方面的詳細約定。

買方公司吸納新股東入股首先買方公司章程（以下稱《章程》）必須允許新股東加入。接著，應當確定賣方入股的持股比例和分紅方式。然后，依照《章程》和《公司法》的規定程序修改《章程》，將賣方的股東姓名、持股比例、分紅方式、表決權等寫入《章程》。最后，到受理買方登記的工商行政管理部門辦理變更登記手續。

買賣雙方按照此種交易模式的最后結果是雙方“喜結良緣”，賣方入股了一家業內頗具實力的公司，獲得了一個不錯的職位和長期穩定的分紅收益，可以專注于后續開發。后續開發工作有了買方的支持，資金瓶頸隨之不復存在，買方把控后續開發的過程中可以及時根據市場風向，調整開發方向，從而加速技術轉化的周期。買方以“分期付款”加期權的方式獲得了一件專利，一位技術人才，和對后續開發的完全把控，以較少的資金，完成了一筆長期的投資。筆者認為，此種交易模式是皆大歡喜的共贏交易模式。

此種交易模式也有其缺點：1、對專利技術本身的“含金量”要求較高；2、手續較為繁瑣，除了國知局方面的手續之外，還要辦理召開股東會、形成決議、修改章程、工商變更等手續（如果買方是上市公司或者掛牌公司，所需手續會更為繁瑣）；3、雙方的誠信和對交易、合作抱有的誠意也是決定此種交易模式成功實現的關鍵。

第三種交易模式需要“天時地利人和”。不過，相信在我國專利申請量躍居世界第一、有價值高價值專利數量飛速增加、企業管理愈加科學正規、市場參與者誠信度不斷提高、創新創業風潮和價值投資風潮的流行的多重背景下，此種交易模式會被越來越多的采用。