商標注冊非功能性要件的域外考察及啟示

鄭州大學西亞斯國際學院 張德芬

商標注冊非功能性要件的域外考察及啟示

鄭州大學西亞斯國際學院 張德芬

商標注冊的非功能性要件，商標法歷來都有明確的規定，然而在商標實務中，人們對這一要件并沒有給予足夠的重視，在北京市一中院（2005）一中行初字第1081號行政判決書以及商評委商評字（2009）第10861號《關于國際注冊第865080號圖形商標駁回復審決定書》等法律文書中，還出現了以顯著性要件替代非功能性要件的適用錯誤情形。究其原因，一是相關規定不具有操作性；二是我國商標法學界對商標注冊非功能性要件的理論探討的嚴重不足。在這種情況下，研究歐盟國家、美國等各國對商標注冊非功能性要件的法律規定及司法實務，借鑒其經驗并汲取其教訓，對于商標注冊非功能性理論的完善和正確適用，具有重要的現實意義和理論意義。

一、功能性的界定

目前，對于功能性的界定，現有法律中并沒有明確的定義。在美國，早期的判例法中未見有概括性的定義，僅有實用功能性和美學功能性的分類分別界定的案例，直到1995年美國最高法院在Qualitex Co.v.Jacobson Prods. Co.一案中，對功能性的判斷才統一到是否會妨礙競爭的標準上來。歐盟國家對于功能性的判斷，則采用了與美國不同的事實認定標準。

（一）美國法的界定

在美國，對于商標實用功能性的界定，最早做出了概括性規定的是美國第二巡回法院1904年在Marvel Co.v. Pearl一案的判決：產品實際運轉所必需的那些特征或者用于提高產品效能的特征不能被商標法保護。此后，美國法院在不同判例中逐漸發展和校正了商標的實用功能性。在Vomado案判決中，美國第十巡回上訴法院對商標注冊的非功能性進行了的陳述，其內容是：某種產品的特征只有當它是非功能性的時候，才可以受到商標法的保護。如果某一種產品特征是已經實用新型專利的不可或缺的一部分，那么，它在專利法規定的保護期限屆滿時起，就應當流入公共領域當中，而不能接著轉由商標法給予保護。這個定義雖然主要偏重于對某種標志商標性和專利性的區分，但卻透露出一個深刻的意義：即非功能性是三維標志商標注冊的條件。直到1995年在Qualitex Co.v.Jacobson Prods.Co.一案中，美國最高法院對實用功能性才給出了普適性的解釋：如果商品的特征是商品使用或性能的必要因素，或者說具有影響產品成本或質量的功能，那么對商品的這種特征賦予專有使用權的將會破壞正當競爭，使其他競爭者受到不應該受的挫折，在這幾種情況下，都可以判斷這種特征具有功能性。這一界定的重大意義就在于，美國法院開始從妨礙競爭的高度對商標注冊的非功能性進行界定，顯然這一解釋契合了商標法的立法理念，維護了商標領域的競爭秩序。

對于三維標志美學功能性的界定，最早見于1938年《美國侵權法重述(第二次)》中的規定：“如果消費者購買商品很大程度上是因為商品所具有的美學特征，那么，這些美學特征就具有功能性，因為它們促成了美學價值的產生，有助于實現商品所要達到的目標”。1952年在Pa?gliero v.Wallace China Co.一案中，被告模仿了原告的四個花樣設計生產了賓館用餐具，美國第九巡回法院在該案中發現，花樣設計的吸引力和視覺愉悅是最重要的賣點，因而該花樣設計具有功能性。這是法院首次適用美學功能性規則來判斷美學功能存在的最早案例。法院在該案的判決中進而提出：如果特定的特征是商品獲得商業成功的重要因素，若該特征沒有申請專利，并且不受著作權保護，那么為維護自由競爭之利益，應允許其他人對其進行模仿。對美學功能性的最終界定是，1995年美國《反不正當競爭法重述(第三次)》中所作的如下規定：當一個設計的美學價值在于產生一種替代性設計無法復制的重大利益時，該設計便是功能性的，判斷的終極標準是商標權的授予是否會阻礙競爭。

可見，在美國法中，商標注冊的非功能性界定經歷了一個演變過程：即由早期對實用功能性和美學功能性的分別定義，到1995年演變統一為一個標準，即商品的特征或設計是否具備非功能性，判斷的終極超標準是，對該商品特征或設計授予商標權如果會妨礙市場競爭，則具有功能性，如果不妨礙自由競爭，則具有非功能性。

（二）歐盟法的界定

在歐盟國家，對功能性的判斷采用了事實標準，即一旦某一形狀落入《歐共體一號指令》第3條所規定的“(a)僅由商品自身性質產生的形狀，(b)商品要達到的技術效果所必需的形狀，(c)給商品帶來實質性價值的形狀”的范圍，就被認定為具有功能性，不能予以注冊。對此，學者們將其分別簡稱為性質功能性、實用功能性和美學功能性。關于性質功能性的理解，歐共體內部市場協調局的一個經典案例是關于座椅安全扣形狀的注冊申請案，歐共體內部市場協調局認為，座椅安全扣的形狀是由商品本身的性質決定的，不能注冊。關于實用功能性的理解，歐盟法院在“三頭剎須刀”一案中作了解釋，歐盟法院認為，原告的三頭剎須刀的基本作用僅僅在于取得技術效果，該技術效果是實用功能所必需的，因而其商標注冊違背了非功能性要件，應宣告注冊無效。關于美學功能性的理解，歐盟認為，主要是指商品形狀的附加使商品產生了極大的吸引力，據此該商品形狀的吸引力如果沒有專利權或著作權權保護，不應該被獨占。但整體而言，歐盟現有的案例主要涉及商品形狀的實用功能，關于性質功能性和美學功能性僅有個別案例，并且缺乏協調性和統一性。

二、非功能性要件的具體適用

從國際公約和各國商標法的規定來看，用作商標的要素，已經由可視性商標擴展到氣味商標和聲音商標，那么，功能性標準是否適用于氣味商標和聲音商標？對此，比較歐盟各國、美國等國家的商標法可以發現，對于非功能性要件的具體適用，兩大法系也有不同的規定。

從歐盟各國商標法的規定來看，非功能性要件適用于三維標志商標的注冊申請各國都有明確的規定，至于是否適用于聲音商標和氣味商標，則未見有明確的規定。例如《英國商標法》第3條第2款規定：“一個標記如果僅由下列要素構成，則不能作為商標注冊：(a)僅有商品自身的性質產生的形狀；(b)商品要達到的技術效果所必需的形狀；(c)給商品帶來實質性價值的形狀。”《德國商標法》在第3條第2款、《法國知識產權法典》711-2條c)也作出了與英國法幾乎相同的規定。

而在美國，非功能性要件不僅可以適用于三維標志商標注冊申請，同樣也適用于聲音商標和氣味商標的注冊申請。美國國會1998年修訂的《蘭哈姆法》在1052(e) (5)項中規定：“任何由總體上具有功能性的東西構成的商標”不得在主登記簿上注冊，2005年修訂的《蘭哈姆法》將該項規定進一步修改為：“包含的內容作為一個整體，具有功能性”的標志，禁止在主注冊簿上注冊。該項規定并沒有將“功能性”限制為三維標志，由此可見，非功能性要件的適用范圍是包括了三維標志在內的一切標識。在具體適用該要件時，美國專利和商標局按照注冊的非功能性要件進行了嚴格的審查。在Vetrex Group案中，商家將使用在兒童車產品上一種警報器的聲音申請注冊，該警報器發出的大音量報警聲可以提醒人們的注意，以便達到防止兒童被誘拐等事故發生的目的。美國專利和商標局對該注冊申請審查后認為，在顯著性要件方面，該聲音本身不具有固有顯著性，而且商家也沒有提供證據證明其反復投入使用而產生了第二含義；在非功能性要件方面，該種聲音在電話和安全警報器等產品中也經常被使用，用于發揮這類產品的正常功能，因而這種聲音是這類產品不可避免的一種功能性特征。據此，美國專利和商標局拒絕將其注冊為聲音商標。在“Harley Davidson”摩托車“pota?to”的聲音注冊案中，哈雷摩托車的發動機引擎在不平衡發動時會發出類似于“potato”的聲音。經調查發現，哈雷摩托車的購買者中將“potato”的聲音與哈雷摩托相聯系的人數達97%之多，可知，該聲音已經成為辨別哈雷摩托車的關鍵特征之一，可謂是達到了“獲得顯著性”的認定標準。后來，越來越多的摩托車企業開始模仿使用這種發動機引擎的聲音，在美國專利與商標局審查并公告該發動機的聲音可以用來區分哈雷摩托車與其他生產者的摩托車后，有哈雷公司的9個競爭者提出異議，認為該引擎聲音是一種排氣音，具有純功能性，因此該聲音標識缺乏識別力，如果允許將該聲音注冊為聲音商標，將產生聲音壟斷的可能。最終哈雷公司在2000年放棄了該注冊申請。

此外，亞洲國家如日本、韓國等國家在對商標注冊的非功能性條件作了明確規定的同時，對于三維標志商標的功能性正當使用也做了規定。2008年修訂的《日本商標法》在第4條第1款第18項規定：“為確保商品或者商品包裝發揮的功能所必需的立體形狀構成的商標不能獲得注冊”；同時在第26條第（5）項又規定，商標權效力不及于“商品或者商品之包裝形狀系為確保該商品或者商品包裝之機能，所不可欠缺之立體形狀所組成者”。2011年修訂的《韓國商標法》第7條第13款規定：“僅由為了確保商品本身或其包裝的功能而不可確少的立體形狀（三維標志）、色彩或其組合所組成的商標”不得獲準注冊商標；同時在第51條第1款第（4）項又規定：“商標權的效力不及于“由為確保注冊商標的指定商品本身或其包裝的功能而不可確少的三維形狀構成的商標、或者由色彩或其組合所構成的商標”。

從歐美國家、日本、韓國相關法律及其適用的比較中可知：1.在非功能性要件的適用范圍上，早期的商標立法對于功能性標志的認識，大多局限于三維標志商標，后來隨著商標形態對“可視性”限制的解除，聲音商標、氣味商標等新的商標注冊形態被商標法接納后，功能性標志注冊商標的限制也因此具有了普適性，這在美國商標法中有著明確的體現。我國臺灣地區2012年修訂生效的《商標法》增加了動態、全像圖、聲音等標志的注冊，在第30條禁止注冊的標志中第1項就規定“僅為發揮商品或服務之功能所必要者”禁止注冊。2.在功能性的判定標準上，美國側重于將事實判斷與價值判斷相結合，以產品特征是否阻礙公平競爭為最終判定標準；而歐盟則僅對形狀的性質功能性、實用功能性和美學功能性的存在與否進行事實上的判斷，不考察同樣的技術效果是否可以在不增加任何成本的情形下經由其他替代選擇實現，即不考察是否對市場競爭產生影響，以致對于替代性設計的抗辯，歐盟法院也予以駁回，這一做法顯然是與競爭論相悖的。3.在功能性與顯著性的關系上，美國商標法規定，任何具有功能性的標志都不允許當作商標注冊，無論其是否具有顯著性，也無論是該功能性標志單獨注冊或是與其他可注冊要素組合后進行注冊，都將不予受理。但在歐盟各國、日本及韓國的商標法中，卻允許功能性標志與其他具有顯著性的可注冊要素進行組合后再申請注冊，也就是說，當功能性的形狀被附加了具有顯著性的其他元素而使得標志整體上具備來源指示功能時，可以克服單一形狀的功能性而予以注冊。可見，美國對功能性標志的注冊采取了絕對禁止注冊模式，而日本及韓國在采取了相對禁止注冊的模式。4.在功能性正當使用的抗辯上，由于歐盟國家、日本、韓國都采取了允許功能性標志與其他具有顯著性的可注冊要素進行組合后再申請注冊的態度，因而，對于商標權的效力是否及于對該商標中所包含的功能性標志的使用問題，就需要商標法有一個明確的態度，但歐盟各國的商標法均沒有規定，日本、韓國的商標法則都有明確的規定。

三、域外商標注冊非功能性要件的啟示

對于商標注冊“非功能性”要件的規定，我國商標法僅對三維標志商標注冊的非功能性作了規定。具體體現在《商標法》第12條：“以三維標志申請注冊商標的，僅由商品自身的性質產生的形狀，為獲得技術效果所必需的形狀或者使商品具有實質性價值的形狀，不得注冊”。并且第59條第2款又規定：“三維標志注冊商標中含有的商品自身性質產生的形狀，為獲得技術效果所必需的形狀或者使商品具有實質性價值的形狀，注冊商標權人無權禁止他人正當使用”。可見，我國《商標法》對于三維標志商標的功能性采取了相對禁止注冊模式。此外，《商標法》第8條也允許聲音作為商標申請注冊的要素，但對聲音商標應否具備非功能性要件，是采取相對禁止注冊模式，還是采用絕對禁止模式，并沒有明確規定。

雖然，我國目前司法實踐中“功能性”認定的相關案例還不夠多，但可以預料，隨著商標實務的深入發展和非傳統商標的大量出現，“功能性”的認定及其適用規則問題的解決必將是商標法理論界和實務界共同的任務。因此，本文認為，域外商標法的經驗對我國商標注冊非功能性要件的完善，具有以下幾點啟示。

第一，擴大功能性標準的適用范圍。目前我國商標法僅對三維標志商標的功能性進行了規定，對非傳統商標如聲音商標、氣味商標等標識的功能性沒有進行規定，建議借鑒美國法中功能性適用范圍的規定，通過《商標法》司法解釋的形式，對聲音商標的“非功能性”進行合理規定，使聲音商標非功能性的判斷有法可依。實際上，我國臺灣地區的《商標法》第23條第4款：“商品或包裝之立體形狀，系為發揮其功能性所必要者”不得注冊,但在2012年新修改的《商標法》中該條規定被移至第30條第1項，并修改為“僅為發揮商品或服務功能所必要者”不得注冊，該條文的修改擴大了適用范圍，使其具有了普適性，同時在第36條第2項又規定：“為發揮商品或服務功能所必要者”不受他人商標權之效力所拘束。臺灣地區的做法值得我們借鑒。

第二，明確功能性的判斷標準。如前所述，我國《商標法》僅對具有功能性的三維標識商標注冊采取了相對禁止注冊的模式，對于功能性的判斷標準，并沒有明確規定。建議借鑒美國法的規定，采用競爭標準來判斷其是否具有功能性，明確規定以產品或服務特征是否阻礙競爭為判斷標準；同時，為了增強其操作性，保留現有的功能性的三種分類列舉，使功能性標準既具有普適性，又具有操作性。

第三，明確商標注冊非功能性與顯著性的關系。為避免商標實務中曾經出現的以顯著性要件替代非功能性要件的現象，建議通過《商標法》司法解釋的形式，對商標注冊非功能性要件與顯著性要件做出解釋，并進一步明確，當功能性標志與其他具有顯著性的可注冊要素進行組合后使得標志整體上具備來源指示功能時，可以再申請注冊。