從馳名商標(biāo)的特殊保護(hù)入手解決商標(biāo)俗稱搶注糾紛

石瑋佳

摘 要：近年來，因商標(biāo)俗稱搶注引發(fā)的糾紛在我國頻頻出現(xiàn)，其中以“索尼”、“偉哥”、“陸虎”三案為典型代表。這三案一波三折的訴訟之路在學(xué)界及司法實(shí)務(wù)界引發(fā)了一系列的探討，對于是否應(yīng)建立“被動使用保護(hù)論”各方爭執(zhí)不下，有學(xué)者則建議建立公眾使用商標(biāo)制度。其實(shí)，之所以發(fā)生諸多爭執(zhí)，正是因?yàn)樵谶@類案件中，司法實(shí)務(wù)界和學(xué)界都將重點(diǎn)放在了商標(biāo)俗稱的歸屬問題上。本文旨在從馳名商標(biāo)特殊保護(hù)的角度，探尋解決商標(biāo)俗稱搶注糾紛的方法及應(yīng)遵循的程序。

關(guān)鍵詞：商標(biāo)俗稱；馳名商標(biāo)；混淆

中圖分類號：D923.43 文獻(xiàn)標(biāo)識碼：A 文章編號：1673-2596（2016）08-0102-02

一、問題的提出

（一）商標(biāo)俗稱引發(fā)的糾紛

商標(biāo)俗稱，是指媒體及社會公眾對商標(biāo)的習(xí)慣性稱呼。它可能是商標(biāo)的簡稱，如：“索尼愛立信”被簡稱為“索愛”；“Coca-Cola”（“可口可樂”）被稱為“Coke”。亦可能是商標(biāo)的中文譯法，如：“VIAGRA”官方譯法為“萬艾可”，而民間譯為“偉哥”；“LANDROVER”官方譯法為“路華”，而民間稱之為“路虎”或“陸虎”。還可能是社會公眾根據(jù)商品特點(diǎn)賦予商品的別稱，如：香檳色iPhone5被稱為“土豪金”。這些俗稱經(jīng)媒體的廣泛傳播及社會公眾的認(rèn)可，消費(fèi)者已將他們同商品本身聯(lián)系了起來。但由于這些商標(biāo)俗稱的出現(xiàn)在商標(biāo)權(quán)人的意料之外，他們通常不會注冊為商標(biāo)，當(dāng)有第三人搶注的情況出現(xiàn)，糾紛也由此產(chǎn)生。其中，引發(fā)的爭議最大的是“索愛”案，一二審判決極大的不一致性引起了一片嘩然，“索愛”案一審判決堅(jiān)持效果主義，認(rèn)可“索愛”實(shí)質(zhì)上已經(jīng)成為該公司在中國使用的商標(biāo)；二審法院則推翻了這一觀點(diǎn)，將“索愛”“被廣大消費(fèi)者感知并一致認(rèn)同”作為“索尼愛立信”公認(rèn)的簡稱等實(shí)際使用等同于索尼愛立信公司和索尼愛立信（中國）公司自己使用，缺乏法律依據(jù)。最高人民法院亦認(rèn)為，在爭議商標(biāo)申請日前，索尼愛立信公司并無將爭議商標(biāo)用作其商業(yè)標(biāo)識的意圖和行為，相關(guān)媒體對其手機(jī)產(chǎn)品的相關(guān)報道不能為其創(chuàng)設(shè)受法律保護(hù)的民事權(quán)益?？梢姡诮鉀Q次糾紛時，商標(biāo)俗稱的歸屬問題成為了法院所關(guān)注的焦點(diǎn)，遺憾的是，三級法院都未考慮商標(biāo)俗稱被搶注對原商標(biāo)背后的商品或服務(wù)產(chǎn)生的影響。

（二）被動使用理論之爭

在解決類似糾紛的過程中，對《商標(biāo)法》第三十二條（2001版《商標(biāo)法》第三十一條）中“已經(jīng)使用”的解釋在學(xué)界也出現(xiàn)了極大的分歧。針對是否應(yīng)引入商標(biāo)“被動使用”的概念，學(xué)界展開了激烈的探討。支持者認(rèn)為，引入商標(biāo)的被動使用是對消費(fèi)者在商標(biāo)法中地位的認(rèn)可，符合取得商標(biāo)權(quán)的基本原理和保護(hù)商標(biāo)權(quán)的基本理念，也契合商標(biāo)法的立法宗旨。反對者則認(rèn)為，這既不符合商標(biāo)權(quán)取得自然正當(dāng)?shù)那疤釛l件，也違背了商標(biāo)權(quán)的私權(quán)屬性和商標(biāo)的契約本質(zhì)。也許商標(biāo)“被動使用”概念的引入，的確可以使這類糾紛得到看似公正的判決，然而隨之產(chǎn)生的便是一系列的“后遺癥”。其中最主要的就是，權(quán)利義務(wù)的對應(yīng)問題，如果將被媒體及相關(guān)公眾認(rèn)可的商標(biāo)俗稱看作商標(biāo)權(quán)人所擁有的商標(biāo)，那么商標(biāo)權(quán)人在享有禁止他人注冊使用商標(biāo)俗稱的權(quán)利的同時，是否也應(yīng)承擔(dān)對該商標(biāo)俗稱應(yīng)負(fù)的義務(wù)？然而，商標(biāo)權(quán)為私權(quán)，強(qiáng)加給人維護(hù)私權(quán)的義務(wù)并不合適。但如果允許其無限制的享有商標(biāo)俗稱，是否會形成所謂的“符號暴力”？而且，如何用商標(biāo)法來規(guī)制商標(biāo)“被動使用”無疑又是一大難題。商標(biāo)“被動使用”的邊界一旦規(guī)制的不完善，便會給原商標(biāo)權(quán)利人和消費(fèi)者都帶來極大的困擾。

（三）公眾使用商標(biāo)制度的提出

公眾使用商標(biāo)制度的提出來源于美國的“公眾慣用法則”。美國商標(biāo)法承認(rèn)所謂“公眾慣用法則”（public use doctrine），即一般情況下，商標(biāo)權(quán)益應(yīng)當(dāng)歸于在先利用和實(shí)際使用人；但如果商標(biāo)為公眾慣用所改，商標(biāo)權(quán)人仍應(yīng)享受權(quán)益，以防止市場混淆。但是，這一法律原則的適用條件苛刻：第一，為公眾慣用而改變的正式商標(biāo)必須是馳名商標(biāo)；第二，公眾慣用的昵稱或簡稱增強(qiáng)了正式商標(biāo)的顯著性。美國作為一個判例法國家，經(jīng)過了100多年的司法判例總結(jié)，最終形成了完備的“公眾慣用法則”，這一法律原則的確可以合理合法地解決美國的商標(biāo)俗稱糾紛。然而我國從屬于大陸法系，制定的是成文法，法官在判案時很少直接引用法律原則。那么，我們是否能夠吸取美國“公眾慣用法”中的精華，在現(xiàn)有法律制度的框架下，尋求與之相似且合理、合法的解決這類糾紛的方式呢？

二、馳名商標(biāo)的特殊保護(hù)

馳名商標(biāo)是一個國際通用的法律概念。自2001年我國《商標(biāo)法》為與TRIPS協(xié)議接軌而引入馳名商標(biāo)制度，到2013年再次修改《商標(biāo)法》，我國已建立起了一套較為完備的馳名商標(biāo)認(rèn)定和保護(hù)制度。目前，我國對馳名商標(biāo)的認(rèn)定與保護(hù)采用“個案認(rèn)定、被動保護(hù)”原則。分析各商標(biāo)俗稱搶注案可以發(fā)現(xiàn)，涉案的原商標(biāo)幾乎全部為國外或國內(nèi)的知名商標(biāo)，在我國境內(nèi)具備一定的影響力，甚至就是馳名商標(biāo)。美國的“公眾慣用法則”的保護(hù)前提之一也是“為公眾慣用而改變的正式商標(biāo)必須是馳名商標(biāo)”?？v觀我國目前的商標(biāo)法規(guī)范，有跡可循的便是馳名商標(biāo)制度，那么我們是否可以從馳名商標(biāo)的特殊保護(hù)角度來看待由商標(biāo)俗稱引發(fā)的糾紛呢？

（一）合理性分析

其實(shí)不管是“被動使用保護(hù)論”還是“公眾使用商標(biāo)制度”的提出者，都在強(qiáng)調(diào)消費(fèi)者在《商標(biāo)法》中的權(quán)利，即消費(fèi)者有受保護(hù)和不被混淆的權(quán)利。而馳名商標(biāo)概念的提出就是為了解決商標(biāo)注冊制度疏漏出現(xiàn)的弊端，在先使用原則和先注冊原則之間找到一個平衡點(diǎn)，使商標(biāo)制度回歸防止消費(fèi)者發(fā)生誤認(rèn)誤購的基本出發(fā)點(diǎn)。給予馳名商標(biāo)更多的保護(hù)，不僅有利于維護(hù)商標(biāo)權(quán)人的利益，促進(jìn)市場公平競爭，更有利于保證消費(fèi)者不被混淆或產(chǎn)生誤認(rèn)。而且，各國在對馳名商標(biāo)進(jìn)行特殊保護(hù)時都是極為謹(jǐn)慎的，為防止產(chǎn)生“符號暴力”，各國對馳名商標(biāo)的認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)都進(jìn)行了嚴(yán)格的把控。在商標(biāo)俗稱搶注糾紛案中，當(dāng)原商標(biāo)為知名商標(biāo)的情況下，商標(biāo)俗稱經(jīng)媒體的廣泛傳播及社會公眾的廣泛認(rèn)可，已經(jīng)在消費(fèi)者心中將其和其所代表的商品或服務(wù)產(chǎn)生了某種固定的聯(lián)系，甚至?xí)霈F(xiàn)部分潛在消費(fèi)者只知道商標(biāo)俗稱而不知原商標(biāo)的情況。而且，很多搶注商標(biāo)俗稱的第三人的惡意是非常明顯的，若是默許了其商標(biāo)俗稱搶注行為，等于默認(rèn)這種“搭便車”行為的合法性，不僅違背《商標(biāo)法》的基本宗旨，不利于公平競爭，更會導(dǎo)致消費(fèi)者產(chǎn)生混淆。如果商標(biāo)俗稱糾紛案所涉及的原商標(biāo)可以被認(rèn)定為馳名商標(biāo)，雖然認(rèn)定過程難度較大，權(quán)利人負(fù)有相當(dāng)?shù)呐e證義務(wù)，但這也在一定程度上賦予了原商標(biāo)權(quán)人義務(wù)，避免了其權(quán)利的過度擴(kuò)張，且能維護(hù)消費(fèi)者的權(quán)利。一旦原商標(biāo)被認(rèn)定為馳名商標(biāo)，再對其進(jìn)行特殊保護(hù)具有極大的合理性。

（二）合法性分析

我國新《商標(biāo)法》第十三條、第十四條分別規(guī)定了馳名商標(biāo)的保護(hù)方式、保護(hù)范圍和認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)。為相關(guān)公眾所熟知的商標(biāo)，持有人認(rèn)為其權(quán)利受到侵害時，可請求馳名商標(biāo)的保護(hù)。就商標(biāo)搶注糾紛案來看，其實(shí)大多涉案的原商標(biāo)都為知名商標(biāo)，為相關(guān)公眾所熟知，只要權(quán)利人能夠證明原商標(biāo)符合馳名商標(biāo)的構(gòu)成要件，便可根據(jù)《商標(biāo)法》第十三條之規(guī)定尋求保護(hù)。因?yàn)?，商?biāo)俗稱大多為摹仿或翻譯原商標(biāo)所得，且已與原商標(biāo)所代表的商品或服務(wù)建立了某種聯(lián)系，容易導(dǎo)致消費(fèi)者混淆誤認(rèn)。

三、解決商標(biāo)俗稱搶注糾紛的具體過程

解決商標(biāo)俗稱搶注糾紛并非無限制地保護(hù)原商標(biāo)權(quán)人的利益，而是應(yīng)當(dāng)按照法定的程序，一步步判定應(yīng)該維護(hù)哪一方的利益。

（一）對原商標(biāo)是否是馳名商標(biāo)的認(rèn)定

判定原商標(biāo)是否為馳名商標(biāo)，是解決這類糾紛的第一步。我國《商標(biāo)法實(shí)施條例》第三條規(guī)定：“商標(biāo)持有人依照商標(biāo)法第十三條規(guī)定請求馳名商標(biāo)保護(hù)的，應(yīng)當(dāng)提交其商標(biāo)構(gòu)成馳名商標(biāo)的證據(jù)材料?！庇稍虡?biāo)權(quán)人承擔(dān)證明原商標(biāo)為馳名商標(biāo)的責(zé)任，法院則應(yīng)嚴(yán)格按照商標(biāo)法中馳名商標(biāo)的認(rèn)定條件對原商標(biāo)進(jìn)行判定。

（二）商標(biāo)俗稱與原商標(biāo)聯(lián)系的確認(rèn)

商標(biāo)俗稱與原商標(biāo)之間存在聯(lián)系，正是我們阻止第三人將其搶注為商標(biāo)的原因，也是原商標(biāo)權(quán)人的利益值得被保護(hù)的前提。這種聯(lián)系應(yīng)包括對原商標(biāo)的摹仿、翻譯或商標(biāo)俗稱已經(jīng)得到了社會公眾的廣泛認(rèn)可，摹仿、翻譯或商標(biāo)俗稱與原商標(biāo)或原商標(biāo)代表的商品或服務(wù)存在著唯一的、對應(yīng)的聯(lián)系。

（三）關(guān)于混淆可能性的判定

其實(shí)我國《商標(biāo)法》目前并未明確建立混淆可能性制度，只是有所涉及，在解決商標(biāo)俗稱搶注糾紛時適當(dāng)引用該制度還是很有必要的。筆者認(rèn)為，可以將混淆可能性作為判定是否允許第三人注冊商標(biāo)俗稱的必要要件，在進(jìn)行商標(biāo)審查或判定商標(biāo)是否侵權(quán)時，只要滿足混淆可能性，則不予注冊或判定侵權(quán)，若不可能導(dǎo)致消費(fèi)者產(chǎn)生混淆誤認(rèn)，則允許第三人注冊涉案的商標(biāo)俗稱為商標(biāo)或判定第三人不侵權(quán)。

商標(biāo)俗稱搶注糾紛的發(fā)生是一些商家希望通過搭別人的便車，吸引消費(fèi)者，提高自己的銷售額。若是不去規(guī)制這種行為，便會出現(xiàn)更多“舍身試法”的商家，長此以往不僅不利于市場公平競爭，更不利于打造真正屬于我們的民族品牌。

注 釋：

參見北京市第一中級人民法院（2008）中行初字第196號行政判決書。

參見北京市高級人民法院（2008）高行終字第717號行政判決書。

參見最高人民法院（2010）知行字第48號民事裁定書。

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見黃匯，謝申文.駁商標(biāo)被動使用保護(hù)論[J].知識產(chǎn)權(quán)，2012，（07）.

何懷文.商標(biāo)法：原則規(guī)則與案例討論[M].浙江大學(xué)出版社，2015.179.

《商標(biāo)審查與審理標(biāo)準(zhǔn)》之“復(fù)制、模仿或者翻譯他人馳名商標(biāo)審理標(biāo)準(zhǔn)”部分第4條對“摹仿”“翻譯”有定義。

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（責(zé)任編輯 徐陽）