防患未然 避免貨物被海關(guān)扣留 貼牌加工引起的商標(biāo)侵權(quán)分析

鄭玉燕

以外銷為主的臺商製造業(yè)，多以O(shè)EM即代工生產(chǎn)者居多，但一些企業(yè)在貨物出口時卻被海關(guān)以涉嫌商標(biāo)侵權(quán)為由予以扣留，從而造成交貨期的延遲並可能承擔(dān)侵權(quán)所產(chǎn)生的法律責(zé)任。由貼牌加工引起的商標(biāo)侵權(quán)，臺商該如何防患未然，避免貨物被海關(guān)扣留？

臺商通常認(rèn)為，境外委託方在其所在國已註冊了該商標(biāo)並擁有所有權(quán)，且臺資企業(yè)的加工貨物全部出口，並未在中國境內(nèi)進(jìn)行銷售，當(dāng)然也就談不上對中國境內(nèi)已註冊相同（似）商標(biāo)造成混淆，因此一旦貨物被海關(guān)扣留，企業(yè)常常手足無措不知如何應(yīng)對。

國內(nèi)企業(yè)DY公司接外商FC公司訂單，按樣生產(chǎn)一批價值為100萬人民幣的LED燈，並在產(chǎn)品上打上約定的外國商標(biāo)。DY公司要求FC公司出示商標(biāo)證書。隨後，F(xiàn)C公司通過電子郵件，向DY公司提供商標(biāo)授權(quán)證書等文件。DY公司收到文件和訂金後即開始生產(chǎn)。一個月後，D Y公司將貨物出口時，海關(guān)收到知識產(chǎn)權(quán)權(quán)利人的報案，以DY公司涉嫌出口侵犯商標(biāo)權(quán)貨物為由，查扣貨物。DY公司隨後發(fā)現(xiàn)，F(xiàn)C公司此前向其出具的商標(biāo)授權(quán)證書等文件均是虛假的。

貼牌加工貨物海關(guān)扣留原因

造成貼牌加工貨物被海關(guān)扣留的原因，主要是基於《中華人民共和國知識產(chǎn)權(quán)海關(guān)保護條例》之規(guī)定，即境內(nèi)已註冊相同（似）商標(biāo)權(quán)利人可向海關(guān)主動提出扣留侵權(quán)嫌疑貨物的申請並提供擔(dān)保；或海關(guān)發(fā)現(xiàn)進(jìn)出口貨物有侵犯備案知識產(chǎn)權(quán)嫌疑的，亦可在商標(biāo)權(quán)利人提供擔(dān)保後扣留侵權(quán)嫌疑貨物。最終該貨物是否得以放行，則取決於對商標(biāo)侵權(quán)的認(rèn)定。

由於目前大陸法律對貼牌加工是否涉嫌商標(biāo)侵權(quán)缺乏明確規(guī)定，導(dǎo)致司法實務(wù)中存在截然不同的認(rèn)定結(jié)果。

肯定商標(biāo)侵權(quán)的理由認(rèn)為：《商標(biāo)法》第52條規(guī)定，未經(jīng)商標(biāo)註冊人的許可，在同一種商品或者類似商品上使用與其註冊商標(biāo)相同或者近似的商標(biāo)的，則構(gòu)成商標(biāo)侵權(quán)；只要加工企業(yè)客觀上從事了在同種或類似商品上使用了與註冊商標(biāo)相同或相似商標(biāo)的行為即可認(rèn)定。

扣查過程中，進(jìn)出口貨物的收貨人或者發(fā)貨人，可向海關(guān)提供相關(guān)的說明和證據(jù)材料，以證明自己並未侵權(quán)，海關(guān)將予以審查。海關(guān)應(yīng)當(dāng)自扣留之日起30個工作日內(nèi)對被扣留的侵權(quán)嫌疑貨物是否侵犯知識產(chǎn)權(quán)進(jìn)行調(diào)查、認(rèn)定。若不能認(rèn)定的，海關(guān)應(yīng)當(dāng)放行被扣留的侵權(quán)嫌疑貨物；若予以認(rèn)定的，海關(guān)將予以沒收，並且處貨物價值30%以下罰款。

本案中，DY公司作為出口貨物的發(fā)貨人，若其出口產(chǎn)品被認(rèn)定侵犯商標(biāo)權(quán)，則可能面臨被海關(guān)沒收侵權(quán)貨物以及處貨物價值30%以下罰款的行政處罰。若商標(biāo)權(quán)人認(rèn)為DY公司的侵權(quán)行為對其造成利益損失的，商標(biāo)權(quán)人有權(quán)通過協(xié)商或者民事訴訟的方式向DY公司索賠，DY公司將承擔(dān)民事責(zé)任。根據(jù)最高人民法院、最高人民檢察院《關(guān)於辦理侵犯知識產(chǎn)權(quán)刑事案件具體應(yīng)用法律若干問題的解釋》（法釋[2004]19號），DY公司的行為疑屬於未經(jīng)註冊商標(biāo)所有人許可，在同一種商品上使用與其註冊商標(biāo)相同的商標(biāo)，並且非法經(jīng)營數(shù)額在5萬元以上的行為，所以涉嫌構(gòu)成《刑法》第213條的假冒註冊商標(biāo)罪，DY公司可能面臨罰金的處罰，而DY公司的主要負(fù)責(zé)人則可能面臨3年以下的有期徒刑的刑罰。

否認(rèn)商標(biāo)侵權(quán)的理由認(rèn)為：（1）貼牌加工系單純的生產(chǎn)貼牌，其行為不構(gòu)成《商標(biāo)法》意義上的「使用」；（2）貼牌後的貨物全部出口，並沒有進(jìn)入中國境內(nèi)的流通領(lǐng)域，因此不能稱之為嚴(yán)格意義上的商品，而只是「產(chǎn)品」的概念，不會造成國內(nèi)相關(guān)公眾的混淆和誤認(rèn)，加工企業(yè)也就不構(gòu)成商標(biāo)侵權(quán)。

防患於未然避免陷入貨物被扣留

有基於此，對於貼牌加工企業(yè)來說，為避免陷入貨物被扣留的尷尬境地，應(yīng)通過以下措施防患於未然：

1.建立事先全面審查機制：重點審核商標(biāo)權(quán)利證明，包括境外委託方在貨物最終到達(dá)地是否擁有該商標(biāo)的使用權(quán)或所有權(quán)，是否在中國註冊並仍在有效期內(nèi)。

2.登錄海關(guān)總署的「知識產(chǎn)權(quán)海關(guān)保護備案系統(tǒng)」，查詢相關(guān)商標(biāo)的海關(guān)備案情況。因海關(guān)對涉嫌侵犯已備案知識產(chǎn)權(quán)的貨物有主動提供保護的義務(wù)，貼牌加工企業(yè)應(yīng)盡早避開雷區(qū)。

3.重視簽訂書面合同：通過代理人簽訂合同的，須提供合法有效的授權(quán)委託書；並在合同中約定，由於委託方所提供的商標(biāo)侵犯第三方的商標(biāo)專用權(quán)，導(dǎo)致加工方損失的，委託方須向貼牌加工企業(yè)賠償由此而引起的一切損失。

4.建立和完善「貼牌加工」制度，指定專人負(fù)責(zé)「貼牌加工」有關(guān)資料包括客戶、品牌等資料的電腦錄入備查工作。

對於遭到海關(guān)扣留的貨物，貼牌加工企業(yè)可根據(jù)《知識產(chǎn)權(quán)海關(guān)保護條例》之規(guī)定向海關(guān)提供貨物等值的擔(dān)保金，請求海關(guān)放行其貨物；或盡快向海關(guān)提出書面說明並附送相關(guān)證據(jù)。海關(guān)如認(rèn)為企業(yè)有充分證據(jù)證明其貨物未侵犯商標(biāo)權(quán)利人的，則可放行已被扣留的貨物。但無論如何，儘管有貼牌加工企業(yè)事後通過向法院提起確認(rèn)不侵權(quán)之訴的方式試圖挽回?fù)p失，但由於貨物被扣留導(dǎo)致無法正常履行合同，最終蒙受損失的，還是貼牌加工企業(yè)自身。