化解跨境電商知識產權風險

文/朱韶斌 王寧玲 編輯/劉麗娟

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化解跨境電商知識產權風險

文/朱韶斌 王寧玲 編輯/劉麗娟

中國電商企業需要建立關于知識產權的法律意識與風險意識，盡量避免發生侵犯他人知識產權的問題；如發生相關訴訟，應積極應對，通過法律途徑維護自身權益。

對外貿企業而言，跨境電子商務在帶來大量商機的同時，也帶來了諸多不同于傳統出口模式的新風險。其中，知識產權問題尤為突出。電商時代，外貿企業可以足不出戶就把產品銷往世界各地，但也可能足不出戶就在其他國家或地區被訴知識產權侵權。這一方面源于國外競爭對手越來越頻繁地利用知識產權訴訟來阻止、延緩、限制中國電商企業進入其市場；另一方面，則是由于企業、產品及其銷售信息的網絡化，使知識產權持有人很容易就能收集到電商企業涉嫌侵權的證據。因此，中國電商企業需要建立關于知識產權的法律意識與風險意識，盡量避免發生侵犯他人知識產權的問題；而如果發生相關訴訟，則應積極應對，通過法律途徑維護自身權益。

大量太陽鏡電商被訴商標侵權

“雷朋”（RAY-BAN）原是美國博士倫公司（Bausch & Lomb）于1937年創立的高端眼鏡品牌。1999年，博士倫公司以高達6.4億美元的價格將包括RAY-BAN、WAYFARER、CLUBMASTER等雷朋系列太陽鏡商標賣給了意大利陸遜梯卡集團（Luxottica Group）。對于上述天價購入的國際知名商標，陸遜梯卡集團一直不遺余力地打擊侵權，維護品牌價值。自2014年起，陸遜梯卡集團在美國多個聯邦地區法院發動了40多起商標侵權訴訟，起訴包括上萬家中國中小電商在內的個人和企業侵犯其雷朋系列太陽鏡商標，凍結其Paypal賬戶，引起了中國銷售太陽鏡的中小電商的恐慌。

在陸遜梯卡集團訴Zhang Yufeng等人（2015年）的案例中，原告在伊利諾伊州聯邦北區法院狀告近2000家電商企業和個人商標侵權，其中大部分被告來自中國。原告起訴這些被告有商標侵權、假冒商標、原產地虛假標示以及違反反域名搶注消費者保護法和伊利諾伊州統一欺騙性貿易行為法案的行為。陸遜梯卡集團在訴狀中指出，數千家網站鏈接了網店和互動網頁，銷售假冒的雷朋眼鏡，違法行為包括：網站使用了雷朋系列太陽鏡商標，甚至將雷朋商標作為其網站地址的一部分，并且提供24/7即時客服，網頁上還標有McAfee防計算機病毒安全、VeriSign安全支付、Visa 和MasterCard信用卡以及Paypal的標識，使消費者誤以為其是雷朋的官方網站或銷售的是正牌雷朋眼鏡；網站使用未經授權的搜索引擎優化策略或通過社交網絡的大肆推廣，使其在消費者搜索雷朋眼鏡時被列在搜索結果的頂部；網站使用虛假的姓名和地址注冊，且不止注冊一個，以備一個網站被訴侵權而關閉后可以立即啟動新的網站。基于上述情況，陸遜梯卡集團訴求法院判決強制被告停止侵權行為，將侵權非法所得的利潤賠付給原告，或賠付原告兩百萬美元的法定商標侵權賠償。

訴訟發生后，大多數被告因其Paypal賬戶余額只有幾萬美金，不想為此支付昂貴的美國律師費用而放棄了應訴，既沒有應答原告的臨時禁令動議，也沒有出席法院對該動議的聽證會。最終，法院缺席判決每個放棄應訴的被告商標故意侵權，勒令被告停止侵權行為，把雷朋商標作為其網站地址一部分的網站將被轉至陸遜梯卡集團名下，對其故意侵權行為判罰兩百萬美元的侵權賠償，并強制劃歸這些被告現有的及將來新開的Paypal賬戶的全部余額給原告，直到付清兩百萬美元的侵權賠償為止。

陸遜梯卡集團在伊利諾伊州聯邦北區法院及其他聯邦地區法院提起了許多類似訴訟，法院對放棄應訴的被告也都做出了類似的判決。在2016年以來的部分案件中，陸遜梯卡集團將被告名單通過保密方式提交法院，法院也允許原告以電子郵件形式單獨向每個被告送達法院傳票和訴訟文書。在這樣的情況下，很多中國電商企業與個人僅知道自己或部分同行被訴，但不知道究竟有多少店家被訴。這在中國太陽鏡電商圈里造成了更大范圍的莫名恐慌。

陸遜梯卡集團的商標維權訴訟，是知識產權持有人清理電商侵權行為常用的手法。除了太陽鏡，其他消費產品領域的知識產權持有人也正在或將要啟動類似的大規模維權行動，以遏制電商企業的知識產權侵權行為。面對此類商標維權訴訟，中國電商企業需要從不同層面加以應對，盡量做好事前防范與事中控制。

首先，不要故意侵權。在明知某個標識是他人商標時，企業不要不經授權就使用他人商標或使用能造成消費者混淆產品來源的標識。這是企業應該具備的基本法律意識。其次，聘請產品銷往地的知識產權律師進行盡職調查，對產品所使用的商標、產品推介用語、技術特征的描述等進行檢索、分析，以判斷是否侵犯他人商標權。再次，當盡職調查結果對自己有利時，如有必要，中國企業可以聘請有資質的當地知識產權律師出具法律意見書，進行非故意侵權保護。例如面對美國市場時，中國企業善意地依賴于有資質的美國律師的合理、有據的不侵權法律意見，會有效地降低被判定直接故意侵權及間接侵權（輔助、誘導侵權）的風險。當盡職調查結果發現可能侵犯他人商標時，企業應該避免再使用他人商標或與他人商標容易混淆的標識，也可以與商標權人進行商業協商，達成商業合作或取得商標許可。最后，訴訟發生后，企業應當積極應訴，減少損失。比如在知悉案件發生后，企業可以通過律師在第一時間主動與原告律師取得聯系，積極商談和解；如果確實侵權，可以簽署同意令（Consent Order），承認侵權，承諾停止侵權，并支付一定和解費，以避免訴訟程序全面啟動后產生昂貴的訴訟費用及被缺席判決的被動局面。

菲思特參展CES遭遇展品沒收

除了線上推銷產品，電商企業還需要經常參加國際展覽會，在線下推介其產品。常州市菲思特國際貿易有限公司（Changzhou First International Trade Co.Ltd，下稱“菲思特公司”）就是一家在自建網站上用英文宣傳其電子獨輪踏板車產品，并在阿里巴巴平臺上銷售該產品的外貿企業。2016年1月6日至9日，菲思特公司在美國拉斯維加斯參加國際消費類電子產品展覽會（CES）時，由于被競爭對手美國硅谷創業公司Future Motion起訴專利侵權，而被美國聯邦法警沒收了參展物品，引起了市場的廣泛關注。

成立于2013年的Future Motion開發了自動平衡獨輪電子滑板車Onewheel，并在2014年的CES上發布了該產品，為該產品申請了五項美國專利，還分別于2015年8月和2016年1月獲得一項美國發明專利和一項美國外觀設計專利。Future Motion在美國及其他44個國家銷售該產品，在2015年實現了三百萬美元的營業收入。而菲思特獨輪電子踏板車是菲思特公司和常州千代車業共同研發的產品，于2015年4月在中國申請了專利，2015年8月領到專利證書，并于2015年12月初向美國專利局遞交了專利申請。

當得知菲思特公司將要參加2016年的CES展會時，Future Motion就在菲思特公司網站和阿里巴巴網站上收集了大量關于菲思特獨輪電子踏板車的信息，比照其美國專利做了侵權分析，并由律師在展會開始前一周按照菲思特公司網站上的電子郵件和通信地址，給菲思特公司發去專利侵權警告函。由于沒有收到菲思特公司的回復，Future Motion在展會開始前一天在內華達聯邦地區法院起訴菲思特公司專利侵權，并在展會第一天通過緊急動議，向法院詳細說明菲思特公司參展的獨輪電子踏板車侵犯其專利，取得了法院的臨時限制令（temporary restraining order），阻止菲思特產品參展CES。美國聯邦法警在展會第三天當場沒收了菲思特公司參展的獨輪電子踏板車、牌子和其他宣傳材料等物品，使菲思特公司在展會上無物可展。

隨后，菲思特公司聘請了美國律師，對原告的臨時禁令動議進行抗辯，提出詳實的論據，提交了大量申明、證據，反對原告的臨時禁令動議。其中，根據美國法律對取得臨時禁令的要求，菲思特公司向法院做了詳細說明：第一，菲思特公司沒有侵犯Future Motion的專利以及這些專利無效；第二，Future Motion無法證明因為菲思特公司而丟失了市場份額，也無法證明菲思特公司不能在金錢上充分補償其市場份額損失，進而無法證明其遭受了無法挽回的傷害；第三，平衡授予臨時禁令對菲思特公司的傷害和不授予臨時禁令對Future Motion的傷害，傾向于不授予臨時禁令；第四，公眾利益鼓勵競爭，并且Future Motion沒有證據證明它可以提供足夠的產品來滿足消費者的需求，因而公眾利益也不支持授予臨時禁令。另外，菲思特公司還要求，一旦法院決定不授予臨時禁令，Future Motion應補償菲思特公司因此案發生的費用及造成的經濟損失，如參展費、潛在的銷售損失（Future Motion要求阿里巴巴下架菲思特產品）和對商譽的傷害。

在菲思特公司對原告臨時禁令動議提出抗辯反對后的一周內，Future Motion主動撤訴。隨后，菲思特公司向法院遞交了要求原告賠償費用及損失的動議。在動議中，菲思特公司指出，Future Motion對菲思特專利侵權的指控沒有根據，故意非法傷害菲思特公司的生意；CES展會是菲思特公司推介其產品的重要機會，Future Motion通過沒有根據的臨時限制令和法警沒收菲思特公司展品，造成菲思特公司的銷售和公眾商譽損失；Future Motion利用此案借助媒體大肆進行宣傳，提高知名度，并且據此獲得320萬美元的投資。基于以上原因，菲思特公司請求法院：判令Future Motion把臨時禁令的10萬美元保證金支付給菲思特，以補償其參展費、銷售損失和商譽受到的傷害；判令Future Motion賠償菲思特近22萬美元的律師費；判令Future Motion通過媒體公示其已經撤訴；頒布命令，明確撤銷法院前面下達的臨時限制令。截至2016年5月中旬，該案仍在進行中。

菲思特公司的經歷，對中國電商企業海外參展、應對參展中的知識產權風險具有警示作用。通過海外參展，中國電商企業可以達到推廣產品、尋求合作伙伴和吸引投資的效果。但需要注意的是，參展之前，中國電商企業應認真了解展會所在國的知識產權法律，并對參展面臨的知識產權風險進行評估，再根據相關法律和評估情況，采取相應的措施，以降低風險，保護參展的創新產品；在風險發生時，則應采取及時、有效的策略，化解危機。具體可關注以下幾個方面。

一是應在專業律師的幫助下，建立有效的知識產權策略，使用專利、商標、版權、商業秘密來保護自己的創新產品，并要對創新進行詳細的記錄，防備被控抄襲他人產品，同時防范參展產品被他人抄襲侵權。二是在參展前，應該對參展產品進行 “自由運作”（Freedom to Operate）的盡職調查，對競爭對手，尤其是參展競爭對手的知識產權進行分析研究，判斷是否可能侵犯對方的知識產權，并采取規避措施。如果菲思特公司在參展前能聘用美國專利律師對Future Motion專利的侵權及有效性進行分析，采取出具有利的法律意見、商談商業合作、交叉許可、在美國專利局無效其專利等措施，也許就不會發生美國聯邦法警在CES展會上沒收菲思特產品的轟動新聞。三是在收到他人侵權警告函時，中國企業需要及時做出回應，要求對方提供指稱侵權的具體根據和技術分析，答復自己會在進一步分析對方知識產權后做出正式回復。在這種情況下，企業應該立即聘請相應國家的知識產權律師，分析企業產品是否侵權。如果不侵權，應由律師正式回復對方，指出不侵權的具體理由，并告訴對方就此了結；如果可能侵權，企業則需要采取規避設計、商業合作、交叉許可、在專利局無效其專利等措施，以降低風險。菲思特公司如果在參展前對Future Motion的侵權警告函及時答復，并采取以上相應措施，Future Motion可能就會考慮敗訴的風險而不再發起訴訟。最后，參展企業需要制定應急方案，在面臨他人維權、申請法院臨時禁令時，應馬上由律師出面及時應對，以掌控局面、減少損失。雖然菲思特公司在最初沒有對訴訟和臨時限制令做出及時的應對，但由于隨后及時聘請了美國專業律師積極應訴，因而扭轉了局勢。

作者單位：美國飛翰律師事務所