從立法宗旨淺析慣用手段的直接置換的審查標準

豐茂

[摘 要]慣用手段的直接置換通常僅用于使用抵觸申請評價專利申請的新穎性。在抵觸申請的審查實踐中，對于慣用手段的直接置換的理解和把握是評判新穎性的關鍵。本文基于實際案例分析了慣用手段的直接置換在新穎性審查中的局限性，從立法宗旨出發，結合國外的一些關于慣用手段的直接置換的審查標準以及我國目前的實際情況，闡述了如何把握慣用手段的直接置換的審查標準，并提出以“廣義的重復授權”為原則來判斷抵觸申請中慣用手段的直接置換。

[關鍵詞]慣用手段的直接置換 抵觸申請 新穎性 廣義的重復授權

中圖分類號：D923.43 文獻標識碼：A 文章編號：1009-914X（2016）16-0318-02

引言

專利法第二十二條第二款的規定：新穎性，是指該發明或者實用新型不屬于現有技術；也沒有任何單位或者個人就同樣的發明或者實用新型在申請日以前向國務院專利行政部門提出過申請，并記載在申請日以后公布的專利申請文件或公告的專利文件中。對于后半部分的規定，這是判斷新穎性時應當考慮的一種較為特殊的情況，當在后申請的權利要求所要求保護的發明或實用新型已經被在先申請的整個申請文件所披露，則在先申請構成了在后申請的抵觸申請。

在先申請是一種特殊的現有技術，在認定在先申請構成在后申請的抵觸申請的情況下[1]，其審查基準適用《專利審查指南》第二部分第三章第3.2節的“新穎性的審查基準”規定：相同內容的發明或者實用新型；具體（下位）概念與一般（上位）概念、慣用手段的直接置換、數值和數值范圍。而在實際的審查實踐中，抵觸申請的判斷難點主要在于“慣用手段的直接置換”。盡管《專利審查指南》第二部分第三章第3.2.3節對“慣用手段的直接置換”的問題給出了螺栓與螺釘的示例參考，但是在涉及到具體發明申請審查時，對這一示例參考的理解和擴展應用存在諸多疑惑，并因此會導致不一致的審查結論。為了更準確地貫徹三性評判為主線的全面審查，本文將結合實際案例從立法宗旨出發，對其進行理論分析和研究，以深入理解和正確使用“慣用手段的直接置換”。

一、各局有關“慣用手段的直接置換”的規定

1.他局關于“慣用手段的直接置換”的判定

（1）《歐洲專利局審查指南》

《歐洲專利局審查指南》的G部分第六章（CHAPTER Ⅵ）第2節：在考慮新穎性時，將一篇文件的教導不能解釋為 “包含了該文件并未公開的公知等同物（Well-know Equivalents）”，“包含了該文件并未公開的公知等同物”的理解應屬于一個創造性的問題。也就是說，這種公知等同物的使用不能破換新穎性，只能影響創造性。

同時，《歐洲專利公約》第54條第（3）款規定現有技術包括抵觸申請，但是其第56條明確規定在判斷創造性時不考慮抵觸申請；本條第五款規定現有技術不包括抵觸申請，本條第三款規定“創造性，是指與現有技術相比……”，間接地表明也不考慮抵觸申請[1]。

由此可見，盡管我國與歐洲專利局關于抵觸申請的表達方式有所不同，但是卻殊途同歸，抵觸申請均不作為創造性的判斷標準。

（2）日本專利局審查指南

在JPO的判定中，如果技術方案記載在在先申請中，則權利要求與之實質相同就不具備新穎性。在新穎性部分，對于實質上相同的發明的規定是：（A）、僅為“慣用手段的轉換”；（B）、僅為“慣用手段的附加或削除”；（C）、僅為“材料轉換或均等物取代”；（D）、僅為“均等手段的轉換”；（E）、僅為“形狀或配置的限定或變更”。即如果專利申請要求保護的技術方案與在先申請的內容之間存在區別為：用于解決問題的具體手段的添加、刪除、替換，沒有產生新的效果時，也認為是相同的發明。

JPO解釋“實質上相同”這一做法的考慮是，抵觸申請不能用于評述創造性，如果不采取實質相同的標準，則其中記載的方案只要與權利要求不完全相同，即使非常接近也不能阻止該權利要求被授予專利權。因此為了防止低水平的發明申請被授權，JPO采取了上述抵觸申請新穎性的判斷法[2]。

2.我局關于“慣用手段的直接置換”的判定

相似于歐洲專利局的“公知等同物”只能影響創造性，在我國《專利審查指南》中則采用了“慣用手段的直接置換”和“已知手段的等效替代”兩種不同的描述，而“已知手段的等效替代”適用于評述創造性，“慣用手段的直接置換”適用于抵觸申請。

二、“慣用手段的直接置換”在現有審查實踐中的判定標準

根據《專利審查指南》第二部分第三章第3.2.3節的相關內容，我局關于“慣用手段的直接置換”的判定目前存在如下的理解方式：慣用手段的直接置換應當是所屬技術領域的技術人員在解決某個問題時熟知和常用、可以互相置換，且產生技術效果預期相同的技術手段。若置換的技術手段與原技術手段的特征相比，并非熟知或經常使用；或者可以解決不同的技術問題；或者在技術方案中所起的功能或作用不同；或者置換為整個技術方案帶來了一定的技術效果，則不能簡單認定這種置換屬于慣用手段的直接置換。另外，這種慣用技術之間的簡單置換僅僅涉及技術方案中無關緊要之處的非實質性變化[3]。因此，在審查實踐中，部分審查員認為應該嚴格按照類似螺栓和螺釘的“慣用手段”作為審查標準，此類型外的在后申請則不受抵觸申請的影響，并且“慣用手段的直接置換”不能涉及申請人請求保護的發明點。

下面通過一個具體案例來對上述觀點進行分析。

案例一：一種可調節的預應力連接裝置

在先申請的發明提供一種可調節的預應力連接裝置，其包括由圓頭連接螺栓和大正六棱柱體套筒連接組成連接件Ⅰ，小正六棱柱體套筒組成的連接件Ⅱ構成，小正六棱柱體套筒內部設有正反扣內螺紋，并公開了預應力連接裝置的連接方法為：先將連接件Ⅰ和連接件Ⅱ連接在一起，再將連接桿分別插入連接件Ⅰ和連接件Ⅱ以組成連接桿、連接件Ⅰ和連接件Ⅱ的水平連接。

在后申請保護一種預應力連接裝置，被在先申請所公開。申請人在收到第一次審查意見通知書后，申請人為了克服抵觸申請的問題，將在后申請修改的權利要求類型進行修改，要求保護一種可調節的預應力連接裝置的使用方法，該預應力連接裝置的結構與上述抵觸申請的結構完全相同，不同之處僅在于，在后申請連接方法為：先將連接桿分別插入連接件Ⅰ、連接件Ⅱ，再將連接件Ⅰ和連接件Ⅱ通過擰裝在一起。

針對申請人修改后的權利要求，根據現有審查中應該按照類似螺栓和螺釘的“慣用手段”作為審查標準的觀點，雖然在后申請所保護產品的具體結構已經被抵觸申請公開，但由于申請人將權利要求修改為方法權利要求，并且方法步驟與抵觸申請的方法不同，并且申請人聲稱該方法為申請人所要求保護的發明點，即使可調節的預應力連接裝置只存在有抵觸申請和在后申請中的兩種連接方法，審查員也不應該使用抵觸申請破壞在后申請的新穎性。

但是，是否應該對在后申請授予專利權呢，筆者存在不同的看法。

三、從抵觸申請的立法宗旨出發確定“慣用手段的直接置換”的判定標準

《中國專利法詳解》第一章第九條第一部分中提到：對發明或者實用新型專利申請或專利而言，落實禁止重復授權原則有兩種可能的做法：一是將其中一件專利申請或者專利的權利要求書與另一件專利申請或者專利的權利要求書進行比較，如果要求保護的技術方案相同，則認定屬于同樣的發明創造，不能都被授予專利權；二是將在后專利申請的權利要求書與在先申請的說明書和權利要求書記載的全部內容進行比較，判斷在后申請的發明或者實用新型是否具備新穎性，如果不具備新穎性，則在后申請不能被授予專利權[1]。

在重復授權的判斷中，對于上述落實禁止重復授權原則的第一種做法，當在先申請和在后申請均處于審查過程中并且未被授予專利權的專利申請時，對權利要求的保護范圍相同的解釋非常嚴格，必須要對兩者的權利要求書相比，并且當要求保護的技術方案相同，才構成重復授權。這就會使一些經過簡單的技術特征變換的技術方案獲得專利權，產生大量的內容實質相同的專利。

因此，《專利法》第22條第2款寫入了關于抵觸申請的規定，作為落實“禁止重復授權”原則的補充。并將在后申請的權利要求書和在先申請的說明書、附圖和權利要求書記載的全部內容進行比較，以防止重復授予專利權的出現，在此筆者將此種情況定義為廣義的重復授權。

如果在先申請文件中記載的是采用螺釘緊固裝置，并且申請時或后續的修改中將其寫入權利要求中，在后申請采用的是螺栓固定方式；此種情況下，兩份申請的權利要求的保護范圍并不同，當對兩份專利申請授予專利權后，也不會存在保護范圍相同的權利要求；即在后申請和在先申請之間并不存在重復授權的問題。但是，當在先申請中螺釘緊固和在后申請的螺栓固定兩個不同的慣用手段在置換過程中不需要對其他部件做適應性改變，也不需要引起其他部件結構或連接關系的變化時，如果在申請時或者后續的修改中將“螺釘”和“螺栓”兩個特征寫入到權利要求中，并對兩份專利申請授予專利權后，那么在先申請和在后申請權利要求保護范圍的區別僅僅是“螺釘”和“螺栓”兩個特征的差別，而事實上，在先申請和在后申請權利要求保護范圍實質相同。為了防止此類簡單的技術特征變換獲得專利權之后產生的大量實質相同的專利，抵觸申請作為落實禁止重復授權原則的一種手段，能夠防止上述情況導致的重復授權的作用。由此可知，抵觸申請的存在擴大了重復授權審查所包括的范圍，而擴大的部分由“慣用手段的直接置換”來承擔。

基于上述從廣義的重復授權的角度理解慣用手段的直接置換，那么對于案例一的審查實踐中，雖然在后申請的手段涉及申請人聲稱的發明點，但在后申請只是從實現可調節預應力連接裝置連接的兩種方法中選擇了一種和在先申請不同的連接次序，本領域技術人員可以判定在先申請和在后申請的兩種連接方法是常用并且可以相互進行置換的，如果授予專利權，將會使在先申請和在后申請成為實質上相同的專利，構成了廣義的重復授權。《專利審查指南》關于“慣用手段的直接置換”的舉例和規定并非是制定了審查的標準，有些問題雖然無法套用上述審查操作辦法，但仍然屬于“慣用手段的直接置換”的范疇。審查過程中，更加應該注重在先申請和在后申請是否構成了廣義上的重復授權，因此構成了抵觸申請的“慣用手段的直接置換”。

可見，在抵觸申請的審查實踐中，對《專利審查指南》中“慣用手段的直接置換”中所舉的螺栓和螺釘例子的理解和擴展應用的差異性，會導致在實際審查中案件走向出現截然不同的結果。從抵觸申請的立法宗旨出發確定“慣用手段的直接置換”的判定標準，是確保審查結論一致的關鍵。

四、結論

綜上所述，筆者認為，抵觸申請作為落實禁止重復授權原則的一種補充，對于“慣用手段的直接置換”的判定的過程實質上就是從抵觸申請的立法宗旨出發，通過判斷在先申請和在后申請中慣用手段的不同，是否會導致二者要求保護的技術方案實質相同，進而是否會構成廣義上重復授權。基于這一判斷基準最終確定在先申請是否構成在后申請的抵觸申請，從而保證審查過程的客觀、公正。

參考文獻

[1] 尹新天.中國專利法詳解（縮編版）[M]，北京，中國專利法詳解.72-73；193-194.

[2] 國家知識產權局學術委員會2012年度專項課題研究項目[R].中日韓“新穎性”對比研究.10-11.

[3] 國家知識產權局組織.專利審查概說第2版[M].北京，知識產權出版社，265-266.