結合實際案例從審查員角度看專利創造性爭辯的常見情形及審查處理方法

劉寶俊　鄧湛川

摘 要：在發明專利申請的實質審查過程中，審查員與申請人/代理人之間爭論的往往是創造性的審查意見。本文結合實際案例從審查員角度列出了申請人/代理人創造性爭辯的常見情形，并給出了審查員在應對申請人/代理人的常見創造性爭辯時的處理方法，期望能為審查員的實質審查工作提供一些有益的參考，同時期望能給申請人/代理人在撰寫創造性的意見答復時提供一些有益的啟迪。

關鍵詞：專利；審查；創造性；爭辯

中圖分類號： G306 文獻標識碼： A 文章編號： 1673-1069（2016）29-86-2

0 引言

專利法第二十二條第三款規定：授予專利權的發明和實用新型應當具備新穎性、創造性和實用性。其中創造性是指與現有技術相比，該發明具有突出的實質性特點和顯著的進步，該實用新型具有實質性特點和進步[1]。由此可見，創造性是發明和實用新型被授予專利權的必要條件之一。相對于新穎性和實用性的判斷，對申請專利的技術方案進行創造性判斷要求高，操作復雜，影響判斷過程和結果的因素多，這決定了對申請專利的技術方案是否具備創造性的審查是專利授權和確權中的重點和難點。在創造性爭辯的過程中，主要的溝通方式是書面溝通方式，包括審查意見通知書以及申請人/代理人的意見答復。在審查員及申請人/代理人的意見存在分歧的情況下，如果審查員未能在通知書中針對爭辯適時有效的表明自己的論點及論據，則有可能延長審查程序，降低審查質量，浪費審查資源和耽擱申請人的時間，如果申請人/代理人未能在意見答復中適時有效的表明自己的論點及論據，則有可能延長審查程序，耽擱申請的授權，還有可能導致申請被駁回。因此，本文結合實際案例從審查員角度列出了申請人/代理人創造性爭辯的常見情形，并給出了審查員在應對申請人/代理人的常見創造性爭辯時的處理方法，期望能為審查員的實質審查工作提供一些有益的參考，同時期望能給申請人/代理人在撰寫創造性的意見答復時提供一些有益的啟迪。

1 創造性意見答復的常見爭辯情形及審查員處理方法

根據實際審查經驗，將申請人/代理人對創造性審查意見答復的常見情況歸納為以下六種，如圖1所示。并給出了審查員針對該類爭辯情形的處理方法。

1.1 技術領域/技術問題差別

針對該類爭辯情形，審查員應當從整個申請文件和對比文件公開的技術方案本身出發，說明對比文件公開的主題也可以應用至本申請的領域，并且從另一方面指出，申請人并沒有對應用的特殊領域，提出相應的技術手段或技術特征。

案例1：申請人強調本發明屬于特定的領域，與對比文件的應用領域不同。

申請人認為，本申請涉及一種醫學圖像的模板匹配方法，技術領域為醫學圖像領域，是特定的領域......而對比文件1的圖像匹配方法不能直接應用于醫學圖像領域。

審查員在通知書中指出申請人僅僅強調了醫學圖像的特殊性，而忽視了其使用的技術方案本身的特征，縱觀整個說明書及權利要求書的內容，其......等技術手段均和現有技術的技術手段完全一致（闡述對比文件公開了實質相同技術方案，解決了相同技術問題） ......本領域技術人員知道，對比文件1中的圖像匹配方法完全適合醫學領域的圖像處理，他們本質上沒有什么不同。申請人雖然強調特定的醫學圖像技術領域，卻沒有任何針對醫學圖像的特殊性提出屬于申請人自己創造、發明的技術手段......申請人的陳述理由顯然是不能成立的。這并不是申請人為了技術進步特意地創新，本來這個技術方案就是現有技術成熟的理論，申請人只是一種引用罷了。相對于現有技術，本發明并不存在申請人所聲稱的新的特征、并沒有做出具有實質性貢獻的地方，不具備創造性。

1.2 特征未公開/非實質相同/存在其他區別特征

針對該類爭辯情形，審查員爭辯處理方式如圖2所示。首先需要判斷爭辯的特征是否由權利要求記載的內容所體現，如果區別技術特征在權利要求中未體現，則需要提醒申請人審查的基準是以權利要求所記載的技術方案為準。如果區別技術特征在權利要求中已經體現，若未公開/非實質相同/有其他區別特征，則需要補充檢索新證據，或加強說理，若無新證據，也不能充分說理，接受申請人的意見陳述；若實質公開或相同，或不構成區別特征，則根據意見陳述有針對性說理，認真分析對比文件，直接文字公開的說明其出處，需要說理的從本領域技術人員角度加以分析，必要時提供公知常識證據。

1.3 發明產生了意料不到的技術效果

針對該類爭辯情形，審查員爭辯處理方式如圖3所示。首先需要判斷判斷爭辯的技術效果是否由權利要求記載的內容所帶來，如果不是，則需要提醒申請人審查的基準是以權利要求所記載的技術方案為準。如果是，則需要判斷申請人宣稱的顯著效果是否由區別特征所帶來，如果是，審查員應從客觀事實出發，通過補充檢索現有技術，根據現有技術水平判斷技術效果是否可以預期；如果不是申請人宣稱的顯著效果是否由區別特征所帶來，審查員應當詳細分析區別技術特征，指出實際所帶來的正確的技術效果并不是申請人所強調的技術效果，二是確定申請人所提的顯著效果是由哪些技術特征所帶來，如果這些技術特征已經被對比文件公開的話，很可能其技術效果也是對比文件所能達到的技術效果。

案例2：申請人強調本發明產生了意料不到的技術效果。本申請要求保護的技術方案和最接近的現有技術的對比如表1所示。

說明書的實驗數據顯示：本發明的組合物與最接近的現有技術的組合物的抗腫瘤效果相比，可預計差異為6.7%，而實際差異為13.3%，申請人認為本發明產生了預料不到的技術效果。

補充檢索現有技術可知：順鉑和奧沙利鉑同屬于金屬鉑類抗腫瘤藥，分別為第一代和第三代品，作用機理類似，奧沙利鉑同樣可以增加A物質的抗腫瘤效果，對耐順鉑的腫瘤細胞也有作用，且副作用小于順鉑。

奧沙利鉑替代順鉑屬于技術的更新換代，本領域技術人員能夠預見奧沙利鉑替代順鉑可以獲得更好的效果，有動機選擇效果更好的奧沙利鉑。雖然本發明與現有技術之間在效果方面存在一定的差異，但由于本發明技術方案的可預見程度較高，僅僅基于該發明在相同性能上量的明顯提高，因此不能認為該效果屬于超出預期水平的技術效果。

1.4 對比文件無結合啟示

針對該類爭辯情形，審查員應當把握技術特征在技術方案中的作用以及其與其他特征之間的關系，判斷現有技術在整體上有無結合啟示，不能孤立技術特征，割裂技術方案，忌將技術特征簡單拼湊。

案例3：權利要求1：一種滑動引導裝置，其包括……以及用于從所述油包排出空氣的排氣裝置。

審查員在一通中指出權利要求1的技術方案與對比文件1的區別在于包含“從油包排出空氣的排氣裝置”。對比文件2的技術方案包含了一些通道，這些通道可以讓氣體排出也可以讓油通過進入下一個油包”。因此，上述區別特征是對比文件2公開的內容，并且在對比文件2中所起的作用與其在本發明中所起的作用相同，都是使空氣排出。結合對比文件1和2，對于所屬領域的技術人員來說，權1的技術方案是顯而易見的。本發明和對比文件2的結構。

實際上，區別技術特征在本發明和對比文件2中的作用是不同的，本發明從油包排出空氣，是為了使得油包能夠充滿潤滑油，而對比文件2是為了向后續的包“供應”工作介質（氣體或者液體），因此對比文件2是沒有結合啟示的。

1.5 質疑公知常識

審查指南中規定：審查員在審查意見通知書中引用的本領域的公知常識應當是確鑿的，如果申請人對審查員引用的公知常識提出異議，審查員應當能夠說明理由或提供相應的證據予以證明。因此針對該類爭辯情形，審查員應當充分說理或舉證，說理和舉證的常見方式如表2所示。

案例4：權利要求：

①一種紙漿精磨的方法……

②根據權利要求1所述的方法，其特征在于精磨采用盤磨機。

審查員在一通中指出：權1相對于對比文件1不具有新穎性；權2與對比文件1的區別特征，即采用盤磨機精磨是本領域的公知常識，在權1不具有新穎性的基礎上，權2不具有創造性。

申請人答復：將原權1和2合并成新的權1，并稱用盤磨機精磨不是本領域的公知常識。

審查員在二通中補充檢索公知常識的書證，提供國際專利分類表證據如下

D21D 1/20·· 精磨方法

D21D 1/22·· 錐形精磨機

D21D 1/22·· 球磨機或棒磨機

D21D 1/30·· 盤磨機（圓盤磨）

D21D 1/30·· 錘式磨碎機

1.6 其他爭辯情形

申請人/代理人利用不正確的結合方式得出和審查員完全相反的結論。對此，審查員要從三步法出發，首先，指出申請人的錯誤，并說明錯誤的原因；然后，從正面將正確的結合方法給申請人解釋清楚，并結合申請的技術特征，將結合啟示詳細闡明；申請人/代理人故意把區別特征與技術問題、技術效果或者區別特征所起的作用等問題混合起來，使得真正的區別特征不好辨認。對此，審查員應當從三步法從發，正確區分區別特征，技術效果，技術問題，分析清楚三者之間的關系，并結合申請本身、對比文件的技術特征，將本申請的權利要求和對比文件之間進行正確的特征對比。

2 總結

創造性條款是審查員與申請人/代理人爭議較多的條款。在實踐中，雙方經常各執一詞，也經常出現不能有效溝通的情況。本文結合實際案例從審查員角度列出了申請人/代理人創造性爭辯的常見情形，并給出了審查員在應對申請人/代理人的常見創造性爭辯時的處理方法，期望能為審查員的實質審查工作提供一些有益的參考，同時期望能給申請人/代理人在撰寫創造性的意見答復時提供一些有益的啟迪。由于篇幅有限，審查經驗亦有限，本文所議話題范圍較為狹窄，觀點也僅是個人見解，目的僅在于拋磚引玉，希望能獲得更多有益的意見。

參 考 文 獻

[1] 國家知識產權局.專利審查指南2010[M].北京：北京出版社，2010：172-182.