不可爭議商標中在先權利的保護及限制

朱 冬

不可爭議商標中在先權利的保護及限制

朱 冬

宣告注冊商標無效的五年期間的經過，使得商標注冊獲得了程序上的不可爭議性。在先權利人在五年期間屆滿后仍然可以向在后商標注冊人提起民事侵權之訴。當然，如果在先權利人存在懈怠行使權利、放任侵權行為發生，在后商標權利人因長期使用使得商標獲得了一定知名度的情況下，法院可以考慮從侵權救濟手段——即損害賠償和停止侵害——方面對在先權利的保護進行限制。

在先權利 不可爭議商標 損害賠償 停止侵害

一、問題的提出

在我國，保護在先權利被作為處理商標法中權利沖突案件的重要原則。商標法明確規定“申請商標注冊不得損害他人現有的在先權利”。①《商標法》第32條。注冊商標損害在先權利的，在先權利人或者利害關系人可以向商標評審委員會申請宣告該注冊商標無效。②在2013年《商標法》修改之前，我國商標法將損害在先權利作為商標權撤銷的事由。參見2001年《商標法》第41條第2款。但是，對損害在先權利注冊商標的無效申請受到五年期間的限制，即僅能在自商標注冊之日起五年內提出。③《商標法》第45條第1款。該規定系2001年《商標法》第二次修改過程中新增的內容。超過五年期間的，則不能以侵犯在先權利等相對商標注冊條件為由提起無效宣告申請。從這個意義上講，五年期間的經過可以使得某一商標獲得了某種注冊上的不可爭議性。④本文使用的“不可爭議性”這一提法，參考了《美國商標法》的相關規定。當然，所謂的不可爭議性僅僅是相對于在先權利而言的，以違反絕對商標注冊要件為由申請宣告商標注冊無效的，不受五年的時間限制（《商標法》第44條第1款），對以惡意搶注馳名商標為由申請宣告商標注冊的，亦不受五年的時間限制（《商標法》第45條第1款）。但是，由于法律并未明確五年期間經過對商標權的具體法律后果如何，在實踐中產生了一些爭議。尤其是，對于在先權利人于五年期間經過后以民事侵權為由提起訴訟，要求商標權人停止侵害并賠償損失的情形如何處理的問題，顯得更加棘手。

在倍受矚目的“喬丹”案中，盡管最高人民法院支持了中文喬丹的注冊商標損害了邁克爾?喬丹的姓名權，⑤“邁克爾?喬丹與商標評審委員會行政糾紛再審案”，最高人民法院（2016）最高法行再27號行政判決書。但是喬丹體育注冊的多件中文商標由于超過了商標法規定的五年期間而得以維持注冊。目前，喬丹體育仍然保有在衣服、鞋等主營業務上的“喬丹”注冊商標。此前，邁克爾?喬丹在上海以姓名權侵權為由對喬丹體育提起了民事侵權訴訟，要求喬丹體育停止使用含有其姓名的商標并賠償損失。⑥劉建：《“飛人”喬丹訴“喬丹體育”侵權案開審》，載《法制日報》2013年4月27日，第008版。最高人民法院對中文喬丹注冊商標損害邁克爾?喬丹姓名權的肯定無疑會對上述民事訴訟產生實質影響。但是仍然存在疑問的是，商標法對于商標注冊中保護在先權利的五年期間的經過，是否會對民事侵權案件的處理產生影響？⑦關于該問題不同觀點的總結，參見陶鑫良：《最高法院判決后，“喬丹”商標系列案還遠未結束》，載《人民司法?案例》2017年第5期。

易言之，商標法明確規定五年期間的經過后不得再以損害在先權利為由申請認定注冊商標無效，是否意味著商標權已經合法化，不再構成對在先權利的損害，因此在先權利人無權提起民事上的侵權之訴？如果答案是否定的，商標注冊和使用構成對在先權利的侵害，那么在救濟手段的選擇上，是否會因五年期間的經過而受到一定的限制？對上述問題的討論，涉及對商標注冊制度和商標本質的認識問題，亦關乎商標保護中的利益平衡。

二、不可爭議商標的法律效力

為了回答以在先權利主張宣告商標注冊無效五年期間的經過是否會對民事侵權案件的處理產生影響的問題，需要從上述規則的法律效力入手進行分析。本部分從程序和實體兩個方面對商標不可爭議性的法律效力進行探討。

（一）終結程序上的商標注冊爭議

從直觀上看，五年期間經過的首要效果，在于終結了程序上以侵犯在先權利為由申請宣告注冊商標無效的可能性，從而維持了商標注冊的穩定性。

與法律上其他期間設定的原理類似，商標法上對以損害在先權利為由申請注冊商標無效五年期間的限制，實際上“就是在保障商標注冊人或者利害關系人的權利，與維護已經注冊商標所形成的秩序之間形成一種平衡”。⑧孔祥俊著：《商標與不正當競爭法：原理和案例》，法律出版社2009年版，第162頁。由于該五年為不變期間，⑨參見杜穎著：《商標法》（第3版），北京大學出版社2016年版，第42頁。因此對于那些在商標注冊后五年期間內未主張在先權利，或者雖然在五年期間主張在先權利而未能獲得支持的權利人而言，均不得再以侵害在先權利為由主張宣告注冊商標無效。從商標注冊人的角度來看，五年期間的經過使得商標獲得了某種程序上的不可爭議性。也就是說，不可爭議性條款“為注冊人提供了穩定其商標所有權的手段。……可以鼓勵生產者培育與特定商標相聯系的商譽”。⑩Park‘N Fly, Inc. v. Dollar Park & Fly, Inc., 469 U.S. 189, 198 (1985).

在美國，認為其權益受到損害的當事人主張撤銷注冊商標的期限原則上亦為自商標注冊之日起五年。?參見《美國商標法》第14條。需要說明的是，在美國，版權侵權并非向專利商標局主張撤銷商標注冊的理由。1 McCarthy on Trademarks and Unfair Competition § 6：18 (4th ed.).關于上述五年期間經過的法律后果，《美國商標法》明確規定五年期間的經過并未導致商標權本身的不可爭議性，而僅僅是使得商標注冊變得不可爭議，?參見《美國商標法》第15條。使得注冊成為商標注冊有效性、注冊人享有商標所有權、注冊人在商業經營中享有專有使用權的決定性證據（conclusive evidence）。?參見《美國商標法》第33條（b）款。需要注意的是，在美國司法實踐中，有的法院認為獲得不可爭議性的商標可以被推定為符合顯著性的要求。?例如，在1989年的Dieter v. B. & H. Industries of Southwest Florida一案中，美國第十一上訴巡回法院指出，“不可爭議的地位是檢驗混淆時應考慮的因素之一。由于Dieter的標識是不可爭議的，可以推定其至少是獲得了第二含義的描述性標識，因此是一個較強的商標”。Dieter v. B. & H. Industries of Southwest Florida, 880 F.2d 322, 329 (11th Cir. 1989).從這個意義上講，不可爭議條款在一定程度上強化了對注冊商標的保護。這種做法遭到了批評，因為其以商標注冊的不可爭議性為由在實際上賦予了商標標識本身以財產地位，顯然違背了商標法的基本原理。?Kenneth L. Port, The Illegitimacy of Trademark Incontestability, 26 Ind. L. Rev. 519, 552 (1992); Rudolph Callmann, Unfair Competition Without Competition? The Importance of the Property Concept in the Law of Trade-Marks, 95 U. Pa. L. Rev. 443, 467 (1947).在1992年的DeCosta v. Viacom案中，第一上訴巡回法院堅持將商標的不可爭議性的效力限定在程序上，主張商標權本質上是普通法上的權利，商標顯著性的強弱取決于商標使用，不應以商標注冊的不可爭議性為由使得商標權獲得更強的保護。?DeCosta v. Viacom, 981 F.2d 602 (1st Cir. 1992).

（二）不當然免除實體上的侵權責任

需要進一步明確的是，五年期間的經過是否在實體上排除了商標侵犯在先權利的侵權責任，即商標不可爭議性的獲得是否導致商標權在實體上獲得合法地位。對這一問題的回答，與對商標注冊效力的認識有關。在美國，由于商標權產生于使用而非注冊，?Turner v. HMH Pub. Co., 380 F.2d 224, 228 (5th Cir. 1967).撤銷商標注冊僅僅意味著商標注冊人失去了商標制定法上規定的利益，并不導致對商標權的完全否定，因此商標注冊人依然可以依照普通法享有權利。如前所述，按照《美國商標法》的規定，商標的不可爭議性亦僅僅是程序上的，對商標權本身并不產生影響，不能排除在后商標注冊人在實體上的侵權責任。未經權利人的許可，不得將他人的姓名或者肖像作為商標使用，這是公開權（right of publicity）的應有之義。?2 McCarthy on Trademarks and Unfair Competition § 13：26 (4th ed.).五年的商標撤銷期限的經過并非對公開權行使的限制。

但是，在我國商標權的取得采注冊制，?《商標法》第3條第1款。商標注冊是獲得商標專用權的唯一手段。注冊商標被宣告無效的法律后果是商標專用權自始不存在。?《商標法》第47條第1款。由此進行反推，既然商標法明確規定五年期間的經過后不得再以損害在先權利為由申請宣告注冊商標無效，商標注冊的不可爭議性意味著商標專用權亦已經合法化，不再構成對在先權利的損害，在先權利人無權再提起民事上的侵權之訴。據此，有學者認為允許在先權利人在五年期間經過后提起民事侵權之訴的做法，不利于商標注冊人權利狀態的穩定，“這似乎也不是立法的本意”。?黃暉：《如何解決注冊商標與在先權利及其他注冊商標的沖突》，載《中華商標》2003年第3期。

事實上，認為商標不可爭議性的獲得排除了實體上的侵權責任的前提，是將商標權取得的合法性（即形式合法性）與商標權行使的合法性（即實質合法性）相等同。這種認識隨著我國司法實踐中對商標注冊法律效力認識的變化而受到了沖擊。近年來，我國法院逐漸認可即使在五年的期限內，當事人亦可以依損害在先權利為由對注冊商標注冊人提起民事侵權之訴，而不再完全將該問題委諸商標爭議程序，認為“被控侵權的權利是否經過行政程序授權，對于將有關知識產權權利沖突納入民事訴訟范圍并無影響”。?孔祥俊著：《商標法適用的基本問題》（第2版），中國法制出版社2014年版，第164頁。最高人民法院明確表示，“一種構成對民事權利的侵犯的行為，……不能因獲得某種形式上、程序上所謂的合法授權而改變其侵權行為的性質”。?魯沃夫公司與北京鵲翔醫療科技有限責任公司侵犯商標專用權和不正當競爭糾紛案，最高人民法院（2010）民申字第1468號民事裁定書。按照這樣的觀點，商標注冊僅僅使得商標注冊人獲得一種形式上的權利，五年期間的屆滿僅僅意味著在先權利人無法通過行政程序主張商標注冊無效，即商標權在形式上無法再進行爭議，但是并不意味著在實質上對商標不損害在先權利的肯定。也就是說，商標權在注冊程序上的不可爭議性并不能排除其損害在先權利的可能性，“即使被告擁有合法注冊的商標，也不表明被告行使其注冊商標專用權的行為不能被認定為侵權”。?劉曉軍：《侵權標識是注冊商標法院應當如何審理》，載《電子知識產權》2004年第7期。

綜上所述，通過對商標權形式合法性和實質合法性的區分，應當認為商標不可爭議性使得商標權獲得了形式合法性，但是并未使其獲得實質的合法性，因此也就不能排除實體上的民事侵權責任。據此，在先權利人即使在申請宣告注冊商標無效的五年期間經過后，仍然可以以注冊商標侵犯在先權利為由對商標注冊人提起民事訴訟。最高人民法院即明確肯定，“與他人著作權、企業名稱權等在先財產權利相沖突的注冊商標，因超過商標法規定的爭議期限而不可撤銷的，在先權利人仍可在訴訟時效期間內對其提起侵權的民事訴訟”。?2009年《最高人民法院關于當前經濟形勢下知識產權審判服務大局若干問題的意見》第9條。上述規定盡管沒有將人身權包括在內，但是從其背后的原理出發，不論是享有人身權還是財產權，在先權利人均有權提起侵權民事訴訟。

三、保護在先權利的限制

當然，五年申請注冊商標無效期限的經過對民事訴訟不發生影響，并不意味著法律上不存在其他對在先權利人的主張進行限制的依據。也就是說，對不可爭議商標中在先權利保護進行限制的理由和方式需要在商標注冊規則之外尋找。

（一）限制的理由

在具體案件中，盡管申請宣告商標注冊無效五年期間的經過并不當然免除在后注冊商標注冊人實體上的侵權責任，但是五年期間的經過可能同時伴隨著下列情形的出現，基于這些特殊的考量可能需要對在先權利的保護進行一定的限制。

第一，在先權利人怠于行使權利。實踐中可能出現以下情形，即在先權利人可能在商標注冊后的五年之內未提出宣告商標注冊無效的請求，亦未在該期間內對商標注冊人提起民事侵權之訴；或者在先權利人在商標注冊后的五年之內提出過宣告商標注冊無效的請求，但是并未獲得支持，在五年期間過后則選擇提起民事侵權之訴的方式尋求救濟。由于商標注冊具有公示效力，商標注冊公告后在先權利人能夠知道其權利受到侵害的事實，其怠于提出無效宣告請求和怠于行使其實體權利的行為理應受到限制。如前所述，商標法明確規定了怠于提出無效宣告請求的法律效果，即賦予商標注冊的不可爭議性；而對于在先權利人怠于行使實體權利的問題，則需要在其他法律中尋找其依據。在衡平法上，原告的懈怠（laches）是一種限制救濟的理由。?參見薛波主編：《元照英美法辭典》（縮印版），北京大學出版社2013年版，第775頁。上述做法值得借鑒：在涉及不可爭議商標的案件中可以考慮在先權利人是否存在怠于行使權利的因素，對在先權利的保護進行適當限制。

第二，商標注冊人已經通過使用在商標上積累了商譽。與在先權利人怠于行使權利相關的一個考量因素是，含有在先權利客體的商標經過使用，已經積淀了商標注冊人的商譽。在此種情形下，在先權利人的利益與商標注冊人對于涉案標識所承載商譽的利益之間是存在沖突的。因此，在保護在先權利時，還需要考慮在后商標注冊人因商標使用而獲得的利益。在“武松打虎圖”著作權糾紛案中，北京市第一中級人民法院指出，“雖然一審判決景陽崗酒廠停止使用劉繼卣的作品《武松打虎》組畫對其經營確有影響，但景陽崗酒廠仍然可以與著作權人協商取得該作品的使用權”。?“裴立、劉薔與山東景陽崗酒廠侵犯著作權糾紛案”，北京市第一中級人民法院（1997）一中知終字第14號民事判決書。根據1993年《商標法實施細則》第24條第1款的規定，商標爭議應當自注冊公告之日起1年內提出。商標局最終撤銷了景陽岡酒廠的注冊商標。上述結果遭到了我國學者的批評，認為當美術作品被用于商標時，其本質發生了變化，新的使用方式產生了新的權利，由此產生的利益應當歸屬于商標權人。?參見劉春田：《“在先權利”與工業產權——“武松打虎”案引起的法律思考》，載《中華商標》1997年第4期。

綜上所述，盡管商標注冊人侵害他人在先權利為代價獲取了個人利益，但是，如果受害人出于懈怠不去主張其權利，且商標注冊人通過較長時間的使用而使得商標在市場上獲得廣泛的認可時，對在先權利人的保護就應當受到一定的限制。

（二）歐盟的默許規則

為了平衡商標所有者與在先權利人之間的利益，?Case C-145/05 Levi Strauss & Co. v. Casucci SpA, [2006] ECR I-3703, paragraph 29.1988年《歐盟協調成員國商標法律指令》專門引入了默許規則，對不可爭議商標中的在先權利保護進行限制。

根據該指令的規定，歐盟商標權的取得采取注冊制，?Article 5.1 of Council Directive 89/104/EEC.注冊被宣告無效意味著商標權的喪失。商標注冊中的在先權利主要包括在先商標權、姓名權、版權以及工業產權。?Article 4 of Council Directive 89/104/EEC.為了限制在先權利的保護，該指令規定，除非在后商標的注冊是出于惡意，在先商標所有人知道在后商標的注冊，卻在五年中默許（acquiesce）該在后注冊商標在成員國內使用的，該在先商標所有人在程序上不得再申請確認該在后商標注冊無效，在實體上則無權對抗（oppose）該在后注冊商標的使用。?Article 9.1 of Council Directive 89/104/EEC.而所謂的對抗，即是指通過侵權訴訟制止相關權利的行使。?Kerly on Trademarks and Tradenames 15-055.該指令允許成員國將上述規定適用于其他在先權利。?Article 9.2 Council Directive 89/104/EEC.與此同時，在后商標注冊人亦無權對抗在先權利的行使。?Article 9.3 Council Directive 89/104/EEC.據此，該指令在事實上確立了在先權利與在后注冊商標合法共存的法律狀態。

從立法模式來看，歐盟的默許規則實際上是將在先權利保護的限制納入到了商標注冊爭議制度之中。該指令對于在先權利人進行限制的條件主要包括：商標注冊人系出于善意注冊商標并持續使用注冊商標，在先權利人則在知道在后注冊商標的使用后五年內容忍其使用。根據歐盟法院的解釋，商標無效宣告請求五年期間的起算點應當是在先權利人知道在后注冊商標使用之時。?Case C 482/09 Budějovicky Budvar, národní podnik v. Anheuser-Busch, Inc., paragraph 87 (2011).符合上述條件的，在先權利人不但不能申請宣告商標注冊無效，亦不能提起民事訴訟主張保護在先權利。歐盟的默許規則產生了廣泛影響，英國、德國和法國均按照指令的要求將上述規定轉化為國內法。?參見《英國商標法》第48條、《德國商標和其他標識保護法》第21條和《法國知識產權法典》第714-3條。

（三）對救濟手段的限制

與歐盟的模式不同，我國商標法中在先權利申請宣告商標注冊無效的五年期間，乃是以商標注冊之日起為起算點，亦不考慮在先權利人對在后注冊商標的主觀態度。因此，在我國商標法中建立類似歐盟法上的默許規則需要立法上做較大幅度的調整。在立法沒有對不可爭議商標中在先權利保護進行限制規定的前提下，無法排除在后商標注冊人對在先權利侵權。當然，即便如此，亦不妨礙法院在司法實踐中，通過援引其他法律規則對在先權利的救濟手段進行一定程度的限制。

第一，對損害賠償的限制。對在先權利人主張的損害賠償救濟的限制首先體現在訴訟時效上。在五年期間內，如果在先權利人亦未通過民事訴訟向商標注冊人主張其權利，其損害賠償的主張應當受到訴訟時效的限制。亦即，在商標注冊人主張訴訟時效抗辯時，侵權損害賠償數額僅能自權利人向法院起訴之日起向前推算二年計算。?參見《最高人民法院關于審理著作權民事糾紛案件適用法律若干問題的解釋》第28條。

此外，對于損害賠償數額的計算，在涉及不可爭議商標的在先權利保護案件中，在先權利人所受到的損失主要表現為商標注冊人本應向在先權利人支付而未支付的許可費損失。在主張以侵權獲利計算損害賠償數額時，?參見《侵權責任法》第20條。則需要對侵權獲利的計算進行一定的限制，即不應以帶有商標商品的全部獲利為基礎進行計算。這是因為，商標注冊人的利潤主要是商標中蘊含的商譽價值的反映，而商標中蘊含的商譽并非來自在先權利人，而是在商標的使用過程中積淀下來的。以侵犯在先著作權的注冊商標為例，學者建議侵權獲利“依版權之訴，應以侵犯版權的復制品本身的價值作基礎去計算。……而只有在商標侵權時，計算基礎才不是承載被印刷作品的標識本身，而是商標貼附的有關商品”。?鄭成思：《“武松打虎”圖法院判決及行政裁決引發的思考》，載《法學》1997年第10期。

第二，對停止侵害的限制。近年來，我國學術界和司法實務界均逐漸放棄傳統大陸法下將停止侵害定性為基于絕對權的請求權而在侵權案件中自動適用的立場，開始探討在知識產權法領域中限制停止侵害適用的可能性。例如，在專利侵權訴訟中，公共利益往往被作為限制停止侵害適用一個重要的考量因素。?張玲：《論專利侵權訴訟中的停止侵權民事責任及其完善》，載《法學家》2011年第4期。關于不可爭議商標在先權利保護中停止侵害的適用，最高人民法院明確主張，在先權利人超過爭議期限對商標注冊人提起民事侵權訴訟的，法院“不再判決承擔停止使用該注冊商標的民事責任”。?2009年《最高人民法院關于當前經濟形勢下知識產權審判服務大局若干問題的意見》第9條。顯然，與專利侵權案件不同，對在先權利保護的限制并非出于對公共利益的考慮。如前所述，這種限制乃至出于對在先權利人懈怠的否定性評價和對商標注冊人利益的考慮。正如最高人民法院在相關文件中所言，“權利人長期放任侵權、怠于維權，在其請求停止侵害時，倘若責令停止有關行為會在當事人之間造成較大的利益不平衡，可以審慎地考慮不再責令停止行為”。?2009年《最高人民法院關于當前經濟形勢下知識產權審判服務大局若干問題的意見》第15條。也就是說，如果在先權利人沒有在五年的期間內提出宣告專利無效的請求，亦沒有提出侵犯在先權利的民事訴訟，在后注冊商標注冊人在此期間內持續地使用商標并在相關公眾中獲得了一定的認知度的情況下，法院可以考慮不給予停止侵害的救濟。

結 語

面臨不可爭議商標中在先權利的保護及限制的問題，不應簡單地將商標不可爭議性與在先權利的保護兩個問題混為一談，甚至將商標的不可爭議性作為限制在先權利保護的唯一理由。而是需要從商標注冊制度的本質出發，厘清商標不可爭議性的法律效力，并在現行法律框架中尋找可能限制在先權利保護的理由和依據。

商標不可爭議性的獲得僅僅終結了特定情形下在先權利人通過商標無效宣告制度進行救濟的可能性，其目的在于保障商標注冊的穩定性。但是，商標不可爭議性的獲得并不當然使得商標注冊人獲得在實體上不侵犯在先權利的法律地位。因此，即使在五年期間屆滿，在先權利人仍然有權對在后商標注冊人提起民事侵權之訴。當然，在該類民事訴訟中，五年期間的經過同時伴有權利人怠于行使權利和注冊商標因使用而獲得知名度的情形。考慮到上述情形，在立法上沒有相關規定的情形下，法院亦可以對在先權利人主張的民事救濟進行限制，綜合考量上述因素利用現有的法律制度對損害賠償和停止侵害救濟進行適當的限制，以實現在先權利人和在后商標注冊人利益的平衡。

Upon exhaustion of the fi ve-year period for motion of invalidation of a trademark registration, the trademark becomes incontestable in registration procedure. However, the owner of earlier rights could still fi le law suits against the later registered trademark holder for civil torts in courts. If the owner of earlier rights acquiesces the registration of the later trademark and did nothing to prevent the infringing acts, therefore, the later registered trademark holder gains public resignation through continuous use of the said trademark, the court should consider limiting the remedies, either damages or injunctions, provided to the owner of earlier rights.

earlier right; incontestable trademark; damages; injunction

朱冬，法學博士，廈門大學知識產權研究院助理教授