論我國標準必要專利問題的司法政策選擇
——基于標準化體制改革背景

于連超 王益誼

論我國標準必要專利問題的司法政策選擇
——基于標準化體制改革背景

于連超 王益誼

近年來，司法訴訟日益成為解決標準必要專利問題的重要路徑。我國標準必要專利問題的司法政策以現行標準化制度為背景，規范對象限于推薦性標準。基于我國正在推進標準化體制改革，應盡早思考將團體標準和強制性標準納入司法政策的規范范圍。團體標準涉及專利問題的規范設置，應尊重標準制定組織的自我規制機制；強制性標準涉及專利問題的規范設置，應嚴格適用強制許可條件和程序，并給予專利權人公正補償。

標準必要專利 司法政策 標準化法 Frand原則

標準凝聚著各相關方的利益訴求而具有較強的公共屬性，專利則是公共財富通過法定程序私有化的財產權利，標準與專利內在的基本價值“緊張”關系引發了標準必要專利（Standard Essential Patent，以下簡稱SEP）問題。專利權人應以怎樣的許可條件和使用費許可其專利技術給標準實施者，才能既有效保障專利權人獲得合理利潤，又可維護廣大標準實施者的合法權益，并最終不會損害消費者利益，成為標準必要專利問題的核心內容。標準制定組織一般會制定專利政策構建事前協調機制，對標準必要專利的許可條件做出限制，以確保標準的有效實施。aRudi Bekkers, Joel West, IPR Standardization Policies and Strategic Patenting in UMTS, DRUID 2008 Summer Conference, Copenhagen, June 2008. 來源：https://www.researchgate.net/publication/258320619_IPR_Standardization_Policies_and_Strategic_Patenting_in_UMTS. 最后訪問日期：2017年1月26日。這是解決標準必要專利問題的首要路徑選擇，這種機制以合同為基礎，須獲得專利權人的同意。當發生了專利侵權或是濫用專利權糾紛時，這種事前協商機制變得難以奏效。于是，司法救濟日益成為解決標準必要專利問題的重要路徑選擇。2016年3月，我國出臺了第一份包含標準必要專利問題司法政策的司法解釋文件，即《關于審理侵犯專利權糾紛案件應用法律若干問題的解釋（二）》（以下簡稱《解釋二》）。其中第24條對推薦性標準涉及專利侵權糾紛的司法規則做了規定，b《關于審理侵犯專利權糾紛案件應用法律若干問題的解釋（二）》第24條規定了四款內容，分別是：“推薦性國家、行業或者地方標準明示所涉必要專利的信息，被訴侵權人以實施該標準無需專利權人許可為由抗辯不侵犯該專利權的，人民法院一般不予支持。”“推薦性國家、行業或者地方標準明示所涉必要專利的信息，專利權人、被訴侵權人協商該專利的實施許可條件時，專利權人故意違反其在標準制定中承諾的公平、合理、無歧視的許可義務，導致無法達成專利實施許可合同，且被訴侵權人在協商中無明顯過錯的，對于權利人請求停止標準實施行為的主張，人民法院一般不予支持。”“本條第二款所稱實施許可條件，應當由專利權人、被訴侵權人協商確定。經充分協商，仍無法達成一致的，可以請求人民法院確定。人民法院在確定上述實施許可條件時，應當根據公平、合理、無歧視的原則，綜合考慮專利的創新程度及其在標準中的作用、標準所屬的技術領域、標準的性質、標準實施的范圍和相關的許可條件等因素。”“法律、行政法規對實施標準中的專利另有規定的，從其規定。”該司法政策將會對標準必要專利問題的司法實踐產生重要影響。

一、標準必要專利司法政策的適用條件：文本解讀

《解釋二》第24條包括四款內容，分別規定了推薦性國家標準明示涉及專利信息的，標準實施者提出不侵權抗辯和專利權人請求停止侵權的適用規則。法院可應當事人請求介入糾紛內部，確定許可實施條件。法律和行政法規對標準必要專利問題有規定的，適用其規定，這也將司法政策與相關立法銜接起來。

（一）“明示”所涉必要專利信息

《解釋二》第24條第1款和第2款的適用條件是“明示”，如果推薦性標準明示所涉必要專利的信息，被訴侵權人就不得以實施該標準無需專利權人許可為由抗辯不侵犯該專利權，“明示”也是專利權人、被訴侵權人協商專利實施許可條件的前提。披露標準必要專利的信息是“明示”的基本途徑，《解釋二》并沒有規定明示的內容、形式及程序等問題，現行可見的相關規定包括：一是《國家標準涉及專利的管理規定（暫行）》（以下簡稱《管理規定》），二是《標準制定的特殊程序第1部分：涉及專利的標準》（GB/T20003.1-2014）（以下簡稱GB/T20003.1-2014）。

必要專利信息的披露被認為是處置標準必要專利問題的第一步，c參見王益誼等著：《標準涉及專利的處置規則：〈國家標準涉及專利的管理規定〉（暫行）和相關標準實施指南》，中國標準出版社2014年版，第6頁。以便標準制定組織尋找替代方案或對涉及的專利權進行協商處置。《管理規定》規定，參與國家標準制修訂的任何組織和個人負有披露其擁有和知悉的必要專利信息的義務，并鼓勵沒有參與國家標準制定修訂的組織和個人披露其擁有和知悉的必要專利信息。GB/ T20003.1-2014規定，參與或未參與標準制定的任何組織和個人應盡早披露其擁有或知悉的必要專利信息。GB/T20003.1-2014并沒有對“盡早”做出進一步的規定。依據《管理規定》，“盡早”可以理解為“標準制修訂的任何階段”。d參見《國家標準涉及專利的管理規定（暫行）》第5條規定。根據GB/T20003.1-2014規定，披露必要專利信息的主體是“任何組織和個人”，包括項目提案方、工作組的所有成員、全國專業標準化技術委員會的委員以及提供技術建議的單位或個人等。在標準制修訂過程中的任何階段一旦獲得必要專利信息，則需在此后任何階段的標準草案，直至正式出版的國家標準引言中給出相應的說明，標準實施者可以通過閱讀標準文本知悉標準所涉及的必要專利信息。

標準文本對必要專利信息的“明示”能夠產生公信效力，對作為交易相對人的標準實施者而言，便負有“應知”和“不得侵犯”的義務。標準實施者有知曉所“明示”必要專利信息的義務，標準實施者實施標準時負有仔細閱讀標準本文的義務。標準實施者不得以沒有閱讀標準引言內容為由，抗辯不知曉必要專利信息。因此，標準實施者不得以實施該標準無需專利權人許可為由進行不侵權抗辯。如果沒有“明示”標準必要專利的相關信息，標準實施者可否抗辯不侵犯專利權？此時應保護善意的標準實施者，因為沒有“明示”，標準實施者難以得知標準是否涉及專利以及必要專利的具體信息。

（二）“公平、合理、無歧視”原則

“公平、合理、無歧視”原則（以下簡稱Frand原則）是《解釋二》第24條第2款和第3款適用的重要條件，專利權人不得故意違反其承諾的按照Frand原則實施專利許可之義務。否則，導致無法達成專利實施許可合同的，專利權人停止標準實施行為的請求將不會得到支持。當發生侵權糾紛時，法院應根據Frand原則確定標準必要專利的實施許可條件。

Frand原則是標準制定組織長期奉行的知識產權政策，《解釋二》是我國司法政策中首次提及該原則。《管理規定》、GB/T20003.1-2014以及《團體標準化第1部分：良好行為指南》（GB/T 20004.1-2016）e參見推薦性國家標準《團體標準化第1部分：良好行為指南》（GB/T 20004.1-2016）第5.3.1.3部分規定。對Frand原則均有規定。根據《管理規定》第9條規定，專利權人或專利申請人欲將其專利技術融入推薦性國家標準的，需承諾遵守Frand原則向標準實施者免費或有償許可其專利技術。否則，推薦性國家標準不得包含專利技術；標準草案報批階段發現的，標準草案將不會被批準發布；標準發布后發現的，標準可能會面臨暫停實施或被修訂的風險。依據第13條規定，已經承諾遵守Frand原則的專利權人在轉讓其專利權時，應事先告知受讓人該專利實施許可聲明的內容，并保證受讓人同意受該聲明的約束。該規定實際上確定了標準必要專利上的Frand原則承諾之權利限制，意味著在標準必要專利上形成了一項權利負擔，使該項專利權在轉讓時具有“權利瑕疵”。專利權人遵守Frand原則的承諾并不會發生限制專利權轉移的法律效力，但是，如果專利權發生轉移，受讓人不承認轉讓人之前做出的遵守Frand原則的承諾，則會對標準實施者利益產生重要影響。因此，專利權的轉移不宜對專利權人之前做出的遵守Frand原則的承諾產生影響。

構建標準必要專利問題中的法律程序，重點須規范專利權人與標準實施者的行為。眾所周知，標準必要專利問題真正出現實質性癥結的是標準進入實施階段出現的非正常狀態：專利權人的“專利劫持”（Hold Up）行為和標準實施者的“反劫持”（Anti-Hold Up）行為。如果專利權人違反Frand原則的承諾，未以“公平、合理、無歧視”的條件與標準實施者開展專利實施許可的談判，導致無法達成專利實施許可合同，這就構成了“專利劫持”（Hold Up）情形；如果專利權人遵守了其承諾的Frand原則，標準實施者又以種種理由推遲或者拒不達成專利實施許可合同，也就是發生了必要專利的“反劫持”（Anti-Hold Up）。可見，規范“專利劫持”行為和“反劫持”行為，成為構建標準必要專利問題中法律程序的重點。

《解釋二》第24條第2款是針對“專利劫持”行為而設置的法律規則。一般情況下，專利使用人未經專利權人同意而實施專利的，專利權人有權禁止使用人的使用，為此可獲得法院支持向使用人發出停止使用的禁令。但在標準實施中涉及到標準必要專利時，因專利權人違反Frand原則的承諾導致無法達成專利實施許可合同，此時，標準實施者繼續實施標準，勢必構成未經專利權人同意而使用該必要專利的行為；這種情形下，專利權人向法院提起訴訟請求標準實施者停止標準實施行為，顯然是一種不正當行使權利的濫訴行為，如果司法實踐給予支持，將有違法律設置該項專利權能的立法目的和功能。《解釋二》第24條第2款針對專利權人“專利劫持”行為設置了禁令請求權的限制性規則：因專利權人違反Frand原則的承諾導致無法達成專利實施許可合同，如果標準實施者又無明顯過錯的，專利權人請求標準實施者停止標準實施行為的主張，將不會得到法院支持。

根據上述規定，可以認為《解釋二》也確認了標準實施者必要專利“反劫持”行為的侵權屬性和專利權人適用禁令請求權的正當性，在此基礎上確立了規范“反劫持”行為的適用規則：即專利權人遵守了其承諾的Frand原則，但標準實施者以種種理由推遲或者拒不達成專利實施許可合同，就構成對必要專利的“反劫持”行為，此時，專利權人有權獲得禁令救濟，即要求標準實施者停止使用專利技術。f參見李慧穎：《專利劫持和反向專利劫持的法律關注》，載《競爭政策研究》2015年第2期，第15–19頁。專利權人的停止標準實施行為主張能得到法院支持。歐洲最新司法實踐認為，盡管標準必要專利權利人向標準制定組織做出了遵守Frand原則的承諾，如果專利權人對被訴侵權人發出了侵權警告，并給予被訴侵權人一個較為明確和具體的Frand條件下的許可要約，而被訴侵權人仍然繼續使用涉訴的標準必要專利，未對專利權人上述要約做出積極回應，這種行為被認為是違反公認的商業道德和誠實信用原則的情形，故而專利權人尋求禁令停止專利侵權行為或者尋求召回侵權產品的行為，具有正當性，不構成《歐盟運行條約》第102條規定的濫用市場支配地位行為。gSee Paul M. Bartkowski, Mike Doman, European Court of Justice Ruling Adds to Challenges that U.S. Standard-Essential Patent Hol ders Face on Enforcement. The WLF Legal Pulse, September 1, 2015.來源：https://wlf egalpulse.com/2015/09/01/european-court-of-justice-ruling-addsto-challenges-that-u-s-standard-essential-patent-holders-face-on-enforcement/. 最后訪問日期：2016年9月26日。

二、變革中的標準化體制與司法政策的歷史使命

（一）標準化體制變革及其對標準必要專利問題的影響

標準化體制的歷史淵源在不同國家表現出較大的差異。在美國，標準化活動完全是由市場主導的，標準都是自愿性的，標準是各利益相關方協調一致的結果。h參見于連超、王益誼：《美國標準戰略最新發展及其啟示》，載《中國標準化》2016年第5期，第89–93頁。異于美國的市場主導模式，我國標準化體制是政府主導的。政府制定大量的推薦性標準，有過度干預市場之嫌而背離標準化活動的良好初衷，可能會對經濟社會發展產生負面影響。2015年3月國務院發布了《深化標準化工作改革方案》（以下簡稱《改革方案》），對強制性標準范圍做了嚴格規定，并積極鼓勵社會組織和產業技術聯盟制定團體標準，實現“該歸市場的歸市場”。現階段，我國的標準化體制正在變革之中。改革目標是政府制定標準限于履行政府管制職責以及保障公共利益需要，其他類型標準則讓渡給市場以團體的形式制定。這也源于標準本質上是自愿性和團體性的，政府不宜充當標準的提供者，應通過市場機制實現標準的自足供給。目前，我國還是以政府主導制定標準為主，無論是強制性標準還是推薦性標準，均是政府意志的表達。可以說，我國標準化體制現狀及其改革進程也給標準必要專利問題增添了額外的非市場因素。

（二）標準必要專利司法政策的歷史使命

《解釋二》第24條的規范對象是推薦性標準，沒有將團體標準和強制性國家標準涉及專利問題納入規范范圍。司法政策的這一選擇是有現實基礎的。一方面，在現有的國家標準、行業標準與地方標準三類標準體系中，推薦性標準占據了絕大多數份額。據統計，2006-2013年間，推薦性國家標準占整個國家標準體系總量的比例平均值高達86.37%。2006-2011年間，推薦性行業標準占整個行業標準體系總量的比例高達91.96%。i參見中國標準化研究院：《2011中國標準化發展研究報告》，中國標準出版社2012年版，第31–35頁。截止2013年底，我國累計備案地方標準共計27658項，其中推薦性地方標準24221項，約占87.57%。j參見中國標準化研究院：《2013中國標準化發展研究報告》，中國標準出版社2014年版，第55頁。另一方面，標準必要專利侵權糾紛也主要集中在推薦性標準領域。如在“天津港灣工程研究所訴建設部綜合勘察研究設計院‘真空預壓加固軟土地法’發明專利侵權糾紛案”中，侵權糾紛涉及的標準是推薦性行業標準《火力發電廠地基處理技術規定（試行）》（DL/T 5024-1993）。k參見張平：《論涉及技術標準專利侵權救濟的限制》，載《科技與法律》2013年第5期，第69–78頁。在“再審申請人張晶廷與被申請人子牙河公司及一審被告、二審被上訴人華澤公司侵害發明專利權糾紛案”中，l參見張晶廷與衡水子牙河建筑工程有限公司侵害專利權糾紛提審民事判決書（［2012］民提字第125號）。侵權糾紛涉及的標準是河北省工程建設標準《CL結構體系技術規程》（DB13／T（J）26-2000）。

盡管如此，由政府提供的推薦性標準未來將會大量減少。《國家標準化體系建設規劃（2016-2020年）》表示，“推薦性標準保基本”，逐步縮減現有推薦性標準的數量和規模。從域外實踐來看，標準必要專利侵權糾紛問題主要發生在團體標準領域。《解釋二》將規范對象僅限于推薦性標準范圍，并引進Frand原則，可以認為是解決目前問題的階段性對策。《解釋二》起草者也表示，該司法解釋是現階段各方的共識，并沒有涵及標準涉及專利的所有問題。僅就各方能形成共識的典型問題予以明確，而對于爭議較大的問題暫不涉及。m參見《統一細化專利侵權裁判標準營造有利于創新的法治環境——最高人民法院民三庭負責人就專利法司法解釋（二）答記者問》，載《法制日報》2016年3月23日，第03版。由此可見，集中解決推薦性國家標準涉及專利侵權糾紛問題是司法政策的現實選擇，并將會為團體標準和強制性標準涉及專利侵權糾紛問題積累司法經驗。

三、我國標準必要專利司法政策的下一步關注：團體標準和強制性標準

（一）關注團體標準：尊重標準制定組織自我規制機制

司法政策對團體標準涉及專利問題的關注，可借助于標準制定組織的自我規制機制。相對政府規制而言，自我規制更具有接近社會現實和市場需求的優勢，進而可以有效調動相應的知識資源和專家力量。對企業而言，自我規制的負擔較輕，因為自我規制規則更多地表達為是一個協會或產業內部的義務，或者是公認的商業道德和行業慣例。n參見高秦偉：《社會自我規制與行政法的任務》，載《中國法學》2015年第5期，第73–98頁。發源于民間的標準制定組織是由職業工程師組成的團體，既是標準的制定者，也是職業倫理守則的制定者，如發起成立美國國家標準學會（ANSI）的五家美國工程師協會同時也最早制定了工程倫理守則。這一現象反映出，標準制定組織的工程師不僅運用專業知識進行技術價值判斷，還會通過建立職業倫理與道德標準對職業行為進行責任考量，o參見蘇俊斌：《現代標準化組織的起源及其意義》，載《自然辯證法研究》2008年第10期，第58-64頁。從而實現標準制定組織的自我規制。

針對標準必要專利問題，標準制定組織實施自我規制的重要機制就是制定各自的專利政策。如歐洲標準化委員會（CEN）和歐洲電工標準化委員會（CENELEC）于2001年發布的《CEN/ CENELEC指南8：標準化與知識產權》，對標準涉及專利問題做了規定；后又于2016年9月發布了題為《歐洲標準化委員會和歐洲電工標準化委員會關于標準必要專利和公平、合理、無歧視（Frand）承諾的態度》，對標準必要專利權利人的Frand承諾適用規則及其效力做了進一步解釋。pSee CEN and CENELEC Position on: Standard Essential Patents and Fair, Reasonable and Non-Discriminatory (FRAND) Commitments. www.cencenelec.eu/.../PolicyOpinions/EssentialPatents.pdf. 最后訪問日期：2017年2月12日。國際標準化組織（ISO）、國際電工委員會（IEC）和國際電信聯盟（ITU）于2005年聯合成立特別工作組，制定了共同的標準涉及專利政策。標準制定組織的專利政策往往表現為以合同為基礎的協議，對選擇加入標準制定組織的專利權人、標準實施者具有約束力，并能夠為作為潛在被許可人的眾多標準實施者提供合同保障。司法實踐中，法院對標準制定組織的專利政策持尊重態度。在Microsoft Corp. v. Motorola Inc.案中，法院判決認為，標準制定組織專利政策中的Frand原則構成摩托羅拉公司與標準制定組織之間合同內容的一部分，標準實施者則是這一合同的受益第三人（third party benefciary）。

在未來，隨著團體標準在我國的發展，我國標準制定組織也將會制定并不斷完善其專利政策，q參見《中國物流與采購聯合會團體標準管理辦法》第22條規定：“聯合會團體標準如涉及專利時，應在立項時規定聯合會團體標準涉及專利的處置規則、處置程序和要求等；處置規則、處置程序和要求應按一定的程序取得聯合會團體標準制定成員的認可。”構建標準必要專利的自我規制機制，這將為司法政策提供重要參考。

（二）關注強制性標準：美國法的啟示

我國政府對強制性標準涉及專利問題持十分謹慎的態度。《管理規定》第14條規定：“強制性國家標準一般不涉及專利”，這一規定旨在盡力避免強制性標準與專利引發的價值沖突。實踐中，代表先進技術的團體標準更可能會涉及專利，但強制性標準涉及專利的問題也不能完全避免。

在美國，如果法律規定的技術性要求涉及專利，可能會適用強制許可制度。根據《清潔空氣法》第308條規定，如果某項專利技術是遵守該法規定的新固定排放源標準、有害空氣污染物標準和機動車排放標準所必需的技術，美國政府可以要求專利權利人以聯邦法院指定的合理許可費許可他人實施其專利技術。當然，此強制許可有嚴格的適用條件：專利是遵守《清潔空氣法》規定標準所必要的；專利權必須是積極使用；沒有合理的可替代技術；沒有得到專利技術的許可可能會導致壟斷。此外，經過強制許可獲得的專利使用權還受以下限制：專利許可的范圍和持續時間必須限制在被許可人遵守法案要求所必需的范圍內；專利許可必須是非排他性的；專利許可必須是不可轉讓的；專利許可必須是主要供應國內市場；專利許可應獲得充分回報。rSee Mandatory Patent Licenses Under Section 308 of the Clean Air Act Federal Register Notice,（Federal Register: December 30, 1994）.來源：http://www.gtwassociates.com/answers/cases/EPAmandatorypatentlicenseFRnotice.htm, 最后訪問日期：2016年12月16日。除了上述環保政策的考慮，消費者政策、管制政策以及國家安全政策等方面也是標準涉及專利政策的考慮因素，這些公共政策的考慮給政府行使警察權提供了理由。sSee Segal, Scott H, Fuel for Thought: Clean Gasoline and Dirty Patents, American University Law Review, Vol.51. 49-89(2001).但是，美國司法實踐認為，政府對知識產權的侵害可能會構成憲法上的“征收”（taking）。tSee Ruckelshaus v. Monsanto Corp., 467 U.S. 986, 1003-04 (1984).那么，政府必須面對專利丟失價值的補償問題，因為專利是美國憲法第五修正案保護的財產權利。

強制性標準涉及專利問題是我國司法政策需要面對的。依據《管理規定》第15條規定，如果強制性國家標準確有必要涉及專利，且專利權人拒絕做出Frand承諾的，則由政府主管部門和專利權人協商解決。至于如何協商，從現有立法文本不得而知。此時的司法政策須周全考慮兩個方面，一是由于強制性標準旨在保障社會公共利益，在協商專利實施許可不成的情況下，可適用強制許可規則，保障不因專利權的壟斷性而損害公共利益。二是應嚴格強制許可的適用條件和程序，且給專利權人以公正補償，這也源于“沒有公正補償，任何財產不得被征收”的基本法理。

結 語

我國司法政策對標準必要專利問題做出回應，不僅是理論的呼吁，更是實踐的需要。通過上述分析得知，此時的標準必要專利司法政策是以現行標準化制度為基礎的，是現階段各方的共識。隨著我國標準化體制改革進程的不斷推進，司法政策也將會面對重大的實踐命題，特別是表達市場自治的團體標準和代表政府意志的強制性標準涉及專利問題。未來彼時的標準必要專利司法政策，亦應在尊重標準制定組織自我規制機制基礎上表達其立場，恰當平衡專利權人、標準實施者以及社會公眾之利益關系。

In recent years, judicial proceedings are becoming an important path to resolve the issue of SEPs. The judicial policy in SEPs based on the existing standardized system, its speci f cations are limited to the recommended standards. In view of the promoting reform of standardization system, the policy will face the issue of group standards and mandatory standards involving patent. When concerning the issue of group standards involving patent, the policy should respect the self-regulation mechanisms of the standardization organization. When concerning the issue of mandatory standards involving patent, the policy should strict the conditions and procedures applicable to compulsory licenses, and give the just compensation to patentee.

SEPs; judicial policy; standardization law; Frand principles

于連超，法學博士，清華大學—中國標準化研究院博士后王益誼，管理學博士，博士后合作導師，中國標準化研究院研究員

本文為國家自然科學基金面上項目“標準化對自主創新與產業發展的作用機理及相關公共政策研究”、國家標準化管理委員會課題“《國家標準涉及專利的管理規定（暫行）》的實施情況評估和修訂”和“強制性標準體系構建研究”階段性研究成果。