商標先申請人與后使用人的利益沖突與協調
——兼評“微信”商標案

羅茗會(上海交通大學 凱原法學院，上海 323000)

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商標先申請人與后使用人的利益沖突與協調
——兼評“微信”商標案

羅茗會
(上海交通大學 凱原法學院，上海 323000)

2016年4月20日，北京市高級人民法院公開宣判“微信”商標異議復審行政糾紛案。本案的核心沖突在于商標先申請人與后使用人的利益沖突。平衡以上二者的利益沖突首先需要回歸《商標法》的本源，即商標本身應具有顯著性，其次再考慮主觀因素或時間因素等。針對“微信”商標案，最合理的方式是通過非訴訟程序解決糾紛，同時應建立商標申請信息及時公開制度、善意商標在后使用人的利益保護制度等，避免再次出現極端案例。商標的作用不止于庭審，判決后的商標將回歸于市場，判決的作用應當有利于商標本質價值的體現。

先申請原則；商標顯著性；先申請人；后使用人；利益平衡

2016年4月20日，北京市高級人民法院公開宣判“微信”商標異議復審行政糾紛案。本案原告創博亞太公司于2010年11月12日向商標評審委員會提出“微信”商標的注冊申請。2011年1月21日，騰訊公司向市場上發布名為“微信”的軟件。2011年8月27日，“微信”商標經初步審定予以公告。在法定異議期內，張新河(本案第三人)對“微信”商標提出異議。2013年3月19日，商標局作出裁定，對被異議商標不予核準注冊。原告創博亞太公司不服復審裁定，向北京市知識產權法院提起訴訟。

2015年3月11日，北京市知識產權法院作出一審判決，法院認為，如果核準原告注冊“微信”商標，將會對社會公共利益和公共秩序產生消極、負面的影響[1]。因此法院認定被異議商標構成《商標法》第10條第一款第(八)項所禁止的情形，駁回了原告的訴訟請求。原告創博亞太公司不服一審判決，向北京市高級人民法院提起上訴。

2016年4月20日，北京市高院經審理后認為，被異議商標在指定使用服務上缺乏商標注冊所必須具備的顯著特征，其注冊申請違反了《商標法》第11條第一款第(二)項的規定，被異議商標依法不應予以核準注冊。北京市高院在糾正一審法院相關錯誤的基礎上，維持原判。

“微信”商標案存在的沖突實質上是商標先申請人和后使用人的利益沖突，當二者主觀都為善意時該如何協調二者所體現的價值意義，是本文主要想要解決的問題。本文將圍繞“微信”案展開思考，對案件中涉及的理論點進行分析，并試圖尋找解決相關沖突的對策。

一、從“微信”案分析在先申請與在后使用的利益沖突

如前所述，“微信”商標案中的核心沖突在于商標先申請人與在后使用人的利益沖突，該沖突從本質上而言又涉及法律制度中秩序價值和正義價值的沖突以及公共利益和個人利益的沖突。為解決以上沖突同時盡可能的實現利益平衡，本部分將從以下四個方面針對“微信”商標案中涉及的利益沖突展開分析，從中尋找解決本案利益沖突的突破點。

(一)“微信”案主要涉及個人利益而非公共利益

據統計，在商標評審委員會一審敗訴的案件中，適用“其他不良影響”條款的案件在2012年、2013年分別占據6%、5%，2014年則飆升至10%[2]。數據表明法院與商評委在該條款上的判定存在明顯差異。“微信”商標案一審判決適用“其他不良影響”條款的依據是若核準被異議商標注冊，將會導致公眾對“微信”商標所指代產品的來源產生錯誤認識。這里法院將公眾對商標的認知以及市場秩序的穩定視為公共利益，但是公眾對商標的認知錯誤根本上損害的是特定商標專用權人的利益，并未直接損害公共利益。

同時也有觀點指出，如果核準原告申請注冊“微信”商標，騰訊公司勢必面臨更改商標名稱的問題，此時數億用戶的利益也將受到損害。首先，該觀點直接無視商標申請注冊的核心問題，即商標本身是否符合注冊的構成要件。其次，騰訊公司若更改商標名稱，以及更改名稱后所帶來的一系列后續影響應由騰訊公司自身承擔，而非由原告創博亞太公司承擔。騰訊公司后續的改名或收購原商標，是其因自身未及時申請商標注冊而理應承擔的法律代價和風險。最后，即使騰訊公司更改名稱，實際上并不會對公共利益帶來強烈的破壞，更不會對市場秩序造成動蕩。騰訊公司只需通過軟件升級等方式實現名稱變更，其成本并不如一審判決所擔心的如此高昂。就如王老吉訴加多寶案，實踐證明，加多寶改名后公眾利益并未受到明顯的損害。因此，更改名稱成本高昂并不足以成為適用“其他不良影響”條款的依據。

此外，《商標法》第10條屬于商標絕對禁止注冊事由，一審法院援用此條款駁回原告創博亞太公司的商標申請，意味著包括原告在內的其他任何主體都將無權注冊該商標。因此，援用此條款并未保護任何一方的利益，甚至損害了公共利益。一審法院在判決書中指出本案援引“其他不良影響”條款駁回原告商標申請并未違背在先申請原則，因為在考慮在先申請主體的利益的同時，還應考慮公共利益和市場秩序。但是《商標法》第10條第一款第(八)項禁用的“不良影響”標志應該僅僅限于有違公序良俗的標志，而并不是有損特定民事權益的名稱或標志[3]。如果商標權人的個人利益與公共利益產生沖突，需要進行合理權衡并作出取舍。從裁判產生的法律后果而言，該案并未達到保護公共利益的目的。

(二)創博亞太公司是善意商標在先申請人

2010年11月12日，原告創博亞太公司向商標評審委員會提出“微信”商標的注冊申請，直至2011年8月27日，“微信”商標經初步審定予以公告。本案中創博亞太公司的核心行為主要有以下兩點：第一,創博亞太公司在先申請“微信”商標。在創博亞太公司申請“微信”商標之時，騰訊公司還未推出“微信”軟件，所以創博亞太公司本身并不存在“傍名牌”或搶注商標的惡意行為，其主觀是善意的；第二,創博亞太公司并未使用“微信”商標。我國商標注冊申請依據的是“先申請原則”而非“先使用原則”，所以法律并未明確要求商標申請人在申請商標之前必須“使用”商標，所以創博亞太公司并未使用“微信”商標不足以成為判定其主觀具有惡意的理由。綜上所述，在本案中創博亞太公司主觀上一直是善意的，所以其作為善意商標在先申請人理應獲得合理的法律保護。

騰訊公司在原告創博亞太公司申請注冊“微信”商標兩個月之后才在市場上推出“微信”軟件，同時擁有了數億的用戶群，一審法院以核準原告商標注冊申請將會造成“不良影響”為由駁回了原告商標的注冊申請，無疑助長了弱肉強食之風。此后，實力雄厚的大企業可以完全不顧商標申請的先后順序，率先在市場上投入未申請注冊的商標產品，搶先占領市場。同時，實力相對較弱的公司將無對抗之力而日漸衰弱。從二審法院判決依據的理由而言，雖然其回歸了《商標法》的本源，即商標標識的作用在于指示商品或服務的來源，但是二審判決回避了正面解決商標在先使用人和在后使用人這一核心利益沖突。如果日后再次出現類似案例，但是涉案標識本身在所申請服務項目上具有了固有顯著性或獲得顯著性，法院又該如何抉擇，二審法院并沒有給出明確答案。所以，要正面解決商標在先申請人和在后使用人的利益沖突仍需另辟蹊徑。

(三)騰訊公司是善意商標在后使用人

2010年11月12日，原告創博亞太公司向商標局提出了“微信”商標的注冊申請。兩個多月后，騰訊公司于2011年1月21日在市場上正式推出名為“微信”的軟件。我國現有商標申請信息的公開時間比實際申請時間晚六個月左右，所以在騰訊公司推出“微信”軟件時，其無法查詢到有關該標識的在先申請商標的記錄。依據現有的制度，騰訊公司最早只能在2011年5月以后才能通過商標局下屬的商標服務中心查詢最新的商標申請數據，了解到創博亞太公司的在先申請。如果騰訊公司在推出“微信”軟件時可以及時查詢到“微信”商標是否已經被申請注冊，或許就可以通過調整或協商避免以后的系列爭端。

如果受理的商標注冊申請信息可以實現及時公開，就意味著申請注冊的商標可以及時在全國范圍內公開表明其優先地位，同時可以推定他人知道或應當知道該申請注冊商標的存在。在此情形下，如果他人仍然使用與之相似的商標，就可以推定其主觀上為惡意，應當承擔相應法律責任。另一方面，如果公眾能及時查詢到在先申請注冊的商標，這就為商標在后使用者在決定是否使用或繼續使用某一商標標識提供充足的預測和準備時間，同時也有利于減少類似基于相同商標因注冊申請人和實際使用人不同而產生的沖突。本案中，假如騰訊公司在有條件及時知曉“微信”商標在先申請的情況，仍然繼續大規模使用“微信”商標，就可以推定其主觀為惡意，應當為其的過錯承擔不利后果。

(四)“微信”案不涉及“反向混淆”

商標權是一種標識權，即識別商品或者服務來源的權利。一般意義上的商標混淆是指“正面混淆”，是消費者將商標在后使用人的產品誤認為是來源于商標在先使用人的產品，或者二者存在事實或法律上的聯系。現實中的正面混淆主要產生于中小企業為了依附于知名企業產品而采取的混淆手段，即我們日常所說的“傍名牌”現象。相對于“正面混淆”的是“反向混淆”，即商標在后使用人的產品已在市場上產生一定影響，以致于消費者認為商標在先使用人的產品來源于在后使用人，或二者存在事實或法律上的聯系。反向混淆保護的是在先注冊商標權人的利益，防止在先商標失去應有的識別功能。實力相對較弱的企業并非必須依附于知名商標而生存，其可以謀求自身的市場聲譽，在原有注冊范圍內拓展良性的發展空間，塑造良好的品牌價值。但是我國并沒有對“反向混淆”作出明確規定，只是在法院司法實踐中，或是學者在學理上探討“反向混淆”理論。

無論商標使用的結果是造成消費者的正向混淆還是反向混淆，都構成商標侵權，即“對商標侵權責任起決定作用的是混淆的事實，而非混淆的方向”[4]。本案騰訊公司雖為商標在后使用人，但是相對原告創博亞太公司的未曾使用“微信”商標而言，騰訊公司又是事實上的商標在先使用人，是其先在市場上推出“微信”產品并產生巨大的市場影響力。騰訊公司主觀上并沒有利用創博亞太公司在先申請商標所產生的影響力，也沒有存在欺騙消費者的惡意。

“微信”案不屬于嚴格意義上的反向混淆行為，因為創博亞太公司并未獲得商標權，僅處于在先申請狀態，無法獲得嚴格意義上的商標權保護。判斷是否構成反向混淆應當以原告擁有商標專用權為前提。但是筆者認為，本案可以借鑒反向混淆理論，在適用時，一方面考慮商標在先使用人的期待利益，另一方面也應當依據公平原則考慮商標在后使用人所投入的成本。如果商標在先使用人或申請人的唯一優勢在于“在先使用”或“在先申請”的本身，而商標在后使用人卻已通過大量勞動使商標產生影響力并占領市場，若強迫其改變計劃停止使用商標，對后者而言的確有失公平。

二、解決商標在先申請與在后使用沖突之途徑

“微信案”、“非誠勿擾案”的出現，為商標制度的進一步改革提供了重要契機。我國在商標申請注冊制度中選擇“先申請原則”后，并沒有針對該原則可能產生的負面影響制定相應的應對措施，相關配套制度也存在諸多漏洞。因此在商標申請注冊制度中，我國應更多借鑒國外的優秀經驗，加強“使用”取得商標的理念，完善相關配套制度，避免出現各地衡量標準不一致而導致的法院同案不同判的情形。此外，立法者應盡快制定相關法律法規，例如通過非訴訟糾紛解決程序、確立善意商標在后使用人的利益保護制度、商標的善意共存制度、商標注冊申請信息的公開制度等途徑解決類似沖突，避免極端案例的再次發生。

(一)運用ADR解決利益沖突

ADR(Alternative Dispute Resolution)最早起源于美國，一般譯為“非訴訟糾紛解決程序”。主要的ADR方式包括：調解、調停、仲裁等。解決商標在先申請人與在后使用人的利益沖突，筆者認為具體處理此類糾紛最理想的方式應當是雙方在法院的組織和引導下達成調解結案。經過談判與協商，雙方都會作出合理的、對自己利益相對最大化的選擇，從而實現資源利用的高效性。在調解不成時再考慮通過訴訟程序解決沖突。本案中法院可以在訴訟的初級階段引導創博亞太公司與騰訊公司在訴訟外協商，以達成令雙方都滿意的結果。

對于商標在后使用人，法院不能一律簡單的判決其停止使用商標。如果在后使用人已經通過誠信經營使其產品占據市場并具有良好的影響力。消費者也對該商品和服務有了穩定的認知，假如直接判決其停止使用商標，會造成財產損失，不利于資源的合理利用。從另一個角度而言，如果法院允許原告創博亞太公司獲得商標，騰訊公司在市場上長期經營所產生的利益及聲譽將轉與原告創博亞太公司所有，對原告而言是一種不當得利。因此，法院在依據相關理論和法條認定商標侵權后，應當同時決定合理的補救措施。例如，在判斷商標在后使用人的主觀善意或惡意后確定民事損害賠償數額等。我國《商標法》的“先申請原則”往往會導致善意的商標在后使用者被在先注冊的商標權人所挾持，使得善意的在后使用者受到利益損失。法院應靈活運用多種解決糾紛的手段，彌補“先申請原則”的內在缺陷，避免造成社會資源的浪費。

(二)完善商標注冊申請信息的及時公開制度

我國商標注冊申請信息的公開比商標實際申請日滯后3～6個月，這意味著在騰訊公司推出“微信”軟件時，其不可能知曉創博亞太公司已申請該商標，從而造成本案沖突。近日熱議的“非誠勿擾”商標案也存在因申請信息不及時公開導致沖突的問題，江蘇電視臺在推出“非誠勿擾”欄目時無法查詢到在先申請信息，故其主觀上也應認定為善意。

在美國、加拿大等許多國家，某一主體在申請商標后，其他主體能夠在幾天之內就在相關網站上查詢到相關在先申請商標，從而降低他人在后使用商標的風險。我國也應盡快實現商標注冊申請信息的及時公開，最大程度縮小時間差，從而能夠有效避免類似“微信”案的極端案件。推翻“先申請原則”的后果不利于我國《商標法》的長久良性發展，但是堅決維護“先申請原則”更需要完善的配套制度做支撐。商標申請信息的及時公開有助于《商標法》先申請原則的有效實施。“微信”案中騰訊公司在推出“微信”軟件時無法檢索到“微信”商標的在先申請記錄，所以法院只能推定騰訊公司推出“微信”軟件時主觀上為善意，無法歸責于騰訊公司。其實，從技術角度而言，我國商標申請已實現網上申請的形式，故實現商標申請信息的及時公開并不存在任何技術障礙。

(三)建立商標的善意共存制度

商標共存是指不同的主體針對相同或類似的商品或服務使用相同或近似的商標，同時不產生混淆的情形。商標善意共存原則起源于普通法，英國、澳大利亞、美國等國家都有明文規定，其源于解決不同權利人善意使用同一商標的困境。善意的商標共存中，相互抵觸的商標權利人都盡到了善意使用的注意義務，同時不存在不正當競爭的行為。但是善意的商標共存也可能會對相關主體的利益造成損害，比如使相關公眾產生混淆。判定混淆可能性有多種因素，除了商標本身是否具有近似性之外，使用人的主觀是否善意也是重要判定因素，以此推定是否具有混淆可能性。

我國《商標法》至今并未明確規定商標共存的概念，只在第59條中引入了商標先用權制度，即在商標權利人申請商標注冊前，另一方已經在相同或類似商品上使用過與該申請注冊的商標相同或近似的商標，并在市場上產生一定影響。此時，商標權利人無權禁止該在先使用人在原有使用范圍內繼續使用該商標，但是可以要求其附加適當區別標識。商標先用權制度與商標共存制度近似，但并非完全一致。過去我國商標立法和實踐都將使用近似商標認定為商標侵權，未意識到商標共存的可能性。

“微信”案中涉及的并非商標先用權制度，創博亞太公司先向商標局申請“微信”商標，但未使用過該商標，使用商標并使商標產生影響的是在后申請商標的騰訊公司。涉及商標使用的訴訟案件經常不是非黑即白的問題，正如“微信”案法院完全可以引入商標善意共存理論和平解決沖突，引導騰訊公司和創博亞太公司達成商標共存協議，把原本雙輸的局面轉為共贏局面攜手前行。法院可以比較二者使用商標的情況、使用的歷史背景、現有市場范圍中相關公眾的認知狀態、使用者主觀狀態等等因素綜合判定商標是否存在混淆可能性。創博亞太公司和騰訊公司可以在不同領域共同使用“微信”商標，以免浪費商標資源，使有限資源實現包容性增長。

(四)確立善意商標在后使用人的利益保護制度

我國商標注冊申請公開日期與實際申請日期存在一定的時間差，在這個時間差內，大量主體可以在市場上在先推出相同或類似商標的產品。另一方面，現有商標檢索系統很難覆蓋所有已申請的商標，在判斷與先申請商標是否具有混淆可能性時具有較強的主觀性，以上諸多因素都導致善意的商標在后使用人容易陷入困境。許多善意的商標在后使用人甚至被商標在先申請人所挾持，導致其之前投入的巨額資本受到損失。我國《商標法》第32條規定“申請商標注冊不得損害他人現有的在先權利，也不得以不正當手段搶先注冊他人已經使用并有一定影響的商標”，該條保護了商標在先使用人的利益，卻沒有提及善意商標在后使用人的利益保護問題。

在先申請原則下，我國建立善意商標在后使用人的利益保護機制的前提是需要明確如何認定商標在后使用人的主觀是否為善意。此外在認定商標在后使用人的主觀為善意后，需要通過權衡諸多方面的因素綜合確定補償數額，以免在后使用人蒙受巨大利益損失。考量因素應包括在后使用人實際使用商標的情況，在市場產生的影響范圍；在后使用人已經取得的實際利益；在后使用人主觀是否善意；剝奪在后使用人的權利是否會對消費者的利益產生不利影響,等等。

(五)明確界定商標申請權的法律屬性

關于商標注冊申請的財產屬性，歐洲和日本都有在《商標法》中作出明確規定。例如《歐共體商標條例》第24條規定了“共同體商標申請作為財產標的”。我國《商標法》沒有明文規定商標注冊申請的法律屬性。對于商標申請權的內涵有兩種理解：一是權利人可以申請商標的權利，屬程序范疇；二是權利人在申請商標之后未被注冊之前所擁有的權利，屬實質范疇。本文探討的是第二種實質意義上的商標申請權。“微信”案中一審法院認為商標申請人基于申請行為產生的是對特定符號的先占利益和未來對特定符號的使用可能產生的期待利益，期待利益與穩定的社會認知相比較，法院選擇保護不特定多數的公共利益。

2014年10 月11 日，最高人民法院下達(2014)知行字第4 號行政裁定書，文件首次提出商標申請權作為期待權的保護條件。最高院指出，基于商標申請權的內在性質和保護在先權利的理念，商標申請權是一種期待權，是對未來取得商標專用權的期待，存在于自商標申請日起至核準注冊時止。商標申請權是現實存在合法權益，理應受到法律保護。在核準注冊商標后，應當溯及既往的保護商標權。雖然該裁定書并未直接指明若商標在被注冊之前與第三方發生沖突時該如何抉擇，但卻為保護商標申請權提供了指導思想。商標申請權既是權利，當然應具備其專屬性和排他性。我國應盡快出臺相關法律和司法解釋，明確“商標申請權”的權利范圍，并且將申請權的原則適用于知識產權的各類案件。

筆者認為，承認商標申請權具有法律屬性，更加符合立法目的。作為法理學研究對象的權利和義務，是由法律規范明文規定的，或包含在法律規范邏輯之中的，或至少可以從法律精神和法律原則中推定出來的[5]。不論從法的正義價值、秩序價值還是效率價值而言，承認商標申請權都具有相應的價值意義。此外，確定商標申請的法律屬性有利于《商標法》關于禁止搶注條款的適用，在一定程度上可以遏制商標搶注行為。法律在界定商標申請權的法律屬性時應當考慮多種權衡因素，比如申請人是否已經使用商標，第三人的使用是否存在混淆可能性以及主觀是否善意等等因素。

五、總結

我國目前在商標申請注冊領域仍采用“先申請主義”，但是從“微信案”、“非誠勿擾案”等案件中可以看出，由“先申請主義”產生的商標囤積現象存在日益嚴重的趨勢。據統計，2015年我國商標注冊申請量已高達280萬件。許多權利人掌握大量商標，坐等其他主體侵權。鑒于此，我國立法及司法應鼓勵謹慎注冊、正當注冊的理念，避免在市場上形成商標搶注的不良之風。

法律陳述的是一般規則，彌補法律漏洞是立法者更是法官的職責。法官審判案件遠比立法者預想的復雜，法官更需以長遠的眼光選擇適用的法律。“微信”案原本可以實現更加合理的雙贏局面，嚴格依照法律作出“非黑即白”的判決反而使得各方的利益都曾受到損失。商標的作用不止于庭審，判決后的商標將回歸于市場，判決的作用應當有利于商標本質價值的體現。

[1]周麗婷.“微信”案承辦法官自述審理心路[DB/EL].知產力，2017-02-25.

[2]汪正,武飛.“其他不良影響”的判定尺度[DB/EL].知產力,2017-03-02.

[3]張韜略,張偉君.《商標法》維護公共利益的路徑選擇——兼談禁止“具有不良影響”標注注冊條款的適用[J].知識產權,2015,(4).

[4]彭學龍.商標反向混淆探微——以“藍色風暴”商標侵權案為切入點[J]．法商研究，2007,(5).

[5]張文顯.法理學(第三版)[M].北京：高等教育出版社,北京大學出版社,2007:142.

[責任編輯:劉 慶]

2017-03-29

羅茗會(1993-)，女，浙江麗水人，2016級知識產權專業碩士研究生。

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1008-7966(2017)04-0044-04