地名商標的注冊及其合理使用

周琳

摘要：目前，國際上以顯著性原則為地名商標的判斷標準，而我國現行法律制度則以行政區劃的級別劃分來判斷地名能否作為商標予以注冊。我國現行商標法體系對于地名商標的注冊和使用制度，均與國際做法存在差異。我國商標法律制度應當將商標顯著性作為基本原則貫穿于涵蓋地名商標的所有商標注冊中，并關注取得第二含義獲得顯著性的情形。地名作為公共資源，既要賦予商標權人權利，又要兼顧其他公眾的使用制度。

關鍵詞：地名商標；顯著性；合理使用

中圖分類號：D913.4 文獻識別碼：A 文章編號：1001-828X（2017）001-000-03

一、問題的提出

掀起理論和實務界對地名商標熱議和廣泛關注的著名案件要數利源公司與金蘭灣公司的商標權糾紛案，該案又被稱為“百家湖案”。①歷經多年，由本案引起的法律問題仍未徹底解決。百家湖隸屬南京，坐落于江寧區東山鎮。原告利源公司投入億元開發百家湖花園并取得“百家湖”注冊商標專用權。②被告金蘭灣公司自行開發的名為“風情家園”的住宅小區，位于江寧區百家湖區域。因此，金蘭灣公司將該住宅小區命名為“百家湖·楓情國度”，并以各種媒介形式廣告宣傳。原告堅稱：被告未經允許肆意使用并大力宣傳“百家湖·楓情國度”屬于侵權行為，故以侵犯商標專用權為由向法院提起訴訟。利源公司請求法院判處金蘭灣公司立即停止侵權行為。③本案的爭議焦點在于被告將原告已經獲得商標專用權的“百家湖”字樣用于其開發的樓盤中是否屬于合理使用范疇，是否屬于侵權行為。本案一審和二審法院對此看法不一。其中，一審法院江蘇省南京市中級人民法院（以下簡稱“江蘇中院”）駁回原告的訴訟請求，④相反，江蘇省高級人民法院則認為金蘭灣公司擅自使用“百家湖”字樣的行為構成侵權，作出停止侵權并賠償損失的判決。⑤金蘭灣公司不服該判決，便向江蘇省高級人民法院申請再審。因我國商標法制度關于地名商標合理使用與侵權的界限不明晰，故江蘇高院在作出判決前特就此案的審理請示最高人民法院，⑥最高院特就此問題向江蘇高院作出書面回復（以下簡稱“答復”）⑦。江蘇省高院依據上述《答復》的基本精神做出了終審判決，判定被告不構成侵犯原告的商標專用權，確認其為合理使用行為。輾轉反復，本案終于蓋棺定論。但是，因地名商標合理使用體系尚不完善，實踐中對于地名商標侵權認定無統一標準。因此，該案引發的問題至今仍未徹底解決。

本文通過梳理現行法律法規對地名商標制度的規定并結合司法實踐的判決情況，比較分析西方發達國家及國際通行做法，對地名作為商標的注冊及合理使用界限問題做出詳盡的討論和分析，并由此提出完善地名商標的建議。

地名作為商標的可注冊性問題

我國地名商標的保護體制多元。⑧《商標法》第十條第二款明確規定地名不得作為商標使用的一般原則及其例外規定。⑨另國家工商行政總局發布的“商標審理及審查標準”第一部分之十一規定了商標中含有地名的情況的審查原則和標準，⑩指明地名其他含義的內涵，即該地名除表征地理位置外不，還具有其他意義，并且該地名與其它意義的聯系程度強于該地名與地理位置的聯系程度。會誤導公眾。

經筆者對現行地名商標法律法規的梳理，總結原則如下：第一，地名能被商標法制度保護的形式有兩種，分別是集體商標和證明商標。⑾前述集體商標和證明商標受商標法保護的形式是地理標志。第二，一般而言行政區劃級別為縣級以上的和被公眾廣為知曉的外國地名不得注冊為商標。有原則就有例外，以下兩種情況除外：（1）該地名已經被注冊為商標；（2）除地理含義外該地名還另有含義。⑿第三，可以獲得注冊的行政區劃為縣級以上和被公眾廣為知曉的外國地名具有不良影響的，可依法予以駁回。⒀《商標審查標準》規定，商標中含有公眾熟知的地名或該類地名的，若該使用容易致使公眾發生誤認。那么，判定為該商標“具有不良影響”。根據商標法的規定，具有不良影響的商標可依法予以駁回。此外，“具有不良影響”的商標范疇還包括商標所含地名或地名類與申請人所在地不一致且容易導致公眾混淆的情形，該種情形也會被依據上述規定予以駁回。

相比于其他國家，我國關于地名商標的規定獨樹一幟。這是因為地名的行政區劃級別是能否注冊為商標的首要判斷標準；國際對于地名注冊為商標的通行做法首先是判斷地名具有顯著性，并兼顧地名的使用是否對一般公眾產生誤導。因此，如果某商品僅以地名為商標，而該地名只有描述性作用，或者地名與商品來源地明顯不符造成誤導公眾的情形，均無法被注冊為商標。只有當地名獲得本義以外的“第二含義”或“其他含義”時，才可能作為商標予以注冊。⒁

現行商標法律制度下，準許行政區劃為縣級以下的地名注冊為商標，但要以地名已經作為商標使用未前提。隨著使用和商譽的累積，使得該地名與某商品建立了一定程度的聯系。美國學者認為，第二含義是與地名本義相對而言的，即地名本身作為某商品或服務的商標無顯著性，但是經營者通過將該地名作為商標使用和經營，使得公眾能夠將產品或服務于地名建立聯系而獲得的意義。此為地名商標的第二含義。⒂由此看來，“第二含義”與商標的顯著性緊密相連。縣級一下行政區劃的地名作為商標不具有顯著性，但是使用獲得顯著性的地名可以申請注冊為商標。筆者認為，如果說標記的固有顯著性是商標的“第一含義”，那么通過使用獲得顯著性的標記則被賦予了另一含義，即為“第二含義”或“商標意義”。筆者認為，是有語匯與商品之間建立了聯系之后才能形成第二含義。換言之，敘述性詞匯只有通過商家的市場營銷以及時間的經過使得公眾認可該標記與商品或服務的聯系性時，才有可能獲得保護。

我國《商標法》第十一條第二款列舉了不得注冊為商標的形式。⒃而《商標審查標準》在第二部分之四（五）明確“僅僅直接表示指定商品的其他特點”的內容：在其第七項 “表述只能說明商品的產地或年份”；第十項 “表述只能表明商品或服務的經常場所或地域的”。這樣，生產地或者銷售地的名稱均可通過使用獲得顯著性，從而符合申請注冊為商標的條件。因《商標法》第十條的特殊性，故此生產地和銷售地均不得屬于我國縣級以上行政區劃或被公眾廣為知曉的外國地名，但該地名具有其他含義的除外。根據文義解釋，“其他含義”是指本義以外的意義。因此，通過使用使得公眾與產品或服務建立起聯系的“第二含義”理應屬于“其他含義”的范疇。但《商標審查標準》對地名具有“其他含義”的解釋為地名本身就具有除表征地理位置以外的含義，即不包括通過使用獲得的第二含義。⒄商標審查標準的這一解釋就要求地名本身就含有兩種以上含義，此“其他含義”是地名根據漢語表述的自身含義，與通過使用獲得顯著性的第二含義無關。如果嚴格按照《商標審查標準》的解釋來理解，則“其他含義”顯然不包括“第二含義”。如果嚴格按照商標審查標準的這一解釋，第二含義顯然不屬于其他含義。由此看來，我國商標法關于地名商標注冊制度于國際通行做法存在兩點差異：一是僅將縣級以下行政區劃的地名作為敘述性語匯，不含縣級以上行政區劃的地名；另一個是對其他含義的解釋內涵較小。

筆者認為就本案來分析，國際通行做法較我國現行地名商標注冊制度而言具有合理性，我國以行政區劃的級別來區分能否將地名注冊為商標不盡合理。因為隨著時代和網絡的快速發展，行政區劃的級別不再是其知名度的衡量標準。網絡傳輸功能的日益強大必然導致廣告效應，曾經不為人知的地名很可能在互聯網作用下家喻戶曉。我國地域幅員遼闊，縣級以下行政區劃的地名遠多于縣級以上行政區劃以上的地名。現行商標法律制度允許縣級以下行政區劃的地名注冊為商標，但由于上述問題并未配備相關制度予以解決。因此，為了避免出現更多的糾紛以及糾紛解決方式不一的情況，立法應對縣級以下行政區劃的地名商標注冊和使用情況給予更多的關注。筆者認為，有必要完善我國現行地名商標制度。具體思路如下：參照國際通行做法，在地名注冊為商標時采完全的“第二含義”標準，并保留《商標審理及審查標準》中的“不良影響”判斷標準。⒅筆者認為，采取非窮盡的列舉方式將這兩種情形合并并采用兜底條款的形式，可表述為“因地名與申請人所在地不一致等原因，使公眾易發生誤認的，判定為具有不良影響。”即其他任何容易導致公眾誤認的情形均屬于具有不良影響的范疇，可依法駁回申請。值得關注的是，不良影響原則僅適用于地名對商品具有敘述性意義的情況，不適用于與商品產地無關的非敘述性、任意使用的地名。學者認為，地名適用于商標的情形分為兩種：一種為非描述性的任意使用，例如雜志書刊名稱為大西洋，香煙名為中南海等；⒆第二種地名商標的使用則為欺騙性地理位置表述，例如瓷器的商標擬注冊為景德鎮而該瓷器與景德鎮無關。第二種情形屬于地名與產品或服務存在聯系，該地生產的產品與服務優于其他產地。將與特殊產地無關的產品或服務冠以特殊地域的名稱使消費者誤認為地名具有敘述意義，此種情形即為具有不良影響。

二、地名商標的合理使用

本案引發廣泛討論的主要原因在于金蘭灣公司未經許可使用“百家湖”字樣是對利源公司商標專用權的侵犯還是屬于合理使用無明確定論。這就需要引入商標制度的另一概念——合理使用。⒇合理使用是在保護商標專用權的情況下兼顧社會第三人的利益。地名作為公共資源，應當被公眾所共享。因此決定了地名商標弱顯著性的特征。筆者認為，在保護地名商標權人利益的同時，有必要配備有針對性的合理使用制度以權衡各方利益。（21）在說明產品特性的合理使用情況下，因為地名作為一種重要的公共資源，所以它作為商標使用時的顯著性一定會弱于其他商標。由此看來，為了不損害他人利益，地名商標權人的商標專用權難以排他享有。至少在確保經營者僅以地名描述產品或服務的類別和來源地等特點時，應屬于合理使用范疇。（22）

明確地名商標的合理使用制度是侵權與否的判斷界限，也是與國際通行做法接軌的表現。（23）但是，明確該界限絕非易事。在本案中，各級法院對于被告使用百家湖是否“侵權”的認定存在分歧。在此情形下明確地名商標合理使用的構成要件或者侵權標準就顯得尤為必要，遺憾的是目前的商標法體系未作出統一規定。筆者認為，實踐中法官要在商標權人與社會第三人的利益中進行利益衡量，無論未來的法律制度將賦予地名商標合理使用的何種構成要件，都必將以該原則為核心。一種利益是商標權人的商標專用權，實際上商標權人更在意的是自己辛苦經營的商譽不被他人坐收漁翁之利；另一種利益則是公眾對自己提供的商品或服務特性和來源地的基本或必要的描述。因此，合理使用與否最關鍵的衡量要素是判斷他人使用某地名是否主管企圖或客觀真實的搭了便車。如果是，那么該第三人使用地名可以被認定為不具有善意，屬于侵權行為。（24）

本文探討了地名商標制度存在的必要性和注冊條件，并通過梳理現有制度分析了地名商標的注冊和使用制度的不足造成的實踐中的困擾。關于地名商標的注冊性問題，我國采取原則禁止的模式。這與國際做法相并不完全一致，主要表現在以行政區劃的級別劃分來判斷。如今看來這種立法模式的缺陷顯而易見。本文認為我國應該借鑒國際通行做法，即將地名統一作為描述性標志，準許經過使用而獲得顯著性的地名注冊為商標。換言之，不需要以行政區劃的級別為劃分標準。一改過去原則禁止的規定，將地名與其它敘述性語匯同等對待。根據商標的“三性”判斷某語匯是否符合申請商標注冊的條件以及是否具有不良影響，無論是何種行政區劃級別，均采取此標準。（25）筆者建議，現行商標法體系無需修改，只是需要做出微調。例如，為了將全部地名涵蓋到屬于描述性語匯的“其他特點”中，刪除商標審查標準中關于地名的其他含義的解釋。關于地名商標的合理使用制度的規范范，筆者認為應保留我國《商標法實施條例》關于“正當使用”的規定，同時配套構成合理使用的考量要素以便實踐中統一做法。

注釋：

①本案原告是南京利源物業發展有限公司，被告是南京金蘭灣房地產開發有限公司，原告訴被告侵犯其商標權。

②2000年10月14日，利源公司經國家商標局核準獲得注冊商標專用權。

③參見江蘇省高級人民法院（2004）蘇民三再終字第001號判決。

④參見江蘇省南京市中級人民法院（2001）寧知初字第196號判決。

⑤參見江蘇省高級人民法院（2002）蘇民三終字第056號判決。

⑥參見（2003）蘇民三審監字第008號文件《關于南京利源物業發展有限公司與南京金蘭灣房地產開發公司商標侵權糾紛一案的請示報告》。

⑦參見最高人民法院（2003）民三他字第10號《關于對南京金蘭灣房地產開發公司與南京利源物業有限公司侵犯商標專用權糾紛一案請示的答復》。

⑧杜穎：地名商標的可注冊性及其合理使用——從“百家湖”案談起[J]，《法學》2007（11）：121。

⑨參見《商標法》第十條第二款：“縣級以上行政區劃的地名或者公眾知曉的外國地名，不得作為商標。但是，地名具有其他含義或者作為集體商標、證明商標組成部分的除外；已經注冊的使用地名的商標繼續有效”。

⑩參見《商標審理及審查標準》。

⑾參見《商標法實施條例》第6條第1款規定：“商標法第16條規定的地理標志，可以依照商標法和本條例的規定，作為證明商標或者集體商標申請注冊”。

⑿根據《商標審查標準》的解釋，我國縣級以上行政區劃包括：縣級的縣、自治縣、縣級市、市轄區；地級的市、自治州、地區、盟；省級的省、直轄市、自治區；兩個特別行政區即香港、澳門；臺灣地區。縣級以上行政區劃的地名以我國民政部編輯出版的《中華人民共和國行政區劃簡冊》為準。縣級以上行政區劃地名包括全稱、簡稱以及縣級以上的省、自治區、直轄市、省會城市、計劃單列市、著名的旅游城市的拼音形式。公眾知曉的外國地名，是指我國公眾知曉的我國以外的其他國家和地區的地名。地名包括全稱、簡稱、外文名稱和通用的中文譯名。

⒀劉國棟：從地名的其他含義說開去[J]，中國工商管理研究，2005（11）：85.詳見《商標法》第十條第一款第八項。

⒁曾陳明汝：商標法原理[M]，北京：中國政法大學出版社2003年版：27.

⒂VincentN.Palladino，SecondaryMeaningSurveysinLightofLund，91TheTrademarkReporter573，574（2001）.

⒃《商標法》第十一條第二款：“僅僅直接表示商品的質量、主要原料、功能、用途、重量、數量及其他特點的”不得注冊為商標。

⒄例如黃山、鼓樓和洪湖等。

⒅《商標審查標準》對構成不良影響而駁回商標申請的兩種情形：一個是商標中含有被公眾熟知的地名，容易導致產地誤認的；另一個是商標所含地名與申請人所在地不一致易使公眾發生混淆的。

⒆王平、紹云、劉瑜：從“白蒲黃酒”案看地名商標法律保護的有關問題[J]，知識產權2002（3）：102.

⒇董炳和：我國商標法上地名商標的其他含義——以“紅河”商標爭議案為切入點[J]，知識產權，2009（110）：112.

（21）姚兵兵：從一起侵犯商標權案看地名商標的合理使用[J]，人民司法，2004（2）：36.學者姚兵兵認為，地名屬于公共領域的共有資源，其弱顯著性決定了法律對其權利的保護也相對較弱。究其原因是因為，地名不是當地某一或某幾個經營者的私有財產，不應當排他享有，而應當允許其他人的合理使用行為。

（22）馮曉青：商標權的研制研究[J]，學海，2006（4），52.

（23）TRIPS協議第17條：對說明性詞語的合理使用構成商標權的合理限制，這種限制兼顧商標權人及第三方的合法利益。

（24）陳輝、劉瑜：地名商標的弱保護性與合理使用[J].法律適用，2003（6）：202.

（25）趙林清：地名商標注冊的合理性法律分析[J]，《河北法學》，2007（7）：113.

作者簡介：周 琳，女，中央財經大學法學院，碩士，民商法學，主要從事知識產權研究。