論職務(wù)發(fā)明專利的認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)及其權(quán)利歸屬

摘要：我國《專利法》第6條第1款規(guī)定：“執(zhí)行本單位的任務(wù)或者主要是利用本單位的物質(zhì)技術(shù)條件所完成的發(fā)明創(chuàng)造為職務(wù)發(fā)明創(chuàng)造。職務(wù)發(fā)明創(chuàng)造申請專利的權(quán)利屬于該單位；申請被批準(zhǔn)后，該單位為專利權(quán)人。”盡管專利法及合同法等相關(guān)法律已經(jīng)對職務(wù)發(fā)明做了比較詳細(xì)的規(guī)定，但司法實踐中仍然存在著一定的困難和爭議，這主要是由于缺乏統(tǒng)一的條文解釋，導(dǎo)致法律規(guī)定本身的可操作性不強(qiáng)。對于職務(wù)發(fā)明創(chuàng)造問題，首要解決的是如何認(rèn)定職務(wù)發(fā)明，也就是職務(wù)發(fā)明的認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)。不管是理論上還是立法實踐中，存在著多種不同依據(jù)的劃分標(biāo)準(zhǔn)。這些標(biāo)準(zhǔn)雖然都有一定的合理性，但難免有所偏頗。在設(shè)定職務(wù)發(fā)明判斷標(biāo)準(zhǔn)時，從專利法的立法宗旨出發(fā)，始終堅持知識產(chǎn)權(quán)法的本質(zhì)屬性，即“權(quán)利平衡”，除了個人利益與社會利益的平衡外，還應(yīng)當(dāng)考慮發(fā)明人與其所在單位之間的利益均衡。長期以來，職務(wù)發(fā)明專利的權(quán)利歸屬問題是學(xué)術(shù)界爭議的焦點之一。縱觀國際社會，根據(jù)不同的國情和立法習(xí)慣，各國采取了不同的做法。在兼顧發(fā)明人及其所在單位利益的前提下，充分發(fā)揮合同的作用是解決職務(wù)發(fā)明專利權(quán)歸屬問題的有效途徑。

關(guān)鍵詞：職務(wù)發(fā)明；認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)；權(quán)利歸屬；利益均衡

中圖分類號：D923.42文獻(xiàn)標(biāo)識碼：A文章編號：2095-4379-（2017）08-0027-03

作者簡介：鄭悅迪，女，漢族，碩士研究生，就職于北京市翔龍律師事務(wù)所，研究方向：國際商法。

一、職務(wù)發(fā)明的定義及立法宗旨

各國專利法關(guān)于職務(wù)發(fā)明的概念規(guī)定不盡相同，但核心內(nèi)容大體一致，即強(qiáng)調(diào)職工在履行職務(wù)過程中，或者在執(zhí)行所在單位指令過程中完成的新發(fā)明。[1]由此可知，判斷職工的某一項發(fā)明是否為職務(wù)發(fā)明，應(yīng)當(dāng)以該項發(fā)明是否為單位交付的工作任務(wù)為標(biāo)準(zhǔn)，既包括本職工作也包括單位交付的本職工作外的其他工作，既可能是正常工作時間內(nèi)，也可能是額外的其他時間。此外，包括我國在內(nèi)的一些國家的專利法明文規(guī)定發(fā)明人主要利用單位的物質(zhì)技術(shù)條件完成的發(fā)明創(chuàng)造同樣是職務(wù)發(fā)明。例如，泰國《專利法》第11條規(guī)定“雇傭合同并未要求受雇者進(jìn)行發(fā)明活動，但受雇者曾利用過職務(wù)上供其支配的設(shè)備、資料及報告”的，屬于職務(wù)發(fā)明。法律做出這樣的規(guī)定，主要是考慮到單位的設(shè)備、場地、技術(shù)資料以及資金等物質(zhì)技術(shù)資料對于職工的發(fā)明創(chuàng)造起到了不可替代的重要作用，離開了單位的這些物質(zhì)技術(shù)資料，發(fā)明創(chuàng)造將無法完成或者達(dá)不到目前所具備的新穎性、創(chuàng)造性和實用性。[2]

二、職務(wù)發(fā)明的認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)

根據(jù)我國《專利法》的規(guī)定，職務(wù)發(fā)明的認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)分為兩類：其一是“職責(zé)標(biāo)準(zhǔn)”，即執(zhí)行本單位的任務(wù)而完成的發(fā)明創(chuàng)造；其二是“資料標(biāo)準(zhǔn)”，即主要是利用本單位的物質(zhì)技術(shù)條件而完成的發(fā)明創(chuàng)造。[3]同時，《專利法實施細(xì)則》對上述兩項標(biāo)準(zhǔn)做了進(jìn)一步解釋，然而這種列舉式的解釋必然無法涵蓋實踐中可能發(fā)生的所有實際情況，又因為缺乏一個高度概括統(tǒng)一的標(biāo)準(zhǔn)（如崗位責(zé)任制和聘任合同內(nèi)容）供司法人員進(jìn)行自由裁量，導(dǎo)致實務(wù)中出現(xiàn)了劃分職務(wù)發(fā)明與非職務(wù)發(fā)明的困難。下文將對幾種主要的判斷標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行分析和評價：

（一）單位的業(yè)務(wù)范圍

以單位的業(yè)務(wù)范圍為標(biāo)準(zhǔn)劃分職務(wù)發(fā)明與非職務(wù)發(fā)明，是指職工完成的屬于單位業(yè)務(wù)范圍內(nèi)的發(fā)明創(chuàng)造均為職務(wù)發(fā)明。例如《日本專利法》第35條第1款規(guī)定，職務(wù)發(fā)明是指“其性質(zhì)屬于單位業(yè)務(wù)范圍，且完成發(fā)明的行為屬該單位管轄下的工作人員現(xiàn)在或過去職務(wù)范圍內(nèi)的發(fā)明”。以單位業(yè)務(wù)范圍為劃分標(biāo)準(zhǔn)，顯然有利于單位一方，使單位能夠自主地利用員工的發(fā)明創(chuàng)造發(fā)展其業(yè)務(wù)，然而作為發(fā)明人的員工只能享有獲得報酬的權(quán)利，無法享有作為專利權(quán)人所享有的其他權(quán)利，因而處于一種被動的地位。同時，如若職務(wù)發(fā)明人無法獲得豐厚的，與發(fā)明為單位帶來的收益相適應(yīng)的報酬，這一劃分標(biāo)準(zhǔn)便顯失公平。

（二）是否利用本單位物質(zhì)技術(shù)條件

依據(jù)這一標(biāo)準(zhǔn)，只要員工在完成發(fā)明創(chuàng)造的過程中利用了單位的物質(zhì)技術(shù)條件，即為職務(wù)發(fā)明。同前述劃分標(biāo)準(zhǔn)一樣，這種做法仍然可能出現(xiàn)有失公平的情況。因此，立法者需要采取特殊措施以平衡單位與職務(wù)發(fā)明人之間的利益關(guān)系，如《泰國專利法》在采取該種標(biāo)準(zhǔn)的基礎(chǔ)上，專門制定了對職務(wù)發(fā)明人的特殊獎勵辦法。

（三）完成發(fā)明創(chuàng)造的時間是否為業(yè)余時間

這種觀點曾在我國比較流行，它將在工作時間內(nèi)完成的發(fā)明創(chuàng)造認(rèn)定為職務(wù)發(fā)明，排除業(yè)余時間完成的發(fā)明創(chuàng)造。這一觀點顯然對發(fā)明這一智力性創(chuàng)造活動的性質(zhì)和特點缺乏科學(xué)客觀的認(rèn)識，有些智力性創(chuàng)造活動并不能簡單地區(qū)分是在工作時間還是在業(yè)務(wù)時間完成的發(fā)明創(chuàng)造，這些發(fā)明的創(chuàng)造過程既覆蓋工作時間也覆蓋業(yè)余時間，還有些發(fā)明甚至純粹是業(yè)余時間完成的，但確實主要利用了單位的物質(zhì)技術(shù)條件，并且該物質(zhì)技術(shù)條件起到了不可替代的關(guān)鍵性作用，此時若按照這一標(biāo)準(zhǔn)將這些發(fā)明認(rèn)定為個人發(fā)明創(chuàng)造，將損害單位的相關(guān)利益。

（四）單位是否立項

按照這種觀點，只有根據(jù)單位立項完成的發(fā)明創(chuàng)造才是職務(wù)發(fā)明。這一判斷標(biāo)準(zhǔn)，首先對單位內(nèi)部管理提出了更高的要求，對于一些中小型企業(yè)，內(nèi)部管理并不完善，往往缺乏具體的立項制度以及立項程序，勢必將導(dǎo)致一部分原本應(yīng)屬于單位的職務(wù)發(fā)明被劃分為非職務(wù)發(fā)明，單位為發(fā)明所付出的設(shè)備，場地，原材料，資金和技術(shù)信息，以及對所屬員工進(jìn)行地必要培訓(xùn)等成本也將無法獲得回報。并且，即使是規(guī)定了立項制度的單位，立項也僅僅是一項企業(yè)內(nèi)部管理制度，各個單位的實際情況不同，具體實施立項的程序也不盡相同，而職務(wù)發(fā)明的判斷標(biāo)準(zhǔn)，決定著法律權(quán)利的歸屬，是面向全體社會成員的，在實踐中可能會遇到標(biāo)準(zhǔn)不一，操作困難等難題。當(dāng)然，單位立項的開展至少說明單位有意開發(fā)該項目，一旦發(fā)生權(quán)屬爭議，立項書可以作為證據(jù)材料之一。[1]

（五）崗位責(zé)任制和勞動合同所約定的范圍

通過簽訂勞動合同的方式，明確職工的崗位責(zé)任，目前被認(rèn)為是解決職務(wù)發(fā)明問題最為有效的方法之一。在美國，雇員完成發(fā)明創(chuàng)造后根據(jù)雇傭合同將申請專利的權(quán)利轉(zhuǎn)讓給雇主。以簽訂勞動合同方式約定職務(wù)發(fā)明的范圍和歸屬具有明顯的優(yōu)勢，一方面采用書面方式明確職工的崗位責(zé)任，另一方面單位與職工平等協(xié)商，兼顧雙方利益，更加具有靈活性。但是，仔細(xì)分析這一標(biāo)準(zhǔn)，仍有不盡完善之處。

實踐中，我國勞動用工制度起步較晚，用人單位不與勞動者簽訂勞動合同，或者勞動合同內(nèi)容不完備等問題時有發(fā)生。退一步講，即使雙方按照《勞動合同法》的規(guī)定簽訂了勞動合同，也不可能準(zhǔn)確的地預(yù)見一項技術(shù)發(fā)明或設(shè)計的誕生，因為一項發(fā)明創(chuàng)造的產(chǎn)生具有隨機(jī)性和射幸性，即便是發(fā)明人已經(jīng)提出某種發(fā)明設(shè)想和實施方案，在創(chuàng)造的過程中也可能因為某些預(yù)料之外的客觀情況或意外事件的發(fā)生，影響最終的發(fā)明成果，因此發(fā)明創(chuàng)造本身就是一個小概率事件。也就是說，一項尚處于設(shè)想或規(guī)劃階段的發(fā)明創(chuàng)造，不可能也不應(yīng)該成為勞動合同的客體，否則可能造成成本浪費，收益與風(fēng)險分配關(guān)系的不安全和不公平。[4]從這一角度講，美國關(guān)于職務(wù)發(fā)明的做法更合理，因為一項發(fā)明創(chuàng)造的原始權(quán)利不能通過合同約定，而是通過發(fā)明人的創(chuàng)造性智力勞動產(chǎn)生的，合同只是對權(quán)利分配后的財產(chǎn)權(quán)利讓渡進(jìn)行約定。同時，在簽訂雇傭合同時，雇主可能利用其實力優(yōu)勢，強(qiáng)迫雇員接受一些不平等的轉(zhuǎn)讓條件，主要體現(xiàn)在報酬薪金方面，此時需要適用《勞動合同法》的相關(guān)條款予以調(diào)整。

我國《專利法》對職務(wù)發(fā)明規(guī)定了兩類劃分標(biāo)準(zhǔn)，其中，學(xué)術(shù)界對于“主要是利用單位物質(zhì)技術(shù)條件”存在較大爭議，具體而言，如何界定“主要”或者什么樣的情形滿足“主要利用”的標(biāo)準(zhǔn)。有學(xué)者主張，此處應(yīng)做縮小解釋，以保護(hù)發(fā)明人的正當(dāng)利益，激發(fā)其投入技術(shù)研發(fā)工作的積極性。[5]“主要”可以理解為本單位的物資技術(shù)條件在發(fā)明創(chuàng)造過程中起到關(guān)鍵性或不可替代的作用，換句話說沒有單位的物質(zhì)技術(shù)條件，發(fā)明難以完成，或者很難找到同樣的物質(zhì)條件予以替代。而且在發(fā)明人按照雙方約定支付使用單位物質(zhì)技術(shù)條件費用的情況下，不應(yīng)認(rèn)定為專利法所稱的“主要”。[6]筆者支持這一觀點，然而有些學(xué)者直接主張刪除該“資料標(biāo)準(zhǔn)”。[7]在我國勞動合同制度尚未普及的背景下，貿(mào)然刪除這一標(biāo)準(zhǔn)，除非法律規(guī)定給予單位特殊的權(quán)利，如非獨占的使用權(quán)等，否則單位既無法通過合同受讓發(fā)明專利申請權(quán)也無法律的強(qiáng)制性規(guī)定保護(hù)其投資回報，容易造成利益失衡。

三、職務(wù)發(fā)明的權(quán)利歸屬

通過比較各國專利法的具體規(guī)定可知，根據(jù)職務(wù)發(fā)明的原始權(quán)利人不同，主要分為“雇主優(yōu)先”原則（例如德國）和“雇員優(yōu)先”原則（如美國和日本）。[8]不論是采取“雇主優(yōu)先”原則的德國，或者是采取“雇員優(yōu)先”原則的美國和日本，其專利法在明確雇主或雇員取得就職務(wù)發(fā)明申請專利的權(quán)利的同時，給予為職務(wù)發(fā)明做出貢獻(xiàn)的另一方，即雇員或者雇主，符合其利益需要的權(quán)利。例如，根據(jù)《美國專利法》，只有職務(wù)發(fā)明人及其繼承人有權(quán)申請專利，擁有專利權(quán)，雇主享有非獨占的實施權(quán)或者工場權(quán)，現(xiàn)實中，雇員往往通過合同將申請專利的權(quán)利或已經(jīng)取得的專利權(quán)轉(zhuǎn)讓給雇主。以下將重點分析以美國和德國為代表的兩種不同的權(quán)利歸屬規(guī)則：

（一）“雇主優(yōu)先”原則

德國《雇員發(fā)明法》采用申報制度解決職務(wù)發(fā)明的權(quán)利歸屬問題。當(dāng)雇員完成一項職務(wù)發(fā)明創(chuàng)造后，應(yīng)當(dāng)向雇主申報，說明發(fā)明的過程和內(nèi)容，由雇主自主地決定有限占有或無限占有這一發(fā)明。所謂有限占有即雇員將非獨占的使用權(quán)許可給雇主；無限占有是指雇員將職務(wù)發(fā)明的一切權(quán)利轉(zhuǎn)讓給雇主。當(dāng)然雇主也可以根據(jù)自身經(jīng)營策略和實際需要決定放棄對職務(wù)發(fā)明的權(quán)利，此時發(fā)明就等同于發(fā)明人的個人發(fā)明。正是法律賦予雇主的這種自由選擇權(quán)，體現(xiàn)了“雇主優(yōu)先”原則。

無論雇主選擇有限占有或無限占有一項職務(wù)發(fā)明，均應(yīng)當(dāng)向雇員支付一定的報酬。德國勞動部頒發(fā)的職務(wù)發(fā)明報酬計算指導(dǎo)性規(guī)則提出了三種不同的計算方法：[9]（1）許可費計算法，即雇員從雇主許可第三人使用該職務(wù)發(fā)明獲得的許可費中抽取一定的比例作為報酬；（2）節(jié)約成本計算法，即雇主通過使用該項職務(wù)發(fā)明節(jié)約了成本，雇員可按一定比例獲得所節(jié)約成本的一部分；（3）價值估算法，即在無法使用前兩種計算方法的情況下，由雇員和雇主雙方共同協(xié)商，對職務(wù)發(fā)明的價值進(jìn)行預(yù)估后，由雇員按一定比例取得預(yù)估價值的一部分。由此可見，德國所采取的申報制度是一種利用經(jīng)濟(jì)手段平衡發(fā)明人與單位之間利益關(guān)系的方式，因為雇主在做出選擇前，必定會全面考慮和衡量發(fā)明的商業(yè)前景，投入與產(chǎn)出比等因素，不會白白地花費大量的資金買受一項無實際意義的發(fā)明創(chuàng)造。

（二）“雇員優(yōu)先”原則

根據(jù)《美國專利法》的規(guī)定，專利申請應(yīng)以書面形式，且由發(fā)明人向?qū)＠虡?biāo)局局長提出。可以看出《美國專利法》的立法初衷在于保障發(fā)明人的獨占權(quán)。換句話說，只有“真正的發(fā)明者”即雇員才享有職務(wù)發(fā)明專利權(quán)，而雇主只是享有優(yōu)先受讓權(quán)和非獨占的使用權(quán)。同時，在Apparatutwos Co.v Mica Condense Co.案中，①法院的判決又確立了另外一項職務(wù)發(fā)明權(quán)利的分配原則，即雇員從事的是特定的發(fā)明活動，在此種情況下，雇傭關(guān)系被認(rèn)為是雇員已經(jīng)表示將發(fā)明成果轉(zhuǎn)讓給雇主，雇主享有發(fā)明創(chuàng)造的一切權(quán)利。另一方面，盡管美國法律并未明確規(guī)定對雇員的獎勵標(biāo)準(zhǔn)，但實踐中大多數(shù)公司都制定了各自的獎勵制度。

（三）我國法律有關(guān)職務(wù)發(fā)明權(quán)利歸屬的規(guī)定

對于滿足我國《專利法》規(guī)定條件的職務(wù)發(fā)明，申請專利的權(quán)利以及申請被批準(zhǔn)后的專利權(quán)，歸單位享有。同時，《專利法》第6條第3款規(guī)定：“利用本單位的物質(zhì)技術(shù)條件所完成的發(fā)明創(chuàng)造，單位與發(fā)明人或者設(shè)計人訂有合同，對申請專利的權(quán)利和專利權(quán)的歸屬作出約定的，從其約定。”為全面理解這一條款，其中有三個問題需要予以格外關(guān)注。其一，結(jié)合《專利法》第6條第1款及第3款的規(guī)定，凡是為執(zhí)行本單位的任務(wù)所完成的發(fā)明創(chuàng)造，其申請專利的權(quán)利和專利權(quán)只屬于單位，此為法律的強(qiáng)制性規(guī)定，不允許雙方約定改變職務(wù)發(fā)明專利的權(quán)利歸屬；其二，第3款所規(guī)定的“利用本單位的物質(zhì)技術(shù)條件”與第1款中“主要是利用本單位的物質(zhì)技術(shù)條件”，含義范圍不盡相同，對于非主要利用本單位物質(zhì)技術(shù)條件的發(fā)明創(chuàng)造，并不屬于職務(wù)發(fā)明創(chuàng)造，但雙方可以通過合同約定，權(quán)利屬于用人單位。其三，約定優(yōu)先原則，即使?jié)M足第1款規(guī)定的“主要是利用本單位的物質(zhì)技術(shù)條件”所完成的職務(wù)發(fā)明，仍然可以通過發(fā)明人與其所在單位之間的合同約定，使發(fā)明人享有申請專利的權(quán)利和專利權(quán)，而單位享有優(yōu)先實施權(quán)等使用和分享收益的權(quán)利。專利權(quán)作為一種民事財產(chǎn)權(quán)，應(yīng)當(dāng)符合民法“意思自治”的基本原則。

由此引申出另外一個重要的立法問題：是否有必要區(qū)分主要與非主要利用單位的物質(zhì)技術(shù)條件？一方面，引入第6條第3款確定的“約定優(yōu)先”原則后，第1款關(guān)于主要利用單位物質(zhì)技術(shù)條件的職務(wù)發(fā)明屬于單位所有的規(guī)定已無強(qiáng)制約束力。另一方面，從審判和訴訟成本看，要求原被告雙方提供、法院審查“主要利用單位的物質(zhì)技術(shù)資料”的事實信息會極大地增加訴訟成本。[10]需要說明的一點是，對于“利用本單位的物質(zhì)技術(shù)條件所完成的發(fā)明創(chuàng)造”，發(fā)明人與單位亦可以約定雙方作為共同申請人就該項發(fā)明申請專利，我國《專利法》對此并沒有相反規(guī)定，申請被批準(zhǔn)后，單位與發(fā)明人作為專利共有人對該項發(fā)明專利享有共有權(quán)，這種共有權(quán)與普通的發(fā)明專利共有權(quán)并沒有實質(zhì)區(qū)別。

四、結(jié)論

職務(wù)發(fā)明的認(rèn)定和權(quán)利歸屬不僅直接影響著發(fā)明人以及其所在單位的經(jīng)濟(jì)利益和投身科技創(chuàng)新事業(yè)的積極性，也關(guān)系著整個社會能否及時充分地利用和享受職務(wù)發(fā)明所帶來的技術(shù)進(jìn)步和生活便利。盡管我國《專利法》乃至整個知識產(chǎn)權(quán)法領(lǐng)域，大量地移植西方國家先進(jìn)的法律制度，但在制定具體規(guī)則以及進(jìn)行法律解釋時，應(yīng)當(dāng)結(jié)合我國當(dāng)前的經(jīng)濟(jì)發(fā)展條件和社會現(xiàn)狀進(jìn)行研究，理解和體系化重建。具體到有關(guān)職務(wù)發(fā)明的法律規(guī)則的制定，立法者不僅應(yīng)平衡發(fā)明人與單位之間的利益關(guān)系，還需要保持《專利法》各個條文之間、以及《專利法》與相關(guān)的行政法規(guī)和司法解釋間的一致性。

[注釋]

①參見239 Mass 158，131 NE 307（1921）.

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