我國《商標法》第三十二條之在先權利保護研究
——以“捕魚達人”案為考察對象

馮曉青， 周賀微

(中國政法大學 民商經濟法學院， 北京 100088)

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我國《商標法》第三十二條之在先權利保護研究
——以“捕魚達人”案為考察對象

(中國政法大學 民商經濟法學院， 北京 100088)

我國《商標法》第三十二條對在先權利保護的規定，彰顯了商標注冊時應當為他人的在先權利保留一定空間的精神。在先權利的判斷應當以在先權利相關法律為依據，完整的在先權利在商標法中應當受到保護和尊重。在先權利的成立基礎不以商品功能為前提，商品功能不影響在先權利的正當性和完整性，仍應受《商標法》第三十二條在先權利保護。

在先權利； 著作權； 外觀設計專利； 商標； 知名度

我國《商標法》第三十二條規定：“申請商標注冊不得損害他人現有的在先權利，也不得以不正當手段搶先注冊他人已經使用并有一定影響的商標。”該條被稱為“保護在先權利”和“禁止惡意搶注”條款。1993年《商標法實施細則》第二十五條第一款列舉了五種行為屬于“《商標法》第二十七條第一款*1993年《商標法》第二十七條第一款規定：“已經注冊的商標，違反本法第八條規定的，或者是以欺騙手段或者其他不正當手段取得注冊的，由商標局撤銷該注冊商標；其他單位或者個人可以請求商標評審委員會裁定撤銷該注冊商標。”所指的以欺騙手段或者其他不正當手段取得注冊的行為”，其中第(四)項規定“侵犯他人合法的在先權利進行注冊的”。2001年我國第二次修改《商標法》，該規定被上升到法律層面，一方面在第九條規定申請注冊商標不得與他人在先取得的合法權利相沖突，另一方面在第三十一條(2013年《商標法》第三十二條)規定申請商標注冊不得損害他人現有的在先權利。[1]118從制度沿革來看，現行《商標法》第三十二條的規定是從商標可撤銷制度中的相關規定演變而來的。“不得損害他人現有的在先權利”與“不得以不正當手段搶先注冊他人已經使用并有一定影響的商標”是并列關系。從適用上看，《商標法》第三十二條前半句和后半句可以獨立適用；但也有情形是前后兩半句規定的情形同時出現，此時是否構成在先權利保護和惡意搶注應分別根據相關情況綜合判斷認定。在“捕魚達人”案中，希力公司既有“在先權利”的存在，也有“在先使用并有一定影響的商標”存在，根據希力公司通過使用“捕魚達人”獲得的知名度，波克公司作為同行業競爭者應當對此應為明知或應知，波克公司在“計算機軟件設計”“計算機軟件更新”服務上注冊“捕魚達人”商標是否構成《商標法》第三十二條規定的“惡意搶注”，同時構成“損害他人在先權利”的情形，值得探討。以下從“在先權利”保護角度來對“捕魚達人”案作出研究，以期明確商標法三十二條規定的“在先權利”保護規定的適用。

一、問題的提出——以“捕魚達人”案為出發點

在“捕魚達人”案*該案中，希力公司擁有相應的著作權登記證書、外觀設計專利證書等。參見商標評審委員會商評字〔2014〕第058749號裁定書、商評字〔2014〕第058754號裁定書、北京市第一中級人民法院(2014)一中行(知)初字第9066號判決書、(2014)一中行(知)初字第9065號判決書、北京市高級人民法院(2015)高行(知)終字第2074號判決書、(2015)高行(知)終字第2075號判決書。中，希力公司于2009年8月6日完成“捕魚達人”和“捕魚達人系列美術作品圖”作品，于2009年9月27日在廣東首次發表；于2010年4月10日完成“捕魚達人Ⅱ”作品并于2010年4月28日在廣東首次發表。希力公司以法人作品著作權人身份依法取得相關著作權登記證書，依次為：2009年12月取得希力“捕魚達人”游戲I軟件著作權登記證書；2010年7月，取得希力“捕魚達人”游戲II軟件著作權登記證書；2010年8月取得《捕魚達人》《捕魚達人II》《捕魚達人系列美術作品圖》美術作品著作權登記證書。2010年9月30日，希力公司分別就游戲機(捕魚達人4人精裝版)”“游戲機(捕魚達人6人豪華版)”申請外觀設計專利，此兩項專利授權公告日均為2011年4月27日。

波克公司于2011年3月29日申請在第42類“計算機軟件設計、計算機軟件更新、技術研究、包裝設計、室內裝飾設計、服裝設計、書畫刻印藝術設計、無形資產評估、氣象信息、質量體系認證”等服務上注冊“捕魚達人”商標。在法定異議期內，希力公司和千貝公司針對被異議商標的注冊申請向商標局提出異議。2013年6月18日，商標局作出裁定，認為希力公司和千貝公司提出的證據材料不足以證明其已經在先使用“捕魚達人”商標并使之具有一定影響，裁定被異議商標予以核準注冊。

希力公司和千貝公司不服商標局的裁定，向商標評審委員會提起異議復審申請，主要理由為：希力公司和千貝公司在網絡游戲領域具有較高的知名度和影響力，“捕魚達人”游戲系由希力公司和千貝公司獨創并在先使用，并且進行了著作權登記，在相關公眾中具有較高的知名度。被異議商標的申請注冊是對兩公司在先使用并有一定影響的“捕魚達人”商標的惡意搶注。

商標評審委員會于2014年4月14日作出裁定認為：千貝公司和希力公司取得計算機軟件著作權登記證書的時間和使用“捕魚達人”日期均在波克公司之前。并且千貝公司和希力公司在“計算機軟件設計、計算機軟件更新”等相同或類似服務上在先使用了“捕魚達人”商標并使之具有了一定知名度，所以在“計算機軟件設計、計算機軟件更新”服務項目上，被異議商標的注冊申請構成《商標法》(2001年)第三十一條所指的以不正當手段搶先注冊他人已經使用并有一定影響的商標之情形。

波克公司向北京市第一中級人民法院提起行政訴訟。波克公司在一審中認為，商標評審委員會認為“捕魚達人OL游戲軟件”“希力捕魚達人游戲軟件”及“希力捕魚達人2游戲軟件”為申請計算機軟件名稱，“捕魚達人”作為計算機軟件名稱的組成部分，不具備法律意義上作品的構成要素，不屬于《中華人民共和國著作權法》第三條規定的“作品”的范圍，不應脫離作品整體而單獨受到著作權的保護。因此，商標評審委員會對希力公司、千貝公司關于著作權的主張不予支持。

一審法院北京市第一中級人民法院認為，作為同行業經營者的波克公司，應當知道希力公司和千貝公司對“捕魚達人”商標的實際使用情況，波克公司在本案中提交的計算機軟件著作權登記證書及相關使用證據均晚于希力公司和千貝公司的使用時間，在此情況下波克公司于2011年3月29日在“計算機軟件設計、計算機軟件更新”等商品上申請注冊“捕魚達人”商標難謂正當。故一審法院駁回波克公司的起訴。

波克公司向北京市高級人民法院提起上訴。二審法院對在先權利并未提及，認為商標評審委員會和一審法院關于希力公司在復審服務相同或者類似的商品或者服務上使用“捕魚達人”商標并具有一定知名度的認定缺乏充分的事實依據，最終認定波克公司在“計算機軟件設計”“計算機軟件更新”服務類別申請注冊“捕魚達人”商標不屬于以不正當手段搶注他人商標的行為。

通過對“捕魚達人”案的分析可知，無論是一審法院還是二審法院，都以《商標法》第三十二條后半句“惡意搶注”為中心，對《商標法》第三十二條前半句的“在先權利保護”重視度不足。在先權利需要具備何種條件方可對抗在后的商標注冊問題引人深思，確定好在先權利保護的適用要件，不僅是對在先權利的保護，更是商標秩序穩定性的保障。

二、《商標法》第三十二條“在先權利”保護的解讀

(一)“在先權利”保護的理論依據

包括商標權在內的知識產權是私權，是民事權利的一種，商標權與其他知識產權及民事權利處于平等地位。規定“在先權利”首要目的是為了避免注冊商標與其他權利相沖突。權利沖突不僅會增加商標權人使用商標的成本，也會給其他權利人帶來權益損害。權利沖突不僅不利于商標權及其他私權利的保護，相反會給權利行使帶來負面影響，阻礙正常的民事權利之間的融合與發展，不利于市場效率的提高。

實現公共利益是確立知識產權專有性的重要理由。[2]313以商標法為代表的知識產權法，不僅是對私人知識產權的保護，更是對有關社會公共利益的保護。商標法在知識產權法中，更是保護公共利益之代表。商標法通過在先權利保護、不良影響等制度，來維護社會公共利益。即使是商標侵權的判定，也是以相關公眾的混淆可能性為依據，彰顯了對社會公眾及社會公共利益的重視。[3]商標的基礎功能是標識商品來源，若不顧及商標權與其他權利的沖突，將增加權利沖突發生的可能性，增加消費者為主的社會公眾對商品來源的混淆誤認可能性，增加消費者為主的社會公眾的檢索成本。為了減輕社會公眾以商標為準檢索商品的成本，同時也減輕商標糾紛處理機構的負擔，節約公共資源，有必要將商標與其他權利的沖突可能性降低到最小。

從權利功能角度看，之所以會發生權利沖突或權利沖突會給公共利益帶來影響，是因為這些在先權利除了發揮其基本權利功能之外，還在一定程度上發揮了商標的基本功能——標識(商品)來源。在能夠標識商品來源的基礎上，可能會給社會公眾帶來混淆。如果核準注冊與在先權利相同或近似的商標，在一定的商品范圍內將有可能影響在先權利人的市場競爭能力，并使相關公眾產生混淆和誤認，這與商標與商標之間規避沖突的道理相通。

此外，作為在先權利人，其權利能夠起到標識作用與其付出的勞動是有關系的。無論是商標法還是其他民事法律，均以保護正當存在的民事權利為基本原則。在尊重他人在先權利的基礎上，對在后的商標注冊申請，可能是權利管理機構最節約管理成本的做法。因此，在商標法中規定在先權利保護，于“私”于“公”均具有較重要的意義和價值。

(二)《商標法》第三十二條“在先權利”的范圍

關于《商標法》第三十二條“在先權利”的范圍，如是否除了民事權利外也包括民事權益，是否包括在先商標權及在先使用并具有一定影響的未注冊商標權益，對此曾有爭議。[4]廣義的民事權益包括民事權利和民事法益，民事法益具有表現形式的不確定性和外延的模糊性，立法只能對其做出原則性規定，確認民事法益的任務主要還是由司法來承擔。[5]在民法規定上，也對“民事權益”給予了明確規定，確立了民事權益與民事權利同受民事法律保護的精神。*如我國《民法通則》第一條規定：“為了保障公民、法人的合法的民事權益，正確調整民事關系，適應社會主義現代化建設事業發展的需要，根據憲法和我國實際情況，總結民事活動的實踐經驗，制定本法。”第五條規定：“第五條 公民、法人的合法的民事權益受法律保護，任何組織和個人不得侵犯。”我國《民法總則》中也有多處將“合法權益”與“人身權利”“財產權利”相并列規定，明確了民事權益受法律保護。因此，從民事法律規定上看，不僅保護法律明確界定的“權利”，也對民事“權益”予以保護。《商標法》第三十二條規定的“在先權利”不僅應當包括法律明確界定的“權利”，也應當包括法律規定的民事“權益”。2017年《最高人民法院關于審理商標授權確權行政案件若干問題的規定》對此予以了明確規定，其中第十八條規定“《商標法》第三十二條規定的在先權利，包括當事人在訴爭商標申請日之前享有的民事權利或者其他應予保護的合法權益……”，為當前對“在先權利”范圍的爭議作出了權威解釋，符合權利保護之邏輯。

此外，從法律條文關系上看，《商標法》第三十二條的前后兩半句是并列關系，“在先權利”與“他人在先使用并具有一定影響的商標”是同等重要的保護對象，對未注冊商標這種“權益”給予保護，也應當對其他與未注冊商標權益相類似的其他民事權益予以保護。同時給予商標法已經規定在先注冊商標權利保護，也在《商標法》第三十二條后半句規定了未注冊商標權益的保護，其適用條件與《商標法》第三十二條前半句在先權利之保護有別。[6]因此《商標法》第三十二條前半句的“在先權利”包括民事權利、民事權益，但是不包括商標權和在先使用并具有一定影響的商標權益。

《商標法》第三十二條“在先權利”在實踐中主要指商號權、著作權、外觀設計專利權、姓名權、肖像權及知名商品特有名稱、包裝、裝潢等。[1]120因為不同的在先權利在發揮標識來源功能上具有差異，因此不同類別的在先權利存在之前提下，適用《商標法》第三十二條在先權利保護條款上具有一定的不同。[4]同時，在《商標法》第三十二條中“在先權利”的構成要件，除了普通的“權利”構成要件之外，還有其他限制條件。如在對在先權利知名度的要求、對在先權利商品類別的限制、對在先權利客體與申請注冊商標之間相同或類似的要求等。

(三)在先權利之基礎構成要素

“申請商標注冊不得損害他人現有的在先權利”的構成要素，主要包括以下幾個方面：

第一，在先權利的存在。在先權利應當是完整的權利，也即在商標注冊申請日之前已經存在的權利。因為各種權利的獲得存在不同的形式，因此在判斷上也有差異。對于著作權、姓名權、肖像權等無須相關機關授權確權、一經完成即可自動獲得的權利，自該行為完成之日起即獲得該項權利。即便在先權利人基于某種原因后續向特定管理機關進行登記等，均應以完成相關創作、自動獲取權利的日期作為在先權利的獲得日期。

第二，他人享有。《最高人民法院關于審理商標授權確權行政案件若干問題的規定》第十八條規定：“《商標法》第三十二條規定的在先權利，……訴爭商標核準注冊時在先權利已不存在的，不影響訴爭商標的注冊。”對于在先權利，他人已經獲得且現行有效，不包括在商標注冊申請日之前獲得但在商標注冊申請日已經喪失或在商標注冊申請日沒有獲得并可期待獲得的情形。如獲得著作權，但是著作權已經過了保護期限，這種情況則不屬于在先權利范圍之列。再如，外觀設計專利已經形成，但是在商標注冊申請日前尚未獲得相關機關的授權，仍不屬于此處的“在先權利”。

第三，存在“損害”之可能性。一般而言，商標法以保護商標的使用為原則，在此處只排除損害在先權利的商標注冊行為，至于使用行為則未明確完全禁止。原因在于《商標法》第三十二條的規定針對的是“商標注冊的審查和核準”環節的管理規定，而非商標使用環節的管理。因此，在此處禁止注冊商標，并不一定禁止將相關標識作為商標予以使用。至于將他人在先權利客體作為商標使用的后果，則不由商標法三十二條來解決。但是，若申請注冊商標損害了他人現有的在先權利，則屬于不應當予以注冊的情形。此外，“損害”既包括已經造成的損害，也包括可能造成的損害。因此，在判斷是否造成對他人在先權利的損害時，一般以是否可能給相關公眾帶來混淆或誤認為判斷標準。基于此，《商標法》在此用語為“損害”而非如其他條款規定的禁止“侵犯他人在先權利”。

“捕魚達人”案中，希力公司不僅將“捕魚達人”進行了計算機軟件登記，還對之進行了美術作品登記，此外還對“捕魚達人”作為游戲機及游戲軟件的名稱主要部分來使用，還申請了外觀設計專利保護。對這些權利是否構成《商標法》第三十二條的“在先權利”需要結合“捕魚達人”案具體細節來予以判斷。

三、“捕魚達人”案中在先權利保護的認定

(一)“捕魚達人”案中“在先權利”的認定

根據《最高人民法院關于審理商標授權確權行政案件若干問題的規定》第十八條的規定：“……訴爭商標核準注冊時在先權利已不存在的，不影響訴爭商標的注冊。”也即應當審查在先權利的存在和有效性。在相關審判實務中，應當合理分配舉證責任。對于在先權利的舉證，應當由在先權利人舉證。在“捕魚達人”案中，波克公司在2011年3月29日向商標局提出注冊“捕魚達人”商標的申請，因此判斷在先權利是否有效應當以2011年3月29日為準。

1.外觀設計專利權問題

在“捕魚達人”案中，希力公司舉證證明了其在2010年9月申請“捕魚達人”游戲機外觀設計專利。在先權利是外觀設計專利權的，適用要件包括：第一，外觀設計專利的授權日要早于系爭商標的申請注冊日及使用日；第二，系爭商標與外觀設計使用于相同或類似商品；第三，系爭商標與外觀設計專利相同或近似。[1]在“捕魚達人”案中，希力公司舉證證明了其在2010年9月30日申請“游戲機(捕魚達人4人精裝版)”外觀設計專利，但是該專利授權公告日為2011年4月27日；在2010年9月30日申請“游戲機(捕魚達人6人豪華版)”外觀設計專利，但是該專利授權公告日為2011年4月27日。希力公司的“捕魚達人”外觀設計專利授權日均晚于波克公司申請注冊“捕魚達人”商標的日期2011年3月29日。因此，“捕魚達人”案中，因希力公司相關外觀設計專利的授權日比波克公司“捕魚達人”商標申請日晚，因此喪失外觀設計專利對抗“捕魚達人”商標申請的基礎。

2.著作權問題

著作權人自創作完成之日起即享有著作權，著作權登記是著作權的初步證據。最高人民法院關于審理商標授權確權行政案件若干問題的規定》第十九條第一款規定：“當事人主張訴爭商標損害其在先著作權的，人民法院應當依照著作權法等相關規定，對所主張的客體是否構成作品、當事人是否為著作權人或者其他有權主張著作權的利害關系人以及訴爭商標是否構成對著作權的侵害等進行審查。”希力公司提供的作品登記證書表明其在先獲得了相關著作權，依次為：(1)國家版權局2009年12月1日頒發的《計算機軟件著作權登記證書》，軟件名稱：希力捕魚達人游戲軟件V1.0，開發完成日期和首次發表日期均為2009年9月27日；(2)國家版權局2010年7月7日頒發的《計算機軟件著作權登記證書》，軟件名稱：希力捕魚達人Ⅱ游戲軟件V1.0，開發完成日期：2010年4月24日，首次發表日期：2010年4月28日；(3)國家版權局2010年8月27日頒發的《著作權登記證書》，廣州希力公司2009年8月6日完成并于2009年9月27日在廣東首次發表的美術作品《捕魚達人》，申請人以法人作品著作權人身份依法享有著作權；(4)國家版權局2010年8月27日頒發的《著作權登記證書》，廣州希力公司2010年4月10日完成并于2010年4月28日在廣東首次發表的美術作品《捕魚達人Ⅱ》，申請人以法人作品著作權人身份依法享有著作權；(5)國家版權局2010年8月27日頒發的《著作權登記證書》，廣州希力公司2009年8月6日完成并于2009年9月27日在廣東首次發表的美術作品《捕魚達人系列美術作品圖》，申請人以法人作品著作權人身份依法享有著作權；(6)廣東省經濟和信息化委員會于2010年3月2日向希力公司頒發的關于“希力捕魚達人游戲軟件V1.0”的《軟件產品登記證書》。

在先著作權登記證書因為登記時間早于系爭商標注冊申請日，可證明在系爭商標申請注冊日之前該作品已創作完成，即便當事人僅提供這一份證據，也可以認為其完成了享有在先著作權的初步舉證責任，舉證責任應轉移到對方當事人，若對方當事人不能夠提供相反證據可認定在先著作權成立。[7]“捕魚達人”案中，希力公司的“捕魚達人”相關作品不僅創作時間遠早于波克公司申請“捕魚達人”商標的時間，獲得著作權登記的時間也要早于波克公司申請商標的時間。

滿足原創性的標題能夠獲得著作權法的保護。[8]351根據希力公司在“捕魚達人”案中提供的相關證據可知，該公司一直將“捕魚達人”名稱用于其游戲機、游戲軟件等，如版權局相關版權登記證書中名稱被登記為“希力捕魚達人游戲軟件V1.0”“希力捕魚達人Ⅱ游戲軟件V1.0”等。希力公司通過長期使用、大力宣傳推廣，已經使得“捕魚達人”游戲機及游戲家喻戶曉，已經達到了知名的程度。雖然“捕魚達人”是一個較短的詞匯，但是其具有較高的獨創性。因此，從著作權法角度來看，“捕魚達人”這一系列商品名稱本身即是一個短小精悍的作品，希力公司對此享有著作權。

3.名稱權問題

已經達到了知名的程度商品特有名稱在具備公示、持續使用和特有性的條件下構成商品的特有名稱，本質上是未注冊商標，受反不正當競爭法的保護。[9]“捕魚達人”本身也是具有較高知名度的希力公司游戲機、游戲軟件的名稱。希力公司在版權局相關版權登記證書中使用的“希力捕魚達人游戲軟件V1.0”“希力捕魚達人Ⅱ游戲軟件V1.0”等顯示，“捕魚達人”本身也是一種商品名稱。希力公司的“捕魚達人”系列商品在波克公司申請注冊“捕魚達人”之前，已經通過希力公司長期使用、宣傳推廣，達到了家喻戶曉的程度。特別是受到相關行業權威機構的嘉獎，獲得多項榮譽獎項，在行業內具有一定的影響力。在希力公司“捕魚達人”系列商品具有較高知名度的情況下，其游戲機、游戲軟件上所使用的“捕魚達人”名稱，屬于知名商品名稱，屬于《商標法》第三十二條“在先權利”范圍，是商標法和反不正當競爭法保護的對象。

(二)波克公司注冊申請“捕魚達人”商標是否侵害希力公司的在先著作權

《最高人民法院關于審理商標授權確權行政案件若干問題的規定》第十九條第一款規定：“當事人主張訴爭商標損害其在先著作權的，人民法院應當依照著作權法等相關規定，對……訴爭商標是否構成對著作權的侵害等進行審查。”在先權利是著作權的，適用要件包括系爭商標與他人在先享有著作權的作品相同或實質性近似；第二，系爭商標注冊申請人可能接觸過或有可能接觸到他人享有著作權的作品；第三，系爭商標注冊申請人未經著作權人的許可。[1]121在“捕魚達人”案中，在希力公司對“捕魚達人”相關的軟件作品、“捕魚達人”系列美術作品、“捕魚達人”作品享有在先著作權的前提下，因為波克公司明顯未經過希力公司的許可即申請注冊“捕魚達人”商標，因此應當重點考慮以下問題：首先，要看波克公司是否有接觸希力公司“捕魚達人”作品的可能性；其次，應當對波克公司申請的“捕魚達人”商標標志與希力公司的計算機軟件作品、美術作品、“捕魚達人”文字作品相比對，看是否實質性近似；再次，應當判斷波克公司申請注冊“捕魚達人”是否可能損害希力公司的在先權利，也即可以通過是否可能造成消費者的混淆或誤認綜合判斷。

第一，接觸可能性的判斷。從希力公司的銷售、推廣來看，希力公司自2009年開始制作“捕魚達人”軟件游戲機，并向多個省市的9家經銷商銷售，再由該9家經銷商通過其銷售渠道面向全國范圍銷售希力“捕魚達人”游戲機。2010年5月，希力公司許可力港公司使用“捕魚達人”名稱及相關權利，力港公司根據許可開發了網絡版的“捕魚達人”游戲，“捕魚達人”名稱的使用范圍擴散至整個互聯網。從媒體報道宣傳來看，希力公司從2009年開始多次、以多種方式大范圍宣傳推廣“捕魚達人”游戲，《電子樂園·電玩風云》《澳門國際電玩》等雜志多次對希力公司“捕魚達人”游戲進行廣告、宣傳、報道，致該游戲銷售火爆、玩家眾多。從獲得的獎項上看，希力公司的“捕魚達人”游戲多次獲得全國知名獎項，如2009年度中國游戲行業優秀產品“金手指獎”、中關村在線(ZOL.COM.CN)2011年度優秀產品獎、2010年度中國最佳手機應用軟件大賽最佳手機游戲獎、第七屆中國手機游戲企業TOP500強評選50強(2011-2012)等。從所經營業務來看，波克公司與希力公司均從事游戲設計和開發服務，是同一行業的競爭者，對希力公司的“捕魚達人”作品屬于明知、應知，具備接觸可能性，特別是在希力公司對“捕魚達人”作品均進行了著作權登記的情況下更是如此。

第二，實質性近似的判斷。波克公司申請的“捕魚達人”商標與希力公司的作品構成相同或實質性近似。波克公司申請“捕魚達人”商標為文字商標，與希力公司的“捕魚達人”文字作品相同。希力公司的計算機軟件名稱為“捕魚達人”，其美術作品由“捕魚達人”四個字組成，并以文字承載美術創作，其實質部分表述為以“捕魚達人”四個字為主體。波克公司申請的“捕魚達人”商標為漢字體的“捕魚達人”文字商標，與希力公司的作品名稱“捕魚達人”著作權及美術作品“捕魚達人”構成了實質性近似。另外，根據“反比規則”，在證明接觸的可能性很大時，對實質性近似的證據要求相對較低。[10]659希力公司在全國市場上大力宣傳使用“捕魚達人”游戲軟件及相關的作品，作為同行業競爭者的波克公司不可能對“捕魚達人”這一具有較高獨創性的作品不知曉，其接觸可能性非常大，因此對實質性近似的證據要求相對應當較低。更何況“捕魚達人”案中波克公司申請注冊的“捕魚達人”商標實質上與希力公司的“捕魚達人”相關作品相同及實質性近似。

第三，損害判定標準——混淆誤認之可能。對商標來講，注冊和使用是兩個不同的法律行為，僅商標注冊行為本身很難認定為侵權，但其可能會對在先權利造成損害，這也是2001年商標法將“侵犯他人權利”改為“損害他人權利”的原因。注冊商標是否對在先權利造成損害，實際上仍應當以可能會產生導致消費者混淆誤認的后果推定存在損害，不以實際產生損害后果為要件。[1]119在判斷是否造成混淆可能性上，在司法實踐中考慮到“調查統計方法”這一合理方式的使用困境，仍然以當事人舉證為基礎的法官的自由心證為基礎。[11]是否具有混淆誤認可能性應當以商標與商標之間的混淆可能性為參考。

針對商品類別相同的判斷應當嚴格以分類表為依據，因分類表對服務難以做到精確界定，對“相同服務”應采取嚴格解釋；對于商品類別類似的判斷應當綜合在先商標的顯著性和知名度等相關因素，以分類表為參考，綜合判定。[12]《最高人民法院關于審理商標民事糾紛案件適用法律若干問題的解釋》第十一條的規定：“……商品與服務類似，是指商品和服務之間存在特定聯系，容易使相關公眾混淆。”其第十二條規定：“人民法院依據《商標法》第五十二條第(一)項的規定，認定商品或者服務是否類似，應當以相關公眾對商品或者服務的一般認識綜合判斷；《商標注冊用商品和服務國際分類表》、《類似商品和服務區分表》可以作為判斷類似商品或者服務的參考。”

作為游戲計算機軟件產品的設計生產者及服務提供者，勢必會提供計算機軟件的設計服務和計算機軟件的更新服務，這是常識。即便從事實來看，希力公司的證據足以證明其提供了計算機軟件設計和計算機軟件更新服務，波克公司在“計算機軟件設計”“計算機軟件更新”服務類別上注冊“捕魚達人”商標實際上與希力公司使用“捕魚達人”相關作品的服務類別屬于相同類別。

波克公司申請注冊“捕魚達人”商標的“計算機軟件設計”“計算機軟件更新”服務與希力公司提供的使用“捕魚達人”作品的游戲機、游戲軟件等商品屬于服務與商品的類似，屬于不予注冊的類別。計算機軟件產品在《類似商品和服務區分表》分別屬于第9類0901“電子計算機及其外部設備”類群，游戲機在《類似商品和服務區分表》中屬于第28類2801“娛樂器械、娛樂物品”類群。“計算機軟件設計”“計算機軟件更新”服務在《類似商品和服務區分表》中屬于第42類4220“計算機編程及相關服務”類群。服務與商品是否類似，應當綜合考慮服務與商品之間聯系的緊密程度、用途、用戶、通常效用、銷售渠道、銷售習慣等方面的一致性等各項因素。如果服務的目的在于提供特定商品的銷售、裝置或維修，此服務與這種特定商品應當認定為服務與商品類似。[13]計算機軟件設計與計算機軟件更新服務依附于計算機軟件產品，其離開計算機軟件產品即失去存在的意義和價值；計算機軟件產品離開計算機軟件設計服務和計算機軟件更新服務，其市場壽命也將受到負面影響；兩者之間相互依附，具有非常緊密的聯系。從用途來講，游戲計算機軟件、游戲機與計算機軟件設計和更新服務具有相同的市場受眾，在銷售渠道上也具有非常大的同一性，非常容易引起以消費者和相關經營者為主的相關公眾的混淆和誤認。基于以上分析可知，波克公司申請注冊“捕魚達人”商標的“計算機軟件設計”“計算機軟件更新”服務類別與希力公司的計算機軟件產品和游戲機產品類別屬于服務與商品的類似。

因此，在“捕魚達人”案中，波克公司申請注冊“捕魚達人”商標的“計算機軟件設計”“計算機軟件更新”服務類別，與希力公司提供的游戲機、游戲計算機軟件、計算機軟件設計、計算機軟件更新等商品及服務類別，既構成服務與商品的類似，又構成服務與服務的相同。

因為波克公司與希力公司同是游戲產業的競爭者，波克公司的服務類別與希力公司“捕魚達人”作品、商品名稱使用商品及服務類別在功能、用途、生產部門、銷售渠道、消費群體等方面具有完全一致性，波克公司在“計算機軟件設計”“計算機軟件更新”服務類別注冊與希力公司在先著作權相同、實質性近似的商標，非常可能使社會公眾認為波克公司的商品及服務來源與希力公司的“捕魚達人”著作權、商品及服務具有特定的聯系，容易使相關公眾對商品的來源產生誤認。因此，“捕魚達人”案中，波克公司注冊“捕魚達人”商標是否損害希力公司“捕魚達人”相關著作權的行為，應當是比較明確的。

(三)波克公司申請注冊“捕魚達人”商標是否損害希力公司的知名/特有商品名稱的權益

2014年《商標法實施條例》第七十六條規定：“在同一種商品或者類似商品上將與他人注冊商標相同或者近似的標志作為商品名稱或者商品裝潢使用，誤導公眾的，屬于《商標法》第五十七條第二項規定的侵犯注冊商標專用權的行為。”商品名稱可進一步分為通用名稱和特定名稱。通用名稱屬于社會公共資源，不具有顯著性不能注冊為商標。特定名稱在一定條件下可與商標一樣起到商品或來源識別作用，如他人行為不當，可能造成消費者混淆，對在先權利人造成損害。[1]214據此可推測，若在后注冊商標與在先權利中商品名稱相同或近似，且使用在相同或類似商品上的，應當認定為不予注冊情形。其內在的邏輯是，商品名稱與商標具有類似的指示商品來源的功能，且商品名稱與商標均是積累商譽的渠道，在商品類別相同或類似、商標與商品名稱相同或相似的情況下，會給社會公眾帶來混之可能，特別是考慮到在先商品名稱所具有的顯著性和知名度，這種在后的商標注冊不符合商標法上的誠實信用原則，因此應當被否定。

在“捕魚達人”案中，根據希力公司提供的在先著作權登記證書可知，希力公司一直將“捕魚達人”作為其游戲機及游戲軟件的前綴使用，是相關商品名稱最主要的組成部分和相關產品的名稱核心內容。波克公司在相同、類似服務類別上注冊“捕魚達人”商標，與希力公司相關商品的名稱相同。希力公司首創的“捕魚達人”具有一定的獨創性和顯著性，通過希力公司的使用、宣傳、推廣已經在波克公司申請注冊“捕魚達人”商標日期前具有了較大的知名度。波克公司作為希力公司的競爭者，在相關的服務類別上注冊“捕魚達人”，容易造成相關公眾的混淆，具有損害希力公司在先特有商品名稱權的可能。

四、在先權利使用商品的功能是否影響在先權利阻卻在后的商標注冊

有觀點認為“捕魚達人”游戲機具有退幣、退彩票的功能，因此“捕魚達人”游戲機是賭博機，是非法商品，由此認定希力公司在“捕魚達人”商標上不能建立商譽，希力公司不能夠阻卻波克公司在“計算機軟件設計”“計算機軟件更新”服務上注冊“捕魚達人”商標。[14-15]甚至有觀點認為希力公司的“捕魚達人”是“非法標識”。[16-17]暫且不從未注冊商標角度來審視希力公司的“捕魚達人”商品功能能否阻卻波克公司的在后商標注冊。筆者僅從在先權利保護角度認為：希力公司在先權利的存在是事實，使用在先權利的商品之功能，是否影響其阻卻在后商標注冊的效力，應當從以下幾個方面來認識：

在先權利保護的目的是為了避免私權的沖突，避免給相關公眾帶來混淆和誤認。在先權利一旦產生并符合一定的要件，就要受到包括商標法在內的民事法律的保護和尊重。《商標法》第三十二條的中在先權利保護條款的功能是將在先權利作為一項完整的權利予以保護，但判斷該項在先權利的基礎并不依據商標法，而是依據“在先權利”所依附的法律，如著作權的判斷應當以著作權法為依據，外觀設計專利權的判斷應當以專利法為依據。只要根據在先權利相關的法律規定認定該“在先權利”為完整的權利，就應當作為《商標法》第三十二條中的“在先權利”。

在“捕魚達人”案中，希力公司的“捕魚達人”存在在先的著作權和知名商品的特有名稱權。“捕魚達人”著作權的判斷應當以著作權法、反不正當競爭法為依據。依據著作權法的相關規定及版權管理的相關行政規定，希力公司已經在波克公司申請“捕魚達人”商標之前獨創了“捕魚達人”相關作品，并對大部分進行了版權登記，成立了在先完整著作權。“捕魚達人”在游戲機、計算機游戲上被作為商品名稱的前綴使用，是希力公司相關產品名稱的重要組成部分，根據其商品的知名度應當被認定為知名商品的特有名稱權，受到民法通則及反不正當競爭法的保護。

希力公司將“捕魚達人”以著作權和名稱權的方式使用在游戲機上，是否破壞了該著作權和名稱權？筆者認為，暫且不論“捕魚達人”游戲機是否具有賭博功能或者“捕魚達人”是否是禁止流通產品。即便是著作權被使用在了違法產品上，其也不能夠對著作權的完整性起到否定作用。著作權的獲得本身是自創作完成即產生，其完整性得益于其創作中的智力勞動，而非在后的著作權使用行為。在后的著作權使用行為是對著作權的一種處分行為，其處分行為的責任理應由著作權法來規制，而不應當由商標法來規制。《商標法》第三十二條中“在先權利”中著作權的適用唯一標準就是著作權從著作權法上判斷是完整的著作權。希力公司的“捕魚達人”著作權是一項完整的著作權，是希力公司智力創造的成果，能夠對抗在后的波克公司對“捕魚達人”的商標注冊行為。更何況，我國2010年就已經刪除了2001年著作權法中的“依法禁止出版、傳播的作品，不受本法保護”之規定。這既是對《與貿易有關的知識產權協議》(TRIPs協議)的遵守與尊重，也是對私法與公法、私權利與公權力的正確認識彰顯，更是知識產權法對人類智力創作精神的鼓勵的體現。通過我國知識產權法立法歷史的回顧，也可窺見《商標法》第三十二條“在先權利”應當適用的保護在先權利的精神。《商標法》第三十二條在先權利的保護，是對在先權利的尊重，得以遵守有利于商標法秩序的規范化，有利于遏制不當注冊商標的“搭便車”行為，避免“劣幣驅除良幣”的不良現象出現。

從名稱權上來看，知名商品的特有名稱權保護的是具有一定市場知名度的名稱之識別性標識，而非商品本身。[18]在“捕魚達人”案中，應當受到保護的是“捕魚達人”這一名稱權，而無關使用該名稱的商品。其商品所具有的功能合法與否的判斷不應當以商標法為依據，商標法不具有此功能，也不具有此能力。商標法的適用以“標識商品來源的秩序”為基礎服務對象，名稱權所使用商品的功能不應當作為名稱權受保護的影響因素。再者，希力公司使用“捕魚達人”名稱的不只有游戲機，還有游戲軟件等商品類別，如果僅以游戲機的一些次要功能為由意圖否定在先權利的保護，無益于誠實信用秩序的建立，更與《商標法》第三十二條的精神實質相背離。

五、結論

《商標法》第三十二條在先權利保護的規定，是服務于商標法的立法宗旨的。在先權利保護之規定的核心在于認定在先權利存在及在后商標注冊對在先權利之損害。在先權利的獲權日期在商標注冊申請日之前，依據在先權利相關法律規定認定為完整權利的，應當受到《商標法》第三十二條在先權利保護的尊重。如果與在先權利相關的法律沒有否定在先權利的效力，商標法也就不具備否定在先權利的功能與效力。在先權利發揮了一部分識別商品來源之功能，在后注冊的商標如果與此種識別商品來源之功能相沖突，就應當對在先權利予以保護，在先權利具有對抗在后商標注冊的效力。這不僅是商標秩序的需求，更是整個民事權利秩序的需求。在“捕魚達人”案中，希力公司對“捕魚達人”享有在先的相關著作權和知名商品的特有名稱權，波克公司在與希力公司相同、類似的服務上申請注冊“捕魚達人”商標，容易使相關公眾混淆或誤認，損害希力公司的在先權利，因此不宜輕易給予注冊。

[1]國家工商行政管理總局商標局，商標評審委員會.商標法理解與適用[M].北京：中國工商出版社，2015.

[2]馮曉青.知識產權法利益平衡理論[M].北京：中國政法大學出版社，2006.

[3]蔡國慶.商標侵權的判斷標準——以《商標法》>新增混淆規定為視角[J].黑龍江省政法管理干部學院學報，2015,(6):77-79.

[4]芮松艷.在先權利保護的法律適用[J].中華商標，2008,(7):53-56.

[5]李建華.王國柱.論民事權益——民法保護對象的立法和司法雙重確認[J].法學雜志,2011,(1):27-30.

[6]李釗.對“申請商標不得損害他人在先權利”的理解與適用”[J].中華商標,2015,(8):41-46.

[7]徐琳.著作權登記證書和商標注冊證在認定在先著作權中的證明效力[J].中華商標，2012,(7):28-30.

[8]盧海君.版權客體論[M].北京：知識產權出版社，2014.

[9]郭壽康，陳霞.對“哈啤”案的幾點思考——兼論商品特有名稱的法律性質及其保護[J].政法論叢，2005，(10)：89-95.

[10]崔國斌.著作權法：原理與案例[M].北京：北京大學出版社，2014.

[11]金海軍.調查統計方法在商標訴訟案件中的應用——以商標混淆可能性的認定為視角[J].知識產權，2011,(6):26-32.

[12]王遷.論“相同或類似商品(服務)”的認定——兼評“非誠勿擾案”[J].知識產權,2016,(1):22-28.

[13]段曉梅.商標評審案件中類似商品或服務的審理實踐(上)[J].中華商標,2015,(4):63-69.

[14]孫遠釗.在先使用如果違法是否可以阻卻商標注冊[EB/OL].[2017-05-24].https：//baijiahao.baidu.com/po/feed/share?wfr=spider&for=pc&context={%22sourceFrom%22%3A%22bjh%22%2C%22nid%22%3A%22news_3072967029964698063%22}.

[15]黃義彪.賭博機是否屬于商標法意義上的商品——以‘捕魚達人’商標之爭為視角[EB/OL].[2017-05-24].https：//baijiahao.baidu.com/po/feed/share?wfr=spider&for=pc&context={%22sourceFrom%22%3A%22bjh%22%2C%22nid%22%3A%22news_3325553266381578791%22}.

[16]阮開欣.“捕魚達人”商標異議分析[EB/OL].[2017-05-24].http：//www.iprdaily.cn/news_15741.html.

[17]吳雅妮.淺析非法標識能否對抗在后商標申請問題[EB/OL].[2017-05-24].http：//mp.weixin.qq.com/s/2GqMdB2EoSv_pihSonCOSg.

[18]姚鶴輝.知名商品特有名稱反不正當競爭保護制度辯證與完善——兼評《反不正當競爭法(修訂草案送審稿)》[J].法律科學,2016,(3):126-134.

Research on Article 32 ofTrademarkLawof China Regarding the Protection of Prior Right：Taking the Case of“Fish Lord”as the Object

Feng Xiaoqing, ZHOU Hewei

(Civil, Commercial and Economic Law School, China University of Political Science and Law,Beijing 100088, China)

Article 32 of China Trademark Law expresses the protection of the prior rights, which implies that there should be spaces reserved for other kind of civil rights when people apply for a trademark registration. To identify a prior right should be based on the law of the prior civil right, and a prior complete right in the trademark law should be protected and respected. The commodity function is not prerequisite for a prior right’s integrity. And the commodity function does not affect the legitimacy and completeness of the prior right. The civil prior rights should still be protected by the right of Article 32 in China Trademark Law.

prior rights; copyright; design patent; trademark; reputation

2017-06-08

國家社會科學基金重點項目“中國特色知識產權理論體系研究”(11AZD047)

馮曉青(1966—)，男，湖南長沙人，中國政法大學教授，博士生導師，法學博士。周賀微(1989—)，女，河南駐馬店人，中國政法大學知識產權法學專業博士研究生。

D923.43

A

1672—1012(2017)04—0037—10