商標延伸注冊的合法性審查探討

鄒漢斌

摘要：在當前全球化市場格局下，品牌延伸策略正日漸成為各大廠商在市場營銷中不可或缺的戰略，其所產生的商標延伸問題也越來越受到商標法學者和法官的關注，但目前我國相關法律法規在理論及實務中對商標延伸注冊問題都鮮有涉及。由于商標延伸注冊這一概念還未直接納入法律規范中，導致了在某些案件的審理中對于商標延伸注冊的合法性及合理性懸而未決。本文以“同濟堂”商標案件作為視角，通過實證分析，對商標延伸注冊理論進行研究與分析，總結出商標延伸注冊的適用條件，為我國在處理此類案件時的爭議提出解決途徑，對品牌提供更為有力的法律保障。

關鍵詞：商標；商標延伸注冊；在先基礎商標；在后申請商標；商譽延伸

中圖分類號：D923.43文獻標識碼：A文章編號：1000-5099（2017）02-0132-05

國際DOI編碼：10.15958/j.cnki.gdxbshb.2017.02.19

一、 問題的提出

基于在先基礎商標“同濟堂”而獲得延伸注冊的商標“同濟堂 始創于1888及圖”的司法案例，被最高人民法院評定為北上廣三地知識產權法院成立一年來的14個經典案例之一。

在最近“徽皖酒王”商標異議復審行政糾紛再審判決【（2016）最高法行再38號】中，最高法院就“基礎商標延伸理論”進行了闡述，認為現行法律中對“商標延伸注冊”并沒有任何形式的明確規定，而“基礎商標”作為“基礎商標延伸理論”中的重要概念，不能在法條及理論上獲得支持；同時，所謂“基礎商標的延伸理論”并不能違背《商標法》中關于“整體商標標識及審查混淆可能性”對于近似性判斷的基本原則。

除了最高法院上述的判決之外，北京高院的兩起駁回復審行政糾紛案中，卻存在不一樣的觀點：在“鱷魚國際”【（2015）高行（知）終字第1072號】案件中，北京高院肯定了“商標延伸注冊”的概念，但強調如果在后注冊商標如需獲得核準注冊，應當與他人的在先申請注冊商標區別開來，即不應該造成相關公眾的混淆誤認；在另一起“三品王”【（2015）高行（知）終字第2546號】案件中，北京高院則更加強調了在后申請注冊商標與“在先基礎商標”應當具有緊密的聯系性這一概念：新申請商標能夠獲得核準注冊的重要條件之一是“在先基礎商標”在長期使用獲得一定知名度后，能夠導致相關公眾將商標注冊人與在同一種或類似商品上在后申請的相同或者基本相同的商標聯系在一起。[1]雖然兩份判決的結論略有不同，但本質上北京高院對于“基礎商標”和“延伸注冊”理論都進行了肯定。

2014年，北京高院發布的《審理指南》①中，粗略地對“商標延伸注冊”概念進行了“定義”：商標注冊人的基礎注冊商標經過使用獲得一定知名度，從而導致相關公眾將其在同一種或者類似商品上在后申請注冊的相同或者近似商標與其基礎注冊商標聯系在一起，并認為使用兩商標的商品均來自該商標注冊人或與其存在特定聯系的，基礎注冊商標的商業信譽可以在在后申請注冊的商標上延續參見《審理指南》中第8條關于延伸注冊的基本原則規定。

但審理指南的出現仍沒有解決諸多實際問題：“商標延伸注冊”在當前實務中處于何種狀態？“商標延伸注冊”理論的必要性如何？延伸注冊有何種適用條件？這些問題仍然沒有得到確切的解答，而正是這些問題的存在構成了本文主要探討的內容。

根據現行《商標法》第30條

《商標法》第30條規定：“申請注冊的商標，凡不符合本法有關規定或者同他人在同一種商品或者類似商品上已經注冊的或者初步審定的商標相同或者近似的，由商標局駁回申請，不予公告。”

的相關規定，筆者認為，如要將“商標延伸注冊”的相關理論具象化、規范化，對《商標法》第30條規定的例外情況進行拓展，能夠更好地把控“商標延伸注冊”理論的合理性、合法性。即“商標延伸注冊”的概念在理論和實務問題中都應當獲得支持，但必須基于一定的限制條件。而本文的最終目的就是要通過實證分析來論證“商標延伸注冊”的具體適用規則和制度定位，從而對我國立法及司法提出相關建議，為解決今后的實務案件提供參考和指導。

二、 案例分析

以“同濟堂始創于1888及圖”【（2014）京知行初字第182號】商標駁回復審行政糾紛案件作為主線，其他生效判決作為輔線，對“商標延伸注冊”的適用條件和制度定位進行論證。

1背景案情簡介

原告：貴州同濟堂制藥有限公司

被告：國家工商行政管理總局商標評審委員會（下稱商評委）

1996年3月7日，貴州省同濟堂制藥有限公司（下稱貴州同濟堂）申請注冊“同濟堂”商標（圖1，注冊號為第1093180號），并于2007年9月7日續展專用期限至2017年9月16日。核定使用在國際分類第5類“中藥藥材；中藥成藥；各種丸；艾卷；膏；丹片；散”等商品上。

2012年8月8日，貴州同濟堂在第5類“人用藥；醫藥制劑；針劑；片劑；水劑；膏劑；中藥成藥；貼劑；醫用營養品；醫用敷料”等商品上，申請注冊“同濟堂始創于1888及圖”商標（圖2，申請注冊號為第11324244號）。

2013年8月19日，國家工商行政管理總局商標局作出駁回決定書，根據原《商標法》第28條（對應現行商標法第30條）的規定，對貴州同濟堂“同濟堂始創于1888及圖”商標（下稱“訴爭商標”）的注冊申請予以駁回。該決定認為，訴爭商標顯著部分“同濟堂”完整包含引證商標一（圖3，第3178271號）及引證商標二（圖4，第3574839號）顯著部分，未形成新的整體性含義，已構成近似商標。

貴州同濟堂不服商標局駁回注冊申請的決定，向國家工商行政管理總局商標評審委員會申請復審，理由主要為：（1）申請商標與引證商標一和引證商標二不構成近似，申請商標是由圖形及中文構成，而兩個引證商標是純中文構成，兩者在商標構成及整體外觀上區別很大；（2）訴爭商標顯著部分“同濟堂”具有較高的知名度，曾兩次被評定為中華老字號，相關公眾不會對申請商標與引證商標一及引證商標二在消費時產生混淆誤認。

2014年11月13日，商評委作出商評字【2014】第75084號駁回復審決定書，決定駁回復審申請。該決定認為：根據新修改后的《商標法》第30條，訴爭商標顯著識別部分“同濟堂”包含引證商標一“同濟”及引證商標二“同濟”的顯著識別部分，已構成近似商標。且申請商標指定使用的人用藥及醫用營養品與引證商標一、引證商標二核定使用的嬰兒食品商品屬于類似商品，會導致相關公眾對于商品來源的混淆誤認，訴爭商標和引證商標一及引證商標二構成使用在同一種類或類似商品上的近似商標。貴州同濟堂不服裁定，向北京知識產權法院提起行政訴訟。

2當事人訴辯

貴州同濟堂訴稱：訴爭商標（第11324244號）商標與引證商標一（第3178271號）及引證商標二（第3574839號）區別非常明顯，且具有顯著區別的獨立含義，不構成近似商標，且訴爭商標以及訴爭商標的顯著部分，經過申請人的長期大量使用和廣泛推廣宣傳，具有極高的知名度，與申請人已經形成市場一一對應關系，使用在相同或類似商品上不會構成混淆誤認，故請求撤銷第75084號裁定。

商評委辯稱：第75084號裁定認定事實清楚，適用法律正確，請求法院依法予以維持。

3審理結果

法院審理認為：根據各方當事人的主張，本案重點應當關注訴爭商標是否在《商標法》第30條上與引證商標構成近似商標。《商標法》第30條中規定：“申請注冊的商標，凡不符合本法有關規定或者同他人在同一種商品或者類似商品上已經注冊的或者初步審定的商標相同或者近似的，由商標局駁回申請，不予公告。”

貴州同濟堂提供了大量證據，支撐了“同濟堂”作為在先基礎注冊商標經過了長期使用且獲得了較高知名度。而訴爭商標的顯著識別部分與在先基礎注冊商標完全相同，即訴爭商標與基礎注冊商標有直接關聯性。同時，貴州同濟堂在其產品上長期并列使用在先基礎商標和訴爭商標，能夠證明一貫使用意圖，其注冊訴爭商標具有合理性。另外，相對于另外兩個引證商標，訴爭商標與第1093180號在先基礎注冊商標更為接近。基于其多年來在市場上的大量使用，相關公眾能夠將訴爭商標與在先基礎商標聯系在一起，故訴爭商標與兩引證商標的共存不易造成相關公眾對商品來源的混淆誤認。據此，法院判決撤銷商評字【2014】第75084號裁定，并責令商評委就貴州同濟堂提出的復審請求重新作出裁定

不久，商評委重新作出決定，由商標局初審公告，異議期后，訴爭商標獲得核準注冊。

4重點評析

通過分析本案中所涉及的多個商標之間的關系，可以更好地提煉出訴爭商標能夠被獲得核準注冊的必要條件。這也是作為“基礎商標延伸理論”具象化、規范化的落腳點。以下就本案中涉及的幾個問題進行評析。

一是關于訴爭商標與在先基礎商標在標識及指定商品或服務上的相關性。商標混淆性近似，包括商標標識的相同或近似和商品或服務類別的相同或類似。商標標識上的相同或近似一般基于文字的字形、讀音、含義，或圖形和圖形的構圖及顏色，或者其各要素組合后的整體結構近似，或者其立體形狀、顏色組合近似。而商品類似則基于商品在功能、用途、銷售渠道、消費對象等方面的相似或重合，會使公眾對此產生混淆誤認，認定兩者（或者多個）商品存在聯系。在本案例中，訴爭商標與在先基礎商標顯然在商標標識及指定使用商品上都存在近似性。

從標識上看，在先基礎注冊商標“同濟堂”是純文字商標，訴爭商標由“同濟堂”、圓形圖、“始創于1888”三個部分組成，其中“同濟堂”文字在商標中屬于主要顯著識別部分；訴爭商標完整包含了在先基礎注冊商標、且顯著識別部分完全相同，兩者具有直接關聯性。

從指定使用的商品類別上看，訴爭商標注冊在第5類“人用藥；醫藥制劑；針劑；片劑；水劑；膏劑；中藥成藥；貼劑；醫用營養品；醫用敷料”等商品上申請注冊，對比在先基礎商標在第5類“中藥藥材；中藥成藥；各種丸；艾卷；膏；丹片；散”等商品上的注冊，兩者在指定使用商品上已構成類似，具有直接關聯性。

二是關于在先基礎注冊商標的“商譽”在在后申請注冊商標上的延伸。貴州同濟堂提供了大量證據證明“同濟堂”作為在先基礎注冊商標經過長期使用和廣泛推廣宣傳，具有較高知名度，且早在訴爭商標申請前的2009年8月即開始在先基礎商標與訴爭商標并列使用在其商品的事實，“同濟堂”品牌具有較高知名度和美譽度的“商譽”可以延續至訴爭商標上，并產生積極的指向商品來源的作用，相關公眾可以將兩者之間直接聯系在一起，認為是同一市場主體。因此，訴爭商標可以獲得核準注冊。

通常認為，商譽是商品生產者或經營者在其生產、流通和與此有直接聯系的經濟行為中逐漸形成的，反映社會對其生產、產品、銷售、服務等多方面的綜合評價。[2]因此，商標和商譽之間的關系是密不可分的，即商標是商譽的載體，而商標在使用中產生的商譽對消費者識別商品來源起到了決定性的影響。“商標的延伸注冊”是對自身在先商譽的“合理使用”，即“商譽”的延續或轉移。[3]

在“廣西三品王”【（2015）高行（知）終字第2546號】商標駁回復審案件中，法院認為，商標注冊人對其各自獨立申請的商標具有專有權，但注冊商標之間的延伸關系并不是當然具有。如果商標注冊人申請的在先基礎商標長期使用并獲得了一定的市場知名度，從而使公眾能夠將同一或類似商品范圍內的在后申請注冊商標與其自然關聯在一起，那么基礎注冊商標的商譽才可以在在后申請注冊商標上延續。

三是引證商標在訴爭商標（在后申請商標）與在先基礎商標之間的障礙性。在案例中，引證商標一（第3178271號）及引證商標二（第3574839號）分別于2003年8月及2005年9月獲準注冊，明顯晚于貴州同濟堂在先商標的1996年3月。雖然申請商標的顯著識別部分“同濟堂”完整包含引證商標一及引證商標二的顯著部分“同濟”，但因在“同濟”二字后加上與“醫藥”具有特殊意義和歷史淵源的“堂”字，已經形成了新的整體性含義，不構成近似商標。在案證據也可以證明，在先商標經過長期的使用和宣傳，在相關公眾中具有較高的知名度，形成了一定的市場格局。申請商標的注冊申請系基于正當商業需求，不具有攀附引證商標的意圖。另外，基于商標審查和審理標準的統一性和穩定性，在先基礎商標注冊先于引證商標一及引證商標二，且三者維持了十余年的不近似注冊狀態，已經成為了穩定的法律權屬狀態。換個角度說，核準在后引證商標一及引證商標二注冊時，在先基礎商標不是法律障礙，那么，在后申請商標進行延伸注冊時，引證商標一及引證商標二亦不能成為法律障礙。因此，法院認為，訴爭商標的顯著部分“同濟堂”更接近同一申請注冊人在先基礎注冊商標“同濟堂”，而與引證商標“同濟”尚可區分。

在“鱷魚國際”【（2015）高行（知）終字第1072號】及“蘇州稻香村”【（2014）高行終字第1103號】這兩起商標駁回復審案件中，法院都著重強調了在先商標必須經過長期使用從而建立知名度，以便能夠與引證商標進行區分，且不會造成相關公眾的混淆誤認的重要性。而恰恰正是這一點，更加限制了延伸注冊的理論必須建立在不違反《商標法》的強制性規定下，即不構成對商品來源的混淆時，可以予以核準在后商標的申請注冊。

反觀去年進行再審的“徽皖酒王”【（2016）最高法行再38號】案件，涉及了就訴爭商標及引證商標的關聯度問題。在本案中，訴爭商標與引證商標不論是商標構成要素還是商品類別都極為接近，而且引證商標有足夠的證據支撐其知名度大于訴爭商標，因此，訴爭商標與其在后申請商標之間的關系被阻斷，即產生了筆者所認為的阻礙性。

在此，需要梳理“駁回復審”和“異議復審”兩種案件類別下的審查側重點。由于相對理由“駁回復審”案件中雖然引證了第三人的引證商標，但該第三人并不直接介入程序，因而無法評價引證商標知名度的影響，則“商標的延伸注冊”應更加注重在先基礎商標的使用情況與在后基礎商標的關聯性。而“異議復審”案件則相對更為復雜，由于引證商標權利人作為異議人（第三人）的介入，案件在審查時應將介入因素進行進一步對比，從而權衡引證商標的使用情況及阻礙性，在“異議復審”程序中，尤其需要考慮異議人引證商標介入的知名度對訴爭商標能否注冊的影響。

三、 解決路徑

2014年5月1日實施的《商標法》第30條規定：“申請注冊的商標，凡不符合本法有關規定或者同他人在同一種商品或者類似商品上已經注冊的或者初步審定的商標相同或者近似的，由商標局駁回申請，不予公告。”

本文所述案例“基礎商標延伸注冊”問題，是圍繞《商標法》第30條規定的對申請商標合法性審查而展開的，筆者認為，實質上是對《商標法》第30條規定的限定性的司法突破。如何在司法實踐中統一認識和做法，在立法層面予以規制，系本文的落腳點。

1.統一標準

在當前商標實務中，由于各方審查審理機關在處理涉及“商標延伸注冊”的相關案件時仍然沒有一個明確且統一的標準，這就導致了不同案件中各種看似前后矛盾的結論的產生，而這種前后矛盾的結論通常會以“個案審查”作為理由，而正是這種“個案審查”理論，可能影響對基本法律原則的嚴肅性和穩定性的評價。

根據上述案例的分析及論證，筆者認為，“基礎商標延伸注冊”理論內容，亦即商標延伸注冊的合法性審查原則，需要考慮以下三點：（1）在后申請商標與在先基礎商標在標識和商品類別上是否相同、近似和類似，且這種相同、近似和類似的程度是否強于與引證商標的比較；（2）在先基礎商標是否形成了具有較高知名度和美譽度的商譽，且足以使得相關公眾將在后申請商標與在先基礎商標緊密聯系在一起，形成來源同一性的認知；（3）介入商標的使用是否會成為在后申請注冊的障礙。

2.在最高法院發布指導性案例中，確定法律適用原則和標準

根據相關規定，“指導性案例”是指對審理類似案件具有普遍指導意義的案例。最高人民法院審判委員會討論通過的指導性案例，如各級人民法院正在審理的案件，在基本案情和法律適用方面，與最高人民法院發布的指導性案例相類似的，應當參照相關指導性案例的裁判要點作出裁判。由于上文所述的大量存在且常見于最高法院再審案件中“基礎商標延伸注冊”案件需要解決的統一標準的問題的迫切性，筆者建議，最高法院在相關案件中確立“基礎商標延伸注冊”的合法性審查的原則和統一標準，作為指導性案例發布。

3.立法建議或出臺司法解釋

最高法院公布的指導性案例非正式的法律淵源，司法實踐中是“參照”適用。因此，有必要在立法上對《商標法》第30條予以完善。筆者建議，在《商標法》第30條上增加一款，作為“但書條款”，即“申請注冊的商標，與申請人在先注冊的商標相同或者近似，所指定和核定商品類別相同或者類似，且申請人在先注冊商標具有較高知名度的，相關公眾足以形成兩件商標來源同一主體認知的，予以初審公告或者核準注冊”。

而立法往往滯后，且現行《商標法》于2013年修改、2014年實施。筆者建議，最高法院在出臺相關商標授權確權案件的司法解釋時，將上述統一適用原則和標準納入進去。

四、 結語

商標的延伸注冊問題目前已大量存在于司法實務中，而商標的延伸注冊實際上也反映了目前商品經濟社會高速發展的發展需求。商標作為品牌的最直接展示，能夠幫助經營者吸納更多的消費者。在擁有足夠的品牌粘性后，商標的延伸便能夠將這種粘性潛意識地轉移到該品牌其他產品或者相關產品上，這自然成了越來越多的經營者開始大力發展品牌延伸策略的動因。在飛速發展的現代社會中，任何產品及服務都需要不斷更新以適應市場的激烈競爭，產品及服務在進行延伸及創新的同時，品牌也自然需要進行拓展，但新品牌的建立需要經營者投入大量的運營成本，并且這種新的投入可能面臨更多不可控的風險，這也在無形之中增加了企業的負擔，對社會資源造成了浪費。而商標延伸注冊理論成為了保障企業品牌發展的重要保障，企業可以在節省大量推廣成本的同時加快新產品進入市場，消費者亦可以接觸發展更快且更多樣化的產品，這對市場的健康起到了更好的推動作用。

參考文獻：

[1]孔慶兵.商譽延續對商標可注冊性的影響[N].中國知識產權報，2015-10-23.

[2]程一方，黃玉燁.商標專用權的理論缺陷與注冊商標的信譽保護[J].理論月刊，1998（9）：25-27.

[3]陶鈞.延伸注冊以在先商譽為判斷要素[J].中國知識產權報，2015-03-06（008）.