談我國商標域外被搶注的對策與風險規避

楊玉婷

[摘要]商標域外搶注行為擾亂了國際經濟秩序，是一種不正當的競爭行為。很多國家為克服商標保護的地域性障礙，往往通過簽訂國際條約的方式來協調各國的商標制度。為預防商標搶注，企業應當積極進行商標國際注冊、加強對目標國的商標監測。商標遭搶注后，企業應善于利用相關國際條約進行維權，能夠權衡利弊選擇適合自身的應對策略，將事前防范與事后救濟有效結合在一起，以更好地對抗外商的商標搶注行為。

[關鍵詞]域外搶注；商標確權；馬德里國際注冊；商標監測

[中圖分類號]F7605[文獻標識碼]A[文章編號]2095-3283（2017）04-00120-03

一、商標被域外搶注的現狀及界定

隨著我國企業國際競爭力的不斷提高，很多國內商標已逐漸成為海外搶注的目標，更有部分國家出現專門搶注中國商標的公司。“商標壁壘”已經成為企業“走出去”的絆腳石。從20世紀80年代至今已經發生了超過2000起的國內商標被域外搶注的案例，每年無形資產的損失達到10億元人民幣。當然，近十年我國企業的商標國際注冊意識已經有了很大的提高。2016年，中國申請人提交馬德里商標國際注冊申請共計3014件，同比增長298%。目前，商標海外遭搶注的行為已經涉及到了諸多行業，如家電、化妝品、食品、文化產業等。

商標域外搶注是指違背國際公平交易和誠信交易準則，在國外搶注我國商標的不正當競爭行為。關于商標域外搶注的性質認定，存在理論爭議。持第一種觀點的學者認為，商標域外搶注是一種侵權行為。持第二種觀點的學者認為，其本質則是以合法形式掩蓋自己的不法搶注行為。持第三種觀點的學者是從經濟學的角度來考慮的，他們認為這種搶注行為排擠了競爭者是一種不正當競爭的行為。持第四種觀點的學者認為，域外搶注處于一個模糊的“灰色地帶”，搶注者是利用企業缺乏商標保護意識從而賺取利益。本文認為，搶注人的搶注行為從形式上講可能并沒有違反法律的規定。但是，從行為實質上分析，搶注人主觀上存在惡意，客觀上也產生了侵犯他人權利的后果，同時搶注人的搶注行為也產生了排擠競爭者、擾亂正常市場秩序的結果，是不合法行為。

二、商標被域外搶注后的應對措施

（一）采取法律手段奪回商標

在可以對商標進行異議撤銷的國家，我國被搶注企業可以在異議期間提出異議，這種商標維權往往成本付出較低。在沒有異議程序的國家，被搶注企業則可以通過提起訴訟的方式奪回商標。在國外提起法律訴訟時，必須要精通外國法律制度，通過科學的訴訟手段來奪回商標。無論是在提出異議的過程中，還是在訴訟過程中，被搶注企業必須要對使用證據如合同、廣告、出口單據等進行妥善保管，這些證據往往是企業維權成功的關鍵所在。我國是巴黎公約、馬德里體系條約以及TRIPS協定的成員國之一，因此，我國企業面對商標被域外搶注的狀況時，應當熟悉國際競爭規則、善于利用相關國際條約進行知識產權維權。法律救濟的手段對企業代理律師的技術要求較高、花費也比較大。因此，企業在采取法律途徑維權之前，理應進行一個科學的救濟成本評估。

（二）通過談判的方式挽回商標

企業通過協商的手段解決商標搶注問題，不僅是挽回商標重要方法，更能促進雙方的商業合作。“海信商標被西門子搶注案”就是一個成功的例子。在雙方協商的過程中，西門子最初開出了4000萬歐元轉讓商標的高價，但雙方經過半個月的談判之后，最終西門子以50歐元的價格將商標轉讓給了海信公司。海信通過協商與西門子達成了共識，不僅挽回了商標的所有權，更為進軍歐洲市場贏得了寶貴的時間。當然，雙方的商業談判是一個復雜的綜合實力的較量，其中也包含雙方政府以及企業公關的較量。

（三）采取換標的方式重構商標

我國被搶注企業如果沒有足夠的精力和財力來應對法律程序，又不能通過協商手段來奪回商標的話，主動換標也是一個很好地選擇。那么面對商標被搶注的情況，企業解決問題最簡單的方法就是重新設計一個新的商標，并進行新的商標注冊。企業只需在為新注冊商標繳納少量的注冊費用即可，這樣一來企業不僅可以避免繁雜的訴訟程序，還可以減少很多不必要的資金投入。例如聯想公司面對商標在很多國家已無法注冊的困境，就主動將“legend”換為“lenovo”商標。我企業商標大多為中文，但國外消費群體往往對中文商標缺乏認知度，所以中國商標遭搶注后，推出新的英文商標也有機會提高其商標辨識度。主動換標是一個以攻代守的企業戰略，運用得當也能為企業的成功發展添磚加瓦。

（四）向政府和其他組織尋求幫助

我國企業在面對商標被搶注的情況時，政府也可以在適當的時機協助企業進行維權。政府主要是在雙方的談判協商過程中發揮作用，給企業提供強大的后援支持。在西門子搶注海信商標案中，海信就及時向商務部和中國家用電器協會尋求援助。隨后，歐盟駐華機構和中國家用電器協會也介入此事。后期中華商標協會開展的“中國商標海外維權研討會”，更能看出中國政府的支持態度。在“海信商標被西門子搶注案”之初，海信就積極應訴，同時海信積極配合媒體報道，給西門子施加壓力。所以，應充分發揮中國政府和有關部門的職能，積極建立企業海外商標維權投訴機制，行業協會等其他組織也應發揮自身的專業技能，為企業商標維權提供技術幫助。

三、商標被域外搶注的風險規避——上海冠生園商標國際注冊戰略帶來的啟示

（一）樹立商標國際保護意識

上海冠生園集團在海外市場的開拓過程中，投入了大量資金進行商標的海外注冊活動。當時企業提出的口號就是“凡是地圖上有的國家，大白兔都要蹦到那里去。”事實上，冠生園集團已經在《馬德里協定》的30個成員國進行了“大白兔”商標的注冊。同時在另外70多個國家和地區也都拿到了“大白兔”商標的國際注冊證。我們可以看出上海冠生園集團正確地樹立了商標國際注冊的超前理念，其商標戰略是要在已經出口或者將來可能出口的國家和地區注冊“大白兔”商標，從而能更好地保護其商標權益。對我國企業而言，在日本、意大利等實行注冊優先的國家，企業就應該樹立商標注冊意識，提前進行注冊。其次，在美國、澳大利亞等實行使用在先的國家，企業不僅要重視其商標產品在出口國的實際使用，而且還要合理保管相關使用證據。

（二）商標國際注冊模式的合理選擇

上海冠生園在進行商標的國際注冊時，針對目標國的具體情況采取了不同的注冊方式。首先，上海冠生園針對那些沒有參加《馬德里協定》的國家，采取逐一進行注冊的方式。企業可以親自到注冊國進行商標注冊，也可以委托一些商標代理組織或者律師事務所等進行商標注冊。第二種是采用馬德里注冊模式。企業只需要提交一份商標國際注冊的申請書就可以獲得指定的一個或者多個成員國家的商標注冊。馬德里商標注冊是目前較為便利的商標注冊模式，目前馬德里國際商標體系的覆蓋國已經超過70個了。第三種，上海冠生園向非洲知識產權組織申請統一商標注冊，原因是該組織的成員國并沒有自己獨立的商標制度。第四種，通過歐洲共同體進行商標注冊。這主要是針對那些并未參加馬德里協定的歐盟成員國，商標注冊成功后就會在所有歐盟成員國獲得相應的保護。同時，通過歐洲共同體進行商標注冊所需的注冊費和續展費也相對較低，這是一種非常不錯的商標注冊模式。

（三）積極主動申請馳名商標的認定

目前，世界各國對于馳名商標的保護都在一定程度上突破了商標的地域原則，馳名商標的海外維權相較于普通商標其成功案例也比較多。上海冠生園為了使其商標在國外能夠得到更大程度的保護，其十分重視馳名商標的認定，它也是國內為數不多的同時擁有兩個中國馳名商標的企業，即“大白兔”奶糖商標和“冠生園”食品商標。例如，當時“五糧液”商標在韓國遭遇搶注后，“五糧液”集團就是憑借該商標不僅在中國被認定為馳名商標同時也在韓國被認定為馳名商標這一點，最終奪回了商標。企業必須積極主動地申請馳名商標的認定，善于依據相關國際公約中馳名商標的特殊保護規定，進行商標海外維權。

（四）對目標國的商標監測

反搶注監測是指通過委托專業商標代理機構進行海外市場實時監控，及時搜集侵權信息，而得以及時應對商標搶注的措施。企業只有做到對目標國進行實時監控，才能在商標域外保護的過程中做到知己知彼、百戰不殆。當然，企業也可以選擇讓當地的商標代理機構代為監測。同時企業在商標監測過程中，需要了解目標國有關異議期的法律規定，發現商標被搶注后，要抓住商標初審公示的異議期及時的提出異議。海外訴訟維權不僅經濟花費較大，而且就算勝訴也只起到一次維權成功的作用。但

是，通過商標監測的方式進行商標保護，是企業開發國際市場的一種長期策略。

面臨商標被域外搶注，企業應主動的進行商標海外維權，要善于利用國際條約和外國法律進行商標維權，也可以通過談判、更換商標以及向政府和其他組織尋求幫助的方式來保護自身商標權益。預防商標搶注最經濟實惠的方式就是重視商標的國際注冊、建立適合本企業的商標防御體系。企業在國際市場的開拓過程中，應樹立“商品未到、商標先行”的理念，加強知識產權國際布局，構建適合自身的商標國際保護戰略。唯有如此，中國企業才能切實地提高自身的國際競爭力，打造出真正的世界品牌。

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（責任編輯：顧曉濱董博雯）