公知常識舉證方法淺談

張磊 國家知識產權局專利局專利審查協(xié)作河南中心審業(yè)部

張姍姍 國家知識產權局專利局專利審查協(xié)作河南中心光電部

公知常識舉證方法淺談

張磊 國家知識產權局專利局專利審查協(xié)作河南中心審業(yè)部

張姍姍 國家知識產權局專利局專利審查協(xié)作河南中心光電部

公知常識，是專利審查過程中評判發(fā)明專利是否具有創(chuàng)造性高度重要因素。本文圍繞公知常識這一概念，通過對美國、歐洲和日本專利局對公知常識的相關規(guī)定分析，結合我國專利法的相關規(guī)定和審查員的審查實踐，給出了幾種公知常識舉證的方法。

公知常識 說理 舉證 創(chuàng)造性

一、引言

審查員在評判發(fā)明申請是否具有創(chuàng)造性高度時，通常采取三步法的策略。即步驟一、確定最接近現(xiàn)有技術；步驟二、確定發(fā)明的區(qū)別特征和發(fā)明實際解決的技術問題；步驟三、判斷要求保護的發(fā)明對本領域技術人員來說是否顯而易見。公知常識是對區(qū)別特征的一種認定，即審查員認為雖然發(fā)明申請與現(xiàn)有技術相比存在不同，但是這些不同是本領域的公知常識，本領域技術人員認為從現(xiàn)有技術中存在上述技術啟示。因而發(fā)明不因此區(qū)別特征而具有創(chuàng)造性高度。由此可見，公知常識既非現(xiàn)有技術明確公開的特征，也非通知書中所引用的其他對比文件所公開，存在一定主觀性。因此公知常識的認定一直以來都是審查員與申請人爭論的焦點。如果審查員在第一次審查意見通知書中沒有對公知常識的認定進行充分的舉證和說理，那么申請人就有可能在答復通知書時對其提出異議，審查員還需要發(fā)通知書進行解釋。延長了審查周期，造成了行政資源的浪費。

二、公知常識的概念

（一）我局對公知常識的相關規(guī)定

事實上，我國專利法及其實施細則并沒有對于公知常識進行規(guī)定，僅在《專利審查指南》（以下簡稱《指南》）中進行了舉例式的解釋，另外在《審查操作規(guī)程-實質審查分冊》（以下簡稱《規(guī)程》）中也有所提及。

《指南》第二部分第四章3.2.1.1節(jié)記載了[1]：下述情況，通常認為現(xiàn)有技術中存在上述技術啟示：（i）所述區(qū)別特征為公知常識，例如，本領域中解決該重新確定的技術問題的慣用手段，或教科書或者工具書等中披露的解決該重新確定的技術問題的技術手段。《指南》第四部分第二章3.3節(jié)記載了：對駁回決定和前置審查意見中主張的公知常識補充相應的技術詞典、技術手冊、教科書等所屬技術領域中的公知常識性證據(jù)。

《規(guī)程》第四章1.3.1節(jié)中，記載了除《指南》中列舉之外，還包括“教科書、工具書中為解決相關技術問題而引用的其他文獻披露的內容”。

可見，在我國專利相關法規(guī)，審查指南中都沒有對公知常識做出明確的定義，而且沒有規(guī)定哪些證據(jù)可以用來佐證公知常識，所以在審查過程中會出現(xiàn)濫用公知常識，或公知常識說理不清楚的問題。

（二）國外專利局對公知常識的相關規(guī)定

美國專利法對公知常識也沒有明確的規(guī)定。在審查實踐過程中，那些能夠毫無疑義的證實為公眾所知的事實，或者容易證明且與現(xiàn)有技術不存在矛盾的事實，通常可以被認定為是公知常識。這種定義方式與我國《專利指南》中示例性的定義有所不同。美國《專利審查程序手冊》中也沒有針對這一概念給出更詳細的定義或解釋，而是給出了依據(jù)公知常識做出駁回的建議方法。在美國專利審查過程中，多篇專利文獻、學術論文、科技書籍、期刊、教科書等都可以作為對公知常識的舉證，但是沒有明確說明所需文獻的數(shù)量。

在日本專利局的《發(fā)明實用新型審查基準》中[2]，規(guī)定了“技術常識”這一術語，與公知常識具有相似的含義。技術常識指的是，本領域的普通技術人員普遍知道的技術（包括技術理論、公知技術、慣用技術）或能夠從經(jīng)驗法則明確的事項。如果“技術常識”為本領域技術人員所熟知，則其實驗、分析和制造方法也為本領域技術人員所熟知。本領域技術人員是否熟知，可以根據(jù)記載該技術方案的文獻數(shù)量和本領域技術人員對該技術的關注程度來判斷。

審查員在面對申請人對公知常識的質疑時，最好給出文獻證據(jù)。相關領域的技術手冊、教科書和將專業(yè)技術文獻都可作為證據(jù)。此外，日本專利局還出版了各領域《周知、慣用技術集》，審查員可以由此認定公知常識。

關于“公知常識”，歐洲專利局在其《審查指南》[3]中記載了“公知常識為所屬領域技術手冊、專論、教科書中所記載的技術方案；當涉及領域很新，教科書中未記載相關內容時，公知常識還可以是專利說明書或者科學出版物中的信息。

三、審查員處理公知常識的一般方法

在《指南》第二部分第八章“實質審查程序”一節(jié)中規(guī)定：“審查員在審查意見通知書中引用的本領域公知常識應當是確鑿的，如果申請人對審查員引用的公知常識提出異議，實審審查員應當能夠說明理由或提供相應的證據(jù)予以證明。”也就說審查員具有公知常識舉證的義務，舉證方式可以是說理，也可以是給出證據(jù)。關于何時采用說理，何時采用舉證，《指南》沒有給出明確的規(guī)定，在審查實踐過程中，通常由審查員自主把握。

對于需要舉證的情況，《指南》采取實例的方式說明，其證據(jù)可以是本領域的慣用技術手段、教科書、工具書、技術手冊等。但是在實際審查過程中，除上述證據(jù)外，審查員通常還會使用其他一些有效的證據(jù)作為補充。

（一）多篇專利文獻

多篇專利文獻，如果都記載了被審查員認定為公知常識的技術特征，而且所述特征在多篇文獻內都解決了與本申請相同或相近的技術問題；這些專利文獻如果不是同一申請人或專利權人申請，或者申請人或專利權人涵蓋了所屬領域主要生產廠家、研發(fā)機構時；這些專利文獻就可以作為公知常識的證據(jù)使用。有時，對于引用頻率非常高的單篇專利文獻，也可以作為公知常識的證據(jù)使用。

（二）多篇非專利文獻

多篇非專利文獻，如果都記載了被審查員認定為公知常識的技術特征，而且所述特征在多篇文獻內都解決了與本申請相同或相近的技術問題。這些非專利文獻如果不是同一作者、同一單位所發(fā)表，這些非專利文獻就可以作為公知常識的證據(jù)使用。

（三）各類標準

標準為通過標準化活動，按照規(guī)定的程序經(jīng)協(xié)商一致制定，為各種活動或其結果提供規(guī)則、指南或特征，供共同使用和重復使用的一種文件。這種規(guī)范性文件應是本領域的技術人員所共同遵循的，故可以作為公知常識的證據(jù)。如通信領域的標準協(xié)議、化學領域的行業(yè)標準等。

（四）國際專利分類表

在有些文獻中還記載了使用《國際分類表》作為公知常識的證據(jù)。在《國際專利分類表》中很多分類號下，都有很多篇的專利文獻。分類號是對大量數(shù)目的專利文獻進行加工、歸納而得出的，其內容具有很強的普遍性和廣泛性，因而可作為公知常識的證據(jù)[4]。

四、基于設備型號的公知常識舉證方法

上述幾種舉證方法，在審查實踐過程中，都有較為廣泛的使用。但是其中一些舉證方法是否合適，還存在一定爭議。例如：專利文獻和學術論文等非專利文獻，通常代表了一個領域發(fā)展的最新成果、最新進展。是發(fā)明人或作者付出了一定的創(chuàng)造性勞動才能獲得的，那么將這些文獻中的技術特征作為公知常識，否定發(fā)明的創(chuàng)造性高度，申請人未必能夠信服。在公知舉證過程中，審查員最好給出容易被公眾所獲取的，且廣泛存在于現(xiàn)實生活中的證據(jù)。這樣的公知舉證才具有足夠的說服力。下面筆者將結合具體案例提供一種基于設備型號的公知常識舉證方法。

（一）案例1

某公司申請了一種“具有零待機功耗的清洗設備、控制電路及其控制方法”，在其權利要求3中記載了“3.如權利要求2所述的控制電路，其特征在于，還包括：記憶單元，與所述主控制器連接，用于存儲所述控制電路所屬設備的工作狀態(tài)。”，審查員根據(jù)對比文件1評述了本申請獨立權利要求1和從屬權利要求2不具備創(chuàng)造性。權利要求3中的附加技術特征構成了與對比文件1的區(qū)別技術特征。結合權利要求1和2，審查員發(fā)現(xiàn)權利要求3中“存儲控制電路所屬設備的工作狀態(tài)”的記憶單元實際上實現(xiàn)的是斷電記憶功能。審查員認為在家電領域斷電記憶功能屬于一種常見的功能，屬于本領域公知常識。在第一次審查意見通知書中列舉了京東商城在售的一款型號為“XQB60- 728”的洗衣機，商家在申請日前答復消費者時提到“該洗衣機的斷電記憶功能可以針對洗衣過程中意外斷電，洗衣機可記憶程序運行狀態(tài)，來電后從程序中斷處繼續(xù)工作”。可見在申請日前市面上的家電產品已經(jīng)具有斷電記憶功能。所以權利要求3所要保護的技術方案屬于本領域公知常識。通過列舉設備型號的方式，審查員給出了清晰、明確的公知常識證據(jù)，申請在后續(xù)答復意見通知書時也未對該公知常識的認定提出任何異議。

（二）案例2

某申請具有3G、4G移動通信模塊，且該模塊可以支持各個通訊公司（即移動、聯(lián)通、電信）的3G、4G網(wǎng)絡。審查員認為通信模塊可以支持多個網(wǎng)絡制式屬于本領域公知常識。擬列舉市面上銷售的全網(wǎng)通手機作為證據(jù)，但是通過檢索發(fā)現(xiàn)即使最早上市的全網(wǎng)通手機iphone6，其公布時間也晚于本申請的申請日。后來審查員通過檢索，從iphone6的拆機圖片中，找到了實現(xiàn)全網(wǎng)通功能的高通MDM9625M基帶芯片，繼續(xù)檢索該型號芯片，確定了其可以支持七種不同制式3G、4G網(wǎng)絡，且該芯片的發(fā)售時間早于公開日。進而審查員在通知書中指出“申請日前，支持全網(wǎng)通信的基帶芯片MDM9625M已經(jīng)發(fā)布，而借助該芯片本領域技術人員可以實現(xiàn)通信設備的全網(wǎng)兼容，所以本發(fā)明中擁有跨各個通訊公司（即移動、聯(lián)通、電信）的3G模塊和4G模塊屬于公知常識。

分析上述兩個案例我們發(fā)現(xiàn)，在公知常識舉證過程中，如果能夠直接給出申請日前公開的包含區(qū)別技術特征功能產品的具體型號，勢必會極大的提高證據(jù)的說服力。

針對區(qū)別技術特征無法直接找到產品型號的問題，案例二給出了一種拆分產品功能要素的思路。在尋找公知的證據(jù)時，我們首先關注的是特征本身，想尋找具有該特征的具體產品，通過列舉型號給出證據(jù)。當尋找困難時，由于完成的產品一定是由許多現(xiàn)有技術組合而成的，所以我們可以對其進行拆分，分析感興趣的組件，找到該組件的型號，進而給出公知常識的證據(jù)。

五、結語

本文通過分析各國專利局對公知常識的相關規(guī)定，闡述了公知常識證據(jù)的基本要求。列舉了我國審查實踐過程中常用的公知常識舉方法，分析了存在缺點和不足。進而給出了一種基于設備參數(shù)的公知舉證方法及證據(jù)尋找方法。該方法能夠提高審查意見通知書的說服力。避免申請人質疑、審查員再解釋的過程，加快審查進程，節(jié)約行政資源。

[1]中華人民共和國國家知識產權局，《專利審查指南》2010版，知識產權出版社.

[2]日本專利局，《發(fā)明實用新型審查基準》，2006年，第1部分第1章.

[3]歐洲專利局，《審查指南》，2005版.

[4]姜術丹，淺談公知常識的舉證方式，2011年中華全國專利代理人協(xié)會年會暨第二屆知識產權論壇正文.

張磊（1988-） ，男，河南鄭州人，研究方向：專利審查；張姍姍（1988-），女，河南鄭州人，研究方向：專利審查。