關于質量評價方法類申請審查的新思路

欒謙聰

摘 要：文章分析了現有發明專利實質審查過程中關于質量評價類申請的審查管理規定，通過案例的分析提出了不同的理解，作者通過理論分析給出了一種新的審查思路，并對該類型申請的撰寫提出了建議。

關鍵詞：質量評價；客體；新創性A26.3；撰寫

中圖分類號：G306 文獻標志碼：A 文章編號：2095-2945（2017）20-0072-02

針對由來已久的質量控制方法類申請的審查中存在的客體判斷問題進行了分析，結合2015年光電技術領域質量保障分析會上相關的案例和審查管理辦法，提出了一種新的審查思路并進行了論證，為該類申請的審查和撰寫提供了建議。

1 問題由來[1]

《審查操作規程 實質審查分冊》第一章第3.2.2.1中指出：“對于將標準專利化的專利申請如質量控制方法，由于質量控制的項目和標準都是人為的規定，因此質量控制方法的主題名稱和內容都屬于智力活動的規則和方法。”

將審查的標準統一化是《審查操作規程》的初衷之一。然而，針對質量控制方法類型的專利申請，在實際審查過程中，審查員的處理方法仍然分歧很大，出現了多種觀點：一種觀點認為，《審查操作規程》將質量控制方法歸為單純的智力活動的規則和方法，因此，只要出現質量控制方法類型的權利要求便按智力活動的規則和方法處理，是因為其中含有關于比較并得出判斷結論的步驟，如果不含有該步驟，則不屬于智力活動的規則和方法，反之，則按專利法第二十五條第一款第（二）項規定的“智力活動的規則和方法”處理；還有一種觀點認為，質量控制方法類型的主題不屬于明顯排除的情況，對此類權利要求應當從整體考慮，當其中含有技術特征時，應當按照《專利審查指南》第二部分第一章4.2（2）的規定（如果一項權利要求在對其進行限定的全部內容中既包含智力活動的規則和方法的內容，又包含技術特征，則該權利要求就整體而言并不是一種智力活動的規則和方法，不應當依據專利法第二十五條排除其獲得專利權的可能性）處理。

由于以上原因，在實際審查過程中便出現了很多不一致的情況。審查標準的不一致也導致申請人對于質量控制方法類型申請文件的撰寫不知所措。在2015年11月在審協江蘇中心舉辦的光電技術領域質量保障分析會上對上述問題進行了詳細討論，并制定了暫行的審查管理辦法。

2 現有處理方法

2.1 質量保障分析會確定的審查管理辦法[2]

光電技術領域質量保障分析會確定的審查思路：

（1）對該類申請，應當首先審查客體問題；（2）對于客體問題的審查，審查員應當站在本領域技術人員的角度，在全面掌握現有技術的前提下，準確理解其發明構思（構思的核心是檢測還是評價），將權利要求的方案作為一個整體，判斷其是否采用了符合自然規律的技術手段，解決了技術問題并產生了技術效果。既不能由于權利要求的方案包含了技術手段，就簡單地認為其是技術方案，也不能由于權利要求的方案包含了人為規定，就簡單地認為其不是技術方案；（3）當發明構思核心在于根據人為規定的標準來評價產品質量，則不符合專利法第二條的規定；（4）當發明實質為檢測方法（評價結論和評價因素之間依據客觀規律），應該按照技術方案進行審查。

上述審查管理辦法中“準確理解其發明構思（構思的核心是檢測還是評價）”、并按構思的核心不同給出了不同的審查策略——如構思的核心是檢測，則按照技術方案進行審查；如構思的核心是根據人為規定的標準來評價產品質量，則不符合專利法第二條的規定。

而目前在審查實踐中采取的判斷構思的核心是檢測還是評價方法的手段是：通過對現有技術的檢索確定檢測方法是否具備新創性，如果檢測方法具備新創性，則整個權利要求的方案是技術方案；如果檢測方法只是沿用了現有技術，即不具備新創性，則整個權利要求的方案不是技術方案，不符合專利法第二條第二款的規定。

2.2 客體判斷問題

上述判斷的內在邏輯是通過部分權利要求的新創性判斷去得到整個權利要求是否是技術方案的判斷。顯然，這樣的判斷邏輯與常規的先審查客體、后審查三性的邏輯存在沖突之處。下面筆者將結合典型案例的分析，提出另一種審查策略。

3 關于典型案例的分析

下面以一個典型案例的分析進行說明，并對結論提出不同的理解：

3.1 典型案例[2]

T/P91鋼基于析出相顆粒直徑大小的老化評級方法，該方法包括如下步驟：（1）制備T/P91鋼的待評價試樣，截取一段長10mm、寬5mm、高5mm的 T/P91鋼作為待評價試樣，依次用200#～400#～600#～800#～1200#～1600#～3000# 的金相砂紙對待評價試樣表面進行研磨，每次研磨直到待評價試樣表面的劃痕方向一致；（2）對研磨后的待評價試樣進行機械拋光處理，直至待評價試樣表面沒有劃痕為止；（3）將拋光后的待評價試樣放

入FeCl3溶液中，用FeCl3溶液進行腐蝕；（4）獲取腐蝕后的待評價試樣的組織圖片，在掃描電子顯微鏡下放大2000倍進行觀察，并且拍照獲得組織圖片；（5）通過步驟（4）獲得的組織圖片對T/P91鋼進行老化評級，對獲得的組織圖片計算其析出相的平均顆粒直徑，T/P91鋼老化評定標準為：1級：析出相顆粒細小，數量較少，析出相顆粒平均直徑D≤0.8μm；2級：析出相數量較多，析出相顆粒平均直徑0.8

質量保障分析會給出的指導意見：該申請要解決沒有對T/P91鋼老化評估標準的問題，要求保護一種T/P91鋼基于析出相顆粒直徑大小的老化評級方法，包括沿用現有技術（例如參見對比文件CN102692425A）進行制樣、拋光、腐蝕、電鏡觀察后，按照自定的5級標準給出老化評定結論。

由此可見，該方法的構思核心是根據自定等級標準來確定評估結論，這是該方法刻意而為之處，關鍵在于標準等級和結論認為主觀自定，集中體現了標準加結論這個構思核心取決于制定者的觀點和意愿，從解決問題、解決方案到獲得效果，完全是因人而異的，不是遵循自然科學規律。至于該方法的前4個步驟，只是沿用現有技術供評估備用，并不是該方法的構思核心的內容，是為上述核心服務的，處于附屬地位。

因此，該申請要求保護的方法不是技術方案，不符合專利法第二條第二款的規定。

3.2 對上述案例的不同理解

經過對上述案例的認真分析，筆者總結出了兩種與上述指導意見不同的理解：（1）假設現在采用了一種其他的沒有被現有技術公開的方式得到了上述步驟（4）中的組織圖片，即上述方法的構思核心是試驗方法部分；然而，標準等級和結論認為依舊是主觀自定，集中體現了標準加結論這個構思取決于制定者的觀點和意愿，從解決問題、解決方案到獲得效果，完全是因人而異的，不是遵循自然科學規律；就該評定方法本身，依舊不是技術方案，不管之前采取了怎樣的由創造性的技術手段得到了評定方法作用的客體，該評定方法本身就不是技術方案。（2）再假設，上述評定方法是依據將上述被評定的客體在實際中大量試驗或對應用進行統計，從其在實際服役中的表現和破壞狀況進行評估，并通過破壞后的試樣的微觀組織進行分析得到的上述評定方法（實際上上述步驟（5）隱含著相變的理論，而相變理論可有效地應用在材料組織結構與其服役壽命之間關系的確定上，即上述步驟（5）本身是遵循自然科學規律而得到的），則不管之前得到該客體的試驗方法部分是否被現有技術公開，上述標準等級和結論均構成技術方案。

這幾種不同的解釋思路均有各自的邏輯性。而在實際的審查中，審查員對質量評價方法類權利要求的理解和判斷基本上可以歸于上述三種之一。具體到審查策略的選擇，不同的理解和判斷可以對應著不同的審查策略。

4 審查策略的選擇

4.1 客體性

關于質量評價方法是否遵循自然科學規律得出如下的結論：首先，給出一個試驗領域的例子，其雖然是特定領域的試驗，但其原理在試驗領域具有普遍的代表性：巖石力學試驗中，利用三次多項式擬合承載能力與圍壓之間的關系，見圖1：

從圖1中的信息可以得到：經過三次多項式擬合后得到圍壓與承載能力之間的關系公式（即圖中曲線），而分布在每條曲線兩側的點為具體的試驗條件下經過試驗所確定的點，之所以這些點沒有落在曲線上而是落在了曲線的附近是因為理論（擬合得到曲線）與實際（試驗確定的點）存在試驗誤差這一無法逾越的鴻溝；擬合的原理即是保證絕大多數的經試驗所確定的點均勻分布在曲線兩側，反過來理解，只要經試驗所確定的點距離理論曲線的距離在一個較小的范圍內，即認定該經試驗所確定的點符合這一理論，即在該理論下所得的試驗結果是合格的。

上述的理論說明了廣泛地應用于試驗領域中的質量評價標準：只要大量的試驗結果點落在理論曲線一定誤差范圍內，即認定其符合理論曲線的要求；由此可以得出質量評價方法中有一類通過大量試驗數據驗證確定合理閾值進而判斷所檢測對象合格與否的方案是遵循自然科學規律的，也即屬于技術方案。

4.2 審查策略

縱觀質量評價類的申請，不考慮編造的申請，即發明人均實際采用了試驗方法并進行了相應的試驗，則評價方法的得出過程隱含了依據大量的試驗數據進行歸納總結這一過程，因此質量評價方法是符合A2.2的規定的。由于需要依據試驗過程和試驗結果來排除“人為編造”申請的情況，結合上面的結論，在實際的審查中，應將目光轉向申請的說明書。

審查指南中關于專利法第二十六條第三款的幾種情形的第（5）種說明如下：說明書中給出了具體的技術方案，但未給出實驗證據，而該方案又必須依賴實驗結果加以證實才能成立。按照之前的分析，質量評價方法屬于技術方案，而其成立與否需要大量的試驗數據做支撐，因此可先適用上述法條對質量評價類申請進行審查。申請人應該在申請的說明書中給出試驗的參數和試驗所得數據，并說明根據試驗數據確定相應評價標準的過程；如果沒有上述內容，則申請不符合專利法第二十六條第三款的規定。

如果質量評價標準能夠得到說明書中實驗數據的支撐，則接下來進行以三性為主線的審查。

當然，對于申請人所采取的評價標準和閾值的具體數值可能由于樣本數據不同而產生差異；而審查員在實際審查中一旦認定其說明書滿足了A26.3的要求，則評價標準的具體數值選擇依據試驗所得結果數量不同而有所差異，其差異是符合試驗結論和統計學理論的，本領域技術人員通過有限的試驗即可得到最精確的評價結果。

因此，在采用本文新的審查策略的情況下，在審查質量評價方法類申請時，審查員需要首先對質量評價標準進行A26.3的審查：如果申請人沒有進行足夠的試驗并對數據進行統計分析就得到了質量評價標準的具體內容，則指出申請不符合A26.3的規定；如果申請人在說明書中明確了依據試驗及對數據進行統計分析得到質量評價標準的內容，則申請符合A26.3的規定，接下來進行以三性為主線的審查。

5 對于申請人撰寫的建議

對于申請人撰寫申請的建議：由于專利法第二十六條第三款的回旋余地較小，在實際的審查過程中申請人對A26.3的缺陷有八成以上選擇了放棄申請。鑒于此，申請人在涉及到質量評價類申請的撰寫時，應盡量避免采用類似人“人為”規定的評價標準；而如果一定要涉及評價標準，則應確保在說明書中記載詳細的試驗過程和依據試驗所得數據進行分析歸納得到相應評價標準的過程。

6 結束語

文中拙見均是來自審查實踐中的感悟，出發點是基于對質量控制類申請現有審查思路的不完備所做的改進；由于筆者理論基礎和對審查的認識均屬于起步水準，文中難免出現不合理甚至令人啼笑皆非的認知，還請各位批評指正。

參考文獻：

[1]韓超.淺談質量控制方法類型權利要求的審查標準[J].法案法務，

2014，02：81-83.

[2]光電技術領域質量保障分析會會議手冊[Z].2015，11.