關(guān)于質(zhì)量評價方法類申請審查的新思路

欒謙聰

摘 要：文章分析了現(xiàn)有發(fā)明專利實質(zhì)審查過程中關(guān)于質(zhì)量評價類申請的審查管理規(guī)定，通過案例的分析提出了不同的理解，作者通過理論分析給出了一種新的審查思路，并對該類型申請的撰寫提出了建議。

關(guān)鍵詞：質(zhì)量評價；客體；新創(chuàng)性A26.3；撰寫

中圖分類號：G306 文獻標志碼：A 文章編號：2095-2945（2017）20-0072-02

針對由來已久的質(zhì)量控制方法類申請的審查中存在的客體判斷問題進行了分析，結(jié)合2015年光電技術(shù)領(lǐng)域質(zhì)量保障分析會上相關(guān)的案例和審查管理辦法，提出了一種新的審查思路并進行了論證，為該類申請的審查和撰寫提供了建議。

1 問題由來[1]

《審查操作規(guī)程 實質(zhì)審查分冊》第一章第3.2.2.1中指出：“對于將標準專利化的專利申請如質(zhì)量控制方法，由于質(zhì)量控制的項目和標準都是人為的規(guī)定，因此質(zhì)量控制方法的主題名稱和內(nèi)容都屬于智力活動的規(guī)則和方法。”

將審查的標準統(tǒng)一化是《審查操作規(guī)程》的初衷之一。然而，針對質(zhì)量控制方法類型的專利申請，在實際審查過程中，審查員的處理方法仍然分歧很大，出現(xiàn)了多種觀點：一種觀點認為，《審查操作規(guī)程》將質(zhì)量控制方法歸為單純的智力活動的規(guī)則和方法，因此，只要出現(xiàn)質(zhì)量控制方法類型的權(quán)利要求便按智力活動的規(guī)則和方法處理，是因為其中含有關(guān)于比較并得出判斷結(jié)論的步驟，如果不含有該步驟，則不屬于智力活動的規(guī)則和方法，反之，則按專利法第二十五條第一款第（二）項規(guī)定的“智力活動的規(guī)則和方法”處理；還有一種觀點認為，質(zhì)量控制方法類型的主題不屬于明顯排除的情況，對此類權(quán)利要求應(yīng)當從整體考慮，當其中含有技術(shù)特征時，應(yīng)當按照《專利審查指南》第二部分第一章4.2（2）的規(guī)定（如果一項權(quán)利要求在對其進行限定的全部內(nèi)容中既包含智力活動的規(guī)則和方法的內(nèi)容，又包含技術(shù)特征，則該權(quán)利要求就整體而言并不是一種智力活動的規(guī)則和方法，不應(yīng)當依據(jù)專利法第二十五條排除其獲得專利權(quán)的可能性）處理。

由于以上原因，在實際審查過程中便出現(xiàn)了很多不一致的情況。審查標準的不一致也導(dǎo)致申請人對于質(zhì)量控制方法類型申請文件的撰寫不知所措。在2015年11月在審協(xié)江蘇中心舉辦的光電技術(shù)領(lǐng)域質(zhì)量保障分析會上對上述問題進行了詳細討論，并制定了暫行的審查管理辦法。

2 現(xiàn)有處理方法

2.1 質(zhì)量保障分析會確定的審查管理辦法[2]

光電技術(shù)領(lǐng)域質(zhì)量保障分析會確定的審查思路：

（1）對該類申請，應(yīng)當首先審查客體問題；（2）對于客體問題的審查，審查員應(yīng)當站在本領(lǐng)域技術(shù)人員的角度，在全面掌握現(xiàn)有技術(shù)的前提下，準確理解其發(fā)明構(gòu)思（構(gòu)思的核心是檢測還是評價），將權(quán)利要求的方案作為一個整體，判斷其是否采用了符合自然規(guī)律的技術(shù)手段，解決了技術(shù)問題并產(chǎn)生了技術(shù)效果。既不能由于權(quán)利要求的方案包含了技術(shù)手段，就簡單地認為其是技術(shù)方案，也不能由于權(quán)利要求的方案包含了人為規(guī)定，就簡單地認為其不是技術(shù)方案；（3）當發(fā)明構(gòu)思核心在于根據(jù)人為規(guī)定的標準來評價產(chǎn)品質(zhì)量，則不符合專利法第二條的規(guī)定；（4）當發(fā)明實質(zhì)為檢測方法（評價結(jié)論和評價因素之間依據(jù)客觀規(guī)律），應(yīng)該按照技術(shù)方案進行審查。

上述審查管理辦法中“準確理解其發(fā)明構(gòu)思（構(gòu)思的核心是檢測還是評價）”、并按構(gòu)思的核心不同給出了不同的審查策略——如構(gòu)思的核心是檢測，則按照技術(shù)方案進行審查；如構(gòu)思的核心是根據(jù)人為規(guī)定的標準來評價產(chǎn)品質(zhì)量，則不符合專利法第二條的規(guī)定。

而目前在審查實踐中采取的判斷構(gòu)思的核心是檢測還是評價方法的手段是：通過對現(xiàn)有技術(shù)的檢索確定檢測方法是否具備新創(chuàng)性，如果檢測方法具備新創(chuàng)性，則整個權(quán)利要求的方案是技術(shù)方案；如果檢測方法只是沿用了現(xiàn)有技術(shù)，即不具備新創(chuàng)性，則整個權(quán)利要求的方案不是技術(shù)方案，不符合專利法第二條第二款的規(guī)定。

2.2 客體判斷問題

上述判斷的內(nèi)在邏輯是通過部分權(quán)利要求的新創(chuàng)性判斷去得到整個權(quán)利要求是否是技術(shù)方案的判斷。顯然，這樣的判斷邏輯與常規(guī)的先審查客體、后審查三性的邏輯存在沖突之處。下面筆者將結(jié)合典型案例的分析，提出另一種審查策略。

3 關(guān)于典型案例的分析

下面以一個典型案例的分析進行說明，并對結(jié)論提出不同的理解：

3.1 典型案例[2]

T/P91鋼基于析出相顆粒直徑大小的老化評級方法，該方法包括如下步驟：（1）制備T/P91鋼的待評價試樣，截取一段長10mm、寬5mm、高5mm的 T/P91鋼作為待評價試樣，依次用200#～400#～600#～800#～1200#～1600#～3000# 的金相砂紙對待評價試樣表面進行研磨，每次研磨直到待評價試樣表面的劃痕方向一致；（2）對研磨后的待評價試樣進行機械拋光處理，直至待評價試樣表面沒有劃痕為止；（3）將拋光后的待評價試樣放

入FeCl3溶液中，用FeCl3溶液進行腐蝕；（4）獲取腐蝕后的待評價試樣的組織圖片，在掃描電子顯微鏡下放大2000倍進行觀察，并且拍照獲得組織圖片；（5）通過步驟（4）獲得的組織圖片對T/P91鋼進行老化評級，對獲得的組織圖片計算其析出相的平均顆粒直徑，T/P91鋼老化評定標準為：1級：析出相顆粒細小，數(shù)量較少，析出相顆粒平均直徑D≤0.8μm；2級：析出相數(shù)量較多，析出相顆粒平均直徑0.8

質(zhì)量保障分析會給出的指導(dǎo)意見：該申請要解決沒有對T/P91鋼老化評估標準的問題，要求保護一種T/P91鋼基于析出相顆粒直徑大小的老化評級方法，包括沿用現(xiàn)有技術(shù)（例如參見對比文件CN102692425A）進行制樣、拋光、腐蝕、電鏡觀察后，按照自定的5級標準給出老化評定結(jié)論。

由此可見，該方法的構(gòu)思核心是根據(jù)自定等級標準來確定評估結(jié)論，這是該方法刻意而為之處，關(guān)鍵在于標準等級和結(jié)論認為主觀自定，集中體現(xiàn)了標準加結(jié)論這個構(gòu)思核心取決于制定者的觀點和意愿，從解決問題、解決方案到獲得效果，完全是因人而異的，不是遵循自然科學規(guī)律。至于該方法的前4個步驟，只是沿用現(xiàn)有技術(shù)供評估備用，并不是該方法的構(gòu)思核心的內(nèi)容，是為上述核心服務(wù)的，處于附屬地位。

因此，該申請要求保護的方法不是技術(shù)方案，不符合專利法第二條第二款的規(guī)定。

3.2 對上述案例的不同理解

經(jīng)過對上述案例的認真分析，筆者總結(jié)出了兩種與上述指導(dǎo)意見不同的理解：（1）假設(shè)現(xiàn)在采用了一種其他的沒有被現(xiàn)有技術(shù)公開的方式得到了上述步驟（4）中的組織圖片，即上述方法的構(gòu)思核心是試驗方法部分；然而，標準等級和結(jié)論認為依舊是主觀自定，集中體現(xiàn)了標準加結(jié)論這個構(gòu)思取決于制定者的觀點和意愿，從解決問題、解決方案到獲得效果，完全是因人而異的，不是遵循自然科學規(guī)律；就該評定方法本身，依舊不是技術(shù)方案，不管之前采取了怎樣的由創(chuàng)造性的技術(shù)手段得到了評定方法作用的客體，該評定方法本身就不是技術(shù)方案。（2）再假設(shè)，上述評定方法是依據(jù)將上述被評定的客體在實際中大量試驗或?qū)?yīng)用進行統(tǒng)計，從其在實際服役中的表現(xiàn)和破壞狀況進行評估，并通過破壞后的試樣的微觀組織進行分析得到的上述評定方法（實際上上述步驟（5）隱含著相變的理論，而相變理論可有效地應(yīng)用在材料組織結(jié)構(gòu)與其服役壽命之間關(guān)系的確定上，即上述步驟（5）本身是遵循自然科學規(guī)律而得到的），則不管之前得到該客體的試驗方法部分是否被現(xiàn)有技術(shù)公開，上述標準等級和結(jié)論均構(gòu)成技術(shù)方案。

這幾種不同的解釋思路均有各自的邏輯性。而在實際的審查中，審查員對質(zhì)量評價方法類權(quán)利要求的理解和判斷基本上可以歸于上述三種之一。具體到審查策略的選擇，不同的理解和判斷可以對應(yīng)著不同的審查策略。

4 審查策略的選擇

4.1 客體性

關(guān)于質(zhì)量評價方法是否遵循自然科學規(guī)律得出如下的結(jié)論：首先，給出一個試驗領(lǐng)域的例子，其雖然是特定領(lǐng)域的試驗，但其原理在試驗領(lǐng)域具有普遍的代表性：巖石力學試驗中，利用三次多項式擬合承載能力與圍壓之間的關(guān)系，見圖1：

從圖1中的信息可以得到：經(jīng)過三次多項式擬合后得到圍壓與承載能力之間的關(guān)系公式（即圖中曲線），而分布在每條曲線兩側(cè)的點為具體的試驗條件下經(jīng)過試驗所確定的點，之所以這些點沒有落在曲線上而是落在了曲線的附近是因為理論（擬合得到曲線）與實際（試驗確定的點）存在試驗誤差這一無法逾越的鴻溝；擬合的原理即是保證絕大多數(shù)的經(jīng)試驗所確定的點均勻分布在曲線兩側(cè)，反過來理解，只要經(jīng)試驗所確定的點距離理論曲線的距離在一個較小的范圍內(nèi)，即認定該經(jīng)試驗所確定的點符合這一理論，即在該理論下所得的試驗結(jié)果是合格的。

上述的理論說明了廣泛地應(yīng)用于試驗領(lǐng)域中的質(zhì)量評價標準：只要大量的試驗結(jié)果點落在理論曲線一定誤差范圍內(nèi)，即認定其符合理論曲線的要求；由此可以得出質(zhì)量評價方法中有一類通過大量試驗數(shù)據(jù)驗證確定合理閾值進而判斷所檢測對象合格與否的方案是遵循自然科學規(guī)律的，也即屬于技術(shù)方案。

4.2 審查策略

縱觀質(zhì)量評價類的申請，不考慮編造的申請，即發(fā)明人均實際采用了試驗方法并進行了相應(yīng)的試驗，則評價方法的得出過程隱含了依據(jù)大量的試驗數(shù)據(jù)進行歸納總結(jié)這一過程，因此質(zhì)量評價方法是符合A2.2的規(guī)定的。由于需要依據(jù)試驗過程和試驗結(jié)果來排除“人為編造”申請的情況，結(jié)合上面的結(jié)論，在實際的審查中，應(yīng)將目光轉(zhuǎn)向申請的說明書。

審查指南中關(guān)于專利法第二十六條第三款的幾種情形的第（5）種說明如下：說明書中給出了具體的技術(shù)方案，但未給出實驗證據(jù)，而該方案又必須依賴實驗結(jié)果加以證實才能成立。按照之前的分析，質(zhì)量評價方法屬于技術(shù)方案，而其成立與否需要大量的試驗數(shù)據(jù)做支撐，因此可先適用上述法條對質(zhì)量評價類申請進行審查。申請人應(yīng)該在申請的說明書中給出試驗的參數(shù)和試驗所得數(shù)據(jù)，并說明根據(jù)試驗數(shù)據(jù)確定相應(yīng)評價標準的過程；如果沒有上述內(nèi)容，則申請不符合專利法第二十六條第三款的規(guī)定。

如果質(zhì)量評價標準能夠得到說明書中實驗數(shù)據(jù)的支撐，則接下來進行以三性為主線的審查。

當然，對于申請人所采取的評價標準和閾值的具體數(shù)值可能由于樣本數(shù)據(jù)不同而產(chǎn)生差異；而審查員在實際審查中一旦認定其說明書滿足了A26.3的要求，則評價標準的具體數(shù)值選擇依據(jù)試驗所得結(jié)果數(shù)量不同而有所差異，其差異是符合試驗結(jié)論和統(tǒng)計學理論的，本領(lǐng)域技術(shù)人員通過有限的試驗即可得到最精確的評價結(jié)果。

因此，在采用本文新的審查策略的情況下，在審查質(zhì)量評價方法類申請時，審查員需要首先對質(zhì)量評價標準進行A26.3的審查：如果申請人沒有進行足夠的試驗并對數(shù)據(jù)進行統(tǒng)計分析就得到了質(zhì)量評價標準的具體內(nèi)容，則指出申請不符合A26.3的規(guī)定；如果申請人在說明書中明確了依據(jù)試驗及對數(shù)據(jù)進行統(tǒng)計分析得到質(zhì)量評價標準的內(nèi)容，則申請符合A26.3的規(guī)定，接下來進行以三性為主線的審查。

5 對于申請人撰寫的建議

對于申請人撰寫申請的建議：由于專利法第二十六條第三款的回旋余地較小，在實際的審查過程中申請人對A26.3的缺陷有八成以上選擇了放棄申請。鑒于此，申請人在涉及到質(zhì)量評價類申請的撰寫時，應(yīng)盡量避免采用類似人“人為”規(guī)定的評價標準；而如果一定要涉及評價標準，則應(yīng)確保在說明書中記載詳細的試驗過程和依據(jù)試驗所得數(shù)據(jù)進行分析歸納得到相應(yīng)評價標準的過程。

6 結(jié)束語

文中拙見均是來自審查實踐中的感悟，出發(fā)點是基于對質(zhì)量控制類申請現(xiàn)有審查思路的不完備所做的改進；由于筆者理論基礎(chǔ)和對審查的認識均屬于起步水準，文中難免出現(xiàn)不合理甚至令人啼笑皆非的認知，還請各位批評指正。

參考文獻：

[1]韓超.淺談質(zhì)量控制方法類型權(quán)利要求的審查標準[J].法案法務(wù)，

2014，02：81-83.

[2]光電技術(shù)領(lǐng)域質(zhì)量保障分析會會議手冊[Z].2015，11.