律師辦理商標行政處罰引發的行政訴訟案件辦案思路

侯志鵬+潘順

摘 要：《商標法》規定了商標侵權進行行政處罰的情形以及行政處罰的方式，但是如何理解"類似商品"和"商標近似"，以及如何判斷構成市場混淆從而認定商標侵權，值得探討。即便構成商標侵權，如何進行處罰，很多因素也是值得考量。律師辦理商標行政處罰引發的行政訴訟案件應該從多個角度研究案件，從而取得良好的辦案效果。

關鍵詞：商標；行政處罰；行政訴訟；辦案思路

《中華人民共和國商標法》第五十七條規定：“有下列行為之一的，均屬侵犯注冊商標專用權：（一）未經商標注冊人的許可，在同一種商品上使用與其注冊商標相同的商標的；（二）未經商標注冊人的許可，在同一種商品上使用與其注冊商標近似的商標，或者在類似商品上使用與其注冊商標相同或者近似的商標，容易導致混淆的；（三）銷售侵犯注冊商標專用權的商品的；（四）偽造、擅自制造他人注冊商標標識或者銷售偽造、擅自制造的注冊商標標識的；（五）未經商標注冊人同意，更換其注冊商標并將該更換商標的商品又投入市場的；（六）故意為侵犯他人商標專用權行為提供便利條件，幫助他人實施侵犯商標專用權行為的；（七）給他人的注冊商標專用權造成其他損害的。”該法第六十條又規定：“有本法第五十七條所列侵犯注冊商標專用權行為之一，引起糾紛的，由當事人協商解決；不愿協商或者協商不成的，商標注冊人或者利害關系人可以向人民法院起訴，也可以請求工商行政管理部門處理。工商行政管理部門處理時，認定侵權行為成立的，責令立即停止侵權行為，沒收、銷毀侵權商品和主要用于制造侵權商品、偽造注冊商標標識的工具，違法經營額五萬元以上的，可以處違法經營額五倍以下的罰款，沒有違法經營額或者違法經營額不足五萬元的，可以處二十五萬元以下的罰款。對五年內實施兩次以上商標侵權行為或者有其他嚴重情節的，應當從重處罰。銷售不知道是侵犯注冊商標專用權的商品，能證明該商品是自己合法取得并說明提供者的，由工商行政管理部門責令停止銷售。”根據以上法律條文，工商行政機關對于商標侵權行為有權進行行政處罰，處罰方式包括：（1）責令立即停止侵權行為包括停止銷售；（2）沒收、銷毀侵權商品和主要用于制造侵權商品、偽造注冊商標標識的工具；（3）處以二十五萬元以下的罰款，或者違法經營額五倍以下的罰款。但是，對于《商標法》第五十七條第（二）項中的“類似商品”、“近似商標”如何判斷，是否構成商標侵權，應否予以處罰，容易引發爭議，從而構成行政訴訟。對于“處二十五萬元以下的罰款”如此大的自由裁量幅度是否違背《行政處罰法》的“過罰相當原則”， 也容易引發爭議，從而構成行政訴訟。另外，商標行政處罰引發的行政訴訟案件還有不同于一般行政訴訟案件的特點，律師辦理該類案件還有其獨有的思路。本文結合自己曾經辦理過的商標行政處罰引發的行政訴訟案件的體會，以及法院對于商標行政處罰引發的行政訴訟案件的裁判情況，進行逐一探討。

《商標法》第三十條規定：申請注冊的商標，凡不符合本法有關規定或者同他人在同一種商品或者類似商品上已經注冊的或者初步審定的商標相同或者近似的，由商標局駁回申請，不予公告。國家工商總局商標局在核準辦法商標證時，是按照《商標注冊用商品和服務國際分類表》、《類似商品和服務區分表》進行分類許可，并且注明商標被許可的類別。在判斷是否構成商標侵權時，爭議商標與引證商標屬于同一類別的相同商標，肯定構成商標侵權毫無疑問。但是，隨著社會的發展，作為商標意義上使用的商業性標識的新型產品和服務越來越多，所以還需要重新認識類似商品，在理清類似商品后才能夠跟準確的判斷商標是否近似，是否構成商標侵權。這些都需要結合個案來討論。

在“非誠勿擾”案糾紛中，終審判決認為：“ 電視節目往往以現實生活為題材，這些題材內容是節目的組成部分。所以在對電視節目進行商品/服務類似判斷時，它的界限不像普通的商標侵權糾紛那樣清晰、一目了然，有所爭議不足為奇。在這種情況下，必須堅持抓好事實認定和法律適用。在事實認定方面，要避免簡單、孤立的將某種表現形式或某一題材內容從整體節目中割裂開來，而是通過本案證據來全面、綜合性地考察被訴節目整體，從而探究出被訴行為的實質、目的和主要特征。與此同時，還要對這個行業的發展背景和業態環境有所了解，從而對被訴行為定性作出更加科學穩妥的認定；在法律適用方面，必須根據商標法及司法解釋相關規定，對服務目的、內容、方式和對象進行比對，緊扣商標法識別來源的功能和主要宗旨，考慮相關公眾對于這些節目的一般認識如何、會不會產生混淆誤認、是否損害了注冊商標的識別功能等問題，從而作出類似節目是否構成商標侵權的合理判斷。”所以最后法官認為：“就本案而言，被訴“非誠勿擾”節目從整體來看，屬于電視文娛節目，與金阿歡涉案注冊商標所使用的第45類服務不相同也不類似，不會使相關公眾產生混淆誤認，不構成侵權。”（見廣東省高級人民法院判決書（2016）粵民再447號民事判決書）

在中國青年旅行社總社與中國國際旅行社CYTS與CITS商標爭議案件中，法官是這樣給出了商標不近似的判斷理由（見北京市第一中級人民法院 [2003]一中行初字第182號行政判決書）：認定商標相同或相近似的標準是商標的顯著區別和是否容易造成公眾的混淆和誤認。首先，申請商標“CYTS”是青旅總社英文名稱China Youth Travel Service的縮寫，是對青旅總社機構名稱的合理使用，引證商標"CITS"是中國國際旅行社總社英文名稱China International Travel Service的縮寫，兩商標同是機構名稱的英文縮寫，其縮寫中的英文字母C、T、S相同有其合理性和必然性；其次，公眾對英文縮寫名稱一般會考慮名稱構成的字母所代表的含義，即“Y”和“I”所代表的含義明顯不同；再次，注冊商標的使用一般存在于相關地域并相對于相關公眾，甚于相關公眾對兩商標的關注程度和認知程度，不會導致公眾的混淆或誤認。

以上案件無一例外地都是從是否構成混淆來判斷是否構成侵權。從商標罪原始的功能看，就是起到區分商品的作用，所以不是商品，便無所謂商標侵權。正如劉春田教授所言：“沒有文字、圖案或符號與特定的商品或服務這二者在市場上作為‘標與‘本相聯系的法律事實，就不會產生‘商標這種法律關系。說到底，商標反映的是一種利益關系，這種利益是通過在市場上把標記與服務不斷地聯系在一起而產生的。”但是是造成實際混淆還是可能造成混淆，不同的法院的認為還是不一樣。甘肅天方食品有限責任公司訴蘭州市七里河區工商行政管理局的行政訴訟案件中（見蘭州鐵路運輸中級法院（2016）甘71行終4號行政判決書），法院認為，對于天方公司的行為是否造成相關公眾對其商品的來源產生誤認或者認為其來源與雪頓公司的注冊商標的商品有特定的聯系，即是否達到了造成混淆和誤導公眾的程度，七里河區工商局提交的證據并沒有對該侵權事實的構成要件予以充分的證明。因此七里河區工商局認定天方公司侵犯雪頓公司注冊商標專用權的事實，沒有達到證據確鑿的證明標準，其作出的工商行政處罰決定，認定事實不清，主要證據不足。天方公司的訴訟請求成立，予以支持。在這里，法院要求工商局提供證據證明混淆，其實是要求構成實際混淆。而在蘇州鼎盛食品有限公司訴江蘇省蘇州工商行政管理局工商行政處罰的行政訴訟案件中，終審判決書江蘇省高級人民法院（2011）蘇知行終字第0004號行政判決書的法官袁韜認為是否造成市場混淆，通常情況下，不僅包括現實的混淆，也包括混淆的可能性。筆者比較贊同混淆可能性的說法。最高人民法院在“嘉裕長城”商標與“長城牌及圖”商標近似一案的判決書中稱，涉案商標的“整體或主要部分具有市場混淆可能性的，可以認定構成近似；否則，不認定構成近似”。該判決理由也印證了混淆可能性的說法。endprint

如何判斷是否構成混淆？對于商標混淆的判定，可供參考的是美國1938年《侵權法重述》第729條提出的4個要素：1.有關標記與有關商標或商號之間在外表、所用文字的發音、有關圖畫或設計的字面含義、指示上所存在的相似性程度；2.行為人采用有關標記的意圖；3.在使用和銷售方法上，行為人所提供的商品或服務與他人所提供的商品或服務之間的關系；4.購買者有可能具有的謹慎程度。同時《侵權法重述》第729條的評論指出：“一般說來，本條所列舉的要素在判定混淆相似性問題中是重要的。但它不是一個排他性的清單，因為還有一些要素在某些特定的案件中是重要的。”《中華人民共和國商標法》第五十七條規定：“有下列行為之一的，均屬侵犯注冊商標專用權：（一）未經商標注冊人的許可，在同一種商品上使用與其注冊商標相同的商標的；（二）未經商標注冊人的許可，在同一種商品上使用與其注冊商標近似的商標，或者在類似商品上使用與其注冊商標相同或者近似的商標，容易導致混淆的。”根據該規定，判斷商標是否構成混淆，既要求商品相同或者類似，同時又要求商標相同或者近似，才能夠構成商標侵權。那么什么是商標近似呢？最高人民法院《關于審理商標民事糾紛案件適用法律若干問題的解釋》第九條指出，商標近似，是指被控侵權的商標與原告的注冊商標相比較，其文字的字形、讀音、含義或者圖形的構圖及顏色，或者其各要素組合后的整體結構相似，或者其立體形狀、顏色組合近似，易使相關公眾對商品的來源產生誤認或者認為其來源與原告注冊商標的商品有特定的聯系。第十條指出，認定商標相同或者近似按照以下原則進行： （一）以相關公眾的一般注意力為標準； （二）既要進行對商標的整體比對，又要進行對商標主要部分的比對，比對應當在比對對象隔離的狀態下分別進行； （三）判斷商標是否近似，應當考慮請求保護注冊商標的顯著性和知名度。從以上規定可以看出，判斷商標是否近似，以下因素必須考慮：1、指被控侵權的商標與原告的注冊商標相比較，其文字的字形、讀音、含義或者圖形的構圖及顏色，或者其各要素組合后的整體結構相似，或者其立體形狀、顏色組合近似；2、以相關公眾的一般注意力為標準來進行判斷；3、既要進行對商標的整體比對，又要進行對商標主要部分的比對，比對應當在比對對象隔離的狀態下分別進行； 4、易使相關公眾對商品的來源產生誤認或者認為其來源與原告注冊商標的商品有特定的聯系，即構成來源混淆或者特定聯系混淆；5、應當根據個案結合請求保護注冊商標的顯著性和知名度來進行認定。

關于“給注冊商標專用權人造成損害”與行政罰款的因果關系問題。《商標法》第五十七條，在列舉侵犯注冊商標專用權的第（一）到（六）種情形，接著指出第（七）種情形“給他人的注冊商標專用權造成其他損害的。”說明“給注冊商標專用權人造成損害”也是判斷是否構成商標侵權的要件。民事侵權責任的四個構成要件“行為的違法性、損害事實存在、因果關系、主觀過錯”也強調“”“損害事實”存在。江蘇省高級人民法院行政判決書（2011）蘇知行終字第0004號的判決結果也說明了這個認識。判決書認為，“樂活LOHAS”商標于2009年7月被核準注冊，蘇州工商局于同年9月即對鼎盛公司予以查處，鼎盛公司的侵權時間非常短暫，且涉案注冊商標尚未實際使用，未對商標權人造成實際損害后果。所以撤銷了工商行政機關對于商標侵權人的罰款，改為“責令停止侵權行為”。商標侵權人雖然構成商標侵權，但是尚未造成損害后果的情況包括：糖酒會上侵權人沒有簽訂經銷合同，侵權準備階段如制造包裝紙箱外包裝盒，權利人對于涉案商標尚未投入使用等。這些情況，雖然構成侵權，因為沒有造成損失，不應該予以罰款，給予責令停止侵權足矣。

關于不正當競爭違法行為的處罰問題以及與商標侵權行為的競合問題。《反不正當競爭法》第二十一條第二款“經營者擅自使用知名商品特有的名稱、包裝、裝潢，或者使用與知名商品近似的名稱、包裝、裝潢，造成和他人的知名商品相混淆，使購買者誤認為是該知名商品的，監督檢查部門應當責令停止違法行為，沒收違法所得，可以根據情節處以違法所得一倍以上三倍以下的罰款。”如果工商行政管理機關沒有侵權人違法所得的證據，不應該予以處罰，否則在行政訴訟中將處于不利地位。實踐中，有的工商行政管理機關在對侵犯侵犯注冊商標專用權行為處罰時，對其同時存在的仿冒被侵權商品特有的裝潢行為作為行政處罰的加重情節予以裁量，是不符合法律規定的。按照法律規定，構成違法行為的競合，只能夠按照一個違法行為來定性。

關于其他案件的行政處罰決定能否作為證據使用？可以作為參考，還需要經過法院審查以后確定是否可以作為證據使用。《最高人民法院關于審理商標案件有關管轄和法律適用范圍問題的解釋》第十條規定：人民法院受理的侵犯商標專用權糾紛案件，已經過工商行政管理部門處理的，人民法院仍應當就當事人民事爭議的事實進行審查。也就是說，行政處罰并不能直接作為訴訟中的證據使用，法院仍需進行事實審查。另外，如果前后兩個案件性質不一致，也是沒有意義的。比如上一個案件是因為虛假廣告不正當競爭遭受處罰，處罰決定書對于商標侵權處罰案件就沒有意義。

律師在辦理行政處罰引發的行政訴訟案件還應該注意罰過相當問題。在江蘇省高級人民法院（2011）蘇知行終字第0004號行政判決書中，江蘇省高級人民法院認為，工商行政機關依法對行政相對人的商標侵權行為實施行政處罰時，應遵循過罰相當原則行使自由裁量權；也就是說，在保證行政管理目標實現的同時，兼顧保護行政相對人的合法權益，行政處罰以達到行政執法目的和目標為限，并盡可能使相對人的權益遭受最小的損害。工商行政機關如果未考慮應當考慮的因素，違背過罰相當原則，導致行政處罰結果顯失公正的，人民法院有權依法判決變更。本案中，被上訴人蘇州工商局的行政處罰顯失公正，應當予以變更。一、撤銷一審判決；二、變更蘇州工商局作出的行政處罰決定“責令停止侵權行為，罰款人民幣50萬元”為“責令停止侵權行為”。該案的判決思路為律師辦理律商標行政處罰引發的行政訴訟案件提供了很好的參考。

作者簡介：

侯志鵬，男，1977.7.7經濟學法學雙學士，法律碩士，棗莊法學會學術委員會委員，法學會理事，國網山東省電力公司棗莊供電公司高級法律顧問。

潘順，男，1967年出生，安徽蕭縣人，山東龍頭律師事務所律師，高級職稱。endprint