中國企業如何應對美國專利訴訟地

文 《法人》特約撰稿 朱韶斌

中國企業如何應對美國專利訴訟地

文 《法人》特約撰稿 朱韶斌

TC Heartland一案將可能導致美國專利案件起訴地的急劇轉變，且較之過去而言，該案至少會使專利案件的訴訟地成為比以前更具爭議性的問題

中國企業在美國經商、設廠，往往遇到競爭對手或“專利蟑螂”的專利阻擊，被迫在對方選擇的法院進行專利戰。戰爭伊始，中國企業就失去地利，處于劣勢，此后處處被動。

2017年5月22日，美國最高法院下發了備受期待的對 TC Heartland LLC訴 Kraft Foods Group Brands LLC一案的判決意見，顛覆了聯邦法院延續數十年的訴訟地實踐。自判決發布后四個月以來，聯邦法院及訴訟當事人已受到了明顯影響，在美國經商、設廠的中國企業也不可避免地受到深遠影響。

美國最高法院的開創性判決

在TC Heartland一案判決前數十年，聯邦地區法院和聯邦巡回上訴法院統一適用《美國法典》第28編 1391條中關于訴訟地的規定，容許專利侵權案件可以在任何對被告具有屬人管轄權的法院提起。這意味著，在一般情況下，原告在哪里起訴美國國內公司專利侵權有廣泛的選擇。這就導致某些聯邦法院成為專利訴訟的“熱點”。近年來最繁忙的“熱點”當數美國得州東區聯邦地區法院，其處理的專利訴訟案件數量成倍地超過位居熱點第二的特拉華州聯邦地區法院。涉及中國企業的美國專利侵權案件，超過一半以上是在美國得州東區聯邦地區法院提起的。

在TC Heartland一案中，美國最高法院對以上長期以來的做法進行了撥亂反正。在該案中，法院澄清，專利侵權訴訟中的訴訟地完全受《美國法典》第28編1400條支配：“原告可以在被告居住地、或被告實施侵權行為地且在此地有常規的和確立的營業地，對任何專利侵權行為提起民事訴訟。”最高法院認為，此專利訴訟地條款獨立于第1391條的一般訴訟地條款。因此，作為被告的美國國內公司只“居住”在該公司的注冊州，這與之前最高法院就第1400條（b）款的含義所做的解釋判決相一致。

TC Heartland一案將從根本上影響專利案件可以在什么地方提起。大量公司或其總部聚集的東西海岸地區的專利訴訟案件量可能會增加，而得州的數量可能會減少（但并不會完全消失）且可能面臨更多對訴訟地的挑戰。即便是外國公司（嚴格意義上未受到TC Heartland一案判決的影響），也可能更頻繁地尋求案件轉區。然而，如果美國國會就此問題立法，所有這些可能的專利訴訟地趨勢都可能被終結。

企業注冊地或總部所在地將有更多的專利訴訟

特拉華州作為超過65% 的財富500強公司和上市公司的注冊地以及許多中國企業美國分公司的注冊地，位于該州的聯邦地區法院在TC Heartland一案判決后有望看到專利訴訟案件的數量有所上升。事實上，在TC Heartland一案判決宣判后的不到4個月內，提交至特拉華州聯邦地區法院的專利訴訟案件量相較于該案判決前的4個月案件量已增加了一倍多。

特拉華州聯邦地區法院，長期以來作為專利訴訟案件的“熱點”，非常適于以上專利訴訟案件量的增加。特拉華州聯邦地區法院的法官深諳專利法，經常處理大量的專利訴訟案件。此外，那些美國國內企業和中國企業美國分公司總部所在地的聯邦法院也將出現專利訴訟案件增加的情形。這些區域包括加州北區和中區聯邦地區法院、新澤西州聯邦地區法院、伊利諾伊州北區聯邦地區法院、馬薩諸塞州聯邦地區法院、以及紐約州南區聯邦地區法院。

中國企業在美國某地注冊分公司或設立總部，除了考慮當地優惠稅收政策外，還需要考慮該地的司法環境。中國企業應該避免在對被告尤其外國公司有明顯不利傾向的法院（和陪審團）所在地注冊分公司或設立總部，避免在該地成為經常被告而受損。

對“常規的和確立的營業地”的爭議增加

得州東區聯邦地區法院與特拉華州、加州及其他重要的司法管轄地相比，注冊地或總部在其管轄范圍內的公司相對較少。其專利訴訟案件的數量未來可能會顯著降低。事實上，在TC Heartland一案宣判后的不到四個月，得州東區聯邦地區法院專利訴訟案件的數量比該案判決前四個月下降了50%有余。

然而，得州東區聯邦地區法院的法官也許不會輕易讓案件從該地流失。為確定訴訟地問題，法院重新關注第1400條（b）款的“常規的和確立的營業地”，從而可能把專利案件訴訟地擴大，超出主營業地及公司注冊地。得州東區聯邦地區法院的Rodney Gisltrap法官在2017年6月底宣布了一項確定被告是否在該區擁有“常規的和確立的營業地”的四步檢測法：（1）被告在得州東區擁有物理存在，（2）被告對內、外宣稱其在該地區有業務存在，（3）被告從該地區其業務存在的收益，和（4）被告與該地區有針對性的互動。（參見Raytheon Company 訴 Cray， Inc，案號2-15-cv-01554，2017年6月29日裁決。此外，對于TC Heartland一案之前，被告沒有提出訴訟地異議的案件，該區法官認為被告已放棄案件轉區的權利。（參見Elbit Sys. Land and C4I Ltd.，et al.訴Hughes Network Sys.，LLC，案號2:15-cv-00037 ，2017年6月20日裁決；Oyster Optics，LLC訴 Coriant America Inc. et al，案號2-16-cv-01302，2017年9月22日裁決。這些裁決使得，盡管有TC Heartland一案，許多專利案件仍在得州東區聯邦地區法院進行。

有些法院也采取了類似于得克薩斯東區聯邦地區法院的做法，駁回了未在TC Heartland一案之前提出訴訟地異議的轉區動議。（參見Cobalt Boats LLC訴 Sea Ray Boats Inc. et al.，案號2:15-cv-00021，弗吉尼亞東區聯邦地區法院，2017年6月6日裁決。）

但是，另一些法院，例如特拉華州聯邦地區法院，根據雙方提供的事實或允許當事人開展訴訟地相關調查，以確定被告是否在該區擁有“常規的和確立的營業地”，并據此對被告轉區動議做出裁決，為訴訟地爭議的解決提出了指導意見。例如，在 Bristol-Myers Squibb Company et al訴 Mylan Pharmaceuticals, Inc., 案號1-17-cv-00379（2017年9月11日裁決）和Boston Scientific Corporation 訴 Cook Group Incorporated, 案號1-15-cv-00980 (2017年9月11日裁決)中，特拉華州聯邦地區法院首席法官Leonard P. Stark指出：（1）提起轉區動議的當事人負有舉證責任，證明該區不是其“常規的和確立的營業地”；（2）最高法院TC Heartland的判決代表了法律上的干預性變化，容許被告在TC Heartland判決后提起轉區請求；（3）雖然被告不需要在該區有正式的辦公室或商店等固定場所來滿足“常規的和確立的營業地”，但是一定的物理存在還是必須的，僅僅一些活動本身是不夠的；（4）訴訟地問題事實密集，可能需要調查取證（discovery）。在Boston Scientific一案中，法官認為被告的醫療器械銷售人員有時聯系特拉華州的醫生和醫院但并不住在該州，另外一個銷售人員雖然住在該州但并不負責該州的銷售且已經辭職，因而被告在該區沒有“常規的和確立的營業地”。法官據此批準了被告的轉區動議。

但是，在Bristol-Myers一案中，雖然原告不能指出被告在該區足夠的物理存在，但是被告在該區經常提起仿制藥申請、通過固定的銷售渠道向該區居民銷售其仿制藥的行為，讓法院不能很清楚地判斷被告在該區是否沒有“常規的和確立的營業地”。法官命令雙方通過加快調查取證來確定該區是否合適的訴訟地。

但也有的聯邦地區法院認為，被告雇用兼職現場技術人員為該地區的客戶提供經常性的服務和在該州注冊做生意，建立了“常規的和確立的營業地”。（參見InVue Security Products Inc.訴 Mobile Tech，Inc.，案號3-15-cv-00610 ，南卡州西區聯邦地區法院 2017年8月21日裁決。）

面對各地區法院不太一致的做法，終于，在2017年9月21日，聯邦巡回上訴法院在對得州東區案件被告訓令請求案In re Cray， Inc.（案號2017-129）中，對地區法院判定專利侵權被告是否在訴訟地維持了“常規的和確立的營業地”做出了澄清。聯邦巡回上訴法院裁定Gisltrap法官適用了錯誤的法律標準，致使他駁回被告轉區動議的裁決是對自由裁量權的濫用，認為Gisltrap法官的四步檢測法沒有足夠契合1400條（b）款的法條語言。聯邦巡回上訴法院澄清，有三條普遍要求來顯示被告在一個地區法院管轄區有“常規的和確立的營業地”：（1）在該區必須有一個物理場所。訴訟地法規并不僅僅指“虛擬空間”或“從一個人到另一個人的電子通信”。雖然“場所”不一定是“在正式辦公室或商店的意義上固定的物理存在”， 但被告在該區必須有一個“物理上的、地理位置”。（2）營業場所必須是常規的和確立的。即，“常規的”業務運行穩定、統一、有序、有條理，零星活動不會構成訴訟地。 “確立的”業務具有足夠的持久性。（3）營業地必須是“被告的場所”。該場所不能僅僅是被告雇員的地方，被告（而不是個體雇員）必須建立或批準該營業地。

在Cray案中，原告認為，雖然被告不在該區擁有、出租或租借辦公室或財產，但由于被告允許兩名雇員從該區各自的家里遠程工作，該區作為訴訟地是適當的。然而，聯邦巡回法院指出，被告沒有擁有、出租或租借雇員住所（家）的任何部分，沒有選擇雇員住所的位置，沒有在雇員家里存放庫存或舉辦產品演示活動，沒有要求雇員以在該區居住為雇用條件，也不認為員工家的位置對于所做的業務至關重要。因此，聯邦巡回法院的結論是，事實并不表明被告在得州東區有一個“經常的和確立的營業地”。相反，“它們只是表明在該地區內存在被告的雇員為其雇主進行某些工作的物理位置”。

聯邦巡回法院裁決提示，如果想要降低在美國某地被訴專利侵權的風險，中國企業應該避免在該地建立常規的和確立的營業地。

外國企業給訴訟地問題帶來的潛在新挑戰

TC Heartland一案的最終影響可能不僅局限于美國國內企業。盡管美國最高法院明確指出TC Heartland一案中“居住地”的法律適用并未針對外國企業，可能給作為被告的外國企業如中國企業帶來類似的訴訟地挑戰的機會。根據《美國法典》第28編1391條的一般訴訟地條款，居住地位于美國境外的外國被告如中國企業在屬人管轄權適用的美國任何地方均可被訴。但是，如果在專利侵權案件中《美國法典》第28編1400條（而不是1391條）適用于外國被告，則起訴該外國被告的地點只能是侵權行為發生地且外國被告在此地有常規的和確立的營業地。據此，在專利侵權訴訟中，作為外國被告的中國企業可以提起基于TC Heartland一案的訴訟地挑戰。

分銷商和零售商會被拖入更多訴訟

在TC Heartland一案后，為了選擇對自己最有利的法院提起訴訟，專利權人可能會越來越多地把分銷商和零售商作為被告，拖入訴訟。因為，分銷商和零售商在美國許多地區都有常規的和確立的營業地，從而在任何這些地區都可以被訴。

對于美國制造商，專利權人往往只能在其注冊地或總部所在地提起專利侵權訴訟，而不能隨心所欲地選擇對自己最有利的法院提起訴訟。在許多訴訟中，專利權人已經把作為制造商的中國企業與其美國分銷商和零售商一起作為被告，以期把訴訟保留在其選擇的最有利的法院。

即使制造商因為訴訟地的限制不在被告之列，制造商也會間接地被拖入專利權人選擇的戰場。因為，制造商往往與分銷商和零售商簽有侵權補償協議，有義務承擔分銷商和零售商的訴訟費用。中國企業可以考慮通過侵權補償協議，把此風險轉移給其供應商。

專利訴訟可能更昂貴

在TC Heartland一案前，專利權人經常在一個法院就同一專利對許多被告同時提起訴訟；被控侵權者的幾個分公司同時被告，也在同一個案件中進行抗辯。但是，美國最高院對TC Heartland一案的判決，改變了這一切。

現在，就同一專利，專利權人需要在各個被告的注冊地或常規的和確立的營業地分別提起訴訟，被迫在各地另外聘用當地律師、在各法院遞交的法律文書要符合當地的特殊要求、處理各地進程不同的訴訟，而大大增加維權成本，同時面臨不同法院間可能不一致的裁決。作為被控侵權者如中國企業，如果其在不同地區注冊或維持常規的和確立的營業地的多家分公司成為被告，則也要應對在不同法院的多起訴訟，面臨與專利權人類似的情形，大大增加其抗辯成本及案件結果的不一致性。

當事人對此的一個應對策略是請求“多區訴訟”（Multidistrict Litigation）審判委員會把各個案件轉入一個聯邦地區法院，來審理各案件面臨的共同事實和法律問題。如果某個案子在多區訴訟階段結束前，仍然沒有和解或撤訴，該案會被發回原法院，分別開庭審理。多區訴訟可能會為當事人節省訴訟費用，降低案件結果的不一致性。

簡而言之，TC Heartland一案將可能導致美國專利案件起訴地的急劇轉變，且較之過去而言，該案至少會使專利案件的訴訟地成為比以前更具爭議性的問題。中國企業可以據此對自己在美國注冊分公司、設立總部、建立常規的和確立的營業地及應對美國專利訴訟的策略進行相應調整，未雨綢繆，降低經營和訴訟風險。

（作者系美國摩根路易斯律師事務所合伙人）