淺談標準必要專利禁令救濟問題

摘 要 標準必要專利是一種必要的、不可替代的專利，其具有的“共享性”和“私權性”雙重屬性使得禁令問題一直備受學術界和司法界的關注。本文結合相關文獻和司法實踐，厘清標準必要專利禁令救濟理論淵源，從利益平衡角度分析標準必要專利禁令救濟問題。

關鍵詞 標準必要專利 禁令救濟 FRAND原則 利益平衡

作者簡介：鄒亞，電子科技大學經濟與管理學院，碩士研究生，研究方向：知識產權管理。

中圖分類號：D924.3 文獻標識碼：A DOI：10.19387/j.cnki.1009-0592.2017.10.027

一、引言

標準必要專利（Standard-Essential Patent）是一種必要的、不可替代的專利，即經營者在實施標準時難以繞過的、必須采用的專利技術。近年來，經濟競爭已呈現出“技術專利化，專利標準化，標準許可化”的趨勢，實際上就是一場標準的競爭。為了提高自身在行業中的市場支配地位，引領行業的發展，專利權人爭先將其專利納入標準，但隨之引發許可費和禁令救濟等問題。為此，標準制定組織（Standard-Setting Organizations）通常要求專利納入標準時，標準必要專利權人承諾以公平、合理和無歧視（Fair， Reasonable and Non-discriminatory，FRAND）條款許可其專利。

標準必要專利的“共享性”和“私權性”雙重屬性使得禁令問題一直備受學術界和司法界的關注。從專利的私權角度出發，專利權人有權在其專利遭受侵權時尋求禁令救濟。但從標準的共享角度出發，標準的本質在于技術的統一和共享，標準必要專利權人不能拒絕實施者對標準的采用，因此不能尋求禁令救濟。本文結合相關研究文獻和司法判例，厘清標準必要專利禁令救濟理論淵源，從利益平衡角度分析標準必要專利禁令救濟問題，認為標準必要專利權利人的FRAND協議仍然允許其尋求禁令救濟。

二、國內外研究述評

（一）禁令救濟理論的源與流

禁令救濟中的禁令是從英美法系中移植過來的，是衡平法上的一種救濟形式，意指法院做出的要求當事人為或者不為特定行為的命令。①禁令最早體現在訴訟法中，起源于羅馬法的禁止令狀（interdicere），是早期行為保全制度的體現。②只有在當事人的損害賠償通過普通法得不到救濟時，才能獲得衡平法的禁令救濟。③因此，禁令并不是為了處罰過去的侵權行為，而是對未來可能發生的侵權行為的預防性救濟。在我國知識產權制度中，訴前停止侵權是立法機關為彌補我國民事訴訟法中財產保全和先予執行制度的不足而通過的一項重要訴訟救濟手段，也被廣泛地適用于知識產權侵權訴訟中。④

（二）標準必要專利是否適用禁令的討論

就標準必要專利是否適用禁令問題，許多學者就此展開探討。標準必要專利權利人承諾以FRAND條款授權其專利后，不應被允許尋求或執行禁令，因為使用禁令會促進專利的劫持（hold up）并產生許可費疊加（royalty sacking）問題。⑤因此，專利權人在做出FRAND承諾時，就放棄了尋求禁令的權利，只要實施方有意愿使用該專利，標準必要專利權人不可以拒絕許可。

上述觀點忽視了在標準化領域中標準必要專利持有人所面臨的重大限制，所謂的劫持和許可費疊加的風險被夸大了。⑥絕對的禁令將會招致標準實施者的機會主義，從而降低專利權人的研發意愿。⑦因此，在不違反FRAND合同的情況下，標準必要專利權人可以尋求并強制執行一項禁令。標準必要專利的禁令救濟應當受到合理的限制，但是這種限制可能會鼓勵對其發明創造的搭便車行為，減少標準實施者善意協商許可條款的積極性。⑧

三、利益平衡是標準必要專利禁令救濟的核心

（一）FRAND承諾與禁令救濟的關系

FRAND承諾是標準組織為了平衡各方利益而制定的專利許可政策。FRAND承諾其本質上應該被看成一個合理的強制許可協議：對于任何使用技術的相關方只要其愿意，標準制定組織參與者有義務提供“frand offer”（使用專利技術的純貨幣政策）。⑨因此，一旦做出FRAND承諾，標準必要專利權人就放棄了禁令救濟。默示許可理論很好的應證了上述觀點。該理論認為默示許可成立后，專利權人無權提起諸如要求停止侵權、損害賠償等訴訟請求。⑩因此，已經做出FRAND承諾后，不該再尋求禁令救濟。

將FRAND承諾視為專利默示許可，但標準必要專利默示許可原則并不排除禁令救濟，對于不履行FRAND許可的行為，標準必要專利權人有權尋求禁令救濟。 從意思自治角度理解FRA ND承諾，無論從FRAND制度角度還是標準組織成員各方利益出發，都無法得出放棄禁令救濟是FRAND許可承諾的應有或者暗含之意。

（二）標準必要專利禁令救濟核心——利益平衡

標準必要專利兼有“共享性”和“私權性”雙重屬性。技術標準作為一種公用的技術規范，要求凡是接受這一規范的企業必須按照要求實施該標準，強調公共利益。相反，專利是一種私權利，專利權人享有實施其專利技術的獨占性權利，強調個人利益。一個是為了促進經濟發展的公共利益，一個是受法律保護的私人利益，二者在利益上存在著矛盾。標準必要專利權人在申請禁令救濟時，勢必會觸及各方利益。因此，如何在借鑒FRAND原則基礎上，調和各方利益是標準必要專利禁令救濟時應該考慮的核心問題。

在這一問題上，可從司法判例中得到一些啟示。美國最高法院對eBay Inc. v. MercExchange， L.L.C一案做出的裁決之后，法院被要求采用傳統的四要素規則，以確定現行專利所有者是否有權申請禁令救濟。四要素包括：原告遭受了不可挽回的損失；法律上提供的補救措施，如金錢補償均不足以挽回損失；在衡量原告和被告所遭受的困境之下，衡平法的補救措施即永久禁令是有必要的；永久性禁令的頒發不會危害到公共利益。在本案之后，美國法院在禁令規則上具有充分的自由裁量權。德國聯邦最高法院在“橘皮書標準”案中表示，專利權人在沒有正式的FRAND承諾的基礎上，尋求對自愿被許可方的禁令，被視為濫用支配地位。而對于那些不愿意或者拒絕做出互惠許可承諾的實施者，標準必要專利權人可以尋求禁令的保護。因此，法院應考慮標準必要專利權人和標準實施者雙方的在FRAND承諾上的善意狀態，豛并且充分考量各方利益損失。FRAND承諾并不排除禁令救濟，只要專利權人滿足許可善意，同時頒發禁令不會危害社會公共利益，法院應考慮授予專利權人禁令救濟的權利。endprint

四、結語

標準必要專利權人在其專利遭到侵權后，是否可以尋求禁令救濟是一個充滿不確定性的問題。但法院可以通過衡量標準必要專利權人和標準實施者在FRAND承諾上的善意狀態，充分考量各方利益，以利益平衡為核心，兼顧標準必要專利權人、標準實施者及社會公眾利益，盡量減少標準必要專利權人因禁令救濟而帶來利益損害，公平維護各方利益。

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