核實優先權的一般性探討

李 進

核實優先權的一般性探討

李 進*

本文嘗試從優先權制度的起源探討以下內容：一是哪部分專利申請需要核實優先權；二是在核實是否為相同主題時，應該核實哪些內容；三是在在先申請公開不充分的情況下，在后申請是否能夠獲得優先權；四是要求優先權的權利要求在在先申請中得不到說明書的支持時對優先權效力的影響。

優先權 核實 公開不充分 支持

優先權制度源于《保護工業產權巴黎公約》，絕大多數國家實行先申請制度，將專利權授予最先提出申請的人。絕大多數國家的專利法都規定判斷新穎性和創造性的時間標準是申請日，因此申請日便顯得尤為重要。如果申請人想要在不同的國家獲得專利保護，就應當同時在這些國家提出申請，這本身就具有很大的難度。在不同的國家提交申請需要較長的準備時間，在這段時間內，就有可能被他人搶先申請，或者在申請人向這些國家提交申請之前其發明被他人公開造成喪失新穎性，導致申請人權益受損。外國優先權的概念基于此產生。后來，德國發現該國國民在向本國遞交專利申請后，又就該相同主題向歐洲專利局申請并指定德國的，可以要求本國首次申請的優先權，而如果該申請人直接向德國專利局就該相同主題再次提出申請的，則不能享受首次申請的優先權。很顯然，這對本國國民是不公平的，基于此，又產生了本國優先權的概念。

優先權概念提出后便會涉及在后申請與首次申請是否存在差異，如果存在差異，那么在后申請能否享有優先權，由此便產生了核實優先權的相關原則。從上面優先權制度的產生過程中可以看出，優先權制度中涉及以下幾個重要因素：首次申請、首次申請的申請日、在后申請、在后申請的申請日、二者之間的時間間距。由這幾個重要因素，便衍生出了與核實優先權的相關內容。

一、需要核實優先權的情況

影響新穎性、創造性的現有技術的公開日在在先申請的申請日之前，那么無論是否以首次申請的申請日作為在后申請的優先權日，該現有技術均可以用于評價在后申請的新穎性、創造性，對公眾以及申請人來說并不會帶來任何權利上的損害，反之，如果存在影響新穎性、創造性的對比文件，該對比文件在在后申請能夠享有優先權時不能作為現有技術或者抵觸申請評價該在后申請的新穎性、創造性，該對比文件在在后申請不能享有優先權時可以作為現有技術或者抵觸申請評價該在后申請的新穎性、創造性，那么，就應該核實優先權以確認該在后申請是否能夠享有優先權。因此，審查員在檢索之后，可以根據檢索的結果確定是否需要核實優先權，如果并未檢索到影響新穎性、創造性的現有技術，那么，便不用費力氣去做核實優先權的工作了。下面具體討論一下存在與在后申請的主題相同或者密切相關的對比文件的情況（下表中將對比文件按照時間標準分成了五種類型）。

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審查員在經過檢索后，找到了與在后申請的主題相同或者密切相關的對比文件，該對比文件從申請的時間和公開的時間上可以劃歸上表中的四種情況，下面，結合上表對需要核實優先權的情況進行具體的分析：

（1）表中（1），該對比文件的公開日在優先權日之前。這時，無論是否以優先權日作為在后申請的申請日，該現有技術均可以評價該在后申請的新穎性、創造性，因此，無需核對優先權。

（2）表中（2），該對比文件的申請日在優先權日之前，公開日位于優先權日和申請日之間。如果享有優先權，則該對比文件只能評價該在后申請的新穎性，不受享優先權，則該對比文件可以評價該在后申請的新穎性、創造性，即該對比文件構成PX、PY類文件。

（3）表中（3），該對比文件的申請日位于優先權日（包括優先權日）和申請日之間，該對比文件的公開日位于優先權日和申請日之間。如果享有優先權，則該對比文件不能用來評價該在后申請的新創性，不受享優先權，則該對比文件可以評價該在后申請的新穎性、創造性，即該對比文件構成PX、PY類文件。

（4）表中（4），該對比文件的申請日位于優先權日（包括優先權日）和申請日之間，公開日晚于在后申請的申請日。如果享有優先權，則該對比文件不能用來評價該在后申請的新穎性、創造性，如果不受享優先權，則該對比文件可以評價該在后申請的新穎性，即該對比文件構成PE類文件。

（5）表中（5），該對比文件的申請日早于優先權日，公開日晚于該在后申請的申請日。無論優先權是否成立，該對比文件均可以評價該在后申請的新穎性。

顯然，對于第一種情況和最后一種情況，不需要核對優先權，對于中間三種情況，需要核實優先權。

二、核實優先權的一般原則

1.《專利審查指南》（2010版）中關于核實優先權的相關規定

上面談到了優先權制度中涉及的幾個重要因素。由其中的首次申請的申請日（即優先權日）、在后申請的申請日、結合主題相同或者密切相關的對比文件的申請時間以及公開時間，可以判斷是否需要核實優先權，而其余的幾個重要因素：首次申請、在后申請、二者之間的時間間距，便屬于優先權核實所相關的因素。《專利審查指南》（2010版）第二部分第八章第4.6.2節給出了優先權核實的一般原則，包括：（1）作為要求優先權的基礎的在先申請是否涉及與要求優先權的在后申請相同的主題；（2）該在先申請是否是記載了同一主題的首次申請；（3）在后申請的申請日是否在在先申請的申請日起12個月內。

對于上述第（2）條和第（3）條容易理解，對于上述第（1）條，作為要求優先權基礎的在先申請是否涉及與要求優先權的在后申請相同的主題，《專利審查指南》（2010版）第二部分第三章第4.1.2節給出了相同主題的發明創造的定義：《專利法》第29條所述的相同主題的發明或者實用新型，是指技術領域、所解決的技術問題、技術方案和預期的效果相同的發明或者實用新型。可見，作為要求優先權的基礎的在先申請是否涉及與要求優先權的在后申請相同的主題應該從技術領域、技術問題、技術方案以及技術效果四個維度進行核實。而《專利審查指南》（2010版）第二部分第八章第4.6.2節“優先權核實的一般原則”指出：進行上述第（1）項核實，即判斷在后申請中各項權利要求所述的技術方案是否清楚地記載在上述在先申請的文件中。這里需要注意的是，《專利審查指南》（2010版）中此處對相同主題的核實僅僅是對技術方案的核實，在實際的操作中也可以看出，審查員對相同主題的核實也僅僅是核實技術方案。

2.在先申請公開不充分對優先權效力的影響

對于機械、電學、通信等領域來說，技術方案一旦完成，其技術領域、技術問題以及技術效果也會確定，整個發明創造便已完成，而對于生化領域的很多發明創造，技術方案雖已完成，其技術效果還需做很多的實驗進行測定以及驗證。也就是說，生化領域的很多發明創造，僅僅完成了技術方案，該發明創造并未完成。在先申請制下，為了使自己的發明創造先于他人被保護，申請人會在其發明創造并未完全完成的情況下搶先申請。這樣一來，一是在發明尚未完成的情況下搶先取得申請日，進而通過要求優先權的方式進一步補充滿足充分公開所需的內容，顯然這對公眾而言是不公平的，特別是對同時期做相同或相似研發內容的其他自然人或者組織團體不公平；二是在發明尚未完成的情況下形成的專利申請文件必然粗制濫造，降低專利申請文件的質量水平，甚至形成垃圾專利；三是對于公開不充分的專利申請文件，如果在可以要求優先權的期限內，便可以通過要求優先權的方式克服缺陷進而取得專利權了。

《專利法》的立法宗旨是以公開換保護，充分公開是《專利法》的基本原則，而優先權制度是為了保護申請人的利益的補充制度。如果不核實要求優先權的技術方案在在先申請中是否公開充分，將會給申請人留了一個可利用的程序漏洞，這勢必造成優先權制度的濫用。基于此，筆者認為，在核實是否為相同主題的過程中，不僅包括對技術方案的核實，還應包括對要求優先權的技術方案在先申請中是否公開充分的核實。

實質上，對在先申請是否公開充分的核實對于不同類型的專利申請是不同的，對于不需要實驗數據驗證的專利申請文件，只需要驗證要求優先權的技術方案在在先申請中是否公開充分，對于需要實驗數據驗證的專利申請文件，還需要驗證在先申請中宣稱的技術效果是否有相應的試驗數據的支撐驗證。而對技術效果的核實與對于在先申請是否公開充分的核實實際上是存在交叉的，對技術效果的核實包括兩方面的因素：一是對在先申請中宣稱的技術效果是否有相應的實驗數據的支撐驗證，也就是在先申請對于實驗數據是否公開充分的問題；二是在后申請中記載的實驗效果與在先申請中記載的實驗效果是否一致的問題。

3.在先申請中得不到說明書的支持對優先權效力的影響

另外，這里還存在另一個問題。前面討論了在先申請是否公開充分與能否享有優先權的關系，這時，我們自然而然也會想到在先申請能否得到說明書的支持是否也會影響到在后申請能否享有優先權呢？例如，對于要求優先權的技術方案記載在在先申請的權利要求中，而該權利要求得不到在先申請的說明書的支持，這時，在后申請增加了新的實施例或者效果數據以使要求優先權的技術方案能夠得到說明書的支持，對于這樣的情況，在后申請是否能夠享有優先權呢？

《專利審查指南》（2010版）第二部分第三章第4.2.4節的第（4）部分對于本國優先權作了以下規定：

一件中國在后申請中記載了技術方案A和實施例a1、a2。技術方案A和實施例a1已經記載在中國首次申請中，則在后申請中技術方案A和實施例a1可以享有本國優先權，實施例a2則不能享有本國優先權。應當指出，本款情形在技術方案A要求保護的范圍僅靠實施例a1支持是不夠的時候，申請人為了使方案A得到支持，可以補充實施例a2。但是，如果a2在中國在后申請提出時已經是現有技術，則應當刪除a2，并將A限制在由a1支持的范圍內。

對于《專利審查指南》（2010版）中該處的a1和a2該如何理解？對于一個藥物化合物A的專利申請，其實施例就應該包括該化合物的制備方法和藥效試驗，那么，制備方法和藥效試驗可以分別為a1和a2嗎？《專利審查指南》（2010版）中沒有進一步的詳細規定。筆者認為，《專利審查指南》（2010版）中指出了“本款情形在技術方案A要求保護的范圍僅靠實施例a1支持是不夠的時候”，即明確了這是對于支持前提下的在后申請補充實施例的一個規定，如果制備方法和藥效試驗可以分別為a1和a2，那么就不是支持的問題，而是公開不充分的問題了，因此，藥物化合物A中的一個具體化合物的制備方法及其藥效試驗應該合起來作為a1，在后申請是允許補充藥物化合物A中的其他具體化合物的制備方法及其藥效試驗的。

從上述規定可以看出，如果要求優先權的技術方案在在先申請中得不到說明書的支持，在提交的在后申請中實際上是可以補充部分實施例以及部分實驗數據，以使在后申請要求保護的技術方案能夠得到說明書的支持。一般來說，權利要求不能得到說明書的支持可以分為三種情況：一是該權利要求概括的范圍中存在不能實施的技術方案；二是該權利要求概括的范圍中，部分技術方案的技術效果不夠顯著，不能夠解決發明所要解決的技術問題；三是該權利要求中的部分技術方案缺乏相應的實施例支持或者效果試驗數據進行支持，本領域技術人員也不能夠合理地預期這部分技術方案是否能夠解決技術問題。第三種情況就屬于《專利審查指南》（2010版）的上述規定中因為在先申請得不到說明書支持的條件下可以補充實施例的情形了。但是顯而易見的是，在先申請中存在不支持的直接原因是由于在先申請的說明書公開不夠充分造成的（即部分權利要求限定的技術方案在說明書中公開充分，部分權利要求限定的技術方案在說明書中公開不充分），這種公開不夠充分，可能是由于撰寫水平造成的，可能是申請人對于部分的實施方式不愿意公開，也可能是申請人在遞交在先申請時并未完全完成其發明創造。但無論哪一種，如果允許在后申請中增加實施例a2，那實質上便等同于前面所討論的在先申請公開不充分的情況下在后申請能否補充數據的情形了，只是兩者在公開不充分方面的程度不同罷了。因此，筆者認為，優先權制度作為一種進一步維護申請人權益的補充制度，不應該與專利法的基本制度相抵觸，不應該制造專利申請的程序上的一些法律漏洞。因此，在核實優先權時，對于第三種情況所示的部分技術方案在在先申請中得不到說明書支持的情況，應部分給予優先權。

另一種觀點認為，申請人在提交在先申請后，又對其發明創造作了進一步的完善，如果不允許申請人在在后申請中補充實施例以及效果數據，那么不利于鼓勵發明創造。

對于此，筆者認為，在先申請制下，對于在先申請中所涉及的發明創造，申請人應該在完成其發明創造后進行申請，對于在該發明創造的基礎上進一步改進的方案，可以再行申請，如果相對擔心后面的改進方案2相對來說創造性的高度不是很高，申請人可以不提前公開其在先申請和在后申請，這時，申請人一是有足夠的時間對其技術方案作進一步的改進，二是可以在自優先權日起18個月內提交改進方案2的專利申請，這樣，在先申請只會用于評價改進方案2的專利申請的新穎性，而不會評價其創造性。

此外，《專利審查指南》（2010版）中的上述規定僅僅是針對本國優先權的，而對于外國優先權，《專利審查指南》（2010版）中并無相關規定，也就是說，外國優先權的核實僅僅適用于優先權核實的一般原則，而并不適用上述規定，這點從審查員在核實優先權的實際操作中也可略見一斑。因此，從《專利審查指南》（2010版）中本國優先權與外國優先權的相應規定可以看出，本國優先權顯然是處于不對等的地位。

三、結 語

本文討論了需要核實優先權的情況以及核實優先權的一般原則。筆者認為，如果在后申請中可以允許申請人補充一些實體性的內容，那么，這顯然與制定優先權制度時的初衷相左。優先權制度的本意是在于克服在先申請制度下申請人難于同日在不同國家遞交專利申請文件對申請人造成的損害，如果在后申請中享有優先權的技術方案能夠獲得專利權，那么首次申請中所對應的技術方案也應該是能夠滿足專利法的基本法條要求。否則，優先權制度便給申請人留下了可以利用的程序漏洞，這勢必會造成優先權制度的濫用。因此，《專利審查指南》（2010版）中優先權的核實內容需要進一步完善。

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