淺析實際解決的技術問題的確定

李梅香

一、實際要解決的技術問題在創造性評價中的重要性

發明申請在進行創造性評價時，《專利審查指南》（2010版）的第二部分第四章中3.2.1.1提供一種稱之為“三步法”的評價方法，具體包括：

第一步：確定最接近的現有技術；

第二步：確定區別特征和發明實際解決的技術問題

第三步：判斷要求保護的發明對本領域的技術人員來說是否是顯而易見。

若實際解決的技術問題在現有技術中已有類似的解決方案或被給出了技術啟示，則該專利申請將會被認為沒有創造性，從而失去授權前景。由此可見，創造性的判斷過程中實際要解決的技術問題的定位至關重要。

二、實際解決的技術問題的確定在現有技術中存在的問題

以下是《專利審查指南》（2010版）的第二部分第四章中3.2.1.1對確定實際解決的技術問題的確定的規定：

“首先應當分析要求保護的發明與最接近的現有技術相比有哪些區別特征，然后根據該區別特征所能達到的技術效果確定發明實際解決的技術問題。從這個意義上說，發明實際解決的技術問題，是指為獲得更好的技術效果而需對最接近的現有技術進行改進的技術任務”。

從上述描述可知實際解決的技術問題是決定于區別特征的技術效果，但是并沒有限定僅是區別特征的直接技術效果。而區別特征的技術效果包括：直接技術效果及基于該直接效果產生的衍生技術效果。直接技術效果可以理解為：區別特征限定的步驟或部件的直接作用；衍生技術效果可以理解為：區別特征限定的步驟或部件，在該技術方案中各技術特征限定的應用環境下所能起到的特定作用，通常是基于直接作用之上產生的間接作用；衍生技術效果可包括：區別特征在技術方案中其他技術特征限定的應用環境下及區別特征自身限定的應用環境下，基于直接作用產生的間接作用。而筆者發現：在專利審查及無效等實務中，有時候實際要解決的技術問題是僅根據區別特征的直接技術效果認定的，并沒有結合區別特征應用在技術方案中各技術特征限定的特定環境下得到衍生技術效果，從而導致區別特征的技術效果認定不準確，并最終導致實際解決的技術問題認定錯誤。

三、結合案例的分析

【案例】

一種信息處理方法，應用于具有語音接收識別單元的第一電子設備中，所述語音接收識別單元用于接收語音輸入，并識別所述語音輸入的內容，所述方法包括：

在所述第一電子設備等待與第二電子設備建立連接時，生成第一指令，第一指令用于使語音接收識別單元處于開啟狀態；

根據所述第一指令使所述語音接收識別單元處于開啟狀態；

其中，所述第二電子所對應的通信標識為第一通信標識或第一通信標識的備選通信標識。

審查意見認定了“在所述第一電子設備等待與第二電子設備建立連接時，生成第一指令，第一指令用于使語音接收識別單元處于開啟狀態”為區別特征；審查意見指出上述區別特征實際解決的技術問題為：如何開啟語音接收識別單元。在審查意見中進一步指出：在連接建立后監聽通話，若監聽到進行通話開啟語音識別，相當于公開了通過數據處理的指令或指示關聯開啟語音識別接收單元，故給出了技術啟示，故上述區別特征是本領域技術人員基于技術啟示容易想到的，權利要求沒有創造性。

實質上該專利申請實際解決的技術方案是：在連接建立（通話）之前設備自動開啟語音接收識別功能，從而方便用戶在開車等不便手動操作電子設備的情況下，可以利用語音控制電子設備是否建立連接。

該區別特征的直接技術效果為：控制電子設備自動開啟語音接收識別。

該區別特征的衍生技術效果為：若電子設備未預先開啟語音識別接收，在等待建立連接時自動開啟語音接收識別，則語音接收識別開啟后可方便用戶直接利用語音控制連接的建立，用戶不用再手動開啟語音接收識別。顯然，該區別特征應用于該技術方案中限定的應用環境下，基于語音接收識別自動這一直接技術效果產生了衍生技術效果。

比對兩個技術效果，顯然是不同的；而不同的技術效果對應了不同的技術問題；若技術問題不同，則在現有技術中是否存在技術啟示存在著很大的差異。

在該專利申請中不是簡單地純粹地想要開啟語音接收識別，而是通過開啟時機的選擇，以方便電子設備未開啟語音識別的情況下用戶依然可語音控制連接的建立。若割裂地看待區別特征，僅從區別特征的直接作用（即直接技術效果），來定義實際解決的技術問題，顯然會導致技術問題的定位不準確的問題。

反過來說，該專利申請相對于現有技術具有電子設備自動開啟語音識別，以方便用戶不執行語音接收識別操作的情況下通過語音控制連接的建立的技術效果；而該技術效果在現有技術中沒有，通過組合現有技術也得不到。若該技術效果不算是區別特征帶來的技術效果，在其他相同或等同技術特征認定無誤的情況下，那么該技術效果是從何而來的呢？從這一層面來看，若其他相同或等同技術特征認定無誤，若不考慮區別特征的衍生技術效果，僅從區別特征所產生的直接技術效果（直接結果）來確定實際解決的技術問題顯然是有失偏頗的。

在《專利審查指南》（2010版）的第二部分第四章中6.4還有如下公開：

發明是否具備創造性是針對要求保護的發明而言的，因此，對發明創造性的評價應當針對權利要求限定的技術方案進行。發明對現有技術作出貢獻的技術特征，例如，使發明產生預料不到的技術效果的技術特征，或者體現發明克服技術偏見的技術特征，應當寫入權利要求中；否則，即使說明書中有記載，評價發明的創造性時也不予考慮。此外，創造性的判斷，應當針對權利要求限定的技術方案整體進行評價，即評價技術方案是否具備創造性，而不是評價某一技術特征是否具備創造性。

而上文提到的衍生技術效果，本質上是區別特征應用于技術方案限定的特定環境中產生的，例如，衍生技術效果亦可理解為：區別特征與其他技術特征組合產生的技術效果，是技術方案的整體技術效果。故《專利審查指南》（2010版）從上述描述來看，技術方案的評價是對整個技術方案的整體評價，而非對單個技術特征的創造性評價，本文所描述的衍生技術效果是不能被忽略的。故在確定實際解決的技術問題時，不能將區別特征從技術方案限定的應用環境下脫離出來，割裂地看待該區別特征，僅根據該區別特征的直接技術效果確定實際解決的技術問題。

筆者認為：評價技術方案的創造性時，若不整體上把握技術方案進行創造性評價，而是采用“三步法”進行創造性評價，必然會對技術方案進行拆分，分離出技術特征；并基于技術特征進行區別特征認定和實際解決的技術問題的確定。在確定實際解決的技術問題時，不應該局限于區別特征的直接技術效果，而是需要根據區別特征的所有技術效果（既包括直接技術效果，也包括衍生技術效果），來定義實際解決的技術問題。

四、結 論

綜上所述，在確定區別特征實際解決的技術問題時，僅考慮區別特征的直接技術效果，會導致實際解決技術問題的不準確，導致技術方案的創造性被低估。若需要較為準確地評價一個技術方案的創造性，需要同時考慮區別特征的直接技術效果和衍生技術效果；即整體上考慮本專利申請的技術方案整體上的技術效果相對于現有技術是否有新的技術效果或技術效果更加優越；而非簡單脫離申請文件或專利文件的記載，直接根據該區別特征的直接技術效果，確定實際解決的技術問題。以上是筆者對于實際解決的技術問題的一些分析，該分析還處于很初級的階段，還有很多的不足，需要進一步的研究和思考。