淺議無效決定對專利合同追溯力中的合同履行問題

李 萍 程 誠

一、問題的由來

【案例1】東明公司與秦豐公司專利侵權糾紛案①參見最高人民法院再審民事判決書（2012）民提字第110號。。

主要案情：一審法院認為東明公司侵犯了秦豐公司的專利權；二審法院維持原判；東明公司不服二審判決，向最高院申請再審。2011年3月9日，應秦豐公司的強制執行申請，東明公司的存款被凍結，2011年3月16日，執行行為完成；而專利復審委員會作出專利無效宣告請求審查決定（以下簡稱“無效決定”），宣告該案專利權全部無效，決定日為2011年3月15日，該無效決定已生效。最高院認為，原一、二審法院判決執行完畢日為2011年3月16日，而專利權被宣告無效的時間為2011年3月15日，該案專利權被宣告無效前，原一、二審判決并未執行完畢，因此無效決定對原一、二審判決具有追溯力。

【案例2】舒開泰與建科公司技術轉讓合同糾紛案，（2017）津民終39 6號。

主要案情：二審法院認為舒開泰與建科公司于2006年5月19日簽訂技術轉讓合同，形成專利實施許可合同關系與技術秘密轉讓關系；經舒開泰申請，國家知識產權局于2007年7月15日作出專利檢索報告，認為該專利不具備創造性，但舒開泰并未告知建科公司該事實；建科公司支付舒開泰的專利實施許可費和技術秘密轉讓費為首付款25萬元，2007年7月15日之前支付22萬元，2007年7月15日之后至2009年12月15日支付71萬元，2009年12月15日之后沒有再支付費用；專利復審委員會于2011年5月20日作出無效決定，宣告該案專利權全部無效，決定日為2011年5月20日，該無效決定已生效。二審法院認為鑒于舒開泰收到專利檢索報告后即應知曉其專利的有效性存在問題，存在主觀惡意，因此2007年7月15日之后收取的專利實施許可的相應費用作為建科公司的損失予以退還。

上述兩個案例都涉及無效決定對專利侵權判決或專利合同的追溯力問題。對此，我國現行的《專利法》第47條中規定“宣告專利權無效的決定，對在宣告專利權無效前人民法院作出并已執行的專利侵權的判決、調解書，已經履行或者強制執行的專利侵權糾紛處理決定，以及已經履行的專利實施許可合同和專利權轉讓合同，不具有追溯力。但是因專利權人的惡意給他人造成的損失，應當給予賠償。”該條文是通過特定情形下追溯力的免除，來避免專利權的不穩定造成先前已經形成的經濟社會秩序的不穩定。

對于案例1，最高院認為，《專利法》第47條規定賦予無效決定對專利權被宣告無效后尚未執行或履行完畢的專利侵權判決、調解書、專利侵權糾紛處理決定、專利實施許可合同、專利權轉讓合同，仍然賦予其追溯力，②參見最高人民法院再審民事判決書 (2012) 民提字第110號。因此，專利權被宣告無效的時間2011年3月15日之前，專利侵權判決雖已開始執行，但并未執行完畢，因而不能免除其追溯力。

對于案例2，二審法院認為，以專利權人開始存在惡意的日期2007年7月15日劃分，合同在此之前已履行的部分不賦予無效決定以追溯力，而在此之后履行的部分則因專利權人的惡意不能免除其追溯力。

從上述案例的分析可以看出司法上對于《專利法》第47條有關無效決定對專利侵權判決或專利合同的追溯力的規定在已執行或已經履行（以下簡稱“已履行”）的理解問題上存在爭議。案例1中認為其指的是已經整體執行或履行完畢，因此該案專利權被宣告無效前，原一、二審判決并未執行完畢，導致無效決定對原一、二審判決具有追溯力；而案例2中則將其理解為已經履行的部分，因此該案專利權被宣告無效前，專利實施許可合同雖然未履行完畢，但針對已履行且不存在惡意的部分，無效決定對專利合同不具有追溯力。可見，以案例1和案例2的觀點對“已執行或已經履行”的不同理解出發，兩者在專利侵權判決或專利合同的追溯力問題上會得出不同的結論。

二、從立法本意分析“已履行”概念

《專利法》第47條中對“已履行”相關概念的表述，出現了三處，分別是“已執行”“已經履行或強制執行”“已經履行”，其是否適合作為同一概念進行分析？從前述案例1中最高院的觀點來看，顯然認為上述三處的概念是相同的，其只是針對不同的主體而使用了不同的表述而已。

筆者認為雖然上述三處表述看似相同，但其立法本意，即將其引入追溯力免除條款的原因并不完全相同。《專利法》第47條中追溯力免除的情形，依其實施主體不同分為司法或行政行為、民事行為兩種，專利侵權判決、調解書、專利侵權糾紛處理決定為法院或管理專利的部門作出，其屬于司法或行政行為，而專利實施許可合同、專利權轉讓合同則屬于民事行為中的合同行為范疇。追溯力免除條款設置的立法本意是通過避免原侵權人或被許可人、受讓人“算老賬”，從而避免影響專利權人行使專利權的信心。③尹新天. 中國專利法詳解［M］.北京：知識產權出版社，2011：487.

但是對于“已執行或已經履行的司法或行政行為”“已經履行的專利合同”而言，其立法本意并不完全等同。對于前者，“已執行或已經履行”意味著占用司法資源或行政資源，通過例如強制執行的方式實現對專利權的保護，其更多地出于對公秩序的維護；對于后者，有觀點認為，由于在專利權被無效宣告前，因專利權仍受到保護當事人獲得了商業利益，因此不予返還專利使用費、專利轉讓費是合理的④，“已履行”意味著以專利權為履行標的實現了合同雙方各自的利益，其僅僅涉及合同雙方，更多地出于對私秩序的維護。

因此，筆者認為對于“已履行”問題的爭議，可以區分司法或行政行為、民事行為來進行考慮，針對其不同的立法本意去進行分析。基于此，本文聚焦于專利合同的追溯力上的合同履行問題，通過合同履行效力在有效合同效力中地位繼續分析無效決定對專利合同的追溯力問題。

三、履行效力在有效合同效力中的地位

（一）履行效力的概念

有效合同的效力是法律對依法成立的合同予以保護和約束的強制力的體現，主要體現了對當事人的約束力，即當事人負有全面履行合同的義務，當事人享有依法律規定和合同約定產生的權利，當事人不得擅自變更、解除合同，不得擅自轉讓合同義務，違約方承擔違約責任。從有效合同效力的作用影響出發，可以將其分為三種效力類型，即保護效力、履行效力和救濟效力。⑤武欽殿.合同效力的研究與確認［M］.吉林：吉林人民出版社，2001：38.

有效合同效力中最為重要的就是合同的履行效力。從無效合同的角度來看，無效合同具有不得履行性，法律以其強制力阻止合同的履行。⑥王利明.關于無效合同確認的若干問題［J］.法制與社會發展，2002（5）：63.反之，對于有效合同而言，其至少是法律上不禁止其履行的。合同的履行效力，其指的是法律以其強制力迫使當事人必須全面履行合同義務。因此，具有合同履行效力，還需要合同具有事實上和法律上的履行可能性。換言之，事實情況和法律都允許其開始履行。

（二）履行效力與有效合同效力的關系

《合同法》上對合同的效力問題有“合同生效”和“合同有效”兩種概念。對這兩個概念的理解，在很多相關研究著作中是不加區分的。但從概念上看，兩者并不相同。合同有效指的是依法成立的合同具有約束合同當事人或第三方的法律強制力的狀態，即“合同具有法律效力”。而合同生效，則是合同在當事人之間產生按合同約定實際履行等當事人預期的法律效果的過程，是合同當事人開始可以并應當按合同實際履行的過程階段，即“合同發生法律效力”。

對此，有學者指出有效是法律的肯定評價，是法律判斷，而生效是合同權利義務開始運行的事實判斷。⑦吳民許，等.論合同“有效”與“生效”的界分［J］.黑龍江省政法管理干部學院學報，2008（2）：62-63.還有學者指出，合同是否生效，是指一個合法有效的合同是否在當事人之間產生預期的法律后果，所以生效是有效的下位概念，只有有效的合同才談得上生效。⑧馬齊林.合同有效與合同生效辨析［J］，學術交流，2004（4）：40-43.這些觀點也都注意到了合同生效是有效合同開始發生法律效力的過程階段。

而若以履行效力來區分，所謂合同生效，即是合同開始具有履行效力，進入了應當且必須被履行的合同階段，此時的合同效力是兼具保護效力、履行效力和救濟效力三種效力類型的完備的合同效力；所謂合同有效則主要指的是合同具有保護效力，因此在合同成立而未生效的階段，有效合同具有保護效力和救濟效力（救濟效力是對合同關系和合同履行的救濟，因而具有保護效力，也應當具有救濟效力），此時的合同有效而不具備履行的效力，是不完備的合同效力狀態。

四、標的問題與履行效力的關系

合同標的指的是合同法律關系的客體，是合同當事人權利和義務共同指向的對象。對于標的的要求也主要出于對債權得以實現或義務能夠履行的考慮。專利實施許可合同和專利轉讓合同都是以專利權作為標的的合同。因此，《專利法》第47條第一款規定的“宣告無效的專利權視為自始即不存在”，對于專利實施許可合同和專利轉讓合同而言，即屬于一種“標的不能”的情形。

（一）“標的不能”與合同有效的關系

與“標的不能”對應的概念是“標的確定和可能”。而對于“標的確定和可能”，我國學者對合同效力問題進行研究時，通常會認定為與合同有效有關，即為合同有效要件。但從《民法總則》第143條的規定來看，其未對合同標的的情況作出要求；對于《合同法》而言，由于其對合同效力問題采用的是反面規定的方式，即規定了合同無效的五種情形，也沒有對合同標的的情況作出明確要求，而即使是對合同無效的規定進行解讀，也能看出其主要是對“行為人具備相應的民事行為能力”“意思表示真實”“不違反法律、行政法規的強制性規定，不違背公序良俗”所作出的反面規定。

對此，支持“標的確定和可能”作為合同有效要件的觀點認為“綜觀各種類型的合同，其內容的確定和可能都是應有之義，舍此便無法實現當事人締結合同的目的”，⑨武欽殿.合同效力的研究與確認［M］.吉林：吉林人民出版社，2001：52.還有觀點認為“合同標的無法確定，更遑論履行，此類合同即便成立，也無存在的必要。故使其無效，應屬當然”。⑩鄭天鋒.新編合同法［M］.甘肅：蘭州大學出版社，2007：50.

對于標的確定和可能作為合同有效要件，筆者認為并不妥當。主要理由有以下三點。

（1）沒有正確理解合同有效和合同生效的區別和聯系。

前文論及，合同有效與合同生效是完全不同又密切聯系的兩個概念。合同生效是合同有效的一個過程階段；合同生效是有效合同開始產生履行效力，具有完備的合同效力的過程。基于此，我們可以看出，合同標的確定和可能，由于其關系的是合同義務（合同標的）的可履行性，都是解決合同是否產生履行效力，使合同的效力完備的問題，而非解決合同是否有效或者說是合同是否受到法律強制力的保護的問題。這也就是說，標的的確定和可能可以作為合同生效的要件，而非合同有效的要件。

（2）采用標的不能對合同效力進行認定存在爭議。

對于支持“標的確定和可能”作為合同有效要件的理論，由于“標的不能”的不同分類會導致不同的合同效力狀態和法律后果，因此，如何區分“標的不能”的各種類型對于合同效力的認定至關重要。按照不同的原因“標的不能”有多種分類：（1）事實不能與法律不能；（2）自始不能和嗣后不能；（3）全部不能和部分不能；（4）客觀不能和主觀不能；（5）永久不能和暫時不能等。①江平.民法學（第二版）［M］.北京：中國政法大學出版社，2011：413-414.對于標的不能進行分類的意義主要是用于區分哪些是合同無效的情形，哪些是合同解除的原因。例如：法律不能、事實不能、自始不能、原始客觀不能、永久不能和全部不能是合同無效的情形，嗣后不能和后發客觀不能是合同解除的原因。

對此，我國民法理論界在研究中也存在較大的爭議。例如，無效決定對專利合同的追溯力問題正與此有關，對于專利合同訂立后專利權又被宣告無效的情形，如果從嗣后不能的概念而言，其顯然屬于合同成立之時，標的尚存實現之可能，于合同成立后因故不能實現的情形，也就是說其屬于嗣后不能，合同將被解除的情形，以此理解不應對合同的已履行部分進行追溯；而如果從法律規定來看，“自始即不存在”當然在合同成立時就已不存在，因而屬于自始不能，合同無效的情形，②張麗娜.論標的不能與合同效力［D］.武漢：武漢理工大學，2012：25.以此理解則應當對合同的已履行部分進行追溯。

（3）“標的不能合同有效”更加符合國際立法發展的趨勢。

傳統的大陸法系奉行“自始標的不能的合同無效”的原則，但是隨著人類經濟活動的發展，世界各國越來越意識到區分標的不能的類型是困難和缺乏實際意義的。法律對合同標的確定和可能與否的干預，不但影響了合同自由原則的實現，也不會在對合同相對人和第三人的保護上有更多的裨益。合同標的確定和可能與否，并不會影響國家利益和社會公共利益；而標的不能的合同也是合同當事人自己的選擇所致，合同當事人應當對其負責；在合同標的不能以致履行不能時，也可以通過追究違約一方的違約責任而實現對履行利益損害的賠償；同時這也是合同自由原則的體現。

《國際商事合同通則》第3.3條規定“合同訂立時不可能履行所承擔之義務的事實本身不影響合同的效力”，其將標的自始不能的合同規定為有效的。從而，通過“標的不能合同有效”原則的采用，在合同效力認定的問題上，國際立法主流思想已經否定了“標的確定和可能”的作用，其降低了司法程序上對合同效力的認定難度，有利于適應新經濟活動開展司法工作，有利于合同自由的實現；同時違約責任的追究也有利于責任方式的豐富和改善（可以賠償損失、支付違約金、強制繼續履行等）。因而，“標的不能合同有效”原則開始成為當今國際立法發展的主流趨勢。

（二）“標的確定和可能”僅在討論合同履行效力時對司法實踐中明確責任有益

在排除“標的確定和可能”作為合同有效的要件之后，我們再來審視專利無效決定對專利合同的追溯力問題。由于不再考慮專利權這一標的是自始不能還是嗣后不能的問題，在不違反其他合同有效要件和《合同法》相關規定的情況下，該專利合同自合同訂立后都是有效的。而對于專利權被宣告無效的法律后果，其也就只需考慮履行不能的責任的追究問題。

總之，不管是從法理上，還是從司法實踐上或立法發展上來看，將“標的確定和可能”作為合同有效的要件都是不恰當的，對于合同有效與否的認定，不應考慮標的確定和可能的因素。但是“標的確定和可能”決定了合同履行的現實可能性，也就是影響了合同履行效力的產生，因而可以作為合同生效的要件，其對于司法實踐中明確當事人責任是有益的。

五、對《專利法》第47條的再思考

在分析了標的問題與履行效力的關系之后，再回過頭來看《專利法》第47條的規定，筆者認為其存在以下問題。

（一）沒有明確承認“標的不能合同有效”

《專利法》第47條第2款規定“已經履行的專利實施許可合同和專利權轉讓合同，不具有追溯力。”對于合同而言，若合同無效其履行行為并不得到法律認可，當然需要追溯返還專利使用費、專利轉讓費；而該條文規定不追溯其返還專利使用費、專利轉讓費，實際也承認了在宣告專利權無效后的合同狀態是有效的，但并沒有明確承認標的確定和可能與合同有效之間的關系。

（二）事實上不承認合同的履行效力

《專利法》第47條第2款的規定中，其追溯力所追溯的正是已經履行的專利實施許可合同和專利權轉讓合同的履行，因而其已經注意到了專利權無效與履行效力之間的關系。但對于專利權無效導致的履行不能的情況，該條文又明確規定其無需承擔履行不能的責任。其以強制性法律規定否定了履行不能的違約責任的實現，事實上并不承認合同的履行效力，不利于合同自由的實現。

六、對《專利法》第47條的建議

在分析了《專利法》第47條問題的基礎上，筆者認為可以從以下兩方面解決該條文存在的問題。

（一）在追溯力問題上對司法或行政行為、民事行為分別予以規定

前文提及，對于司法或行政行為，追溯力免除出于占用司法資源或行政資源的考慮；而對于民事行為中的合同行為，不管諸如返還專利使用費、專利轉讓費是否公平，其都僅在合同效力范圍內產生影響，因此不應像司法或行政行為那樣過多予以干預，因此，建議在追溯力問題上，基于司法或行政行為、民事行為的不同情況分別予以規定。

（二）基于合同自由原則，承認專利合同作為有效合同的履行效力，以管理性規定實現其立法本意

合同行為是典型的民事法律行為，應當遵循私法自治原則和合同自由原則，對于《專利法》第47條規定的專利實施許可合同和專利轉讓合同也是如此。《專利法》第47條對專利合同標的不能情況的規定，由于其否定了已履行的專利合同的追溯力，合同當事人對標的不能導致的違約責任的追究無法得到保證。也就是說雖然法律承認合同有效，卻不能保護其履行效力的實現，這種先天的不平衡也就使得司法上為保證合同當事人的公平，對追溯力免除中已履行專利合同的認定存在主觀意志的判斷，從而導致了對于“已經履行”概念的爭議問題。

而對于訂立專利實施許可合同和專利轉讓合同的當事人來說，知曉專利權存在被無效的可能性是通常的，當事人之間完全可以通過對專利權被無效情形下導致的履行不能如何處理予以約定。而《專利法》第47條的對履行效力的否定，反而不利于這種約定的制定，從目前使用的專利實施許可合同和專利轉讓合同范本來看，也都只是照抄《專利法》第47條規定，這顯然限制了合同當事人對履行不能的違約責任的約定自由，不利于公平與秩序的協調和平衡的立法本意的實現。

因此，筆者建議在承認專利合同作為有效合同的履行效力的基礎上，設置管理性規定實現立法本意。例如可以要求當事人在專利合同中必須加入專利權被無效情形的處理約定，否則不予備案登記，既能保證合同自由的實現，也回避了追溯力免除導致的“已經履行”概念的爭議問題，有利于專利制度在社會主義經濟社會發展中發揮更大作用。