淺談新穎性寬限期在實質審查中的應用

王艷蒙 王歌 吳云霞

摘 要： 新穎性，是指該發明或者實用新型不屬于現有技術；也沒有任何單位或者個人就同樣的發明或者實用新型在申請日以前向專利局提出過申請，并記載在申請日以后（含申請日）公布的專利申請文件或者公告的專利文件中。不喪失新穎性寬限期實際上是專利法賦予申請人的一種優惠，允許他將已經公開的發明創造在一定期限內再申請專利。寬限期作為不可避免或者無意識地公開發明創造的情況下的一個補救措施，對申請人十分重要，新穎性寬限期的規定會直接影響專利權。

關鍵詞： 新穎性；專利；規定

一、新穎性

新穎性寬限期源于《保護工業產權巴黎公約》（簡稱《巴黎公約》）中的規定。《巴黎公約》第11 條規定了發明、實用新型、工業品外觀設計、商標在某些國際展覽會中的臨時保護：

（1）本聯盟國家應按其本國法律對在本聯盟任何國家領土內舉辦的官方的或經官方承認的國際展覽會展出的商品中可以取得專利的發明、實用新型、工業品外觀設計和商標，給予臨時保護。

（2）該項臨時保護不應延展第4 條規定的期間。如以后要求優先權，任何國家的主管機關可以規定其期間應自該商品在展覽會展出之日開始。

（3）每一個國家認為必要時可以要求提供證明文件，證實展出的物品及其在展覽會展出的日期。

在國際展覽會上首次展出新的發明創造有利于技術的國際交流，但如果首次展出新的發明創造得不到法律保護，發明人就會不愿意參加這樣的展覽會。對在國際展覽會首次展出的發明創造給予臨時保護，是發起簽訂《巴黎公約》的原因之一。但是《巴黎公約》第11 條只提供了較為原則性的規定，并沒有規定各國給予什么樣的臨時保護，所以這種保護由各國自行規定。

此外，發明人偶爾會因為自己的不慎行為，造成發明無法獲得專利保護的遺憾。大多數國家專利法對于上述的喪失新穎性行為皆有例外規定；也就是所謂的“寬限期”，如發明人在技術參展或論文發表等不慎公開后的一定期間內提出專利申請，則該發明仍符合專利新穎性的要求。寬限期依不同國家分別有6個月至一年的不等期間，且各國對于公開或展示之認定亦有不同的標準。

中華人民共和國專利法第24 條規定了不喪失新穎性的三種情形，申請專利的發明創造在申請日（享有優先權的指優先權日）之前六個月內有下列情況之一的，不喪失新穎性：

1、在中國政府主辦或者承認的國際展覽會上首次展出的；

中國專利法對于申請人在國際展覽會上首次展出發明創造的公開給予一定的新穎性寬限，但是展覽會的規格只限于“中國政府主辦或者承認的國際展覽會”。中國政府主辦的展覽會，包括國務院、各部委主辦或者國務院批準由其他機關或者地方政府舉辦的國際展覽展覽會。中國政府承認的國際展覽會，是指國際展覽會公約規定的由國際展覽局注冊或者認可的國際展覽會。目前我國認可的國際展覽會主要包括：世博會、米蘭裝飾藝術和現代建筑展覽會、國際園藝生產者協會批準的A1類園藝展覽會等。其中，所謂國際展覽會，除了舉辦國的展品外，還必須有來自外國的產品。

2、在規定的學術會議或者技術會議上首次發表的；

規定的學術會議或者技術會議，這種學術會議或者技術會議必須是有一定級別要求的，是指國務院有關主管部門或者全國性學術團體組織召開的學術會議或者技術會議，不包括省以下或者受國務院各部委或者全國性學術團體委托或者以其名義組織召開的學術會議或者技術會議。這里規定的不喪失新穎性的公開發表包括口頭報告和書面論文，在后者這些不符合規定的會議上的公開將導致喪失新穎性，除非這些會議本身有保密約定。

3、他人未經申請人同意而泄露其內容的。

泄露發明創造內容的人獲知一項發明創造的內容的方式有可能是合法的，也有可能是非法的。前一種情況包括：發明人或者設計人自己違反單位的規定公開了發明創造的內容，或者由發明人、設計人以及經他們告知而獲悉發明創造內容的任何其他人，出于技術轉讓、尋求技術試驗等目的，將發明創造內容告知了第三人，該第三人不遵守明示的或者默示的保密信約而將該內容發表出來。后一種情況包括：第三人用欺騙或者間諜手段從發明人、設計人或者經他們告知而獲得發明創造內容的任何其他人那里得到該內容，進而將其發表出來。上述情況所導致的公開都違背了申請人的意愿，而且在實際中也是難于完全避免的。為了不影響申請人獲得專利權的正當權利，有必要在專利法中給出一定的例外規定。

但是我國是先申請制國家，先申請專利制度的一個重要原則就是凡是在申請日之前已經公知的技術，公眾均有自由予以應用的權利。這種權利不容剝奪，否則就會破壞專利權人和社會公眾之間的利益平衡，而采用新穎性寬限期卻違背了這一原則，導致公眾即使通過正常途徑得知發明創造的內容，也無法確定知道在什么樣的范圍內能夠予以應用，從而增大了專利制度的不確定性。因此對該例外規定的適用與否關系到專利權人和社會公眾之間的利益平衡，應當掌握嚴格的條件以避免由此導致的失衡。本文旨在通過一個實際案例，對上述新穎性寬限期的法律條款規定進行深入的理解和探討。

二、基本案情

該案例的基本信息如下：申請號為2013100246859、發明名稱是“一種條煙打碼姿態控制裝置”，申請日為2013年01月23日，公開日為2013年05月01日，申請人為：中國煙草總公司重慶市公司萬州分公司。

國家知識產權局于2014年07月15日發出第一次審查意見通知書，其中引用的對比文件1為發表在萬方學位論文庫中的于2012年11月30日發表的碩士學位論文《卷煙分揀系統打碼姿態控制機構的設計與實現》，論文的作者為李虎；審查意見指出：權利要求1-3相對于對比文件1不具備創造性。

申請人于2014年11月14日提交的意見陳述書中，指出審查意見所引用的對比文件是是申請人中國煙草總公司重慶市公司萬州分公司（后簡稱煙草公司）委托重慶大學機械學院的張毅教授帶頭組織開發設計的技術，并且在委托時即有約定，該技術的知識產權是屬于煙草公司，在煙草公司未申請專利前，張毅教授一方不得以任何形式公開其技術內容。而審查員找到的對比文件的作者張虎，是張毅教授的學生，該學生從張毅教授處得知了正在開發中的條煙打碼姿態控制技術的方案內容，然后未經過張教授以及煙草公司的同意，即于申請專利之前一個月，私自發表了學位論文，才導致技術在申請專利之前被公開。然后根據《審查指南》以及《專利法詳解》的解釋，此法條中規定的新穎性，應該理解成為滿足法24條第3款規定的“他人未經申請人同意而泄露其內容”的“不喪失新穎性的公開”的情況，不視為影響專利新穎性和創造性的現有技術。所以申請人主張不能采用該對比文件1作為評判本申請創造性的現有文件。為證明上述陳述的真實，申請人在附件中附上相關證明文件以作證明。證明材料是由李虎簽字的私自發表論文的證明，在此基礎上請求享有寬限期。

三、案件審查具體步驟與要點

1.提出聲明時機

申請專利的發明創造在申請日（享有優先權的指優先權日）以前六個月內他人未經申請人同意而泄露了其內容，若申請人在申請日前已獲知，應當在提出專利申請時在請求書中聲明，申請人并未在請求書中提出聲明。

2.證明文件提交時機

若申請人在申請日前已獲知，應在申請日起兩個月內提交證明材料。若申請人在申請日以后得知的，應當在得知情況后兩個月內提出要求不喪失新穎性寬限期的聲明，并附具證明材料。