涉及商業(yè)方法的專利在美國“何去何從”

關(guān)鍵詞 Alice 商業(yè)方法 專利

作者簡介：王濤，國家知識(shí)產(chǎn)權(quán)局專利局專利審查協(xié)作四川中心。

中圖分類號(hào)：D9712 文獻(xiàn)標(biāo)識(shí)碼：A DOI：10.19387/j.cnki.1009-0592.2018.04.024

一、引言

商業(yè)方法作為一種系統(tǒng)技術(shù)方法，是一種極具價(jià)值的無形資產(chǎn)。那么，什么是商業(yè)方法的專利？商業(yè)方法在美國的審查歷程是什么？美國高院最新審理的Alice案的過程和判決要點(diǎn)有哪些？Alice案對(duì)美國商業(yè)方法可專利性有哪些影響？本文旨在從知識(shí)產(chǎn)權(quán)法的角度對(duì)商業(yè)方法進(jìn)行分析，同時(shí)試圖回答這些問題。

二、什么是商業(yè)方法的專利

美國專利商標(biāo)局（USPTO）將商業(yè)方法專利定義為分類于1997 年設(shè)立的專利分類705 中的專利：數(shù)據(jù)處理：金融、商業(yè)實(shí)踐、管理、或者成本/ 價(jià)格確定。但是這里需要注意的是分類過程、該過程的目的以及這些分類本身不是為了促進(jìn)對(duì)商業(yè)方法概念的解釋，而是為了幫助將專利申請分配至合適的審查員以及按主題檢索專利檔案。 根據(jù)USPTO 一位部長的觀點(diǎn)，705 中的主要的小類（major subclass）涉及尋找客戶、通知客戶、兌換貨幣和信用以及跟蹤資源。從705 的小類（subclass）可以清楚哪些類型的發(fā)明被USPTO 劃分為商業(yè)方法。例如，小類1包括衛(wèi)生保健、保險(xiǎn)、預(yù)約、簽到或登記展示、投票或選舉安排、禮券分發(fā)或者贖回等領(lǐng)域的管理。這里舉出幾個(gè)商業(yè)方法專利的實(shí)例，從中也可對(duì)商業(yè)方法專利有所了解：進(jìn)行婚介服務(wù)的方法（US5，920，845）、基于天氣趨勢預(yù)測經(jīng)營業(yè)績（US5，832，456）以及根據(jù)對(duì)大學(xué)生未來賺錢潛力的估計(jì)資助其大學(xué)學(xué)費(fèi)（US5，809，484）。

無論商業(yè)方法專利的定義如何，它們都有一個(gè)共同特點(diǎn)即排斥他人使用的權(quán)利，這是因?yàn)樯虡I(yè)方法專利和任何其它專利一樣都是政府給予以阻止他人制造、使用、或者銷售該專利權(quán)利要求書所描述的物品或者方法的權(quán)利。對(duì)于未來的關(guān)于商業(yè)方法的專利法一個(gè)清楚的定義顯然是必要的，無論是阻止或者允許商業(yè)方法受到專利法保護(hù)。

三、商業(yè)方法在美國的典型案例

Bilski， Slip Op. 2007-1130 （Fed. Cir.， October 30， 2008）

判決認(rèn)定本發(fā)明的權(quán)利要求1-11不屬于“方法”類法定主題?！胺椒ā钡亩x要求物理主題到不同狀態(tài)或事物的轉(zhuǎn)換，state Street判例和At&T;判例的“有用的、確定的和確實(shí)的效果”判斷標(biāo)準(zhǔn)現(xiàn)在限于機(jī)器權(quán)利要求和機(jī)器執(zhí)行的方法權(quán)利要求；同時(shí)包括法定和非法定主題的權(quán)利要求是不可專利的；沒有單獨(dú)針對(duì)法定主題的“技術(shù)領(lǐng)域”判斷標(biāo)準(zhǔn)。本判決分別依據(jù)Lundgren判例以及過渡指南判斷標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行了分析并認(rèn)定，權(quán)利要求1-11不屬于“方法”類法定主題。（1）轉(zhuǎn)換標(biāo)磚：權(quán)利要求1不是必須在計(jì)算機(jī)上實(shí)施，從而未隱含公開在計(jì)算機(jī)中發(fā)生了電子信號(hào)從一種狀態(tài)到另一種狀態(tài)的轉(zhuǎn)換。（2）“抽象概念”排除判斷方式，權(quán)利要求1的主題屬于一種“抽象概念”，或者至少是以寬泛方式同時(shí)概括了一個(gè)非法定的“抽象概念”和某些可能符合法律的特點(diǎn)物理的結(jié)合內(nèi)容，所以權(quán)利要求1是非法定主題。（3）有用的、確定的和確實(shí)的效果：由于并未敘述一種遵照state Street判斷標(biāo)準(zhǔn)的“實(shí)際應(yīng)用”或者產(chǎn)生了“確定的和確實(shí)的效果”，權(quán)利要求1屬于非法定主題。

判決對(duì)當(dāng)事人爭辯作出的認(rèn)定：符合法101的“方法”必須敘述那些涉及轉(zhuǎn)換物理主題的步驟并且其敘述內(nèi)容必須超過“抽象概念”；“有用的、確定的和確實(shí)的效果”需要物理主題的轉(zhuǎn)換和/或表明主題不僅僅是“抽象概念”證據(jù)的支持；對(duì)于非機(jī)器執(zhí)行方法的權(quán)利要求來說，通過物理主題轉(zhuǎn)換判斷標(biāo)準(zhǔn)來實(shí)施對(duì)法101條款的分析，是一種更加客觀的方法。

BPAI（專利上訴與抵觸委員會(huì)）的立場是包含有技術(shù)手段的有用技術(shù)才可獲得專利保護(hù)，并強(qiáng)調(diào)機(jī)械、制成品、組合物質(zhì)和能將物質(zhì)從一種型態(tài)轉(zhuǎn)變成到另一種型態(tài)、或者將物質(zhì)轉(zhuǎn)變成另一種物質(zhì)的方法才能被授予專利權(quán)。

CAFC也強(qiáng)調(diào)一個(gè)能獲得專利權(quán)的方法權(quán)利要求至少要滿足下面兩個(gè)條件中的一個(gè)：一是該方法與特定機(jī)器或裝置結(jié)合；二是該方法能夠轉(zhuǎn)換物質(zhì)的狀態(tài)，或者能夠?qū)⑽镔|(zhì)轉(zhuǎn)換成另一種物質(zhì)，并且這種轉(zhuǎn)換必須是該權(quán)利要求的發(fā)明點(diǎn)。而該案中的權(quán)利要求所請求保護(hù)的方法由于不滿足上述任何一個(gè)條件而被駁回。

CAFC同時(shí)強(qiáng)調(diào)是否產(chǎn)生“有用的、確實(shí)的并且是確定的結(jié)果”已不再是審查所依據(jù)的決定性標(biāo)準(zhǔn)，是否能產(chǎn)生“有用的、確實(shí)的并且是確定的結(jié)果”僅能暗示方法權(quán)利要求是“自然法則、自然現(xiàn)象、抽象概念”的基本法則還是這些基本法則的實(shí)際應(yīng)用，但是不足以判斷該權(quán)利要求是否是可保護(hù)客體。

四、Alice案的審理過程和判決要點(diǎn)

該案涉及一種債券兌換的方法。相關(guān)權(quán)利要求：

“1. 一種在當(dāng)事人之間的債券兌換的方法，其中當(dāng)事人的每一方擁有適用兌換機(jī)構(gòu)的貸方記錄和借方記錄，貸方記錄和借方記錄是為了預(yù)定債券的兌換，該方法包括步驟：

（a）由一個(gè)兌換機(jī)構(gòu)的獨(dú)立的監(jiān)督機(jī)構(gòu)創(chuàng)建一個(gè)各利益相關(guān)方的貸方記錄投影和借方記錄投影；

（b）獲得每個(gè)兌換機(jī)構(gòu)一天開始時(shí)的每個(gè)貸方記錄投影和借方記錄投影的差額；

（c）對(duì)每一項(xiàng)債券兌換的交易，監(jiān)督機(jī)構(gòu)調(diào)整各自的每一方的貸方記錄投影或借方記錄投影，只允許這些交易：在任何時(shí)間，不產(chǎn)生借方記錄投影的值小于貸方記錄投影值的結(jié)果，每一所述調(diào)整發(fā)生在按時(shí)間順序的命令；

（d）在一天結(jié)束時(shí)，兌換機(jī)構(gòu)中的其中一個(gè)監(jiān)督機(jī)構(gòu)依照調(diào)整上述允許的交易，執(zhí)行相關(guān)當(dāng)事人的貸方記錄和借方的記錄的借或貸的交易，貸和借的不可撤銷的，時(shí)間不變的債券放到兌換機(jī)構(gòu)?！?/p>

CLS Bank認(rèn)為Alice公司的方法和系統(tǒng)權(quán)利要求不滿足美國專利法規(guī)定的可專利主題，起訴Alice公司專利無效。Alice公司指控CLS Bank侵權(quán)并提起反訴。地區(qū)法院認(rèn)為權(quán)利要求的主題中僅包含了名義上的通用目的的計(jì)算機(jī)，僅是使用了中介物的抽象概念，不屬于可專利的主題。

隨后，Alice公司上訴到聯(lián)邦巡回上訴法院（CAFC）。2012 年7 月9 日，CAFC以2：1 的票數(shù)對(duì)CLS 國際銀行訴Alice公司案作出判決，認(rèn)定《美國專利法》第101 條沒有將由計(jì)算機(jī)執(zhí)行的方法、系統(tǒng)和產(chǎn)品排除于專利之外，除非“明顯顯示（manifestly evident）”該權(quán)利要求屬于抽象概念。法院判決撤銷哥倫比亞地區(qū)法院一審判決。

CLS 國際銀行對(duì)該結(jié)果不服，于是，請求CAFC全庭聯(lián)席審理，該聯(lián)席審理以7：3判決Alice公司使用了計(jì)算機(jī)可讀介質(zhì)的方法權(quán)利要求不屬于可專利主題，而對(duì)于系統(tǒng)權(quán)利要求，卻以5：5打平，顧仍以前次判決為準(zhǔn)，認(rèn)為系統(tǒng)權(quán)利要求屬于可專利主題。

CAFC認(rèn)為，自然規(guī)律、自然現(xiàn)象和抽象概念是科技工作的基本工具，對(duì)它們的壟斷將會(huì)阻礙創(chuàng)新；但是也應(yīng)慎重使用這些排除原則，以免使其覆蓋所有專利的情況，如果一項(xiàng)發(fā)明僅僅因?yàn)樗顺橄蟾拍?，并不?huì)使其不可專利，通過這些概念而導(dǎo)致新的有用的結(jié)果的應(yīng)用也是可以專利的。

CAFC全庭審理的判決中還引用了Mayo案，指出第一步要判斷權(quán)利要求是否屬于例外之一，如果是則要看權(quán)利要求中還剩下什么；第二步通過各個(gè)元素及其組合判斷其余附加的元素是否能將權(quán)利要求的實(shí)質(zhì)轉(zhuǎn)化為有形的專利。要滿足第二步，額外的元素或元素的組合必須足以確保發(fā)明的權(quán)利要求實(shí)際上顯著多于（significantly more than）不可專利的抽象概念或自然規(guī)律本身。判決中指出，僅僅引用通用的計(jì)算機(jī)不能將不可專利的抽象概念轉(zhuǎn)化為可專利的發(fā)明，也不能使抽象概念的一個(gè)能用限制到實(shí)際的技術(shù)環(huán)境中。是否存在物理的計(jì)算機(jī)并不是判斷的要點(diǎn)，如果存在物理的計(jì)算機(jī)就可以認(rèn)可，那么決定可專利性的工作將簡單的基于撰寫人的技巧。問題是計(jì)算機(jī)的使用是否使得權(quán)利要求的主題多于抽象概念本身?？紤]到元素的組合，計(jì)算機(jī)元素沒有添加任何東西。

Alice公司對(duì)此判決不服，上訴到聯(lián)邦最高法院，而最高院以9：0的一致意見維持了CAFC關(guān)于Alice專利不具有可專利性的判決。在大法官Thomas撰寫的意見中，最高院認(rèn)為在Mayo案（Mayo Collaborative Service v Prometheus Laboratories）中確定的框架應(yīng)當(dāng)適用于一切判斷專利權(quán)利要求主體是否保護(hù)了自然規(guī)律、自然現(xiàn)象或者抽象想法的案件中。最后，最高院分析了Alice專利中裝置權(quán)利要求的可專利性。由于涉案專利的裝置權(quán)利要求僅有功能性限定，因此本質(zhì)上也屬于方法權(quán)利要求而不具有可專利性。

五、 Alice案對(duì)美國商業(yè)方法可專利性的影響

在聯(lián)邦最高法院于2014年6月19日以9比0的投票結(jié)果一致認(rèn)為Alice公司的權(quán)利主張不具專利性后，美國專利商標(biāo)局針對(duì)Alice公司訴CLS國際銀行案迅速發(fā)布了備忘錄，對(duì)權(quán)利要求中涉及經(jīng)計(jì)算機(jī)實(shí)施的抽象概念的主體的可專利性問題提供了初步指導(dǎo)意見。其主要內(nèi)容為：抽象概念并不屬于可受專利保護(hù)的主題。與此同時(shí)，法院在認(rèn)定抽象概念不屬于專利保護(hù)范圍時(shí)表現(xiàn)得非常謹(jǐn)慎，因?yàn)閺哪撤N程度來說，所有發(fā)明都包含、使用、依賴或應(yīng)用了抽象概念。

裁決一經(jīng)公布，美國專利商標(biāo)局便開始針對(duì)軟件專利申請采取更加強(qiáng)硬的態(tài)度，在過去4個(gè)月內(nèi)駁回了大量基于計(jì)算機(jī)實(shí)施抽象概念的專利申請。美國專利商標(biāo)局的行政訴訟部門專利審判和上訴委員會(huì)依據(jù)2011年頒布的《美國發(fā)明法案》對(duì)許多當(dāng)前影響金融服務(wù)的商業(yè)方法專利進(jìn)行審查。Alice一案的裁決公布后，上述專利都受到了更為嚴(yán)格的審查。

美國的初審法院和上訴法院目前針對(duì)軟件相關(guān)專利的審查標(biāo)準(zhǔn)亦更加嚴(yán)格。自Alice案以來，上述法院審理了12件涉及軟件相關(guān)專利有效性的案件，最終均以所涵蓋的發(fā)明不具有專利適格性為由宣判專利無效。這對(duì)于任何想要針對(duì)軟件相關(guān)專利侵權(quán)訴訟進(jìn)行申辯的人而言無疑是個(gè)好消息，因?yàn)檫@使侵權(quán)嫌疑人能夠挑戰(zhàn)專利的有效性。專利侵權(quán)案件耗時(shí)長費(fèi)用高，在早期就將一個(gè)可專利性缺乏說服力的案件徹底解決非常關(guān)鍵。否則，被控侵權(quán)人必須要投入大量的金錢只為尋求法院最終宣布某一專利無效。美國專利商標(biāo)局與司法界對(duì)軟件相關(guān)專利的嚴(yán)格審查也起到了規(guī)制專利投機(jī)公司的作用。軟件行業(yè)由于其可專利性主題多變，以及在各方之間的專利大量被轉(zhuǎn)讓的特點(diǎn)成為專利投機(jī)公司的重要目標(biāo)。本案后，專利投機(jī)公司將不得不對(duì)每件專利的可專利性進(jìn)行評(píng)估，如果其購買的專利最終因不符合最高法院的新判例而失效，那么其利潤必將受到影響。

美國在商業(yè)方法可專利性上的不斷修正與其產(chǎn)業(yè)發(fā)展是密不可分的，從最早的商業(yè)方法除外原則封死了商業(yè)方法專利的道路，到州街銀行案的“實(shí)用、具體及有形的結(jié)果”洞開了商業(yè)方法專利的大門，再到Bilski案確立的“機(jī)器或轉(zhuǎn)換”標(biāo)準(zhǔn)為商業(yè)方法專利劃定了界限，最后到本案對(duì)抽象想法+通用計(jì)算機(jī)=專利的實(shí)踐作法潑了一盆冷水。相比較而言，由于國情、法律等方面均與美國存在諸多不同，目前我國對(duì)于商業(yè)方法相關(guān)發(fā)明專利的限制仍然是較為嚴(yán)格的，但隨著我國經(jīng)濟(jì)和電子商務(wù)的蓬勃發(fā)展，相信我國對(duì)商業(yè)方法專利會(huì)逐步放寬專利保護(hù)的條件，但是還必須堅(jiān)持發(fā)明創(chuàng)造的技術(shù)性標(biāo)準(zhǔn)，繼續(xù)將“發(fā)明創(chuàng)造”定義為利用技術(shù)手段并產(chǎn)生技術(shù)效果的技術(shù)問題解決技術(shù)方案，并將技術(shù)屬性認(rèn)定為對(duì)于自然規(guī)律的應(yīng)用，可以對(duì)電子商務(wù)中所采用的計(jì)算機(jī)技術(shù)手段作為涉及計(jì)算機(jī)程序的發(fā)明創(chuàng)造來審查其可專利性。