“歐洲指南”中的“功能性特征”及其對我們的啟示

張榮彥

一、前 言

最高人民法院2016年出臺的《最高人民法院關于審理侵犯專利權糾紛案件應用法律若干問題的解釋（二）》（以下簡稱“法釋2016”）第8條對權利要求中“功能性特征”做出了如下新的解釋：

“功能性特征，是指對于結構、組分、步驟、條件或其之間的關系等，通過其在發明創造中所起的功能或者效果進行限定的技術特征，但本領域普通技術人員僅通過閱讀權利要求即可直接、明確地確定實現上述功能或者效果的具體實施方式的除外。

與說明書及附圖記載的實現前款所稱功能或者效果不可缺少的技術特征相比，被訴侵權技術方案的相應技術特征是以基本相同的手段，實現相同的功能，達到相同的效果，且本領域普通技術人員在被訴侵權行為發生時無需經過創造性勞動就能夠聯想到的，人民法院應當認定該相應技術特征與功能性特征相同或者等同”。

與2009年制定的《最高人民法院關于審理侵犯專利權糾紛案件應用法律若干問題的解釋》（以下簡稱“法釋2009”）第4條——“對于權利要求中以功能或者效果表述的技術特征，人民法院應當結合說明書和附圖描述的該功能或者效果的具體實施方式及其等同的實施方式，確定該技術特征的內容”相比有了如下改變：

（1）對“功能性特征”作出了明確定義；

（2）將“本領域普通技術人員僅通過閱讀權利要求即可直接、明確地確定實現上述功能或者效果的具體實施方式”明確排除于“功能性特征”之外；

（3）對“功能性特征”的解釋由原來的“說明書和附圖描述的該功能或者效果的具體實施方式及其等同的實施方式”修改為“說明書及附圖記載的實現前款所稱功能或者效果不可缺少的技術特征”，從字面上消除了“法釋2009”中第4條與第5條對于僅在說明書或者附圖中描述而在權利要求中未記載的技術方案，權利人在侵犯專利權糾紛案件中將其納入專利權保護范圍的，人民法院不予支持之間的矛盾。

對此，筆者仍然心存一些疑慮。

（1）未經專利審查、將僅記載在說明書中而未記載在權利要求書的“不可缺少的技術特征”解釋進權利要求書中，是否符合當事人“請求原則”以及權利要求的授權程序？

（2）原“法釋2009”第5條中所謂的權利人將“僅在說明書或者附圖中描述而在權利要求中未記載的技術方案”“納入專利權保護范圍”，最終無疑也是以“不可缺少的技術特征”的形式納入的；而“法釋2016”第8條中的“不可缺少的技術特征”無疑是對“在說明書或者附圖中描述而在權利要求中未記載的技術方案”的歸納，兩者本質上是相同的。因此“法釋2016”第8條與“法釋2009”第5條之間仍存在沖突——人民法院可以用“說明書及附圖記載的實現前款所稱功能或者效果不可缺少的技術特征”來解釋“功能性特征”，而權利人卻不可以將“僅在說明書或者附圖中描述而在權利要求中未記載的技術方案”“納入專利權保護范圍”。在此問題上對人民法院及權利人顯然是采用了“雙重標準”。

最高人民法院之所以要對權利要求中的“功能性特征”作出解釋，是由于法院面對一個含義不清的“功能性特征”不得已而為之。如果權利要求中“功能性特征”的含義清楚，人民法院也就無需多此一舉了。因此，如何確保權利要求中的“功能性特征”滿足“清楚”的要求才是解決問題的根本。

2014年筆者曾就“功能性限定”的使用及解釋問題發表過一些看法。文中除了對“法釋2009”中第4條與第5條之間的矛盾提出疑惑之外，還建議“在《專利審查指南》（2010版）中明確規定：當申請人采用功能性限定時，必須在權利要求書中對實現該功能的各具體實施方式分別做出限定”，以避免人民法院事后再對該“功能性限定”進行解釋①張榮彥.關于“功能性限定”（續）——疑惑與建議［J］.中國專利與商標. 2014（02）：33-41.。

為了進一步探尋問題的解決之道，筆者近來研讀了2017年11月版“歐洲指南”（Guidelines forExamination in the EPO November 2017）中與“功能性特征”相關的章節（F部第四章）。現將有關內容引述如下，供各位參考，并談點個人的看法。

二、“歐洲指南”的有關規定

“歐洲指南”的F部涉及專利申請文件的撰寫，其第4章涉及權利要求部分。該章系依據《歐洲專利公約》第84條“權利要求書限定了尋求專利保護的范圍，應當清楚、簡明而且得到說明書的支持”對權利要求書撰寫提出的要求。

需要說明的是，在我國《專利審查指南》（2010版）以及最高院的“法釋2016”中，對“功能性特征”和“效果特征”并未以加區分，將它們捆綁在一起作為同一個概念作出了規定；而“歐洲指南”則將“功能性特征””（functional features）與“效果特征”（result to be achieved）進行了區分，并分別作出了規定。

至于“歐洲指南”為何將“功能性特征”與“效果特征”進行區分，本文的后部將給出答案。

根據《歐洲專利公約》第84條的要求，任何一項權利要求必須滿足“清楚及支持”的要求。故“歐洲指南”第4章第4.5節（“基本技術特征”）首先針對所有的權利要求提出了如下要求：

“權利要求所限定的保護范圍必須清楚，這意味著一項權利要求不僅能夠讓人讀懂其技術要點，而且必須清楚地限定該發明的全部基本技術特征，如果獨立權利要求缺少基本技術特征則不符合清楚及支持的要求。”②Guidelines for Examination in the EPO Part F- Chapter IV-16 November 2017.

何為“基本技術特征”？該章第4.5.2節“基本技術特征的定義”作了如下解釋：“權利要求中的基本技術特征是指為解決說明書所述技術問題、實現其技術方案的技術效果所必須的技術特征，因此獨立權利要求應當包含說明書明確記載的、實現該發明所必須的所有的技術特征。”③Guidelines for Examination in the EPO Part F- Chapter IV-16 November 2017.

根據上述解釋，該“基本技術特征”即相當于我國《專利法》第20條所稱的“必要技術特征”，《專利審查指南》（2010版）將“必要技術特征”解釋為“為解決其技術問題所不可缺少的技術特征”。④參見：專利審查指南（2010版）第二部分第二章第3.1.2節。

針對權利要求中使用的“功能性特征”及“效果特征”，“歐洲指南”分別作出如下規定。

（一）針對“功能性特征”

1.允許功能性特征的使用，但有前提條件。在該章第2.1節“技術特征”中規定：“權利要求書中并非所有的技術特征都必須以結構特征的形式來描述，只要本領域技術人員憑借所提供的實現該功能的具體方式、無需創造性勞動就可以實現該功能，便可以使用功能性特征”。⑤Guidelines for Examination in the EPO Part F - Chapter IV-1 November 2017.其中“憑借所提供的實現該功能的具體方式”應當理解為權利要求中所提供的方式，這就意味著權利要求必須提供實現該功能的具體方式。

2.該章第6.5節（“功能性特征的定義”）又對不允許使用“功能性特征”的情況作出了如下規定：“權利要求可以采用功能性的方式，即以功能性特征的形式對一個技術特征作概括性的限定。即使說明書中僅給出了一個實施例，但只要本領域技術人員由此可以想到實現該功能的其他替代方式，就可以使用功能性限定。例如權利要求中的‘終點位置探測裝置’可以得到使用限位開關的唯一實施例的支持。很明顯，本領域技術人員都清楚，還可以采用‘光電管’或‘應變儀’等來代替限位開關。一般來說，如果整個說明書給人的印象是一個功能是通過一種特定的方式來實現的，由此不會聯想到使用其他替代方式，在權利要求中試圖利用功能性限定將其他方式或全部方式都包括在內是不允許的。此外，如果說明書僅僅以含糊的方式宣稱還可以用其他方式來實現，但未足夠清楚地說明具體是如何實現的，則屬于公開不充分”。⑥Guidelines for Examination in the EPO Part F- Chapter IV-30 November 2017.即“功能性特征”是用于對多種實施方式進行概括，如果“一個功能是通過一種特定的方式來實現的”，則不允許使用“功能性特征”。

3.在該章第4.1節（“清楚”）對此又作了進一步規定：“就功能性限定而言，確保其在權利要求中的保護內容清楚是最為重要的。因此，必須作到使本領域技術人員僅憑權利要求的措辭就可以清楚權利要求中每一個特征的含義，參見第4.2節”。⑦Guidelines for Examination in the EPO Part F- Chapter IV-13 November 2017.

4.該第4.2節對此作了進一步解釋：“應當按照所屬技術領域中對詞語通常的理解來確定權利要求中各詞語的含義及其涵蓋范圍，除非在特殊情況下，說明書通過明確的定義的方式或其他方式賦予該詞語一個特定的含義。一旦這種特定的含義被采用，審查員應當盡可能要求對權利要求進行修改，從而做到僅通過權利要求本身即可清楚其含義”。⑧Guidelines for Examination in the EPO Part F- Chapter IV-14 November 2017.上述最后一句話很重要，是針對“具有特定含義的功能性特征”作出的規定。

（二）針對“效果特征”

一般情況下不允許在權利要求中使用“效果”來限定發明的保護范圍，但有兩種情況除外。該章第4.10節（“所實現的技術效果”）對該兩種情況分別作出了說明和規定。

1.第一種情況是所述的“效果”不相當于發明“要解決的技術問題”，而且除了采用“效果特征”進行限定之外，無法用其他方式進行限定的情況。

“權利要求所限定的范圍必須如同發明所允許的范圍一樣。一般來說，在權利要求中試圖用所產生的效果來限定發明的保護范圍是不允許的，尤其是當該效果僅僅相當于對所述技術問題所提出的要求時。然而，當該發明只能采用該方式限定、或者采用其他方式不如該方式可以更準確地限定保護范圍時，同時對于本領域技術人員來說，該效果借助于試驗或說明書的說明或公知常識，無需付出過度的工作即可以直接且明確得到證實時，才允許使用效果限定的方式”。⑨Guidelines for Examination in the EPO Part F- Chapter IV-18 November 2017.（并以“煙灰缸”為例進行了解釋，此處從略。）

2.第二種情況是當“效果”相當于發明“要解決的技術問題”時，雖然也允許使用“效果特征”進行限定，但權利要求中必須記載實現該效果所必須的基本技術特征。具體規定如下：

“然而，如果用結果對產品進行限定、而該效果又相當于該申請要解決的技術問題時，則與上述情況有所不同。依據判例法，獨立權利要求必須寫明與發明主題有關的全部技術特征，以符合公約第84條的要求”。⑩Guidelines for Examination in the EPO Part F- Chapter IV-18 November 2017.

“一項專利的技術貢獻體現在為解決申請中所述技術問題而提供的技術特征的組合上，因此，如果獨立權利要求中采用了效果的方式對產品進行限定，而且該效果又對應于專利申請中所要解決的技術問題，則權利要求中必須記載實現該效果所必須的基本技術特征”。①Guidelines for Examination in the EPO Part F- Chapter IV-18 November 2017.

“基本技術特征”的定義如前文所述，相當于“法釋2016”中的“實現前款所稱功能或者效果不可缺少的技術特征”，按照“歐洲指南”的規定，該特征必須記載在權利要求中。

（三）“效果特征”與“功能性特征”

“歐洲指南”在該章第4.10節（“所實現的技術效果”）還特別強調了“效果特征”與“功能性特征”之間的區別：

“應當注意，上述采用效果方式進行限定與采用功能性特征進行限定的要求是不同的”。②Guidelines for Examination in the EPO Part F- Chapter IV-19 November 2017.這正是“歐洲指南”將“功能特征”與“效果特征”加以區分的原因。

筆者將“歐洲指南”的上述要求概括于下：權利要求中使用“功能性特征”或“效果特征”時，必須滿足“清楚”的要求，即“使本領域技術人員僅憑權利要求的措辭就可以清楚權利要求中每一個特征的含義”，為此權利要求中一般應當記載實現該功能及效果所必須的基本技術特征。以下兩種情況除外：

（1）“本領域普通技術人員僅通過閱讀權利要求即可直接、明確地確定實現上述功能或者效果的具體實施方式的”“功能性特征”（“法釋2016”中被排除在功能性特征之外的），屬于無需再寫入基本技術特征的情況；

（2）所述的“效果”不等同于發明“要解決的技術問題”、而且無法用其他技術特征來限定的，屬于無法寫入基本技術特征的情況。

二、對《專利審查指南》（2010版）的幾點疑惑

我國的《專利審查指南》（2010版）基本上是參照“歐洲指南”制定的，針對“功能性限定”所作的規定也不例外。《專利審查指南》（2010版）第二部分第二章雖然對“歐洲指南”的上述內容也作了參考和引用，但將兩者仔細對比一下就會發現，《專利審查指南》（2010版）所引用的只不過是“歐洲指南”中的只言片語，并未將其內容完整準確地引入。

對照“歐洲指南”的上述內容，筆者存在以下幾點疑問。

1.以《專利審查指南》（2010版）的現行規定為標準，是否可以保證權利要求中的“功能性限定”是“清楚”的？如果授權后權利要求中的“功能性限定”都是“清楚”的，《專利審查指南》（2010版）為何還要作出“對于權利要求中所包含的功能性限定的技術特征，應當理解為覆蓋了所有能夠實現所述功能的實施方式”的規定、人民法院還要對“功能性特征”作出“解釋”？

2.既然人民法院能夠用“說明書及附圖記載的實現前款所稱功能或者效果不可缺少的技術特征”來解釋功能性特征，審查過程中為何不要求申請人將這些“實現該功能或者效果不可缺少的技術特征”記載在權利要求書中，而將其留給人民法院作為“解釋”的依據？

3.“只有在某一技術特征無法用結構特征來限定，或者技術特征用結構特征限定不如用功能或效果特征來限定更為恰當，而且該功能或者效果能通過說明書中規定的實驗或者操作或者所屬技術領域的慣用手段直接和肯定地驗證的情況下，使用功能或者效果特征來限定發明才可能是允許的”③《專利審查指南》（2010版）第二部分第二章第3.1.2節。這一這段話顯然引自“歐洲指南”第4.10節。然而后者是針對“效果特征”中的第一種情況所作的特殊規定。《專利審查指南》（2010版）中將其作為整個“功能或效果特征”的使用前提，尤其是加在“功能性特征”的頭上是否屬于張冠李戴？

4.“如果權利要求中限定的功能是以說明書實施例中記載的特定方式完成的，并且所屬技術領域的技術人員不能明了此功能還可以采用說明書中未提到的其他替代方式來完成，或者所屬技術領域的技術人員有理由懷疑該功能性限定所包含的一種或幾種方式不能解決發明或者實用新型所要解決的技術問題，并達到相同的技術效果，則權利要求中不得采用覆蓋了上述其他替代方式或者不能解決發明或實用新型技術問題的方式的功能性限定”④《專利審查指南》（2010版）第二部分第二章第3.1.2節。這段話引自“歐洲指南”第6.5節，只不過將“歐洲指南”中的“一種特定方式”改成了“特定方式”。“特定（particular）方式”是相對“已知方式”而言的，并無數量的限制，既包括“一種”，也包括有“多種”。“功能性特征”經常是用來對說明書中“多種特定實施方式”的概括。將上述規定用于后者就略顯荒唐。這段話困擾了筆者多年，直到看了“歐洲指南”的原文才弄清問題之所在。

5.“對于權利要求中所包含的功能性限定的技術特征，應當理解為覆蓋了所有能夠實現所述功能的實施方式”的規定更是與“歐洲指南”上述第6.5節明確規定的“在權利要求中試圖利用功能性限定將其他方式或全部方式都包括在內是不允許的”相沖突。

三、案例分析

針對“電池外殼的制造方法”的無效宣告請求案是與“功能性限定”有關的一個典型案例。專利復審委員會對此案先后作出了3份無效審查決定曾在業內引起過爭議。之前筆者也曾就此案中“限位裝置”的解釋問題發表過一些意見。⑤張榮彥.關于“功能性限定”（續）——疑惑與建議［J］. 中國專利與商標. 2014（02）：33-41.以下先對該案的案情略作介紹。

該案涉及一種制造電池外殼的沖壓方法，其權利要求1為：

一種電池外殼的制造方法，其特征在于，包括以下步驟：制備預定長度的管通；用模具把所述管通向兩邊拉伸成所要求形狀的筒體；在筒體的兩端部通過焊接、粘接或機械變形方法加上兩底板形成一筒形密封電池外殼，所述模具包括斜楔型上模和下模，所述下模主要由斜契型滑塊和限位裝置組成。

關于“限位裝置”，其說明書中僅記載有一句話：“如圖3所示，在本發明的實施例中，所用的模具包括上模301和下模，上模301為一斜楔，下模主要由斜契型滑塊302和限位裝置303組成”。

其說明書附圖3示出了限位裝置303的結構。

我們不妨以“歐洲指南”的上述規定作為依據，對該案的權利要求1略作分析和評述。

圖1 說明書中的圖3

該申請的說明書中除了“下模主要由斜契型滑塊302和限位裝置303組成”的描述之外，未對“限位裝置”作任何具體說明。參照附圖3可知權利要求1中所述的“限位裝置”只不過是申請人對標號為303部件的一個命名。部件303與“限位裝置”之間不存在公知的對應關系，因此屬于一個具有特定含義的詞語。本領域技術人員脫離了附圖3的解釋不可能知道該“限位裝置”究竟是何結構。

據此，我們可以從以下幾個角度對權利要求1作出評述：

（1）由于該申請“整個說明書給人的印象是一個功能是通過一種特定的方式來實現的，由此不會聯想到使用其他替代方式”。故“在權利要求中試圖利用功能性限定將其他方式或全部方式都包括在內是不允許的”；

（2）由于權利要求1中未提供實現“限位”功能的具體方式，故不滿足“本領域技術人員憑借所提供的實現該功能的具體方式、無需創造性勞動就可以實現該功能，便可以使用功能性特征”的條件，故不可以使用“限位裝置”這一功能性特征；

（3）由于在該專利中“限位裝置”具有特定的含義，“一旦這種特定的含義被采用，審查員應當盡可能要求對權利要求進行修改，從而做到僅通過權利要求本身即可清楚其含義”。

基于上述分析，權利要求1不符合《歐洲專利公約》第84條（即《專利法》第26條第4款）有關“清楚”的規定，不能被授予專利權。

該案是一件發明專利，申請號為 00114037.X，于2003年9月17日被授予專利權，2016年1月22日終止。

授權后，2003年12月3日一請求人曾向專利復審委員會提出過無效宣告請求。在審查過程中，由于權利要求1中的“限位裝置”含義不清，為便于技術特征的對比，專利復審委員會便依據附圖3將“限位裝置”解釋為“具有U形結構的固定結構，該U形結構的兩臂的內壁可以限制斜楔形滑塊的運動極限位置”，⑥專利復審委員會無效審查決定WX6990。該“解釋”在行政訴訟中得到人民法院的支持，專利權得以維持。

其后又有兩個請求人先后于2005年9月27日和2009年12月28日就此案先后向專利復審委員會提出過無效宣告請求。對于權利要求1中的“限位裝置”，兩個合議組均采納了第一次無效宣告請求中的解釋意見，并在此基礎上維持該專利有效。⑦專利復審委員會無效審查決定WX15071及WX15072。

復審委員會的上述審查決定曾引起了社會的爭議，并由此引發了業界對“功能性限定解釋”問題的討論。在此背景下，最高院在“法釋2009”第4條中針對“功能性限定”作出了前述的解釋，并于2016年在“法釋2016”中對此作出了修正。

至今討論仍然沒有一個明確的結論，《專利審查指南》（2010版）與“法釋”的沖突依然存在。很顯然，之前的討論僅涉及“功能性限定的解釋”問題，對產生問題的源頭——如何防止“功能性限定”不清楚的問題卻很少觸及。

四、結 語

眾所周知，中國《專利法》的制定參照了《歐洲專利公約》，中國《專利法》第26條第4款（有關權利要求的“清楚與支持”）與《歐洲專利公約》第84條的內容完全一致。現有《專利審查指南》更是拷貝了“歐洲指南”的若干相關規定。

筆者認為，基于上述淵源關系以及我國在“功能性限定”的審查及使用中所存在的問題，進一步認真學習“歐洲指南”的有關規定，將其重要內容引入我國的《專利審查指南》，不僅是必要的，而且是可行的。