到底該如何確定要解決的技術問題

孟杰雄

一、引 言

創造性位于專利系統的核心地帶，是授予發明專利權的必要條件之一。創造性的意義在于，既能夠防止顯而易見的、非實質性的發明享有壟斷權，又能夠使得真正對于現有技術作出貢獻的發明獲得專利保護，從而促使發明人愿意公開其發明創造，促進整個社會的技術進步和經濟發展。無論你是想要獲得專利權還是想要無效掉他人的在先專利權，對創造性的評價都至關重要，也更具挑戰性。

大部分發明都是建立在現有技術的基礎上，要么通過增加新的特征或元件，要么通過以新穎的方式組合已知的特征或元件。因此，我們可以假設，發明通常包括從現有技術獲得的知識以及發明人貢獻的附加成分（即：改進、修改或新特征）。現在，如果對所屬技術領域的技術人員來說包含這種附加成分是顯而易見的，則發明也是顯而易見的或缺乏創造性（見圖1）。中國和歐洲專利法主要使用“創造性（inventive step）”這一措辭，而美國專利法主要使用“非顯而易見性（inventiveness）”這一措辭。盡管基本原則大致相同，但是創造性或非顯而易見性的評價方法非常模糊，因國家而異。例如，歐洲專利局（EPO）的做法就與美國專利商標局（USPTO）的做法不同。通過了解并總結歐美專利制度評價創造性所遵循的方法，可能會對我國發明創造性判斷帶來有益啟示。

圖1 創造性的一般評價原則

在評價發明的創造性或顯而易見性時存在的最重要問題之一，容易受到“后見之明”的干擾。后見之明（Hindsight）是指在得知事件結果之后，人們會忽略結果信息的影響，而高估自己能正確預測事情發生幾率的傾向。

理想地，專利審查員對發明進行評價時，只能考慮在提交專利申請時的現有知識，來評價所主張發明的創造性或顯而易見性。

因此，為了創造性或顯而易見性的公正判斷，一定要忘記或忽略關于所主張發明的實際內容（即，該發明的特征、方法、優點等），以避免后見之明的偏見。若所主張的發明是已知元件的組合，即組合發明，則后見之明的偏見變得尤為重要。

1.美國的創造性評價

美國專利法第103條（a）款規定：“一項發明，雖然并未在102條所述的情形中被完全一致地描述或公開，如果其整體與現有技術的差別甚微，以致該發明在完成之時對于該領域的普通技術人員而言是顯而易見的，那么將不被授予專利。”

美國法院已采用各種標準來評價發明的顯而易見性，包括“天才的靈光（Flash of Genius）”測試、本領域普通技術人員（PHOSITA）標準等。但是，這些結果在實踐中相當模糊。目前，美國有兩種主要方法來評價所主張發明的非顯而易見性。

TSM 測試：根據“教導—啟示—動機（TSM）”測試，只有在現有技術文獻、本領域普通技術人員的知識或者所要解決技術問題的性質中，發現某種結合現有技術教導的動機或啟示，才能證明該發明是顯而易見的。TSM 測試主要適用于涉及多個已知元素的發明。然而，TSM 測試一直備受爭議。2007年，美國最高法院在KSR 訴Teleflex 案中否決了TSM測試的排他性，并進一步開發了基于Graham 要素的方法。

Graham 要素：非顯而易見性的首選測試是Graham分析。1966 年，美國最高法院在Graham v. John Deere案的判決中第一次對Graham 要素適用作出解釋，具體描述如下：

·現有技術的范圍和內容；

·所主張的發明與現有技術之間的差別；

·本領域普通技術人員的水平，并且基于此，發明的新穎特征是否顯而易見；

·次要考慮因素，例如商業成功、一直渴望但未能解決的需求以及其他人未能實現所主張的發明。

美國專利法強調在評價非顯而易見性時不允許后見之明（Hindsight），并且要求對“顯而易見性的評價”應當在“創作發明之時”進行。

另外，美國專利商標局對權利要求明確提出“最寬合理”的解釋原則，美國專利商標局選取的現有技術可來自不同技術領域或解決不同技術問題，美國專利商標局不采用確定發明實際解決的技術問題的評判思路，并且美國專利商標局對公知常識的使用限制嚴格，實踐中很少使用公知常識。

2.歐洲的創造性評價

《歐洲專利公約》第56條規定：“如果考慮到現有技術，一項發明對于本領域技術人員不是顯而易見的，應認為該發明具有創造性。”

歐洲專利局開發了一套稱為“問題—解決方案的方式（problem-and-solution approach）”的審查方法來評價發明的創造性。該標準原則上包含下列三個主要步驟：

（1）認定“最接近的現有技術”；

（2）以最接近的現有技術為基礎建立一個有待解決的“客觀技術問題”；

（3）從最接近的現有技術和客觀技術問題出發，考慮所屬領域的技術人員是否會認為所主張的發明是顯而易見的。

這種方法的基本思想可以簡單概括如下：在所有現有技術中選出與所主張的發明最接近的一個現有技術方案；列出所主張的發明與最接近的現有技術相比具有的所有區別特征；根據這些區別特征所能達到的技術效果，確定最接近的現有技術客觀上存在的技術問題；考慮現有技術整體上是否給出啟示，使得所屬領域的技術人員是否會認為將所有區別特征添加到該最接近的現有技術以解決所述客觀技術問題是顯而易見的。

“事后（ex post facto）”分析是“問題—解決方案的方式”中存在的難題，因為最接近的現有技術總是在了解了所主張的發明之后才識別出來的。

歐洲專利局指出：“任何試圖基于對發明的事后了解來歪曲或曲解最接近的現有技術所公開的技術教導，使其人為地符合所主張發明中列舉的特定特征都難以令人信服，因為這不公平地隱瞞了發明的技術貢獻，而且損害了對所主張的發明所解決的技術問題的客觀確定。”

3.中國的創造性評價

《專利法》第22條規定：“創造性，是指與現有技術相比，該發明具有突出的實質性特點和顯著的進步”。對于“突出的實質性特點”和“顯著的進步”，《專利審查指南》（2010版）第二部分第四章第2.2節規定“發明有突出的實質性特點，是指對所屬技術領域的技術人員來說，發明相對于現有技術是非顯而易見的”，并且第2.3節規定“發明有顯著的進步，是指發明與現有技術相比能夠產生有益的技術效果”。

由于大多數發明總能取得或多或少的有益效果，因此中國專利實踐對創造性的評價重點還是落在該發明是否具有突出的實質性特點上。《專利審查指南》（2010版）第二部分第四章3.2.1.1節給出了“突出的實質性特點”的判斷方法，即實踐中評價創造性的“三步法”：

（1）確定最接近的現有技術；

（2）確定發明的區別特征和發明實際解決的技術問題；并且

（3）判斷要求保護的發明對本領域的技術人員來說是否顯而易見。

熟悉中國專利實踐的人可以看出，國家知識產權局用于判斷突出的實質性特點的“三步法”與歐洲專利局的“問題—解決方案的方式”非常相似。但是，根據筆者的理解，中國的“三步法”與歐洲的“問題—解決方案的方式”在細節上還是有不少區別的，而這些區別經常會導致對同一發明的創造性判定中國與歐洲有不同的結論。

關于如何確定最接近的現有技術，歐洲的描述更具確定性和可操作性，且規定了底線是非常相關的技術領域，這些都有別于中國的審查實踐。從中國實踐來看，用以評價發明創造性的最接近的現有技術，一旦被審查員選定，申請人或專利代理人幾乎無法改變其選擇。

在這種情況下，如何恰當確定技術問題可能直接操控發明的創造性能否成立。另外，在立法層面，對如何恰當確定技術問題也并沒能給出清楚、有效、可操作性強的指引，從而留下了操作空間。本文就這方面展開論述。

二、如何確定要解決的技術問題

《歐洲專利局審查指南》第G部分第V I I章創造性第5.2節就“制定客觀的技術問題”描述如下：研究申請或專利、最接近的現有技術以及所主張的發明與最接近的現有技術之間的（結構或功能）特征差別（即，區別特征），確定區別特征所帶來的技術效果，進而制定技術問題。在“問題—解決方案的方式”的背景下，該技術問題意味著修改或調整最接近的現有技術，以提供發明相對于最接近的現有技術具有的技術效果的目的和任務。如此定義的技術問題通常被稱為“客觀的技術問題”。

而中國《專利審查指南》（2010版）第二部分第四章3.2.1.1節對此問題是這樣描述的：在審查中應當客觀分析并確定發明實際解決的技術問題。為此，首先應當分析要求保護的發明與最接近的現有技術相比有哪些區別特征，然后根據該區別特征所能達到的技術效果確定發明實際解決的技術問題。從這個意義上說，發明實際解決的技術問題，是指為獲得更好的技術效果而需對最接近的現有技術進行改進的技術任務。

乍看之下，在確定要解決的技術問題這一步，中國和歐洲好像沒有什么差異。但是，具體到操作原則和客觀的審查實踐上，中國與歐洲還是存在不少的差別。中國與歐洲的不同態度，在對“技術問題”的命名上就已初現端倪：歐洲叫“客觀技術問題”，從客觀認知這一角度加以了強調；而中國叫“發明實際解決的技術問題”，可以指發明可以解決的任何技術問題。

例如，在關于胎兒心率監護的一份專利中，審查員認為與最接近的現有技術相比，發明的區別特征為“用于獲取母親心率數據的傳感器被集成在測量頭中”。據此，審查員認為發明實際解決的技術問題為“集成心率傳感器以減小測量頭尺寸”。審查員認定的這一技術問題不能成為歐洲的“客觀的技術問題”，但在實踐中，卻成為中國的“發明實際解決的技術問題”。因為對于作為最接近現有技術的對比文件而言，其用來測量母親心率的E C G電極在客觀上不能被集成到T o c o換能器中，否則，該E C G電極將不能正常工作。因而，該對比文件客觀上根本不存在集成心率傳感器的問題。但是，該發明在某種程度上確實實現了心率傳感器的集成。

這里，中國的《審查操作規程·實質審查分冊》第四章第1.2.2節已經明確指導了該如何確定“發明實際解決的技術問題”，具體如下。

第一步，根據最接近的現有技術確定發明的區別特征。

第二步，說明書中記載了區別特征對應的技術問題時，一般該技術問題即為發明實際解決的技術問題。

第三步，說明書中未記載區別特征對應的技術問題時，確定區別特征在發明中的作用及使發明達到的技術效果，并由此確定發明實際解決的技術問題。

（1）如果說明書記載了區別特征使發明達到的技術效果，且該技術效果可以得到確認，則根據區別特征使發明達到的技術效果確定發明實際解決的技術問題；

（2）如果說明書未記載區別特征使發明達到的技術效果，可以根據本領域技術人員能夠預期的技術效果確定發明實際解決的技術問題；

（3）如果最接近的現有技術與發明的技術效果相同，那么發明實際解決的技術問題就是提供另一種與現有技術具有相同或類似技術效果的其他替代方案。

也就是說，假設審查員找出了最接近的現有技術沒有公開的區別特征，而說明書已對該區別特征有充分的描述，例如闡明其解決了說明書背景技術部分宣稱的缺點、其技術原理是什么、甚至其帶來了什么樣的技術效果。在這種情況下，根據上述操作規程，就應該根據說明書針對區別特征的相關記載來確定要解決的“技術問題”。于是，審查員就沒有必要重新確定技術問題。只有在說明書沒有明確記載區別特征帶來的技術效果或其解決的技術問題的情況下，才需要審查員根據區別特征使發明達到的技術效果來（重新）確定要解決的“技術問題”。對于這種情況，審查員最好在通知書中能夠闡明區別特征使發明客觀上達到的技術效果，以使其設立的技術問題有合理依據，更容易得到申請人或發明人的認可。實際上，《審查操作規程·實質審查分冊》第四章第3.1節也已經建議審查員在評價創造性時其評述要點包括“（3）發明的區別特征，以及區別特征在發明中所起的作用或者使發明達到的技術效果的分析”。

雖然中國《專利審查指南》（2010版）規定“根據該區別特征所能達到的技術效果確定發明實際解決的技術問題”，但是，在審查實踐中，審查員在分析出要求保護的發明與最接近的現有技術相比具有的區別特征之后，不會闡明區別特征在發明中的作用，而是直接給出其主觀認為的技術問題，不論說明書是否對區別特征有相關描述。然而，這種主觀認定的技術問題往往與說明書中明確記載的區別特征對應的技術問題、區別特征在發明中的作用或使發明達到的技術效果差別較大，很難得到申請人或發明人的認可。如果審查員在實際審查過程中能夠按照《審查操作規程·實質審查分冊》的具體規程來確定“技術問題”并進行相關評述，勢必會對發明創造性的評價更加客觀。

筆者認為，從創造性的審查本意來看，歐洲的“客觀技術問題”可能比中國的“發明實際解決的技術問題”更為適用，尤其是在“最接近的現有技術”不同于說明書描述的現有技術的時候。

《歐洲專利局審查指南》第G部分第V I I章創造性第5.4.1節進一步陳述到：客觀的技術問題必須是所屬技術領域的技術人員在申請日或優先權日之時可能被要求解決的技術問題。該技術問題不應是技術人員知曉了所主張的發明后才會意識到。

另外，歐洲上訴委員會的案例法（EPOCASELAW）在相關章節認為：在確定技術問題時必須應用客觀標準。即，根據最接近的現有技術可以看出實際到底需要解決什么樣的問題，其中所述最接近的現有技術可能不同于發明人使用的現有技術。而且，不允許利用只有在申請日或優先權日之后才獲得的知識來確定技術問題。

假設“最接近的現有技術”與說明書描述的背景技術相同或類似，可以根據說明書描述的背景技術中存在的問題或針對區別特征的相關記載，來確定要解決的“技術問題”。

如果“最接近的現有技術”不同于說明書描述的背景技術，在分析區別特征在發明中的作用或使發明達到的技術效果的基礎上，還需要判斷“最接近的現有技術”是否客觀上存在要解決的“技術問題”。否則，脫離“最接近的現有技術”確定“技術問題”，將會很難從最接近的現有技術和“技術問題”出發來評價發明的顯而易見性。再次，列舉上述胎心監護的專利，由于作為“最接近的現有技術”的對比文件的心率傳感器不能被集成到T o c o換能器中，因此該對比文件客觀上根本不存在“集成心率傳感器”的技術問題。另一方面，即使發明解決了“集成心率傳感器”這樣的技術問題，從對比文件出發，考慮到上述事實，胎心監護領域的技術人員也無法將對比文件的E C G電極改造為集成到 T o c o 換能器中。

另外，《歐洲專利局審查指南》第G部分第V I I章創造性第5.2節強調：客觀的技術問題不得包含對技術方案的指導，因為當依賴該技術問題評價現有技術時，在問題的陳述中包括發明提供的技術方案的一部分難免成為對發明的“事后”分析。

中國《審查操作規程·實質審查分冊》第四章第4節也指出：在使用“三步法”判斷過程中，當審查員重新確定發明實際解決的技術問題時，切記勿將技術手段作為技術問題的一部分，否則，難免成為“事后諸葛亮”。在上述胎心監護的案例中，審查員認為的技術問題“集成心率傳感器以減小測量頭尺寸”，本身就給出了要將“用于獲取母親心率數據的傳感器”進行集成的教導。顯然，該問題也是在了解了發明之后倒推出來的。

另外，相對于最接近的現有技術，發明有時會有多個區別特征，審查員又傾向于為各個區別特征設立不同的技術問題。這通常是沒有必要的，除非審查員能證明發明本身僅僅是若干特征的組合發明。下面我們看看《歐洲專利局審查指南》中的兩個例子是如何做的。

【案例1】

權利要求1：

一種便于在移動設備上購物的方法，其中：

（a）用戶選擇兩個或更多要購買的產品；

（b）所述移動設備將選擇的產品數據和設備位置發送給服務器；

（c）所述服務器訪問供應商的數據庫以識別提供至少一種所選產品的供應商；

（d）所述服務器根據所述設備位置和識別出的供應商通過訪問其中存儲了為先前請求確定的最佳購物游覽的高速緩沖存儲器來確定購買所選產品的最佳購物游覽；并且

（e）所述服務器將所述最佳購物游覽傳送給所述移動裝置以供顯示。

作為最接近的現有技術，對比文件1公開了一種便于在移動設備上購物的方法，其中用戶選擇單個產品，而服務器從數據庫中確定銷售與用戶最近的所選產品的供應商，并將該信息發送到所述移動設備。

權利要求1與對比文件1的區別在于：

（1）用戶可以選擇兩個或更多產品進行購買（而不是只能選擇購買單個產品）；

（2）向用戶提供用于購買兩個或更多產品的“最佳購物游覽”；以及

（3）最佳購物游覽由服務器通過訪問其中存儲了為先前請求確定的最佳購物游覽的高速緩沖存儲器來確定。

區別特征（1）和（2）表示對基本商業概念的修改，因為它們定義了產生商店訂購列表以訪問誰出售這些產品。沒有技術目的，也不能從這些差別中發現技術效果。因此，這些特征對對比文件1沒有技術貢獻。另一方面，區別特征（3）與區別特征（1）和（2）的技術實現相關，因而作出技術貢獻，并且具有能夠通過訪問存儲在高速緩沖存儲器中的先前請求來快速確定最佳購物游覽的技術效果。

客觀的技術問題應以作為技術領域專家的本領域技術人員的角度來考慮。因此，“他”可以是信息技術方面的專家，并掌握與特征（1）和（2）相關的商業知識。于是，客觀的技術問題應被定義為如何修改對比文件1的方法，以技術上有效的方式實現區別特征（1）和（2）所定義的非技術商業概念。

創造性：本領域技術人員調整對比文件1中使用的移動設備，以使用戶能夠選擇兩個或更多產品而不是單個產品，這已經是常規操作。通過類似于對比文件1中確定最近的供應商的服務器，將確定最佳購物游覽的任務分配給服務器也是顯而易見的。由于客觀技術問題進一步需要技術上有效的實現，因此技術人員將會尋找確定游覽的有效技術實現。對比文件2公開了一種用于確定旅游行程的旅游計劃系統，列出了一組要訪問的地方，并且解決了該技術問題：對比文件2的系統為此訪問一個存儲先前結果的高速緩沖存儲器，并且將對比文件1的服務器調整到訪問并使用對比文件2所建議的高速緩沖存儲器，以便提供確定最佳購物游覽，即區別特征（3）的技術上有效的實現。因此，該發明不具有創造性。

【案例2】

權利要求1：

一種用于對受1/f噪聲影響的電子電路的性能的數值模擬的計算機實現方法，其中：

（a）所述電路由一個具有輸入通道、噪聲輸入通道和輸出通道的模型來描述；

（b）所述輸入通道和所述輸出通道的性能用隨機微分方程組來描述；

（c）針對存在于所述輸入通道上的輸入矢量以及存在于所述噪聲輸入通道上的1/f分布式隨機數的噪聲矢量y計算輸出矢量；并且

（d）噪聲矢量y由以下步驟產生：

（d1）設定要生成的隨機數的數量n；

（d2）生成長度為n的高斯分布式隨機數的矢量x；

（d3）通過將所述矢量x乘以根據等式E1*定義的矩陣L來生成所述矢量y。

*假定等式E1在該權利要求中有明確定義。

背景技術：權利要求1涉及一種由計算機執行的用于對受1/f噪聲影響的電子電路的性能的數字仿真的方法，1/f噪聲是電子電路中的主要噪聲源之一。特征（a）-（c）指定在數值模擬中使用的數學模型。它涉及1/f分布式隨機數的噪聲矢量y，即具有典型的實際（物理）1/f噪聲的特定統計特性的隨機數。步驟（d 1）-（d 3）定義了用于生成這些隨機數的數學算法。根據說明書，該數學算法在生成所述模擬所需的隨機數要求的計算時間和存儲資源方面是特別有效的。

作為最接近的現有技術，對比文件1公開了一種對受1/f噪聲影響的電子電路的性能的數字模擬的方法，其具有步驟（a）-（c）但用不同的數學算法以生成1/f分布式隨機數。

權利要求1與對比文件1的區別是用于產生1/f分布式隨機數的矢量的數學算法，即步驟（d 1）-（d 3）。步驟（d 1）-（d 3）定義的算法所需要的計算機資源少于對比文件1所使用的計算機資源。相應地，權利要求1的技術效果是：直接導致減少了對受1/f噪聲影響的電子電路的性能的數字模擬所需的計算機資源。

因此，相對于對比文件1所解決的客觀技術問題被定義為如何以減少計算機資源的方式生成在對受1/f噪聲影響的電子電路的性能的數值模擬中使用的1/f分布式隨機數。

創造性：現有技術沒有建議由步驟（d 1）-（d 3）定義的算法作為客觀技術問題的解決方案。因此，該發明應具有創造性。

三、總結技術問題該如何確定

雖然中國叫“發明實際解決的技術問題”，但是《專利審查指南》（2010版）還將其定義為“為獲得更好的技術效果而需對最接近的現有技術進行改進的技術任務”。因此，在確定技術問題時，除了分析區別特征所能達到的技術效果以外，還要從最接近的現有技術出發，看看在申請日或優先權日之前最接近的現有技術到底需要解決什么樣的問題。

如果貫徹創造性的審查本意，就要求所屬領域技術人員以申請日或優先權日之時的觀點根據最接近現有技術所確立的“技術問題”是客觀上不需要付出創造性勞動就可以直觀感知認識到的，或者說，技術問題是顯而易見的。

如果需要付出創造性勞動才可以認識并診斷出問題，則該問題不能成為應用“三步法”并否定發明創造性的基礎，或者已經說明發明具備創造性了。